裁判字號：臺北高等行政法院91年訴字第3670號判決
裁判日期：民國92年11月20日
裁判案由：服務標章
臺北高等行政法院判決九十一年度訴字第三六七○號
原告美商‧２４奧爾菲特尼斯美國公司代表人甲○○○○○○訴訟代理人 林鎰珠 律師
乙○○（商標代理人）住台北市○○○路○段○○○號九樓 桂齊恆 律師右一人複代理人 唐迪華 律師（兼送達代收人）被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○右當事人間因服務標章事件，原告不服經濟部中華民國九十一年七月十五日經訴字第○九一○六一一六六二○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告八十九年十二月二十九日申請「24HOURFITNESS」服務標章註冊申請事件（申請案號第000000000號），應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國八十九年十二月二十九日以「24HOURFITNESS」服務標章（下稱系爭標章），指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十五類之衣服、運動服及其配件之零售服務，健身服、健身運動服及其配件之零售服務，向被告申請註冊，經被告審查，認系爭標章圖樣上之外文「24HOURFITNESS」，意指「二十四小時適體或健身」，係英語系國家於健身服務業之常用廣告語詞，鑑於網路資訊發達，坊間亦以此等用字作為健身營業用語，不具識別性，應不予註冊，以九十一年三月二十五日（九一）智商○○二二字第九一四○○一五一○號發文之服務標章核駁第0000000號審定書予以核駁之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應就系爭標章為核准審定之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭標章指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十五類之服務，有否違反商標法第七十七條準用第五條第一項之規定？㈠原告主張之理由：
⒈所謂「商標（服務標章）所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應
足以使一般購買人認識其為商品（服務）之標識，並得藉以與他人之商品（服務）相區別」係規範構成商標或服務標章之最基本要件，是於商標或標章之註冊審查時，必先認定其圖樣是否符合此一要件，方才論斷是否尚有其他不得註冊之消極事實，而若同一圖樣已經核准註冊，則不論其指定之商品或服務如何，其符合作為商標或標章之基本要件，即應無所爭議。被告曾經多次就如本案系爭之「24HOURFITNESS」圖樣進行審查，均未認其有不具識別性之情事，具體之核准實證如審定第九○一三五三號「24HOURFITNESS」，指定於運動用手提袋、運動用背袋等、第九○四○九三號「24HOURFITNESS」，指定於運動裝、緊身運動衣、運動褲等、第0000000號「24HOURFITNESS」，指定於運動日誌、有關健身之手冊等，則「24HOURFITNESS」作為商標、使用於運動裝、運動褲等商品，既經認定符合商標法第五條第一項所規定之標識作用，而獲准註冊，同一條款依法準用於服務標章之註冊申請，亦應採同一之審查基準，被告卻於本案否定「24HOURFITNESS」已被認定足以作為商標或服務標章之事實，如何得謂允洽？遑論系爭標章在原告之本國即美國已獲准註冊，並未認其整體圖樣不具識別性，則被告主觀認為系爭外文係英語系國家於健身服務業之常用廣告詞，卻未舉證以實其說，以薄弱之主觀經驗，執意不准系爭標章之註冊，誠難謂允洽。
⒉被告於本案所引據之商標法第七十七條準用同法第五條第一項，乃構成服務標
章之最基本要件，是否符合此一規定，不應涉及所指定使用商品內容之判斷，況即依被告於原處分時所依循之思考模式，證諸前所例示之核准前例，其中註冊第九○四○九三號「24HOURFITNESS」商標即係指定註冊於被告所認與健身有關之運動裝、緊身運動衣、運動褲等商品上，被告認商標無違於商標法之規定准予註冊，卻認同一圖樣使用於性質類似之運動服等零售服務即不具識別性，焉得謂公平。被告謂其案情與本件有無識別性之問題無涉，尚不得比附援引執為本案亦應准予註冊之論據，然在實務上被告一向認定特定商品之零售服務與商標所指定之商品間，其所涉及之商品易誤認為來自相同來源者，得認定為類似，故採用相同之審查準則，則今謂二者於判斷識別性問題上無涉，究其分野何在，實有不公。
⒊系爭標章係指定使用於零售服務，所零售之商品主要為衣服，雖經標明包含運
動服及健身服等之零售服務，但單純之衣服商品究無法達到健身之目的，被告認「FITNESS」，同業譯為體適能，意即身體之適應能力，已為同業經常使用，但此等判斷牽涉事實之認定，有賴證據之佐證，然被告並未提出任一同業，無論係衣服零售或健身服務之業者之使用證據，已可見其立論之空泛，而縱被告認「24HOURFITNESS」有二十四小時或全天候提供健身服務之意，然原告標章既非指定使用於健身服務或健身零售，又如何僅以主觀之文字解釋為理由，即認有不得註冊之情事。
⒋商標（服務標章）圖樣整體為說明性或不具識別性者，不適用聲明不專用之規
定，固為被告八十九年十二月二十八日公告之聲明不專用審查基準要點第十一點準用第三點所明定，被告於八十三年公告之核駁理由先行通知實施要點第一點亦明白揭示，此一要點之訂定乃防杜審查偏失，確保申請人權益，並減少不必要之爭訟。被告若以系爭標章整體外文不具識別性，認不符商標法施行細則第二十八條第一項之規定，則其於初步審查所發給之（九○）慧商○○二二字第九○○一○一○八一號核駁理由先行通知書函之說明中，指示原告可聲明圖樣中「24HOUR」、「FITNESS」部分分別不在專用之列，乃原告遵照並信賴依循被告之指示，未再表示其他意見即具文為如要求之聲明，不料被告驟然改變其審查見解，亦未予原告就其改變後之見解表示意見之機會，即率為核駁之處分，此舉不僅傷害商標主管機關之公信力、紊亂標章申請人之認知，更與核駁理由先行通知實施要點訂定之目的相違背，不僅無法確保申請人權益，更未減少不必要之爭訟，與前述已存在之註冊前例亦相互矛盾。原處分顯已違反行政程序法第八條：「行政行為，應以誠實信用之方法之，並應保護人民正當合理之信賴」之規定。而與系爭標章圖樣完全相同之「24HOURFITNESS」商標既已三度經認定符合商標法第五條第一項所規定之基本註冊要件，則參酌本院九十一年訴字第七九五號判決所揭示：「其間事物本質相似，卻遭不同之處理，似有違公平及平等原則，自難維持」之判決意旨，及行政程序法第六條：「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇」之規定，被告於本案中據前揭條款核駁系爭標章之註冊申請，亦有明顯之違誤。
㈡被告主張之理由：
⒈服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般消費
者認識其為表彰營業之標識，並得藉以與他人之服務相區別，為商標法第七十七條準用同法第五條第一項之規定。又服務標章圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分，則失其服務標章圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之內，得以該圖樣申請註冊，為商標法施行細則第五十條準用第二十八條第一項所明定。系爭標章圖樣上之外文「24HOURFITNESS」，意指「二十四小時體適或健身」，係英語系國家於健身服務業之常用廣告詞，鑑於網路資訊發達，坊間亦以此等用字作為健身營業用語，系爭標章指定服務之商品復與健身有關，原告又未檢具任何經其長期使用，而足資識別為表彰服務之標識的相關證據資料，其縱就該等文字分別為不專用聲明，惟整體外文不具識別性，不符商標法施行細則第二十八條第一項之規定。且系爭標章圖樣上之外文「24HOURFITNESS」雖經原告於申請階段聲明分別就「24HOUR」、「FITNESS」均不在專用之內，惟商標（服務標章）圖樣整體為說明性或不具識別性者，不適用聲明不專用之規定，為聲明不專用審查要點第十一點準用第三點所明定。從而認原告不專用之聲明不符商標法施行細則第二十八條第一項之規定，並無不合，尚不因被告曾以核駁理由先行通知書指示可就「24HOUR」、「FITNESS」部分分別聲明不在專用之內，即謂原告請求聲明不專用即可符合商標施行細則第二十八條第一項之規定而應照准。
⒉系爭標章圖樣上之外文「FITNESS」，同業譯為體適能，意即身體之適應能力
」，已為同業經常使用，而整體外文「24HOURFITNESS」有二十四小時或全天候提供健身服務之意，該等外文予人有健身服務業為標榜其為二十四小時均可提供消費者健身服務所為廣告用語之感受，原告以之作為標章指定使用於衣服、運動服或其配件之零售服務，健身服、健身運動服及其配件之零售服務申請註冊，其中健身服、健身運動服及其配件之零售服務中之商品確與健身有關，難謂已足以使一般消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別，不具識別性。而該外文「24HOURFITNESS」中之HOUR不論加複數詞S與否，以我國一般具知識經驗之消費者注意程度而言，在認知上無甚差異。再者，原告所舉標示有「24HOURFITNESS」之網頁資料，僅能說明原告有使用該外文之事實，仍無法證明系爭標章圖樣於申請註冊前，業經使用且在交易上已成為其營業之識別標識，而符合商標法第五條二項之規定。至所舉註冊第九○一三五三、九○四○九三及第0000000號商標核准案例，其案情與系爭標章指定使用於健身服、健身運動服及其配件之零售服務，有無識別性之問題無涉，尚不得比附援引執為本案亦應准予註冊之論據。
理由
一、按服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別，為商標法第七十七條準用第五條第一項所規定。再依同法施行細則第二十八條規定，商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。前項圖樣於審查有無與他人之商標圖樣相同或近似時，仍應以其整體圖樣為準。
二、本件被告否准系爭商標註冊之申請係以：原告申請註冊之「24HOURFITNESS」服務標章圖樣上之外文「24HOURFITNESS」意指「二十四小時適體或健身」，係英語系國家於健身服務業之常用廣告語詞，鑑於網路資訊發達，坊間亦以此等文字作為健身營業用語，本件服務標章指定服務之商品復與健身有關，原告又未檢具任何經其長期使用，而足資識別為表彰服務之標識的相關證據資料，其縱就該等外文分別為不專用聲明，惟整體外文不具識別性，不符商標法施行細則第二十八條第一項之規定資為論據。
三、按系爭服務標章圖樣上之外文「24HOURFITNESS」固有「二十四小時適體或健身」或「二十四小時或全天候提供健身服務」之意，其對長時提供從事體適能或健身之服務雖有說明之性質而不具識別性。但查，系爭服務標章係指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十五類之衣服、運動服及其配件之零售服務，健身服、健身運動服及其配件之零售服務，該等零售服務提供之健身服或運動服及其配件雖可能用於健身或運動，但該等商品零售服務之提供究與體適能或健身之服務本身不同，因此尚不能以其等彼此有使用上之關連，即指系爭商標圖樣上之外文「24HOURFITNESS」係其指定服務之說明，而認不具識別性。又「二十四小時適體或健身」或「二十四小時或全天候提供健身服務」作為提供體適能或健身之服務雖有說明或描述之性質而不具識別性，但其並非衣服、運動服及其配件之零售服務，健身服、健身運動服及其配件之零售服務之直接描述或說明，非不能以該服務標章與其他提供相同服務之標章相區別，系爭標章指定使用於上述服務，應具識別性。被告以系爭標章指定服務之商品與健身有關，即認不具識別性而駁回系爭標章之申請，依上說明，尚有未洽。訴願決定未加指摘予以維持，亦非妥適，原告主張撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。
四、又被告於駁回原告上述服務標章註冊申請時，僅以系爭標章不具識別性之單一理由，而依商標法第七十七條準用同法第五條規定予以核駁，至原告系爭商標註冊是否符合其他要件，事證尚未臻明確，且涉及被告行政裁量，此部分自應由被告依本院上述之法律見解另為適法之處分，從而原告請求命被告就系爭標章為核准審定之處分部分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，爰依行政訴訟法第一百零四條，民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。
中華民國九十二年十一月二十日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法官姜素娥
法官林文舟法官陳國成右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十二年十一月二十一日
書記官王英傑