智慧財產法院98年度行商訴字第221號判決

裁判字號：智慧財產法院98年行商訴字第221號判決

裁判日期：民國99年04月29日

裁判案由：商標評定

智慧財產法院行政判決
98年度行商訴字第221號民國99年4月8日辯論終結原告甲○○訴訟代理人 陳淑貞 律師被告經濟部代表人乙○○（部長）住同訴訟代理人丁○○
參加人貫鵬高科技有限公司代表人丙○○（董事）住同上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國98年9月10日經訴字第09806117510號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告於民國（下同）95年4月28日以「超勁磁」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第11類之水垢處理器、超磁波水垢器、濾水器、淨水器等商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，准列為註冊第0000000號商標。嗣參加人以該註冊商標有違商標法第23條第1項第14款之規定，對之申請評定。經原處分機關審查，以98年3月25日中台評字第970009號商標評定書為申請不成立之處分。參加人不服，提起訴願，經被告98年9月10日經訴字第09806117510號決定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」，原告不服，遂提起本件行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告之主張
(一)「超勁磁」商標始終為原告專用原告自86年開始設計使用「超勁磁」商標，參加人與原告於民國86年5月間，為合作進行工業水處理設備之業務，由原告成立拋爾貿易股份有限公司（下稱拋爾公司，現更名為立博科技股份有限公司），擔任負責人職務，而第三人丙○○則為公司董事，此有拋爾公司設立登記事項可證，二人推廣產品時使用之名稱，原告使用「超勁磁」商標。此有拋爾公司86年11月8日與詠鴻鐵材企業股份有限公司簽訂將「超勁磁」水處理器設備安裝於該公司雷射切割機熱交換器系統設備，及87年2月28日與光正股份有限公司簽訂將「超勁磁」水處理器設備安裝於該公司鍋爐系統設備之試用合約書可證。而丙○○則使用「勁磁」商標，其經手與羅莎食品股份有限公司、廣大保利龍股份公司等客戶簽約，均使用「勁磁」商標，提出「勁磁」效益評估資料予客戶參考，嗣後並設立貫鵬高科技有限公司，自己擔任負責人，丙○○於88年11月20日將其對羅莎食品股份有限公司之債權讓與甲○○，亦使用「勁磁」商標，此有丙○○親筆所寫「切結書」可證。又原告於89年，即已申請「超勁磁TOPOWER及圖」作為商標，商標註冊號分別為00000000及00000000號，其商標圖樣中文均為「超勁磁」，英文為「TOPOWER」之字樣，商品使用則分別為「濾水器、淨水器、水消毒殺菌器、純水器、飲水機」、及「水垢處理器、超磁波水垢器」等。而在商標公告後之三個月內，第三人丙○○亦未對「超勁磁」商標提出異議，顯見「超勁磁」三字之概念完全不是出自丙○○之理念。而於86年間，丙○○與原告成立「貫鵬高科技有限公司」為名（下稱貫鵬公司），並商定由原告出資。87年3月2日貫鵬公司正式成立後，以丙○○為貫鵬公司法人代表，2人專以「貫鵬公司」對外專營「勁磁」產品。原告與丙○○又於89年2月18日同時簽訂「合夥經營契約書」與「總代理合約書」，在合夥經營契約書中，丙○○同意原告為拋爾公司及貫鵬公司之對外負責人，原告同意POWERMAGNET新型專利以丙○○之名申請，並開立15萬元支票1紙，交給丙○○，作為由貫鵬公司負責向中國技術服務社工業污染防治中心（下稱中技社）申請超勁磁水處理器之認證專用款，「總代理合約書」為雙方在經營中對外之公示合約，自此時起，貫鵬公司始開始使用「超勁磁」商標。
(二)本件「總代理合約書」與「合夥經營契約書」為同年同月同日同時簽訂，「總代理合約書」為原告與丙○○雙方在經營拋爾公司與貫鵬公司中對外之公示合約，「合夥經營契約書」則係2人內部實際為合夥真意之合約，故基於合夥契約，早期原告均以「貫鵬公司」之名義與客戶進行洽商。原告與丙○○2人真正屬合夥關係，而非代理關係，此乃因為原告同意由丙○○及貫鵬公司出面申請「磁性裝置」之專利，故須以簽訂「總代理合約書」之方式授權原告及拋爾公司合法銷售，惟「總代理合約書」上不宜敘明專利名稱及專利號碼，故原告要求在總代理合約書第一條訂明自己使用之產品商標名稱為「超勁磁」水處理器。綜合總代理合約書第二條及第十條第二款可知，原告與丙○○就「超勁磁」商標、專利權利之歸屬是係2人商議劃分而定，由原告繼續使用「超勁磁」商標，並無貫鵬公司先使用「超勁磁」商標之事實。被告僅以「原告代表拋爾公司與第三人貫鵬高科技有限公司所簽訂之總代理契約書第一條、第三條即認定原告於系爭商標申請註冊前，即已知悉參加人據以評定「超勁磁」商標之存在，未就本件「總代理合約書」與「合夥經營契約書」同時認定商標之實際先使用人即為原告，顯有違誤。
(三)「超勁磁」具較強之識別性，足以作為商標使用，按文字作為指示及區別商品或服務來源的標識，是否具有識別性，取決於文字的意義及其與指定商品或服務之間的關係。當文字完全沒有商品或服務品質、功用或其他特性自的說明含義，或含義極低時，為識別性較強的文字商標;又「暗示性標識」指以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，雖較易為消費者所記憶，但並非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務的標識。暗示性的描述與商品或服務的直接描述不同，消費者需要運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才能領會標識與商品或服務間的關聯性。這種類型的標識，不是競爭同業必須或自然會選擇用以說明商品或服務特徵的標識，通常還有其他較直接的說明文字或圖形等可供使用，因此賦予排他專屬權不影響同業公平競爭，得准予註冊。原告以「超勁磁」為商標使用，觀諸其提出之超勁磁節能環保器原理概述之DM，無任何磁力功能說明，顯見「超勁磁」實屬具有識別性較強之文字商標。
(四)為此起訴聲明請求訴願決定撤銷。
三、被告之答辯
(一)依參加人於原處分階段所檢送附件2之參加人公司之超勁磁防銹除垢器型錄正本，其內容多次提及「超勁磁防銹除垢器」，且舉出88年至90年間3家工廠應用該「超勁磁系列產品」所產生之功效；該型錄雖無發行日期之記載，然該型錄封面內頁印有89年8月發行之中國技術服務社通訊月刊第30期之封面及提及「超勁磁設備」之部分內容，該型錄封底內頁印有行政院環境保護署環境保護產品第二類產品證明書，頒給日期為92年10月30日，其上亦記載產品名稱為「超勁磁防銹除垢器」。又依環保標章資訊站之網站列印資料影本，其內容亦提及參加人公司之超勁磁產品，且簽約日為2003年10月31日。而參加人於訴願階段檢送之西元2000年「INDUSTRY
YELLOWPAGES工業採購電話簿」，其第6、7頁記載有參加人公司名稱及「超勁磁防銹除垢器」之文字。綜合前述證據應足以證明參加人於系爭商標95年4月28日申請前已有先使用「超勁磁設備」、「超勁磁防銹除垢器」、「超勁磁磁能處理器」等字樣之事實。
(二)原告固提出原證5至原證15，稱其早於民國86年5月間，為合作進行工業水處理設備之業務，成立拋爾公司，是其先使用「超勁磁」商標等語。然依原證5之拋爾公司之登記事項卡及原證15拋爾公司變更為立博科技股份有限公司之變更登記表觀之，拋爾公司設立當時所營事業並無水器材料批發業，且原告既稱其與丙○○2人屬合夥關係，則其2人既然都是拋爾公司之董事，如何能謂拋爾公司所簽之「超勁磁流體磁化器試用合約書」可證明是原告先使用「超勁磁」商標？況該「超勁磁流體磁化器」是否即為「超勁磁」商標之使用，亦不無疑問。
(三)又「超勁磁」三字，依參加人於訴願言詞辯論時之陳述，係其先使用於防銹除垢器，表示該等商品具有超強勁磁力，亦為其專利產品「Power-magnet」之中文名稱。而原處分機關代表於言詞辯論時固稱「超勁磁」具有一定識別性，可作為商標使用，且於訴願答辯時亦稱依參加人於訴願階段檢送之附件16，可認定參加人有使用據以評定「超勁磁」商標。惟「超勁磁」三字既有表示商品具有超強勁磁力之意，則依參加人或原告所檢送之使用證據中，何種態樣之使用方式足以使商品或服務之相關消費者認識「超勁磁」為商標，又何種態樣之使用方式可認參加人有以「超勁磁」三字作為商標使用，原處分機關均未具體說明，亦有應予究明之必要。
綜上所述，被告認原處分機關以系爭商標無商標法第23條第
1項第14款規定之適用有再予斟酌之必要，所為將原處分撤銷，俾由原處分機關另為適法處分之訴願決定並無違誤，為此答辯請求駁回原告之訴。
四、參加人之答辯依參加人與原告於86年簽署之合約書，可知參加人於87、88年間已開始使用「超勁磁」商標，僅尚未註冊。原告與參加人並非合夥人，原告係參加人之經銷商。為此答辯請求駁回原告之訴。其餘答辯與被告相同。
五、本院之判斷
(一)按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，為商標法第23條第1項第14款所明定。其規範意旨主要係在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，故知悉他人商標存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似之商品或服務者，應認有前開條款規定之適用。又本款之要件有四：⑴相同或近似於他人先使用之商標，⑵使用於同一或類似商品或服務，⑶申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，⑷未經該他人同意申請註冊。而所稱「先使用之商標」，係指相對於系爭商標為先使用之商標，不以絕對先使用之商標為限，縱有其他商標早於據以異議商標併存註冊或使用，據以異議商標並非該他人所「創用」或最先使用，僅須於系爭商標申請註冊前先使用同一或近似商標圖樣於同一或類似商品，即有本條款之適用。經查本件原告於95年4月28日以「超勁磁」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第11類之水垢處理器、超磁波水垢器、濾水器、淨水器等商品，向經濟部智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第0000000號商標，參加人以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第14款之規定，對之申請評定。經經濟部智慧財產局審查，認為並不該當參加人主張之法條而為「申請不成立」之處分。參加人不服，向被告提起訴願，經被告做成「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」之訴願決定。故本件爭點為系爭商標申請前，是否已有他人使用相同或近似之商標，且使用於同一或類似之商品，以及原告於申請時，是否因與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而已知悉參加人之商標存在，卻未經參加人同意而申請。
(二)系爭商標與參加人所主張之先使用商標皆為中文之超勁磁，且排列方式相同，而系爭商標所指定使用之水垢處理器、超磁波水垢器等商品，與據以評定商標使用之防銹除垢器商品應屬同一或類似之商品。又觀諸參加人於聲請評定階段所提出之超勁磁防銹除垢器型錄正本（參見評定卷第36頁）、中國技術服務社通訊月刊第30期封面之部分內容（參見評定卷第105頁）、行政院環境保護署環境保護產品第二類產品證明書（參見評定卷第113頁）、環保標章資訊站之網站列印資料影本（參見評定卷第127頁）等件可知，參加人於系爭商標95年4月28日申請前，即有使用「超勁磁」等字樣之事實。而原證12為89年4月30日原告（改名前為「 劉兆青 」）代表「拋爾貿易股份有限公司」與參加人所簽訂之總代理契約書（參見本院卷第38頁），綜觀該契約書第1、2、3條可知原告於系爭商標申請註冊前，即已知悉參加人據以評定「超勁磁」商標之存在。且原告亦未能證明申請註冊時已得參加人之同意，是故被告認為原處分機關做成「申請不成立」之處分，尚嫌速斷，系爭商標是否無違商標法第23條第1項第14款規定，容有再予斟酌之餘地，而撤銷原處分，並無違誤。
(三)雖原告起訴意旨陳稱其係自86年即開始使用「超勁磁」之商標，並提出拋爾公司設立登記事項卡（參本院卷第30頁，原證5），證明其為拋爾公司之負責人，另提出拋爾公司86年11月8日與詠鴻鐵材企業股份有限公司簽訂將「超勁磁」水處理器設備安裝於該公司雷射切割機熱交換器系統設備之合約書（參本院卷第31頁，原證6）及87年2月28日與光正股份有限公司簽訂將「超勁磁」水處理器設備安裝於該公司鍋爐系統設備之試用合約書（參本院卷第32頁，原證7）以證明其為最先使用者。惟查「自然人」及「法人」，本即為不同之法人格，原告所主張之拋爾公司係法人，而原告為自然人。原告雖稱其為該公司之負責人，故其代表拋爾公司簽約而使用「超勁磁」之商標，即代表其本人已使用該商標，惟查公司負責人代表公司執行公司業務，為公司代表機關之行為，其執行業務所生之權利義務，應歸屬於公司，非當然謂負責人代表公司執行業務之行為，亦為負責人本身之行為。且查原告所提之原證6及原證7，締約之甲方皆為拋爾公司，而非原告，且查原告雖於原證6以負責人之身分代表拋爾公司簽約，原證7則未見原告之名義，又依原證5之拋爾公司有限公司股東名簿所示，拋爾公司有7名股東，參加人之代表人 葉坤海 亦為股東，而原證6、7又係影本，且為參加人所否認，則其是否屬實，亦有疑義，況該等契約均係以拋爾公司為締約人，則該契約權利義務之歸屬為拋爾公司，故縱有使用該商標之事實，應屬拋爾公司所使用，而非可認為即原告使用在先。原告雖另主張其於89年已註冊取得「超勁磁TOPOWER及圖」商標，其註冊號分別為00000000及00000000號，而商品使用則分別為「濾水器、淨水器、水消毒殺菌器、純水器、飲水機」、及「水垢處理器、超磁波水垢器」等，惟觀諸該註冊證（參見本院卷第40~41頁，原證13、14）之原申請註冊登記之專用權人亦為拋爾公司，而非原告，足認原告主張其係個人先使用，顯不可採。
(四)原告另以本件「總代理合約書」與「合夥經營契約書」主張原告與丙○○真正屬合夥關係，而非代理關係，故原告與丙○○已就「超勁磁」商標、專利權利之歸屬是係商議劃分而定，由原告繼續使用「超勁磁」商標，主張原告有先使用「超勁磁」商標之事實。惟查，觀諸合夥經營契約書（參見本院卷第36頁，原證10）之內容，僅能證明拋爾公司及貫鵬公司皆得使用「勁磁」之商標名稱，無法證明係由原告先使用該「勁磁」商標，況該合約中僅稱「勁磁水處理器」，與系爭「超勁磁」商標尚屬有別，自不得據此推論原告有先使用「超勁磁」商標之事實，又自總代理合約書（參見本院卷第38頁，原證12）之內容以觀，僅可知原告因係參加人於亞洲地區之總代理，於促銷其代理經銷之商品，本即可使用其代理經銷之「超勁磁」商標，故僅憑總代理合約書第二條及第十條第二款，實無法推論原告與參加人之代表人丙○○，就「超勁磁」商標、專利權之歸屬已有商議劃分，並由原告繼續使用「超勁磁」商標，綜上，原告以此合約書等，主張係由其先開始使用「超勁磁」商標，亦不足採。
五、綜上所述，原告以系爭「超勁磁」商標申請註冊，因與參加人間具有契約、業務往來之關係，而知悉系爭商標早已存在使用之事實，且未能證明其為先使用人之而申請註冊，有違商標法第23條第1項第14款規定之虞。從而，被告認原處分機關所為評定不成立之審定，容有未洽，而予以「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之訴願決定，則無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。
六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
七、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國99年4月29日
智慧財產法院第二庭
審判長法官陳國成
法官陳忠行法官熊誦梅以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國99年4月29日
書記官張祐豪