裁判字號：臺北高等行政法院93年訴字第2284號判決
裁判日期：民國94年10月27日
裁判案由：發明專利申請
臺北高等行政法院判決
93年度訴字第2284號原告義大利商‧沙斯格特斯有限公司（SaesGettersS
‧P‧A）代表人甲0000000訴訟代理人乙○○
林志剛 律師（兼送達代收人）上一人複代理人 廖文慈 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國93年5月10日經訴字第09306218520號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對原告「將少量汞導入螢光燈之裝置與方法」發明專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔二分之一，其餘由被告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國87年4月17日以「將少量汞導入螢光燈之裝置與方法」向被告前身即中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利案（下稱系爭案），經被告編為第00000000號予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，經被告於92年4月10日以（92）智專三（二）04060字第09220357950號再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。
原告不服，乃向經濟部提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.被告應就系爭案為准予專利之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明求為判決：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違核駁時專利法第20條第2項之規定而不符發明專利要件？㈠原告主張之理由：
1.系爭案之技術內容與85年5月28日公告之美國第0000000號專利案（下稱引證案）並不相同，且具有進步性：
⑴系爭案與引證案之技術內容及技術思想剛好相反，絕非為熟習該引證案者易於思及者，而具有進步性。
①引證案需在該釋汞化合物中加入第二成分作為促進劑，而系爭案無須加入第二成分，即具有相同甚至更佳之功效：
按利用「TixZryHgz型之化合物」作為釋汞化合物以釋出汞之技術，在30年來雖為已知者，但由於燈的製造期間會有化學上的變化（尤其是氧化反應），以致於在活化過程中，汞的釋出量僅為實際汞量的30-40%。此使得導入燈內所需要汞量（按：為上述釋放化合物的任何形式）係約2－3倍大於燈工作所需要的量。而在燈的工作壽命結束時過量的汞仍留存於燈中，造成對環境的污染。引證案雖提出在該釋汞化合物中混合使用一種作為促進劑的含銅合金第二成分之技術手段，使汞的釋出量能夠提升到60%以上，甚至達到80%，成功的解決上述汞釋放率過低的問題，卻仍存在有須於該釋汞化合物中混合使用第二成分作為促進劑的缺點。而系爭案即是針對上述該引證案缺點，而加以改良的發明。亦即，系爭案無須於釋汞化合物中混合使用第二成分作為促進劑，單獨將釋汞化合物使用於本發明之裝置中，就能夠輕易的使汞釋出量提升到80%的結果。
②系爭案與引證案所用的金屬載體、釋汞化合物形態及添加於金屬載體之方式皆不相同：
按原告於93年7月6日行政訴訟準備書一狀所提之附件一可知，系爭案裝置所用的釋汞化合物係呈粉末狀，並置於能持留粉末但未完全密閉的金屬容器的載體裡（此表示容器孔洞較粉末顆粒小），其表面並至少一部上具有微孔或縫隙供汞蒸氣流出（參照前揭附件一之圖1，開口多為微孔之形式，若該金屬元件係經由一些焊點焊接一起形成容器，則開口為兩或多金屬元件之間的縫隙形式；又參前揭附件一之圖2及3，若係由單一金屬板摺成容器，則開口可能為介於摺線之間或金屬板的兩端部之間，其之一朝向另一摺合的形式）。而引證案係將錠狀的釋汞化合物層壓並附著於金屬載體之表面（參前揭附件二圖1及3），或是將各成分粉末載持／附著於該載體凹陷處或內表面（參前揭附件二圖2），與系爭案明顯不同，故縱使各成分粉末可以疏鬆而未附著的狀態置於該環狀載體之凹陷內，然其並不能防止粉末掉離該載體，此與系爭案容器能持留粉末的特性並不相同。此外，按系爭案說明書第17頁表1，其所提供的實驗測試結果已清楚顯示，將釋汞化合物（Ti3Hg）放在系爭案所用的金屬容器中，且不使用促進劑的情況下（實例1-3），其汞產率是把釋汞化合物層壓在金屬帶上（可視為較開放的容器，非如系爭案能持留粉末但未完全密閉的金屬容器）（實例4-6，比較用）的汞產率的兩倍（等於是將產率增加100%），此功效上的增進不能不謂顯著。又實例4-6把釋汞化合物層壓在金屬帶上的結構即類似於引證案把釋汞化合物載持於載體或基材上的結構。此結果證實，系爭案可憑藉汞釋放裝置所用金屬容器的構形變化、配合釋汞化合物粉末，在不使用促進劑的情況下達到系爭案所稱之功效。
③綜上以觀，可知熟習該項技術者在系爭案提出申請之前，
即使參考了引證案的技術內容，不但不可能輕易想到要把加壓成錠狀的釋汞化合物或載持/附著於載體或基材上的釋汞化合物的結構設計完全改觀成為使用一種形狀為能持留粉末但未完全密閉的金屬容器，來盛裝粉末狀釋汞化合物的結構設計；也根本無法預期透過系爭案方式可以免用促進劑卻同樣能夠達到引證案的效果。
⑵在系爭案與引證案之技術內容及技術思想剛好相反的情況
下，傳統螢光燈業者從引證案絕非能輕易想到完成本發明的。蓋在系爭案與引證案之技術內容及技術思想剛好相反的情況下，慣於使用引證案之傳統螢光燈業者，其想法必然是預期使用如系爭案裝置只會使汞產率降低，而會儘量避免使用如系爭案非完全開放式的容器，故系爭案之發明絕非該傳統螢光燈業者所能輕易想到的，而具有進步性。⑶此外，系爭案於美國已取得專利，而上面有引證案號碼，表示審查時有參考引證案。
2.系爭案之技術領域及技術內容與被告所指稱之美國於69年
12月16日公告之第0000000號「Effusioncellsformole-cularbeamepitaxyapparatus」專利案（下稱MBE案）並不相同，且系爭案之技術內容與MBE案亦不相同，故被告引用MBE案主張系爭案不具有進步性並無理由：
⑴技術領域不同
按系爭案是一種用於螢光燈之汞釋放裝置，故在「國際專利分類」係屬於H01J61/20類，其由能留持粉末但未完全密閉的金屬容器所形成，而其內含有釋汞化合物。惟查，「MBE」（molecularbeamepitaxy，分子束磊晶生長）案，依據被告所引用之該MBE案（美國專利第0000000號案）說明書第1欄第20-25行的記載，則是指以一種涉及一或多種熱分子束與結晶性表面在超高真空條件下反應之方法的半導體膜磊晶生長（molecularbeamepitaxy(MBE)isatermusedtodenotetheepitaxialgrowthofsemicon-ductorfilmsbyaprocessinvolvingthereaction
ofoneormorethermalmolecularbeamswithacryst-allinesurfaceunderultra-highvacuumconditions.），故在「國際專利分類」係屬於H01L21/203；H05B3/06類。由此可見，兩者之「國際專利分類」互不相同，因而屬於螢光燈用汞釋放裝置的系爭案與被告所引證半導體膜磊晶生長的MBE案，兩者根本是屬於完全不同的技術領域，自不應以該MBE案來否定系爭案之進步性。
⑵技術內容不相同：
①系爭案所用的載體構造與MBE案不同，故系爭案所用的載
體能持留粉末，而MBE案所用的載體則有粉末易掉落的缺點：
按MBE案說明書第4欄第46至54行之記載可知，其所揭示的坩堝（crucibles，參照前揭說明書圖3中的48.2）屬於傳統類型，係圓柱形容器，具有密閉底部，而另一端則成開放狀態，由於其構造之特殊性，故該載體無法放在任意幾何形狀的加工室裡，其中雖揭示了較佳的噴射爐位置（因而揭示同軸坩堝的位置），但係既非高於水平的角度（以免其中的物質掉落），亦非接近垂直的角度（基於蒸發問題的考量，在於減少半導體材料的高蒸氣壓成分爆發之情形）。是以，MBE案之載體需以特定方位置放，始可持留內容物。而就系爭案圖7所例示使用本發明裝置製燈之方法可知，其所用的載體係為未完全密閉的金屬容器，其表面並至少一部上具有微孔或縫隙供汞蒸氣流出，故不論其方位如何置放，均可持留粉末並釋出汞蒸氣。從而，系爭案之裝置是以自由的方式放到與氣體幫浦系統相通之燈的「尾部」，而需以任何方式調整該裝置的方位。惟若將MB
E案所揭示的坩堝用在系爭案圖7所示方法中，即使其尺寸小得足以用在螢光燈裡，其在燈內之該坩堝所裝填的粉末亦會掉落，因而在尾端加熱時汞的蒸發量會受到影響，以致於必須對整個燈管都進行加熱。
②系爭案釋汞裝置中的載體係以金屬製成，然該MBE案的噴射槽坩堝是由熱裂解氮化硼製成：
按系爭案裝置所用的載體係金屬容器，而依據MBE案（即美國專利第0000000號）說明書第6頁第4欄第55行至第7頁第5欄第3行配合附圖3之原文「Auniqueeffusionoveninaccordance...inFigs.3and4.Itcomprisesanelon-gated,cylindricalcrucible48.2typicallymadeof
ahighpurity,refractorymaterialsuchaspyrolyti-cBN.Oneendisopentopermitegressofamolecu-larbeamevaporatedfromsourcematerial49...（中譯文：圖3與圖4中所示獨特的噴射爐，其包括由高純度耐火性材料如熱裂解氮化硼所製成的加長圓柱形坩堝48.2，其一端敞開，使從來源材料49蒸發的分子束能夠逸出...）」以觀，可知MBE案的噴射槽坩堝是由熱裂解氮化硼製成。從而，系爭案載體之組成與MBE案並不相同。
③次查，MBE案說明書第6欄，其係於真空室或在惰性氣槽室
中進行製造；而螢光燈製造者在製造汞系螢光燈時，於製造過程期間釋汞裝置則是曝露在大氣環境下進行，因而系爭案與MBE案之技術內容並不相同，故MBE案的技術內容對於熟習在大氣環境下製造汞系燈具的螢光燈製造商而言，並沒有可資利用之處，自不能以MBE案的技術來否定系爭案之進步性。
④再者，系爭案裝置較先前技術具有進步性特點，乃在於其
在不使用促進劑的情形下，即可達到80%的汞蒸發效果，相較於先前技術之40%足足增加一倍。其係由於透過系爭案大幅縮小開口（相對於裝置總面積而言），故因接觸外界的粉末比率極低，從而粉末在燈的熱處理期間氧化情形降低。至於MBE案的坩堝，則如上所述，其技術領域與系爭案不同，技術內容亦與系爭案不同，因此對於熟習該項技術者而言，絕無動機會想要達到系爭案之發明目的及功效，自不能以其僅單純具有所謂「能留持粉末但未完全封閉的金屬容器之概念」，就草率地逕行認為系爭案可由不同技術領域及不同技術內容的MBE案而輕易完成的，更不可能會想到系爭案所欲達成之目的及功效，可見被告以MBE案來否定系爭案之進步性實無理由。
3.被告迄今尚未能提供任何具體的證據證明其他系爭案申請之前已知可透過使用系爭案所述之容器增進釋汞化合物中汞的蒸發，故未能善盡其舉證責任，且違反專利審查基準所定之審查原則：
⑴按民事訴訟法第277條及行政訴訟法第136條規定可知，故
系爭案被告若欲主張有利於己之事實，應就其事實有舉證責任。
⑵查被告於93年10月7日之行政訴訟答辯書中，雖謂「未完全
封閉的金屬容器之概念，已長期廣泛的應用於各項真空相關之領域，諸如真空蒸鍍機（Evaporator）之蒸鍍源（Eva-porationSource）的金屬容器，或MBE（MolecularBeamEpitaxy）之蒸鍍源的金屬容器等...」云云。惟查，被告於系爭案再審查審定前，不僅均未提出該點作為核駁的理由，且被告於其後之94年8月9日之行政訴訟補充答辯書中，亦僅主張MBE案所揭示之技術，而該MBE並未能否定系爭案之進步性，已如原告在前面所述。至於被告在上面另所謂之「真空蒸鍍機（Evaporator）之蒸鍍源（Evaporatio-
nSource）」，則迄今猶未見被告舉出具體證據，據以說明其構造與功能可否定系爭案進步性之具體理由，顯見被告就該部分只是空言，實有違反行政訴訟法第136條之規定。
4.此外，依系爭案再審查審定時所適用的專利審查基準第1-2-28頁有關「審查上應注意事項」第6點所述，「進步性之研判，因審查委員在審查中瞭解其技術內容後，極易對發明之進步性作成偏低之評斷，以致有『後見之明』之情形，故審查時應以熟習該項技術者之觀點，根據申請當時之技術水準，作客觀之判斷。」惟查，被告在審查系爭案進步性之時，顯然犯了「後見之明（hindsight）」的錯誤，蓋若非經由系爭案而得知，可透過組合使用一種能持留粉末但未完全密閉的金屬容器盛裝選自TixZryHgz之釋汞化合物粉末所形成的汞釋放裝置，可達到不使用促進劑而能獲得相同於引證案須使用促進劑的功效，則被告根本不可能從引證案中輕易想到本發明。故被告實際上是利用本發明的內容加以反推從先前技術中得到本發明的可能性，卻逕自認為系爭案不具進步性，實違反專利審查基準之規定。事實上，被告如能審慎評估熟習該項技術者，在參閱了引證案的內容、且在心中絲毫未知有系爭案技術手段的情況下，是否能夠輕易想到組合使用TixZryHgz釋汞化合物與一種特殊容器（如MBE技術所用者），並一反該引證案的技術特徵而不使用促進劑的情況下，是否還能夠有很好的汞產率，如此地作客觀之評估，必然會瞭解系爭案之發明確具進步性。
5.再者，被告亦未解釋傳統螢光燈製造業者基於何種理由，會想要採用通常以開放容器供應販售之TixZryHgz化合物，並將該化合物放在較不開放的容器裡，以求達到較佳的汞產率的理由。事實上依一般情形，該業者必然是預期此種作法只會使汞產率降低，而避免使用如系爭案較不開放的容器，則在此系爭案技術思想與傳統螢光燈業者之技術思想剛好相反之下，系爭案之發明絕非該傳統螢光燈業者所能輕易想到的，而具有進步性。
6.系爭案申請專利範圍第5項雖亦提及可將銅與其他金屬等之合金加入釋汞化合物中，然並非謂系爭案需加入銅與其他金屬等之合金始能獲致較引證案相同之功效，而係謂於不加入第二成分之情況下，功效已較引證案顯著，惟亦可加入銅與其他金屬等之合金，功效當更亦增進：
⑴按訴願決定機關雖於訴願決定書中謂「.....系爭案申請
專利範圍第5項雖亦提及可將銅與其他金屬等之合金加入釋汞化合物中，亦難謂系爭案係完全憑藉汞釋放裝置之金屬容器外形的變化，即可達到系爭案所稱之功效。」等云云。惟申請專利範圍第5項為附屬項而非獨立項，在該項中所述之合金係可選擇性使用者，亦即可用、可不用，並非實施本發明必要之成分。再查，系爭案說明書第10頁最後一段至第11頁第11行清楚指出，系爭案可依目的將其他成分加入該釋汞化合物。例如添加另一成分（如惰性成分）以稀釋或減少裝置中所用釋汞化合物的量，如此一來，就可以使用極少量的釋汞化合物而免除使用較難製造之極小型裝置的必要性。如果添加促進劑，則有縮短汞釋放時間的效果。事實上，系爭案申請專利範圍第4、6項亦分別提到可添加吸氣材料或惰性材料。且申請專利範圍第4、5、6項所提到者亦均為選擇性使用的成分，並非實施本發明所必要。
⑵依上述系爭案說明書所提供的實驗測試結果亦可得知（見
第17頁表1），將釋汞化合物（Ti3Hg）放在系爭案所用的金屬容器中，且不使用促進劑的情況下（實例1-3），其汞產率是把釋汞化合物層壓在金屬帶上（如引證案）的汞產率的兩倍（實例4-6），故此結果證實，系爭案可憑藉汞釋放裝置所用金屬容器的構形變化、配合釋汞化合物粉末，在不使用促進劑的情況下達到系爭案所稱之功效，非謂系爭案需加入銅與其他金屬等之合金始能獲致較引證案相同之功效。訴願決定機關單獨特別指出該第5項，卻忽略系爭案說明書有關選擇性使用該合金的目的或功能，反而賦予該項完全不同的意義而據以作為核駁系爭案的依據，實屬不當。
7.訴願決定機關一方面以「難謂系爭案係完全憑藉汞釋放裝置之金屬容器外形的變化，即可達到如訴願人所稱之功效」質疑系爭案功效，確又同時認定系爭案所請為熟習該項技術者所能輕易完成，兩見解之間豈非相互矛盾。
8.此外，由申請專利範圍第1項可知，系爭案所請汞釋放裝置的主要技術特徵在於合併使用選自TixZryHgz之釋汞化合物以及能持留粉末但未完全密閉之用於盛裝該化合物的金屬容器。系爭案所請既非該化合物本身，亦非該金屬容器本身，而是二者之組合，透過該組合，可以產生無法預期的特殊功效。因此在進步性的判斷上，應以二者組合之整體視之來判斷。被告錯誤地將本發明整體構成加以拆解成各別的構成要件（即該釋汞化合物與該金屬容器兩個不同的要件）之後，再就各別的構成要件加以判斷其各別的進步性，卻未就二者組合之整體及其功效加以審視，其作法等於是在審查兩個不同發明（其一為該釋汞化合物，另一為該金屬容器）的進步性，與系爭案發明是否具進步性無關。換言之，被告只審查了該釋汞化合物本身的進步性，以及該金屬容器本身的進步性，但對於系爭案所請組合之進步性則並未加以審查。如果按照被告的錯誤邏輯與審查作法，則任何組合發明，只要其各個構成要件均為已知，即使該組合有先前技術無法預期的功效或加乘效果，都不可能依法取得專利。顯然違反專利審查基準所定義之組合發明。依系爭案再審查審定時所適用的專利審查基準第1-2-23頁至第1-2-24頁中有關「組合發明」之進步性判斷，其所定義之「組合發明，係指將複數個既有之構成要件組合而成之發明而言。此種組合發明與集合發明不同之處，在於組合發明可產生突出的技術特徵或顯然的進步，故非為熟習該項技術者所能輕易完成者。至於集合發明，因未能產生突出的技術特徵或顯然的進步，故為熟習該項技術者所能輕易完成。因此組合發明之個別構件即使屬於既有之技術，亦需就整體予以考量。」由此可以證明，被告並未遵循專利審查基準以正確的方式審查系爭案。身為被告之上級機關之訴願決定機關，不但未適當矯正其下級機關之錯誤，甚至還竟然完全採納其下級機關的錯誤判斷，其嚴重違誤之處至為明顯。專利審查基準之規定，雖係行政機關內部之行政規則，但基於行政自我拘束原則及平等原則，而發生對外效力，專利權要件之判斷方式或步驟違反專利審查基準所規定者，即屬違法，為本院89訴1636號判決闡釋有案。
9.被告之訴願答辯書以及訴願決定機關之訴願決定書中，對於原告在訴願理由書「理由」欄中第四之（三）段裡所提出的四個問題完全置之不理，顯然是根本提不出合理的解釋。此正突顯並證實原告上述有關該兩機關未以正確方式審查系爭案進步性之事實。
10.末查，系爭案發明已取得下列國家之發明專利：俄羅斯（專利號碼00000000）。
新加坡（專利號碼68799）。
烏克蘭（專利號碼45488）。
中國（專利號碼00000000.5）。
美國（專利號碼0000000）。
歐洲（已通知准予專利）韓國（已通知准予專利）。
固然各國的法令不同，對專利之審查又各具獨立性，但各國對於發明進步性的觀念少有不同。系爭案發明能夠在許多專利制度較為建全的國家或地區取得專利，對於系爭案所請進步性之判斷有相當高程度的參考價值。中華民國與上述國家或地區在進步性的判斷上大致上並無不同，只是被告與訴願決定機關誤解了發明進步性的法定意義、又將被告所自訂、並應遵循的專利審查基準置而不用，才會有與該等國家或地區完全不同的審定結果。
11.綜合以上之比較、分析與說明後，可見系爭案所請並非運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成，故確為合乎前揭專利法第20條第2項進步性要件之發明。
㈡被告主張之理由：
1.原告於起訴理由三主張系爭案並非如被告所說的僅是在汞釋放裝置外形之簡單變化而為熟習該項技術者所易於思及，自符合發明之進步性；並指稱系爭案在美國、俄羅斯、新加坡等其他國家已獲得專利等。經查系爭案申請專利範圍與美國公告案之申請專利範圍不同，且各國法制不同，對專利之審查各具獨立性，難執為系爭案應予專利之論據，先予指明。
2.系爭案必要特徵係為汞釋放裝置，其由能持留粉末但未完全密閉的金屬容器所形成，其中含有至少一種釋汞化合物，選自TixZryHgz化合物。
3.原告於91年11月7日申復說明書說明二中已自承TixZryHgz化合物為習知技術所採用作為釋汞裝置之化合物，引證案已揭露一種金屬所製成之汞釋放裝置，其中含有汞、鈦、鋯等組成之汞釋化合物，系爭案僅是在汞釋放裝置外形之簡單變化。
4.原告稱系爭案容器之特徵為能持留粉末但未完全密閉的金屬容器，且可藉該結構達到提升汞釋放量的結果。惟能持留粉末，但未完全封閉的金屬容器之概念，已長期廣泛的應用於各項真空相關之領域，諸如真空蒸鍍機（Evaporato-r）之蒸鍍源（EvaporationSource）的金屬容器，或MBE(MolecularBeamEpitaxy）之蒸鍍源的金屬容器等，皆為類似之結構與功能，且更為精密。傳統螢光燈之製造業，一般也為真空之相關行業，因此將蒸鍍機與MBE之技術經驗，用於能持留粉末但未完全封閉的金屬容器改良，為熟習該項技術者可輕易完成。又此有前揭美國專利第0000000號可稽，該說明書第6頁COLUMN4之第55行至第7頁COLUMN5之第3行，配合附件圖3，原文（同原告主張之理由2⑵②）中「Oneendisopentopermitegressofamolecularbeam」即為「能持留粉末但未完全封閉的金屬容器之概念」。
5.綜上所述，系爭案係運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成者，故不具進步性。
理由
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依處分時專利法第19條暨第20條第1項之規定申請取得發明專利。而發明係申請前已見於刊物或已公開使用者，或係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，仍不得申請取得發明專利。復為系爭案核駁審定時同法第20條第1項第1款前段、第2項所明定。
二、系爭案業經原告於91年11月7日申復並修正申請專利範圍，經被告審查該修正本並未變更發明實質，並按該修正審查，依該修正後專利說明書之記載，其申請專利範圍第1項、第14項獨立項係：
1.一種汞釋放裝置，其由能持留粉末但末完全密閉的金屬容器所形成，其中含有至少一種釋汞化合物，選自TixZryHgz，化合物，其中x及y之範圍為0至13，(x十y)之和的範圍為3至13，而z為1或2。
14.一種螢光燈，其中利用申請專利範圍第1至13項中任1項之裝置將汞導入。
三、被告就系爭發明申請為不予專利之審定係以1996年5月28日公告之美國第0000000號專利案已揭露一種金屬所製成之汞釋放裝置，其中含有汞、鈦、鋯等組成之汞釋化合物，申復書中亦同意TixZryHgz化合物為30年前習知之物質，本案僅是在汞釋放裝置外形之簡單變化，係運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成者，不具進步性資為論據。
四、惟按，被告修正前專利審查基準（90年10月1日版）第1-2-27頁業已載明，進步性之審查，不可逕用申請人引證的關連性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對發明之技術內容，綜合發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷。而現行專利審查基準（2004年版）第2-3-29頁3.6(5)亦載明審查進步性時，應確實依據所檢索之文件所載的先前技術，認定發明是否能輕易完成。若無法引用所檢索之文件而必須以申請人所引述之相關先前技術核駁時，應敍明具體理由。經查，系爭案於其專利說明書第6頁已載明美國專利第0000000號亦屬原告之申請案，已將美國專利第0000000號作為其引證關連性最深之先前技術之一，並說明該先前技術唯一的缺點為除了釋汞化合物外尚需要第二成分，而系爭案提供一種裝置，用於準確及再現地將少量汞導入螢光燈內，不需要使用第二成分，以及提供一使用該裝置的方法。因此，系爭案既已將美國專利第0000000號作為其引證關連性最深的先前技術之一，則被告如欲以美國專利第0000000號論究系爭案不具進步性，自應依上開審查基準之規定，確實依據引證資料所載之技術或知識，逐一針對系爭案發明之各請求項技術內容（本件共計19項），綜合發明之目的、功效，研判其是否確已對引證之習知技術的缺點進行改良而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷。被告上開再審查核駁審定書及核駁理由先行通知書僅敍及系爭案自行引證之習知技術即美國第0000000號專利案已揭露一種金屬所製成之汞釋放裝置，其中含有汞、鈦、鋯等組成之汞釋化合物，申復書中亦同意TixZryHgz化合物為30年前習知之物質，本案僅是在汞釋放裝置外形之簡單變化，即認系爭案係運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成者，不具進步性。但未就系爭案所欲改進之美國第0000000號專利案之技術功效，亦即該裝置，用於準確及再現地將少量汞導入螢光燈內，不需要如習知技術使用第二成分，以及提供一使用該裝置的方法，是否已由其技術之實施而可達成具體加以論述敍明。被告就此部分進步性之判斷，有違上述審查基準，於法核非允洽。
五、次查，被告雖於行政訴訟中補充主張系爭案容器之特徵為能持留粉末但未完全密閉的金屬容器，且可藉該結構達到提升汞釋放量的結果。惟能持留粉末，但未完全封閉的金屬容器之概念，已長期廣泛的應用於各項真空相關之領域，諸如真空蒸鍍機（Evaporator）之蒸鍍源（EvaporationSource）的金屬容器，或MBE(MolecularBeamEpitaxy）之蒸鍍源的金屬容器等。惟上開核駁理由並非於原處分所引用，且未先行通知原告，對原告核駁理由先行通知之程序權保障已有妨害。況經原告質疑被告未提出所稱真空蒸鍍機（Evaporator）之蒸鍍源（EvaporationSource）的金屬容器，或MBE(MolecularBeamEpitaxy）之蒸鍍源的金屬容器之引證資料後，被告僅再補充提出有關MBE之蒸鍍源的金屬容器之引證資料（即0000000號專利案），就真空蒸鍍機（Evaporator）之蒸鍍源（EvaporationSource）的金屬容器之資料並未提出。而MBE之蒸鍍源的金屬容器之引證資料，原告已再就系爭案所用的載體構造與MBE案不同提出具體說明，詳如事實欄之主張，被告於審理時雖陳明關於MBE案之載體是否並非金屬材質部分查明後陳報（94年10月13日言詞辯論筆錄參照），惟迄未再提出說明。因此，被告主張MBE(MolecularBeamEpitaxy）之蒸鍍源的金屬容器能否用以證明系爭案不具進步性尚有疑義，仍待被告審究說明。
六、從而，被告以上述美國專利第0000000號引證案認系爭案不具進步性，而為不予專利之審定，於法尚有未合，訴願決定未予指摘而予維持，亦非妥適。原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。
七、關於原告請求被告對系爭發明案應為准予專利之審定部分。查美國專利第0000000號專利案是否足以證明系爭案不具進步性，尚待被告依上述專利審查基準重新審查，並就系爭案是否確可達到改良美國專利第0000000號專利案之缺點而有技術功效之增進，再按系爭案專利說明書申請專利範圍之技術內容逐一審酌系爭案之各請求項是否具進步性，如仍認不具進步性，並應逐項具體說明其理由及引證論據。另系爭案是否尚有其他引證資料足以證明系爭案不符專利要件，亦仍待究明。因此，該等部分尚待被告依其職權審查，另為適法之處分，此部分事證未臻明確，且涉及被告先行審定處分之權限行使，本院尚無從逕命被告就系爭案應為准予專利處分之諭知，故原告此部分之請求，尚非有據，應予駁回，並由被告依本院上述法律見解另為處分。本件判決理由已如前述，兩造其餘有關系爭案是否具進步性之陳述及主張與判決結果不生影響，爰不一一論述，併此敍明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第104條，民事訴訟法第79條，判決如主文。
中華民國94年10月27日
第一庭審判長法官姜素娥
法官吳東都法官陳國成上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國94年10月31日
書記官王英傑