臺北高等行政法院97年度訴字第1652號判決

裁判字號：臺北高等行政法院97年訴字第1652號判決

裁判日期：民國97年11月05日

裁判案由：發明專利舉發

臺北高等行政法院判決
97年度訴字第1652號原告美商．茂力科技股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 蔡清福 律師
洪順玉 律師 林靜歆 律師被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）訴訟代理人丙○○
參加人凹凸科技國際股份有限公司代表人乙○○上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國97年4月23日經訴字第09706105690號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人凹凸科技國際股份有限公司參加訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告前於民國（下同）92年5月16日以「具有穩定之自啟式供應電源的積體電路驅動裝置」向被告智慧財產局申請發明專利，並以西元2002年10月11日在美國申請第10／269617號專利案主張優先權，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I220573號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司以系爭專利違反專利法第22條第1項第1款及第4項、第26條第2、3項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於96年10月3日以（96）智專三（二）04074字第09620547770號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部97年4月23日經訴字第09706105690號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：⑴參加人所提舉發證據2及舉發證據3可否證明系爭專利第1
項至第10項及第12項不具進步性？⑵系爭專利第11項並非不具進步性，則被告作成全部舉發成立
之處分是否合法？㈠原告主張：
⒈原處分明顯存有調查事實矛盾、理由不備、說理不清等重大瑕疵，違反行政機關之說明理由義務：
⑴按行政程序法第43條規定：「行政機關為處分或其他行
政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據結果，依論理法則及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」同法第96條第1項第2款及訴願法第89條第1項第3款復分別規定：「行政機關處分以書面為之者」皆應載明理由，明揭行政機關為行政行為之說明理由義務。臺北高等行政法院91年度訴字第3173號判決及92年度訴字第1129號判決均指出：「再審查審定不予專利之審定書應具體指明不予專利之理由，俾申請人得依其不予專利之理由提起行政救濟，如其理由空泛、未針對該專利申請案如何不備要件具體論駁、未於理由中對當事人所曾主張有利於己之證據資料加以斟酌論斷，或認定事實未指明其所依憑之證據，即屬理由不備；如其不予專利之理由違反論理法則，或認定事實與其所憑之證據資料不相適合，即屬理由矛盾，均難謂為適法之處分。」（見本院卷第61至76頁），足見行政機關於其審定理由中未對當事人所曾主張有利於己之證據資料加以斟酌論斷，或其認定之事實若與所據之證據資料不相適合，皆屬違反行政程序法第96條第1項第2款規定之情形。
⑵查系爭專利於原處分作成前，被告曾於96年3月21日以
（96）智專三（二）04074字第09620163760號函（見本院卷第頁77、78頁）略以「系爭專利說明書第8頁記載『本案之積體電路驅動裝置301與習知之積體電路驅動裝置101相似，其相異處在於高部位電閘107及低部位電閘109間的輸出端點上增設了導電部303。此外，積體電路驅動裝置301亦增設了第二封裝接腳305。由於該導電部303及第二封裝接腳305連接於該自啟電容
103，因此透過該第一封裝接腳117流到負載電路105之電流所引起的壓降就不會影響該自啟電容103』，系爭專利之特徵為另設一導電部303，並包括第二封裝接腳305及自啟連接線用來連接該導電部303及該封裝接腳，自啟電容103的第一端係連接於該封裝接腳305，而該自啟電容103的第二端係連接於高部位電閘驅動電路111的一輸入端所成之積體電路裝置，而舉發證據2、3已揭露相關先前技術，為與證據有所區別，應將系爭專利請求項11保留，其餘請求項刪除」，通知原告進行更正。惟原告在研究過該函內容後認為：系爭專利案之請求項第11項係依附於獨立請求項第8項，其係請求：「如申請專利範圍第8項所述積體電路驅動裝置，其中該自啟封裝接腳係連接於一『自啟電容』的第一端，而該自啟電容的第二端係連接於該高部位電閘驅動電路的一輸入端。」換句話說，該請求項第11項的技術特徵係在請求項第8項的「積體電路驅動裝置」之前提下，進一步限定「自啟電容」與請求項第8項所述的「積體電路驅動裝置」的連接關係。從系爭專利案說明書之附圖3（見本院卷第9頁）更可以清楚表達請求項第11項所限定之特徵。從該圖中可以清楚理解，系爭專利請求項第11項所限定之技術特徵係系該自啟電容103與積體電路驅動裝置301之間的連接關係，亦即該自啟電容10
3之一端係連接自啟封裝接腳305，另一端則係連接高部位電閘驅動電路111。然而，仔細比對系爭專利請求項獨立第1項第8至11行所載之技術內容「一自啟電容，其第一端係系連接於該自啟導電部（即該圖303）；…該高部位電閘電晶體（即該圖111）係連接於該自啟電容之第二端，…」，即可輕易發現，請求項第1項早已記載該自啟電容之連接關係，而另一獨立請求項第12項亦有相對應之特徵限定。是以，若被告無法否認係認為系爭專利請求項第11項已始具有足以與舉發證據作出區別的技術特徵前提下，則按照正常或一般專利實務上解釋請求項之方法，因為系爭專利之獨立請求項第1項及第12項實已存在對應請求項第11項之技術特徵，則該請求項第1項及第12項亦必應存有在足資與舉發證據足以區別的技術特徵（見本院卷第79至95頁，本案未經修改之請求項已分別獲准美國及歐洲專利。雖各國審查實務不同，但將明確可准之專利誣指為不具專利性，恐有辱國家聲譽？）。若非如此解釋：
①難道被告竟認為系爭專利請求項第11項（其係為獨立
請求項第8項之附屬請求項）之技術特徵，應存在於其所附屬之獨立請求項第8項的技術特徵中？抑或原請求項第8項中已包含其他可以與舉發證據作出區別之技術特徵（如請求項第8項所載「自啟封裝接腳」之限定）？②若果如此，則被告請求原告刪除請求項第11項以外的
所有請求項（含依前述推論可准之第8項）始能與舉發證據有所區別，或係一與其審查事實顯不相符之不合理要求。
退萬步言之，被告若認為系爭專利與舉發證據作出區別的特徵在於同時存在「自啟封裝接腳」及「自啟電容」設置。根據系爭專利核准公告時之專利申請範圍觀之，「自啟導電部」與「自啟封裝接腳」的設置與連接雖未全部記載於獨立請求項第1項內，但早已限定於系爭專利原請求項第5項與第7項中（系爭專利請求項第5或第7項係限定：「如第1項所述之積體電路裝置係進一步包括一自啟封裝接腳（即該圖305），其係藉由一自啟連接線(即該圖303至305之間的連接線)連接該自啟導電部」）。準此，被告一方面肯定請求項第11項所包含的技術特徵具有可專利性，另一方面卻又否定具有的相同技術特徵之請求項第5或7項所得具有的可專利性，顯屬矛盾，或「認定事實與其所憑之證據資料不相適合」的說理矛盾之情況。據此，原告相信法院亦能因此得知被告於系爭專利的審查過程中，來函要求原告將系爭專利之專利請求範圍更正為如請求項第11項的請求保護範圍，才能使系爭專利案的技術特徵與舉發證據之間作出明顯區別，顯為一相互矛盾而毫無合理性可言之要求。原告亦於96年8月1日回復被告來函的申復理由書（見本院卷第81至87頁）中，除了再次強調本案技術特徵與舉發證據2或證據3之間的差異所在，並且也希望藉由該申復理由的內容，請求被告注意其所要求的更正要求是隱含矛盾且為毫無理由之審查意見。惟被告再次審視該申復理由後，仍未能詳察其前述審查意見存有矛盾，以及雖能明辨系爭專利案與引證案間之前述顯著差異，卻仍作成原處分，令原告難以甘服。
⑶行政程序法第9條規定：「行政機關就該管行政程序，
應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」故被告本具有義務對前述請求項中第11項是否已包含於其他請求項第中作出詳盡的理由說明，惟被告於原處分中不僅對此未置一詞，亦未審酌原告之申復意見，遽然作出舉發成立之審定，非但未明確說明其認定事實所依憑之證據，且其要求原告進行請求項更正（即只保留請求項第11項，而刪除其他請求項）之要求亦明顯違反專利實務或論理法則。依臺北高等行政法院91年度訴字第3173號判決及92年度訴字第1129號判決之要旨，該行政處分不僅因論理不清而具有理由不備之瑕疵，其審定意見亦相互矛盾，顯難謂為適法之處分。
⒉原處分之事實認定或其理由非僅存有說理相互矛盾，亦不符專利法之規定及審查原則：
⑴查被告於原處分第7頁倒數第4點中已載明：「系爭專
利之主要技術特徵（參照說明書第8頁第3段至第9頁第1段）為增設導電部303，積體電路驅動裝置301亦增設了第二封裝接腳305，該導電部303及第二封裝接腳305連接於自啟電容103，且透過該第一封裝接腳11
7流到負載電路105之電流所引起的電壓就不會影響該自啟電容，大部分高部位電閘107及低部位電閘109所提供的電流都會透過該第一封裝接腳117流到負載電路
105，只有極小部分會流過第二封裝接腳305，故由該導電部303及第二封裝接腳305之連接線的電阻321及電感322所造成的電壓下降，就沒有或小至可忽略。因此，由自啟電容103所提供之自啟電壓就可以維持固定，而不會有太多的雜訊；此部分之技術特徵即相對應於系爭專利請求項11（依附獨立請求項第8項）所述『該自啟封裝接腳係連接於一自啟電容的第一端，而該自啟電容第二端係連接於該高部位電閘驅動電路的一輸入端』之積體電路裝置內容，系爭專利欲改良習知（參照系爭專利圖式第2圖）導電部115與第一封裝接腳117間之連接線所造成的壓降會直接並立即的使自啟式供應電源電壓下降的問題，而於實際線路佈局及封裝上增設另一自啟導電部、自啟封裝接腳，此種改良設計，並未於證據2或3有相關之揭露或隱含，證據2或3均不足以證明系爭專利請求項第11項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成。」從前述之理由中，被告除重申系爭專利請求項第11項具有舉發證據2、3所未揭露之技術特徵外，並認為系爭專利案之技術特徵「於實際線路佈局及封裝上增設另一自啟導電部、自啟封裝接腳」並未於舉發證據2或3有相關之揭露或隱含。而被告之所以要求原告僅能保留請求項第11項之理由，應即係認為系爭專利請求項第11項即為「於實際線路佈局及封裝上增設另一自啟導電部、自啟封裝接腳」之技術特徵。惟經實際比對系爭專利請求項後（見本院卷第17、18頁：附表1）可知，爭專利請求項第11項所包含者係「自啟電容」與「高部位電閘驅動電路」之設置與連接以及「自啟電容」與「自啟封裝接腳」的設置與連接等兩部分。而誠如前述或可由附表1加以比對，該「自啟電容」與「高部位電閘驅動電路」之設置與連接實已記載於請求項第1項或第12項，故此兩請求項應已明白具有未被舉發據2或3所揭露或隱含之技術特徵。退萬步言之，縱被告認為系爭專利據以和舉發證據作出區別的特徵係在於「自啟導電部及自啟封裝接腳」之設置。惟根據系爭專利核准公告時之專利申請範圍觀之，「自啟導電部」與「自啟封裝接腳」的設置與連接雖未全部記載於獨立請求項第1項內，但早已限定於系爭專利原請求項第5項與第7項中。據此，被告一方面肯定請求項第11項所包含的技術特徵，另一方面卻又否定具有的相同技術特徵之請求項第5或7項所具有的可專利性，顯然已構成「認定事實與其所憑之證據資料不相適合」之矛盾情況。
⑵再者，根據專利舉發審查基準第5篇（5-1-25頁）之規
定，有關專利舉發之新穎性與進步性之審查，適用該基準第2篇第3章關於專利要件的相關審查規定。因此，被告在審查系爭專利相對於舉發證據2、3是否具備新穎性及進步性時，自應適用該審查基準第2.3.1節的逐項審查原則，即「應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性作成審查意見。以擇一形式記載之請求項，應就各選項所界定之發明為對象分別審查。附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見。」而以系爭專利之每一請求項所載之發明作為審查對象。在此一審查原則下，每一請求項皆屬廣義之獨立發明。如有一獨立發明如第11請求項既已被認屬可准，其屬可准之事實，即應獨立存在，而不應受其他請求項是否可准之影響。縱使被告於審查過程中形成「本案除了『自啟電容的連接方式』外，更應包括設置『自啟封裝接腳』之技術特徵，始能與舉發證據2、舉發證據3作出區別」之論證或審查結論，被告亦應按逐項審查原則，判斷系爭專利請求項第5及第7項業已包含該項技術特徵，而非遽然要求刪除請求項11以外之其餘請求項。申言之，依逐項審查之原則，亦不應否定系爭專利案請求項第5項、第7項及第11項之可專利性。因此，則被告遽然要求刪除請求項11以外之其餘請求項，不僅其理由顯有重大矛盾，亦有違專利法之逐項審查原則。
⑶退萬步言之，縱使被告最終仍認定系爭專利案除請求項
第11項外，其餘請求項皆無具備相對於舉發證據2、3有可專利性之理由，按照專利法之逐項審查精神，被告亦應准許原告就本案得能獲准請求項第11項專利之權利，而非如訴願決定與原處分竟然為「全部」「撤銷本案專利權」之處分，明顯於法不符。
⒊原告於97年7月16日下午2時與被告代表人會面，就「訴
願或行政訴訟中，得否修正申請專利範圍，或以其他方式救濟」之主題自幾個面向為討論（見本院卷第114頁）。
詳言之，如專利案件（有如系爭專利案）申請專利範圍中之獨立項不為被告核可，僅其中部分附屬項為被告認屬可准時，如申請人選擇訴願及訴訟，將生縱於救濟途中，欲為妥協或修改已然無途，致該專利終將遭致全部駁回之不合理現象。
⑴會議中，原告提出相關主要國家實務如次：
①歐洲：訴願時得併列主請求與預備請求之型態，訴願
（日後可能獨立於EPO）為終審不得再救濟（見本院卷第115至117頁）；②大陸：複審（相當於臺灣之訴願）時仍得修正申請專
利範圍，行政訴訟中仍得「另行」藉分割申請案尋求獲准原被審查員認為可准之項目（見本院卷第118至
120頁）；③美國：大陸事實上效習美國，即依美國法：訴願時
仍得修正申請專利範圍；分割案申請時點與大陸同，即只要在救濟（包括訴訟）期間，皆得另為分割申請案之提出（見本院卷第121、122頁）。
⑵以上各國於訴願時，原則上皆先知會專利局原審查員，
只要審查員已無核駁意見，皆可獲准。訴願機關則於原審查員認為不許修正或核准時，始為審理。故我國嚴重缺乏正當保護途徑如次：
①各國於訴願後，仍得某程度修正；②縱使訴願後救濟無途（如歐洲專利局），亦得以預備
主張圖為保險；③訴訟階段雖不得修正，但仍可於訴訟案外，另行藉分割申請案尋求獲准已部分獲准之項目。
⑶會議中，被告代表人曾詢及是否有具體案件處於救濟階
段？或是否有具體案件繫屬法院？於略事瞭解本件大概過程後，其針對本件之意見為：
①本案原告僅能於訴願階段始為美國或歐洲專利核准資
料之提出（見本院卷第88至104頁）。因目前被告已曉諭其所屬審查員，雖先前我國行政機關曾本於世界各國實務各有不同而許為與各國不同之審定，然遇有如本案之類似狀況者（即已獲美國或歐洲專利者），基於世界專利之審查一致化（harmonization），我國審查員不必再堅持掌握不同之審查尺度；②被告代表人建議原告以前段理由請求法院撤銷原審定
書，發回被告重行審理；③被告代表人亦猜測法院或許會尋求智慧財產法院技術
審查官之協助，而由該技術審查官向法院為前述建議。
④至於所提之修法或改變實務，容待被告再行檢討，且本於目前我國法令，就本件之救濟可能皆緩不濟急。
⑷就被告代表人建議論證如下：
①訴願或訴訟權乃我憲法第16條所明文保障，訴願或訴
訟之提出，不應予人民某種威嚇，而致人民不敢為之。詳言之，如法律制度之設計，乃為威嚇人民但尋訴願或訴訟救濟，則其必屬違憲之條文或制度。目前我國專利制度中之專利部分核准實務即屬此種違憲制度，蓋申請人但敢不依命合併附屬項而竟尋求訴願或訴訟救濟，則將冒失去全部專利權之危險，致不敢提出訴願或訴訟。
②國際審查一致化早已被世界各先進國家認屬當然之舉
，而莫不積極實踐。我國既欲身列先進國家之林，何可反於國際實務而行？③法院如本諸前述訴求，撤銷原處分及訴願決定，而發
回被告重行審理，當可實現憲法對於人民訴願及訴訟權利之保護，以補救目前專利法制度之缺失；④有關系爭專利之專利要件，如法院認有必要，原告謹聲請智慧財產法院技術審查官之協助，以釐清前情。
⒋智慧財產案件審理法第37條第3項規定：「本法施行前，
已繫屬於高等行政法院之智慧財產行政訴訟事件，依其進行程度，由該法院依本法所定程序終結之。」準此，原告乃於準備程序中提出請求向智慧財產法院借調技術審查官，俾期依智慧財產法院組織法第15條第4項規定「技術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序」，就本案為較妥適之審理。原告在此亦聲請法院同意傳訊相關技術專家就以下數技術觀點出庭證言：
⑴習用技術（證據2或3）有無將自啟導電部303與輸出
導電部115分開（此特徵已於各獨立請求項清楚表述）；⑵自啟導電部303與輸出導電部115兩處為等電位，但在
半導體技術發展到奈米級之今日，在微觀上，此兩電位並非相等（因兩者之間存有寄生電阻與寄生電感，由於電流流過，造成二者電位並非相同）。
⑶習用技術是否僅有單一導電部（不論參加人或被告將之
解為自啟導電部303或輸出導電部115，此時習用技術必將缺少輸出導電部115或自啟導電部303）？⑷在自啟導電部303與輸出導電部115未能如本案分開情
形下，負載電流變化會否影響自啟電容電壓？（此為本案所欲解決之技術問題核心）。
⒌被告於10月6日補充答辯書中援引專利審查基準第5篇舉
發及依職權審查第5-1-45頁所載「…屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定『舉發成立，應撤銷專利權』。」惟，審查基準乃被告頒佈之作業手則，並非立法機關通過之法律。非但其位階較低，不得違背專利法第1條鼓勵、保護、利用發明之旨，且違反於救濟階段可隨時分案或更正之世界專利通例，更違反前揭憲法保障人民訴願及訴訟權。此外，被告於同一答辯理由書中所舉同基準修正時機及前後舉發案之細節及其適用，因與本案案情所涉無多，於茲不贅。
㈡被告主張：
被告未於言詞辯論期日到場，依其書狀陳述略以：
⒈起訴理由主要訴稱證據2或3無法證明系爭專利請求項1
至10、12不具進步性，並稱原處分違反行政程序法之規定。
⒉系爭專利申請專利範圍共有12項，除第1、8、12項為獨
立項外，其餘為附屬項，第2至7項為第1項之附屬項，第9至11項為第8項之附屬項。被告依舉發證據與系爭專利比對逐項審查後，於96年3月21日以（96）智專三（二）04074字第09620163760號函，通知原告舉發證據2、
3已揭露相關先前技術，為與證據有所區別，應將系爭專利請求項11保留，其餘請求項刪除，惟原告並未依函示刪除部分請求項。
⒊系爭專利之主要技術特徵（參照說明書第8頁第3段至第
9頁第1段）為增設導電部303，積體電路驅動裝置301亦增設了一第二封裝接腳305，該導電部303及第二封裝接腳305連接於該自啟電容103，因此透過該第一封裝接腳117流到負載電路105之電流所引起的壓降就不會影響該自啟電容103，大部分高部位電閘107及低部位電閘10
9所提供的電流都會透過該第一封裝接腳117流到負載電路105，只有極小部分會流過第二封裝接腳305，因此由該導電部303及第二封裝接腳305間之連接線的電阻321及電感322所造成的壓降就沒有或小至可被忽略，因此，由自啟電容103所提供之自啟電壓就可維持固定，而不會有太多的雜訊；此部分之技術特徵，即相對應於系爭專利附屬請求項11（依附獨立請求項8）所述「該自啟封裝接腳係連接於一自啟電容的第一端，而該自啟電容的第二端係連接於該高部位電閘驅動電路的一輸入端」之積體電路裝置內容，系爭專利欲改良因習知（參照系爭專利圖式第
2圖）導電部115與第一封裝接腳117間之連接線所造成的壓降會直接並立即的使自啟式供應電源電壓下降的問題，而於實際線路佈局及封裝上增設另一自啟導電部、自啟封裝接腳，此種改良設計，並未於證據2或3有相關之揭露及隱含，證據2或3均不足證明系爭專利請求項11為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成。而系爭專利其餘之請求項，與舉發證據比對後不具進步性，相關意見已於原審定書詳述。是以，被告已函請原告刪除系爭專利不具專利要件之請求項，惟原告並未刪除，本件舉發案爰審定為舉發成立，應撤銷專利權，並無違誤，亦未違反行政程序法之規定。
⒋有關審查專利舉發案僅部分請求項違反專利法規定，部分
請求項沒有違反專利法規定，被告經通知專利權人更正申請專利範圍，專利權人未提更正，被告即審定舉發成立應撤銷專利權，係根據專利審查基準第5篇舉發及依職權審查第5-1-45頁「經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式（更正之處理，參照本章4.3『更正』）。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定『舉發不成立』；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定『舉發成立，應撤銷專利權』。」又查臺北高等行政法院95年度訴字第727號判決亦認為部分請求項違反專利法之規定，經通知更正而不更正，應全案成立。
⒌原告稱系爭專利相較於舉發證據為部分具有專利要件，專
利權人雖於專利舉發審查階段未提出更正申請專利範圍，然專利權人於行政救濟階段欲為妥協想要申請更正申請專利範圍時，應受理審查其是否准予更正，方屬合理。惟查行政救濟係人民針對行政機關之處分有所不服而提起之救濟手段，若於行政救濟階段提出更正申請專利範圍，則原來之行政處分之基礎就不相同，有違行政救濟之精神，故在行政救濟階段所提出更正申請專利範圍，應不予受理。
又查專利審查基準第2篇發明專利實體審查第6章第2-6-63頁中更正之時機「依專利法第64條第1項、第71條第1項第3款、第72條第2項之規定，得更正請准專利之說明書或圖式之時機為：⑴發明申請案取得專利權後，專利權人主動申請更正；⑵發明專利案經他人提起舉發時，專利權人提出答辯同時申請更正或專利專責機關通知專利權人限期更正；⑶專利專責機關依職權撤銷發明專利權之審查時，專利權人提出答辯同時申請更正或專利專責機關通知專利權人限期更正。」，及專利審查基準第5篇舉發及依職權審查第5-1-16頁「…⑶於前舉發案審查中未申請更正，而於後舉發案始提出更正，若前舉發案已審定舉發不成立，可進行後舉發案及其更正之審查；若前舉發案已審定舉發成立，而後舉發案更正之結果將導致申請專利範圍減縮時，應暫緩後舉發案及其更正之審查，俟前舉發案舉發成立確定後或行政救濟結果再續辦。若前舉發案舉發成立確定，專利權之效力視為自始即不存在，後舉發案已無舉發、更正之標的，故無須進行實體審查，可逕予審定『舉發駁回』。⑷於前舉發案審查中未申請更正，而於後舉發案始提出更正，若前舉發案經撤銷原處分重為審查時，前、後舉發案均應俟更正之審查結果後再續行審查。⑸於前舉發案之行政救濟階段向原處分之專利專責機關提出更正，而原處分機關不受理其更正者，於後舉發案亦不予審酌。」由前述規定可知，專利權人在取得專利權後，雖任何時間可主動申請更正，然若有專利舉發案之進行，則僅能於舉發答辯同時申請更正或被告通知專利權人限期更正，當被告審定其舉發案後，於行政救濟中即不受理申請更正。
㈢參加人主張：參加人未到場陳述意見。
理由
一、本件被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第21條暨第22條第1項前段之規定申請取得發明專利。惟如發明「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第22條第4項所明定。
三、原告前於92年5月16日以「具有穩定之自啟式供應電源的積體電路驅動裝置」向被告智慧財產局申請發明專利，並以西元2002年10月11日在美國申請第10／269617號專利案主張優先權，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I220573號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司以系爭專利違反專利法第22條第1項第1款及第4項、第26條第
2、3項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於96年10月3日以（96）智專三（二）04074字第09620547770號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：
⑴參加人所提舉發證據2及舉發證據3可否證明系爭專利第
1項至第10項及第12項不具進步性？⑵系爭專利第11項並非不具進步性，則被告作成全部舉發成
立之處分是否合法？
四、關於⑴參加人所提舉發證據2及舉發證據3可否證明系爭專利第1項至第10項及第12項不具進步性部分：
㈠本件系爭第00000000號「具有穩定之自啟式供應電源的積體
電路驅動裝置」發明專利案，其申請專利範圍共12項，第1、8、12項為獨立項，餘為附屬項。依其申請專利範圍第1項所載係界定一種積體電路驅動裝置，包括：一高部位電閘電晶體；一低部位電閘電晶體，其係串接於該高部位電閘電晶體，該高部位電閘電晶體的源極係連接於該低部位電閘電晶體的汲極，而該高部位電閘電晶體的源極及該低部位電閘電晶體的汲極係形成一輸出端；一自啟導電部，其係連接於該輸出端；一自啟電容，其第一端係連接於該自啟導電部；一高部位電閘驅動電路，其係控制該高部位電閘電晶體的開啟及關閉，而該高部位電閘驅動電路係連接於該自啟電容的第二端，以從該自啟電容取得一輸入訊號；一低部位電閘驅動電路，其係控制該低部位電閘電晶體的開啟及關閉；及一輸出導電部，其係連接於該輸出端，且該輸出導電部係提供一輸出訊號給一負載電路。第8項係界定一種封裝之積體電路裝置，包括：一積體電路晶片，該晶片包括：一高部位電閘電晶體；一低部位電閘電晶體，其係串接於該高部位電閘電晶體，該高部位電閘電晶體的源極係連接於該低部位電閘電晶體的汲極，而該高部位電閘電晶體的源極及該低部位電閘電晶體的汲極係形成一輸出端；一自啟導電部，其係連接於該輸出端；一高部位電閘驅動電路，其係控制該高部位電閘電晶體的開啟及關閉；一低部位電閘驅動電路，其係控制該低部位電閘電晶體的開啟及關閉；一輸出導電部，其係連接於該輸出端，且該輸出導電部係提供一輸出訊號給一負載電路；一積體電路封套，其係具有複數個封裝接腳，最少包括一自啟封裝接腳及一輸出封裝接腳，該積體電路封套係用來封裝該積體電路晶片；一輸出連接線，其係用來連接該輸出導電部及該輸出封裝接腳；及一自啟連接線，其係用來連接該自啟導電部及該自啟封裝接腳。第12項係界定一種使用一高部位電閘串聯一低部位電閘以驅動一負載電路的方法，該高部位電閘的源極係連接於該低部位電閘的汲極，而該高部位電閘及該低部位電閘的連接部係形成一輸出端，該方法包括：設置一自啟導電部以連接該輸出端；設置一輸出導電部以連接該輸出端；連接一自啟電容與該自啟導電部，該自啟電容係用來提供一自啟供應電源，以供給高部位電閘的一高部位電閘驅動電路；及連接該輸出導電部及該負載電路者。參加人所提舉發證據1為系爭專利之專利說明書；證據2為西元1994年11月15日公告之美國第0000000號「Circuit
fordrivingtwopowerMOSFETinahalf-bridgeconfiguration」專利案；證據3為西元2002年8月15日公開之專利合作條約（PCT）國際註冊（WO）第02/063765A2號「IntegratedFETanddriver」專利案。
㈡關於證據2部分：
查，證據2專利說明書第2欄第58行至第3欄第24行及其圖
1係揭露一驅動電路，包括一高部位電晶體MOSFET21；一低部位電晶體，其係串接於該高部位電晶體MOSFET21，該高部位電晶體MOSFET21的源極係連接於該低部位電晶體MOSFET22的汲極，而該高部位電晶體MOSFET21的源極及該低部位電晶體MOSFET22的汲極係形成一輸出端；一導電部，其係連接於該輸出端；一自啟電容，其第一端係連接於該導電部；一高部位電閘驅動電路，其係控制該高部位電晶體MOSFET21的開啟及關閉，而該高部位電閘驅動器係連接於該自啟電容的第二端，以從該自啟電容取得一輸入訊號；一低部位電閘驅動器，其係控制該低部位電晶體MOSFET22的開啟及關閉；及一輸出導電部，其係連接於該輸出端，且該輸出導電部係提供一輸出訊號給一負載電路。
㈢關於證據3部分：
證據3專利說明書第8頁第30行至第9頁第26行及其圖6內容觀之，係揭露一驅動電路結構，包括一高部位場效電晶體；一低部位場效電晶體，其係串接於該高部位場效電晶體，該高部位場效電晶體的源極係連接於該低部位場效電晶體的汲極，而該高部位場效電晶體的源極及該低部位場效電晶體的汲極係形成一輸出端；一導電部，其係連接於該輸出端；一自啟電容，其第一端係連接於該導電部；一場效電晶體驅動電路，其係控制該高部位場效電晶體的開啟及關閉，而該場效電晶體驅動電路係連接於該自啟電容的第二端，以從該自啟電容取得一輸入訊號；一場效電晶體驅動電路，其係控制該低部位場效電晶體的開啟及關閉；及一交換節點，其係連接於該輸出端，且該交換節點係提供一輸出訊號給一輸出終端者。
㈣比較系爭專利申請專利範圍第1項、第8項及第12項與證據
2圖式第1圖、證據3圖式第6圖及其說明書所揭露之技術內容，系爭專利申請專利範圍第1項配合圖式第3圖係界定一種積體電路驅動裝置，所述高部位電閘電晶體、低部位電閘電晶體、自啟電容、高部位電閘驅動電路、低部位電閘驅動電路、負載電路及其電路連接作動關係，已揭露於證據2所揭示之高部位電晶體、低部位電晶體、自啟電容、高部位電閘驅動電路、低部位電閘驅動器、負載電路之電路連接圖中，亦揭露於證據3所揭示之高部位場效電晶體、低部位場效電晶體、自啟電容、場效電晶體驅動電路、負載輸出終端之電路連接圖中，雖系爭專利多界定自啟導電部、輸出導電部、連接於電晶體的源極及電晶體的汲極所形成之輸出端等構成而自啟電容其第一端係連接於該自啟導電部之裝置，然該等裝置僅為連接電路之輸出端點，並已揭露於證據2所揭示之自啟電容一端連接於輸出導電部中，且已揭露於證據3所揭示自啟電容一端電性連接於交換節點中，亦已揭露於系爭專利說明書所揭示之輸出端點導電部先前習知技術中，證據2、3可證明系爭專利申請專利範圍第1項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者。故系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
㈤再系爭專利申請專利範圍第8項所界定係一種封裝之積體電
路裝置，其所述高部位電閘電晶體、低部位電閘電晶體、高部位電閘驅動電路、低部位電閘驅動電路、負載電路及其電路連接關係，已揭露於證據2所揭示之高部位電晶體、低部位電晶體、高部位電閘驅動電路、低部位電閘驅動器、負載電路之電路連接圖中，亦揭露於證據3所揭示之高部位場效電晶體、低部位場效電晶體、場效電晶體驅動電路、負載輸出終端之電路連接圖中，雖系爭專利多界定自啟導電部、輸出導電部，連接於電晶體的源極及電晶體的汲極所形成之輸出端等構成裝置，然該等裝置僅係連接電路之輸出端點（電性上為等電位點），為運用輸出端點導電部之習知技術而已；系爭專利之積體電路封套等所揭示之自啟封裝接腳、輸出封裝接腳及輸出連接、自啟連接線等連接導電部及封裝接腳技術內容，亦已揭露於系爭專利說明書所揭示先前習知技術中。證據2、3可證明系爭專利申請專利範圍第8項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者。故系爭專利申請專利範圍第8項不具進步性。
㈥又系爭專利申請專利範圍第2項至第7項及第9、10項附屬
項僅分別為就第1項及第8項獨立項進一步所界定之細部裝置再加以限定，包含：高部位電閘電晶體及該低部位電閘電晶體係為n型場效電晶體、自啟導電部與該輸出導電部係為同一元件、一輸出封裝接腳，該輸出封裝接腳係藉由一輸出連接線連接該輸出導電部、一自啟封裝接腳，其係藉由一自啟連接線連接該自啟導電部等技術內容，均係所屬技術領域中具有通常知識者得依申請前證據2、3之先前技術所能輕易完成者，亦不具進步性。
㈦再者，系爭專利申請專利範圍第12項所界定之高部位電閘、
低部位電閘、自啟電容、高部位電閘驅動電路、負載電路所組成電路連接關係，已揭露於證據2圖式第1圖所揭示之高部位電晶體、低部位電晶體、自啟電容、高部位電閘驅動電路、負載電路之電路連接圖中，亦揭露於證據3所揭示之高部位場效電晶體、低部位場效電晶體、自啟電容、場效電晶體驅動電路、負載輸出終端之電路連接圖中，雖系爭專利多界定自啟導電部、輸出導電部，連接於高部位電閘及低部位電閘所形成之輸出端、自啟電容連接於自啟導電部等裝置，然該等裝置僅係連接電路之輸出端點（電性上為等電位點），並已揭露於證據2所揭示自啟電容一端連接於輸出導電部及證據3圖所揭示自啟電容一端電性連接於交換節點，亦已揭露於系爭專利說明書所揭示之前述先前習知技術中，是以，證據2或3可證明系爭專利申請專利範圍第12項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者。故系爭專利申請專利範圍第12項亦不具進步性。
五、關於⑵系爭專利第11項並非不具進步性，則被告作成全部舉發成立之處分是否合法部分：
㈠依上所述，舉發證據2及舉發證據3僅能證明系爭專利第1
項至第10項及第12項不具進步性，而不能證明系爭專利第1
1項不具進步性。㈡為此，被告於審查中曾以96年3月21日（96）智專三（二）
04074字第09620163760號函略謂系爭專利主要技術特徵已揭露舉發證據2、3之先前技術，應將系爭專利申請專利範圍第11項保留，其餘各項刪除，並依專利法第71條第1項第3款等規定通知原告提出系爭專利申請專利範圍更正本等語。惟原告並未刪除系爭專利其餘各項申請專利範圍，原告於訴訟中則主張：系爭專利相較於舉發證據為部分具有專利要件，專利權人雖於專利舉發審查階段未提出更正申請專利範圍，然專利權人於行政救濟階段欲為妥協想要申請更正申請專利範圍時，應受理審查其是否准予更正，方屬合理云云。惟查：
⒈行政救濟係人民針對行政機關之處分有所不服而提起之救
濟手段，若於行政救濟階段提出更正申請專利範圍，則原來之行政處分之基礎即不相同，有違行政救濟之精神，故在行政救濟階段所提出更正申請專利範圍，應不予受理。
⒉且依專利審查基準第2篇發明專利實體審查第6章第2-6-
63頁記載：「依專利法第64條第1項、第71條第1項第3款、第72條第2項之規定，得更正請准專利之說明書或圖式之時機為：⑴發明申請案取得專利權後，專利權人主動申請更正；⑵發明專利案經他人提起舉發時，專利權人提出答辯同時申請更正或專利專責機關通知專利權人限期更正；⑶專利專責機關依職權撤銷發明專利權之審查時，專利權人提出答辯同時申請更正或專利專責機關通知專利權人限期更正。」，及專利審查基準第5篇舉發及依職權審查第5-1-16頁「…⑶於前舉發案審查中未申請更正，而於後舉發案始提出更正，若前舉發案已審定舉發不成立，可進行後舉發案及其更正之審查；若前舉發案已審定舉發成立，而後舉發案更正之結果將導致申請專利範圍減縮時，應暫緩後舉發案及其更正之審查，俟前舉發案舉發成立確定後或行政救濟結果再續辦。若前舉發案舉發成立確定，專利權之效力視為自始即不存在，後舉發案已無舉發、更正之標的，故無須進行實體審查，可逕予審定『舉發駁回』。⑷於前舉發案審查中未申請更正，而於後舉發案始提出更正，若前舉發案經撤銷原處分重為審查時，前、後舉發案均應俟更正之審查結果後再續行審查。⑸於前舉發案之行政救濟階段向原處分之專利專責機關提出更正，而原處分機關不受理其更正者，於後舉發案亦不予審酌。」由前述規定可知，專利權人在取得專利權後，雖任何時間可主動申請更正，然若有專利舉發案之進行，則僅能於舉發答辯同時申請更正或被告通知專利權人限期更正，當被告作成審定後，於行政救濟中即不得受理申請更正。是原告稱其於行政救濟階段仍得更正云云，要不可採。
㈢系爭專利第1項至第10項及第12項既不具進步性，雖第11項
部分具進步性，然基於專利之完整性，原告既未於審定前提出更正，將不具進步性之申請專利範圍請求項刪除，則被告為求一專利案之完整性，而為本案全部舉發成立之處分，洵無不合。
六、綜上，原告所述為不可採。從而，被告以系爭專利違反專利法第22條第4項之規定所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
七、至原告訴稱系爭專利之相對應案業經美國公告為第0000000號專利案及歐洲專利局核准為第EP0000000B1號專利案，主張系爭專利舉發案之審理原則與各國有不一致之情形一節；姑不論各國專利法制及審查基準互異，原告縱有與系爭專利相同之發明於他國獲准專利，亦不得執為我國亦應作相同處理之論據，況本案為一舉發事件，被告據參加人所提之引證資料，核對結果，認系爭專利不符發明專利要件，而為舉發成立之處分與系爭專利是否在他國或地區申准專利之法律關係不同。又本件事證已明，原告請求本院囑託技術審查官就技術部分再為審查，以及請求相關技術專家到庭說明，均無必要，併此敘明。
八、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第218條、民事訴訟法第385條第1項前段、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國97年11月5日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官徐瑞晃
法官畢乃俊法官陳金圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國97年11月5日
書記官陳可欣