裁判字號：臺北高等行政法院91年訴字第3140號判決
裁判日期：民國92年10月02日
裁判案由：商標註冊
臺北高等行政法院判決九十一年度訴字第三一四○號
原告甲○○訴訟代理人丙○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人乙○○右當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國九十一年七月十五日經訴字第○九一○六一一六六○○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告九十年三月二十八日申請「ShiningHenna及圖」商標（申請案號第000000000號）商標註冊事件，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國九十年三月二十八日以「ShiningHenna及圖」商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三類之洗衣用漂白劑；清潔、亮光、洗擦（去污）及研磨用製劑；香水（香料）；香精油；化粧品；護膚劑；美髮水等商品，向被告申請註冊，經被告審查，認系爭商標圖樣上之外文「Henna」，與據以核駁之註冊第一四七八三五號「美吾髮及圖HENNA」商標（下稱據以核駁商標）圖樣上之外文「HENNA」相同，復均指定使用於同一或類似商品，應不准註冊，而為核駁之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告就系爭商標應為准予註冊之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三類之商品，有否商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標，而構成商標法第三十七條第十二款之違反？㈠原告主張之理由：
⒈按商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註
冊，固為商標法第三十七條第十二款所規定。然系爭商標圖樣與據以核駁商標，二商標圖樣予人寓目印象有別，異時異地隔離觀察，外觀或觀念上無使一般商品購買人發生混同誤認之虞，非屬近似之商標。系爭商標圖樣henna占整體商標三分之一之份量。而據以核駁商標中HENNA之字體甚小，占整體商標五十分之一之份量，目視幾乎看不清楚這幾個英文字。系爭商標圖樣只有圖及英文字、並無中文字，而據以核駁商標，以中文字為主，系爭商標圖樣與據以核駁商標形狀、圖樣及線條完全不同，無使一般人發生混同誤認之虞，非屬近似之商標。
⒉外文henna係「指甲花」之意，日文係一般花的意思，並非美吾髮公司獨創之
特殊英文字母之組合。此一外文並非美吾髮公司所獨創，別無其他設計，獨創性並不高。更何況以普通名詞作為商標之一部分者，所在多有。例如可口可樂、百事可樂、黑松可樂等可樂雖指定使用於同一或類似商品，均無礙其商標之註冊，一般消費者亦不會誤認為系列商品。訴願決定所言判斷商標之近似與否，應就其主要部分隔離觀察有無使人發生混同誤認之虞以為斷。系爭商標圖樣與據以核駁商標形狀、圖樣及線條完全不同，無使一般人發生混同誤認之虞。
由前比較系爭商標與據以核駁之商標可知，兩者繁簡有別，無論外觀、觀念、整體構圖意匠完全不同，並無使人混同誤認之虞，被告逕認兩者外文相同，構成近似，顯然故意忽略系爭商標之整體設計，並不可採。
⒊按商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，商標法施行細則第十五條第一項定有明文。
故商標近似與否，係就兩商標主要部分於外觀、讀音、觀念上有足以引起大眾混同誤認之虞者，方為近似之商標。被告及原訴願決定機關並未對此觀點加以詳查，僅機械式地對有henna文字出現，即認為近似之商標，此乃忽略系爭商標之整體設計之不同。因為商標圖樣整體具識別性，而圖樣中包含不具識別性之文字、圖形或記號者，為避免因該部分致不能註冊，或註冊後就該部分單獨主張專用權而產生爭議，得因申請人聲明該部分不與商標圖樣分離單獨請求專用。
⒋以henna在網際網路上搜尋，共找到六百三十七個網站有henna的資料，以指甲
花在網際網路上搜尋，共找到七百零九個網站有指甲花的資料，網頁上有（即以指甲花henna為原料在人體皮膚繪畫．．．）之文字，可知那是一種原料。
原告申請之商標Shining是發光的、燦爛的意思。henna是指甲花及指甲花葉所製的化妝品之意思。指甲花henna並為同業競爭者實際交易上所使用，指甲花henna並為同業競爭者所必須使用，若由特定業者所專用，將有礙公平競爭之虞。
⒌原告的產品是標榜純天然染料，使用指甲花作成，如果沒有HENNA的文字，消
費者會誤以為非天然而不使用我們的產品。從網路上的資料可以看出HENNA並非美吾髮公司所獨用，消費者並不會因為HENNA的字樣而認為系爭商標是據以核駁商標的系列商標。
㈡被告主張之理由：
按商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊，為商標法第三十七條第十二款所明定。而判斷商標之近似與否，應就其主要部分隔離觀察有無使人發生混同誤認而購買之虞以為斷，迭經最高行政法院著有判例。系爭商標圖樣，與據以核駁商標，兩者之英文相較，前者之「shininghenna」與後者之「HENNA」，均有相同之「HENNA」，且前者之「shininghenna」其中「shining」係普通之形容詞，寓目取向較引人注意者仍在於「henna」，異時異地隔離觀察，有使商品購買人產生二者為系列商標之印象，仍有使人產生混同誤認之虞，應屬近似商標，復均指定使用於同一或類似商品，自有首揭法條規定之適用。HENNA即使是原料或商品，也經過美吾髮公司使用二十餘年，取得第二意義。且於此類別的產品上也幾乎都是美吾髮公司申請商標，系爭商標主要重點在於HENNA上，易與據以核駁商標造成混淆。
理由
甲、程序方面：原告起訴時，被告代表人為 陳明邦 ，嗣於九十一年九月九日變更為蔡練生，茲據被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。
乙、實體方面：
一、原告於九十年三月二十八日以「ShiningHenna及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三類之洗衣用漂白劑；清潔、亮光、洗擦（去污）及研磨用製劑；香水（香料）；香精油；化粧品；護膚劑；美髮水等商品，向被告申請註冊，經被告審查，認系爭商標圖樣上之外文「Henna」，與據以核駁之註冊第一四七八三五號「美吾髮及圖HENNA」商標圖樣上之外文「HENNA」相同，復均指定使用於同一或類似商品，應不准註冊，而為核駁之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回之事實，有商標註冊申請書、被告九十一年五月四日（九一）智商○四一一字第九一四○○三一五二號發文之商標核駁第二六五五二四號審定書及經濟部九十一年七月十五日經訴字第○九一○六一一六六○○號訴願決定書在卷可憑，堪信為真實。本件爭點應為被告以系爭商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三類之洗衣用漂白劑；清潔、亮光、洗擦（去污）及研磨用製劑；香水（香料）；香精油；化粧品；護膚劑；美髮水等商品，與據以核駁商標相較，屬近似之商標，且指定使用同一或類似商品，有違審定時商標法第三十七條第十二款之理由而否准註冊，是否合法有據？
二、按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，為本件商標註冊審定時商標法第三十七條第十二款所明定。被告認系爭商標應否准註冊之申請，係以原告申請註冊之「ShiningHenna及圖」商標圖樣，與據以核駁之註冊第一四七八三五號「美吾髮及圖HENNA」商標圖樣相較，兩者均有相同之外文「HENNA」，且前者之「ShiningHenna」其中「Shining」僅為一普通之形容詞，寓目取向較引人注意者在於「Henna」，有使一般消費者產生二者為系列商標之聯想，於異時異地隔離觀察，仍有使商品購買人產生混同誤認之虞，應屬近似商標，且二商標復均指定使用於同一或類似商品資為論據。按上述商標法第三十七條第十二款之適用以兩造商標圖樣構成相同或近似外為前提要件。而判斷兩商標近似與否，應本客觀事實，依具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無引致混同誤認之虞以為斷。又商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，始為近似之商標。查系爭商標與據以核駁圖樣中固均有外文「HENNA」，但兩商標僅此部分相同，於各自商標圖樣上所佔比例大有不同，而「HENNA」外文有指甲花、指甲花染料等意義，指甲花染料使用於染髮、洗髮原料亦甚普遍，因此「HENNA」外文應為染洗髮相關業界熟悉通常原料用語，有據以核駁商標卷附三上化工有限公司商標評定申請書之附件即遠東英漢辭典影本、化學藥物百科全書及同業廣告資料影本與原告所提網站上有關指甲花之資料及henna使用於染洗髮業商品之資料可憑。因此據以核駁商標之「HENNA」外文使用於第七類洗髮劑及其他清潔劑，有描述商標指定使用商品成份之性質，應非屬據以核駁商標圖樣中之顯著部分，因此據以核駁商標與系爭商標是否近似之比較，除就二商標圖樣中之外文「HENNA」之比較外，亦應參酌各該商標其他部分之圖樣整體異時異地觀察，是否造成一般消費者，有無引致混同誤認之虞以為斷，尚不能以商標圖樣中有「HENNA」二字相同即遽指與據以核駁商標近似。
三、至被告主張HENNA即使是原料或商品，也經過美吾髮公司使用二十餘年，取得第二意義部分。查原處分理由中並未認定HENNA已經過美吾髮公司使用二十餘年而成為據以核駁商標權人營業上商品之識別標識（即第二意義），就據以核駁商標註冊二十餘年間實際使用情形而使其具第二意義之證據資料亦未檢附，訴願決定亦未就HENNA是否已經取得第二意義為審究，因此HENNA是否已經過據以核駁商標之商標權人美吾髮公司使用二十餘年而取得第二意義部分，尚非本件所應審究。從而被告以系爭商標與據以核駁商標中文相較，二者予人印象皆有相同之「HENNA」二字，於異時異地隔離觀察，有使一般消費者產生混淆誤認之虞，認應屬近似之商標，而為否准系爭商標之處分部分，尚有未洽，訴願決定予以維持，亦非妥適，原告主張撤銷訴願決定及原處分部分，為有理由，應予准許。又被告於駁回原告上述商標註冊時，僅以系爭商標圖樣，與據以核駁之商標圖樣相較，兩者均有相同之外文「HENNA」屬近似商標，有違商標法第三十七條第十二款之單一理由，而予以核駁，至據以核駁商標是否另因該商標申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商標之識別標誌而具第二意義，並未經原處分論明，此部分尚待被告檢附相關證據予以審究，又系爭商標註冊是否符合其他要件，事證亦尚未臻明確，且均涉及被告行政裁量，此部分自應由被告依本院上述之法律見解另為適法之處分，從而原告請求命被告就系爭商標應為核准註冊之處分部分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，爰依行政訴訟法第一百零四條，民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。
中華民國九十二年十月二日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法官姜素娥
法官林文舟法官陳國成右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十二年十月三日
書記官王英傑