裁判字號：臺北高等行政法院93年訴字第3954號判決
裁判日期：民國94年10月20日
裁判案由：新型專利舉發
臺北高等行政法院判決
93年度訴字第03954號原告甲○○訴訟代理人 何崇民 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○
參加人星聯鋒股份有限公司代表人乙○○上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國93年10月6日經訴字第09306226460號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國87年2月19日以「易於施力之扳手柄部結構改良」向前中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型142880號專利證書。嗣參加人以其違反核准時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案經被告審查，於93年4月6日以（93）智專3（3）05051字第09320308880號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.原處分及訴願決定均撤銷。
2.原告民國92年4月9日申請更正專利範圍案，應予核准。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：㈠原告於92年4月9日所提系爭專利申請專利範圍更正本應符合專利法更正之要件：
1.查系爭案之第000000000ＮO1號「易施力之板手柄部結構改良」新型專利案（下稱系爭案），其係87年2月19日提出申請，並公告於87年12月21日，其係為一易於施力之扳手柄部結構改良，公告之專利範圍為：「一種易施力之扳手柄部結構改良，其特徵在於：該扳手柄部適當位置處呈某一角度之彎折，使其扳手之夾持端垂直於相對之握持端，俾使得扳手操作時，其握持之握持端柄部可呈直立狀的與手掌「面與面」貼合，而更易於握時、施力者。」因符合上揭專利要件，而獲被告賜准專利在案。然，嗣因參加人提出引證證據第0000000號美國專利案（即引證一）以及審定公告之第00000000號「手工具扳手架」新型專利（即引證二）欲證明系爭案有違專利要件之情事，惟經原告檢視、審酌系爭案與引證證據後發現，除引證二完全未揭示出系爭專利特性外，系爭專利案範圍確有因「過大」而失確「創作特徵」以致與引證一混淆之虞，原告為與引證證據有所區別，並為能更進一步凸顯系爭案之「創作特徵」，即於舉發答辯時依專利法第105條準用第67條第1項第1款「請准之專利範圍過廣」法條規定下，同時兼具保有不變更實質內容條件下，申請將系爭案進一步限縮更正如下：「一種易於施力之扳手柄部結構改良，該扳手柄部適當位置處呈一角度之彎折，使其扳手之夾持端垂直於相對之握持端，其特徵在於：該彎折處與扳手之兩端距離，係可供手部完整握持者，當使用者之手部完整握持時，其姆指恰可靠抵於彎折部，而令其具有最佳之施力結構者」。
2.上開之更正案係針對原專利案之「扳手折彎處」距兩端之距離作更清楚的定義為「可供手部完整握持」。明顯地，更正案的專利範圍確實是屬於原專利案之修小範圍」，故應已符合專利法第105條準用第67條第1項第1款規定，此有中興大學出具之鑑定報告書足資為憑。
3.再者，觀之上述更正後之專利範圍可知，系爭案於專利範圍所述乃在界定出當使者之食指、中指、無名指及小指握持扳手握柄部時，姆指恰巧抵靠之握柄部處形成有一較大抵靠面積之彎折部。是系爭案更正後之專利範圍，僅是進一步「限縮」界定出握柄部之確切位置，而彎折部就字面上之解釋，即為該處之握柄係有別於其它水平段，而自成一彎折角度抵靠部，因此，系爭案僅是進一步將彎折部之位置做一限定，以使原申請案因未確切界定出供手部完整握持者以致範圍過廣，而致無法切實凸顯系爭專利特性之問題獲得解決。
4.然而，原處分以及訴願決定竟於未經另一鑑定機關予以鑑定，以及提出任何理由，即單以「依處分時專利法第67條第1項及第2項之規定觀之，請准專利之說明書及圖式之更正，應經專利專責機關之核准，原告所舉之鑑定報告書，係其自行委託鑑定，自難認有拘束專利專責機關依法審查之效力」云云，遽以否認公正第三機關之鑑定報告書，實認事用法，顯過於率斷且流於主觀，難令原告甘服。
㈡再者，系爭案應已符合專利法申請要件，其理由為：
1.查系爭案所涉及者乃為一有關扳手工具之改良，其改良之特性即著重於其使用之方便性、實用與效果性，而其影響上開諸特性者，即繫於扳手之長度、握持部、以及握持部與夾持部之位置與距離等結構性設計。而本系爭案即針對上述之問題做一全面之改良，除藉著於扳手柄部適當位置呈某一角彎折，以使其扳手之夾持端垂直於相對之握持端，俾使得扳手於操作時，其握持之握持端柄部可呈直立狀的與手掌「面與面」貼合，而更易於握持、施力者外，且亦配合夾持部與另一末端之距離，測試並尋求出最佳之握持部位置，以使扳手於操作時，更為方便。
2.又，雖「扳手柄部適當位置處呈一角度之彎折，使其扳手之夾持端垂直於相對之握持端」等構造屬於習知技術，然而，對於習知之知識、技術予以再創作或改良，依法即屬新型專利之申請範圍，而系爭案對於「扳手」、「握持部」即已做一改良，使扳手於操作時，其握持之握持端柄部可呈直立狀的與手掌「面與面」貼合，而更易於握持、施力者，且系爭案經多次實驗、測試，對於「握持部」之結構亦做一全面性改良，而設計出可配合人體手掌之大小，使扳手於操作時，更能貼合手掌，俾使更能握持、施力，因此，被告、原訴願機關未能於更進一步認識系爭案，即略以「板手柄部長短係隨夾持端、握持端口徑而有所不同，手部之大小亦因有所不同，同時，姆指靠抵彎折部與否也隨個人手掌之大小、板手柄部之長短及板手使用時周圍環境而異其結果，更正本所述「彎折處與扳手兩端距離，係可供手部完整握時，再者，當使用者之手部完整握持時，其姆指恰可靠抵於彎折部」之特徵，即難認屬對物品之形狀，構造或裝置之改良」云云，而遽以否定系爭案之改良結果，而為駁回訴願之決定，實萬難令原告甘服。
㈢揆諸上述，原處分、原訴願決定認事用法確有不當、違法之
處，特此狀祈鈞院鑒核，賜准判決如聲明以維權益，毌任感禱。
乙、被告主張：經查，扳手柄部長短係隨夾持端、握持端口徑而有所不同，手部之大小亦因使用人而有所不同，姆指靠抵彎折部與否隨個人手掌之大小、扳手柄部之長短及扳手使用時周圍環境而異，更正本之特徵「彎折處與扳手兩端距離，係可供手部完整握持，再者，當使用者之手部完整握持時，其姆指恰可靠抵於彎折部」，難謂對物品之形狀、構造或裝置之改良，且非為申請專利範圍過廣之更正，不符專利法第105條準用第67條第1項第1款之規定，應不准予更正；系爭專利扳手柄部(11)適當位置處呈一角度彎折(111)，使其扳手之夾持端(12)垂直於相對之握持端(13)等構造，與引證一扳手握柄
(12)適當處呈一角度彎折，彎折角度大致呈90度相較，兩者之構造及技術手段實質相同，引證一足以證明系爭專利不具新穎性，起訴理由不足採。綜上所述，本局原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
理由
甲、程序方面：
一、按原告於訴狀送達後，除經被告同意或本院認為適當者外，不得變更原訴或追加他訴，行政訴訟法第111條第1項規定甚明。
二、本件原告於訴狀送達被告，又追加請求「原告民國92年4月9日申請更正專利範圍案，應予核准。」，既未得被告同意，本院亦以該追加亦未經訴願程序，認為不適當，自難認為合法，應予駁回，合先敘明。
乙、實體方面：
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依系爭專利核准時專利法第97條暨第98條第1項規定伸請取得新型專利。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反同法第97條至第99條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
二、本件兩造所不爭之事實與兩造爭執之要點：㈠本件系爭第00000000號「易於施力之扳手柄部結構改良」新
型專利，依87年12月21日申請專利範圍公告本所示，其特徵在於：該扳手柄部適當位置處呈某一角度之彎折，使其扳手之夾持端垂直於相對之握持端，俾使得扳手操作時，其握持之握持端柄部可呈直立狀的與手掌「面與面」貼合，而更易於握持、施力者。
㈡參加人所舉之舉發附件三、四、五為西元1931年2月24日公
告之美國專利第0000000號「DUPLEXWRENCH」專利案及其與系爭專利圖式比較；舉發證據六為86年11月1日審定公告之第00000000號「手工具扳手架」新型專利案。
㈢被告係以原告於92年4月9日所提之專利說明書第5、6頁及申
請專利範圍更正本，與87年12月21日公告本比較，更正本之特徵難謂係物品形狀、構造或裝置之改良，且非申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事之更正，不符修正前專利法第105條準用第67條第1項第1至3款規定，應不准更正；又雖引證二扳手柄部並未揭露系爭專利呈一角度之彎折等構造特徵，難謂系爭專利不具新穎性，且系爭專利之扳手之夾持端垂直於相對之握持端，操作時易於握持施力，應具進步性；然查系爭專利扳手柄部適當處呈一角度彎折，使其扳手之夾持端垂直於相對之握持端等構造，與引證一扳手握柄適當處呈一角度彎折，彎折角度大致呈90度等相較，兩者構造及技術手段實質相同，故引證一足以證明系爭專利不具新穎性，乃為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。
㈣原告不服，訴稱其92年4月9日之申請專利範圍更正本，符合
修正前專利法第105條準用第67條第1項第1款「申請專利範圍過廣」之條件，且更正後之申請專利範圍亦未變更實質；此請參照93年4月20日中興大學機鑑（93）字第26號鑑定報告書之鑑定結果：「鑑定物的專利範圍確實是屬於原專利案之修小範圍」，可證明原告於舉發答辯時所做的專利範圍更正係屬合法，被告以主觀認知不准系爭專利之合法更正，逕以原公告本作審查比對，進而導致系爭專利被舉發成立，實已侵害原告之權利；且系爭專利更正後之申請專利範圍，僅是明確在界定出握柄部上呈彎折角度之彎折位置，於扳手握柄部形成出最適合使用者大拇指靠抵施力之彎折部設計，何以不屬新型所稱「物品之形狀、結構或裝置之改良」，故系爭專利更正之專利特徵亦應符合核准時專利法第97條規定，則本件應撤銷被告所為不當處分，並重新就系爭專利合法更正之申請專利範圍與引證一作比對云云。
三、本院判斷如下：㈠按當事人在程序外私自委託其他公私單位鑑定而提出該報告
於法院，以供事實之認定者，因該鑑定並非由受訴法院選任之鑑定人命行鑑定者，所以非行政訴訟法上證據調查章之鑑定（行政訴訟法第176條準用民事訴訟法第324條以下）又該私鑑定報告欠缺具結、拒卻、詰問等程序，其中立性及專門知識之妥當性俱有問題，是以原則上該私鑑定報告不具證據能力，僅認其係提出當事人之陳述，並具體化其主張而已（ 許士宦 著「證據蒐集與紛爭解決」內「鑑定人之訴訟地位與當事人之程序保障」一文第270頁參照）。原告雖提出渠委請國立中興大學製作之鑑定報告書，主張前揭系爭專利之更正本確屬原申請專利範圍之修小範圍乙節；然查，前揭鑑定報告係原告單方自行委託第三人所為者，應屬原告所陳述意見之一，並非行政訴訟法上所謂鑑定，是原告所提委請國立中興大學製作之鑑定報告應僅係原告之陳述而已，應不得作為證據方法，首應陳明。
㈡按系爭專利核准時專利法第105條準用第67條第1項第1款之
規定：「新型專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更新型之實質：一申請專利範圍過廣。」經查，本件系爭專利
92年4月9日之申請專利範圍更正本，主要係將其87年12月21日公告本之申請專利範圍「扳手柄部適當位置處呈一角度之彎折，使其扳手之夾持端垂直於相對之握持端」等構造，改列於特徵之前言部分而為習知技術，另外以「彎折處與扳手兩端距離，係可供手部完整握持者，再者，當使用者之手部完整握持時，其拇指恰可靠抵於彎折部」為其特徵。然扳手柄部長短係隨夾持端、握持端口徑而有所不同，手部之大小亦因使用人而有所不同，且大姆指靠抵彎折部與否也隨個人手掌之大小、扳手柄部之長短及扳手使用時周圍環境而異，故前揭系爭專利申請專利範圍更正本之特徵，非屬「物品形狀、構造或裝置之改良」，顯已變更原申請新型之實質，且非為申請專利範圍過廣之更正，不符系爭專利核准時專利法第105條準用第67條第1項第1款之規定，應不准修正。故被告依系爭專利87年12月21日申請專利範圍公告本進行本件舉發事件之審查，並無不合。
㈢次查，引證一之扳手握柄係於適當位置處呈一適當角度之彎
折，由圖一觀之，其彎折角度大致上為90度；而引證一之彎折構造，讓使用者在使用該扳手之夾持端旋轉螺帽時，手掌可靠在握柄之握持端平坦處，進而能有利施加壓力，達到夾緊且旋轉螺帽之功效；使用者不會產生不舒服感，亦不會輕易晃動。而系爭專利扳手柄部於適當位置處呈一角度彎折，使扳手之夾持端垂直於相對之握持端等構造，與引證一相較，二者之構造及技術手段實質相同，故引證一足以證明系爭專利不具新穎性。
㈣從而，被告以系爭專利有違核准時專利法第98條第1項第1款
之規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，洵無違誤，應予維持。
丙、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國94年10月20日
第七庭審判長法官劉介中
法官李玉卿法官黃秋鴻上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國94年10月20日
書記官王琍瑩