裁判字號：最高行政法院95年判字第1834號判決
裁判日期：民國95年11月09日
裁判案由：發明專利申請
最高行政法院判決
95年度判字第01834號上訴人台達電子工業股份有限公司代表人乙○○訴訟代理人丙○○
蔡清福 律師 洪順玉 律師被上訴人經濟部智慧財產局代表人甲○○上列當事人間因發明專利申請事件，上訴人不服中華民國94年3月2日臺北高等行政法院92年度訴字第3664號判決，提起上訴。
本院判決如下：
主文原判決關於駁回上訴人就發明專利第00000000號「限制裝置及其組合結構」向被上訴人請求應予專利之申請部分及該部分訴訟費用均廢棄。
廢棄部分訴願決定及原處分均撤銷。
被上訴人對於上訴人於87年9月9日就發明專利「限制裝置及其組合結構」第00000000號申請案，應依本判決之見解另為處分。
其餘上訴駁回。
廢棄部分第一審及上訴審訴訟費用由被上訴人負擔，駁回部分上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
壹、本件上訴人主張：查自本件繫屬於原審，民國（下同）93年8月31日為本件第一次準備程序，在該程序中，因被上訴人未能弄清楚系爭案之原理，原審遂訂93年11月9日續開本件之準備程序，被上訴人乃隨同系爭專利領域之專業人士到庭解說，並攜帶一公開日不確定且領域、型式相異、且「馬達軸承不含油」之「滾珠式馬達」作為印證系爭專利為習知技術。惟此更彰顯被上訴人不瞭解系爭專利，因本件系爭專利乃屬「馬達軸承含油」之蔽極式馬達之改良創作。而綜觀原審所為之判決，不僅未針對被上訴人於93年11月9日續開本件之準備程序所提之「滾珠式馬達」之證據力予以調查，亦對於此部爭點與瑕疵未置一詞以對或回應。又原審於93年11月9日之準備程序結束後，乃訂93年12月1日為本件之言詞辯論期日，被上訴人於是日亦無法為其他解說而為言詞辯論終結，審判長遂訂93年12月15日判決。惟原審於93年12月20日裁定本件於94年1月4日再開言詞辯論，惟此後直至94年2月16日言詞辯論終結，被上訴人仍未能論證系爭專利如何不具進步性。而原審既於再開言詞辯論仍未能盡知系爭專利是否為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，即應依行政訴訟法第162條之規定，徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見，並告知當事人使為辯論，方屬適法。次查上訴人於各該審判庭中一再闡釋：「習知技術之定位環與軸承因僅扣在一起，故軸承旋轉時會產生高溫，致使軸承內之油揮發而產生漏油現象，系爭專利針對此習弊而研發，既能達限位效果又能解決漏油之問題，即為系爭專利創作特徵之一」。若原審未能盡知此原理與功效，即應依最高行政法院91年度判字第1735號判決意旨謂「行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見」。且審查一創作是否具有專利法上之進步性，應細查其各結構、詳細的創作說明及技術實施手段的內容及操作說明等。然原審對於系爭案之申請專利範圍顯有誤解，因任一專利之申請專利範圍第1項乃其最上位之概念，而本於此最上位之概念之下才有所謂之附屬項，又任一專利之申請專利範圍第1項無論是方法項或結構項，並無描述該專利之功效者。再者，被上訴人之審定書並未引用任何證據以證明本案專利創作之「一體成形之承載體及其對應特徵、解決漏油問題之技術」為熟習此技藝者所能熟知，而完全漠視本案創作此一重要之功效與變革。而原審之判決理由竟亦如訴願決定理由稱：「習用定位片之構造『亦可』以一體成型之方式進行組裝」，而無其他理由之說明，此實有違行政訴訟法第243條第2項第6款規定判決不備理由之違背法令。此外，訴願決定理由既謂「是本案創作係僅針對馬達定位彈片所作之『改良』」，而既稱「改良」，則接著須審查者，乃為其是否具有進步性，若是肯定者，便符合可專利之要件。然其卻謂：「而定位彈片之技術屬公知」接著推論成「自不符合發明專利要件」，如此一來，依其專利邏輯則任何習用技術之改良，無論其是否具有進步性，皆不符可專利之要件，此亦顯有適用法規不當之違誤。末查本件發明專利申請案係由3個獨立項(即申請專利範圍第1項、第7項及第17項)及26個附屬項組成，然被上訴人並未依發明專利進步性之審查基準一一作客觀研判，如合乎進步性要件即有通知上訴人修正其申請專利範圍獨立項之必要，自不能僅因被上訴人認定部分請求項不具進步性，即就該專利申請案全部為不予專利之審定處分，爰請求廢棄原判決。
貳、被上訴人則以：查上訴人所稱本案之限位彈片構造與訴願決定書引證案所使用之限位彈片構造不同云云，惟此一變更係利用不同構造達成對軸心之限位，其限位功能相同。引證案中採較小之彈性片體套設於轉軸之凹陷處，本案則以較大之彈性片體套設於凹陷處，二者皆因片體與軸承之接觸以達成限位之功效。較小彈性片體由於緊咬軸心，因此係隨軸心一起旋轉，較大之彈性體由於其內徑較軸心凹陷處大，並不與軸心凹陷處接觸，但若軸心往軸方向移動時，該較大彈性體仍會與軸心凹陷處附近之部位接觸，方能達成所謂之限位功效，故此變更為不同構造之簡易替換。又其所稱本案馬達套筒一端為密閉，可解決漏油之問題，並指習技中套筒一端通常為螺紋蓋較易漏油。訴願決定書所謂定位片構造亦可以一體成型方式進行組裝係指習知技術之定位片組裝，套筒一端採螺紋蓋螺合之設計並非必要條件，如該螺蓋端為一體成型之封閉設計仍可進行組裝，採螺蓋方式設計具有檢修拆解容易之優點，自不能以此攻詰其為習技之缺點。此外，上訴人過度解釋定位片之改良所產生之功效，就馬達設計之技術領域而言，本案之技術特徵僅係利用不同構形之限位構造達成馬達軸心之限位，馬達並不會因採用此一限位構造而造成運轉效率的提昇。綜上所述，原處分並無違法等語，資為抗辯。
參、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：查系爭案為一「限制裝置及其組合結構」，其主要技術特徵為馬達軸承一端設有凹陷部，該凹陷部可套設一定位環，該定位環為中空且具彈性之幾何形體，可受壓套設於軸承之凹陷部，且內圓並不與軸承凹陷處接觸，用以限制軸承之定位者（見系爭專利申請專利範圍第1項）。次查，引證一之軸承之定位構造係利用高鋼性一端有缺口之定位環，從側邊施力鑲入一凹槽中者；引證二則已有環型而內圓剖設若干凹槽之定位環之揭示；組合引證一、二，即將引證二之定位環鑲入引證一之定位凹槽，即可達成與系爭案相同技術特徵之定位構造，故系爭案不具進步性。又系爭案原申請專利範圍並無「該受限物之凹陷部與該凸陷部區相對準後，該凹陷部與該凸陷部區之表面不接觸」之記載，係90年4月9日修正時才補充記載，究竟該補充修正有何功用，系爭案之專利說明書內對此未有隻字片語提及，反而其說明書第10頁敘述：「該軸之一端凹陷部201為一環狀構造，當任意旋轉該軸時均可由扣環23卡住，不致產生軸向移動」，可知系爭案之定位環與軸承凹陷部相對準時雖表面不接觸，但軸承旋轉時即會接觸，才能達成所謂之定位功效。故定位環與軸承凹陷部是否接觸，其功效均為軸承之限位而已，兩者並無不同。上訴人訴稱系爭案較優於引證案云云，實乏依據，應不足採。另按專利權有其整體性，其申請專利範圍所載之請求項如有多項時，每一請求項均應符合專利之要件，如其中有一項或數項不符合專利要件時，除非能補充、修正或更正使其符合專利要件，否則即應駁回其專利權之申請。本件系爭案申請專利範圍第1項不具進步性，不符合發明專利之要件，已如前述，上訴人既未能藉由補充、修正或更正使其符合專利之要件，系爭案即應不予專利。上訴人所稱之上揭技術特徵，已無庸再予深論。況查，訴願決定所謂習用定位片構造亦可以一體成型方式進行組裝，係指習知技術之定位片組裝（例如前述將引證二之定位環鑲入引證一之定位凹槽，即可達成與系爭案相同技術特徵之定位構造），已無須打開螺紋蓋進行裝卸或檢修定位片，故訴願決定謂可以一體成型之方式進行組裝，並無違誤。綜上所述，被上訴人以系爭案有違核駁審定時專利法第20條第2項進步性之規定，不符發明專利之要件，而為應不予專利之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，乃判決駁回上訴人在原審之訴。
肆、本件上訴人於87年9月9日以「限制裝置及其組合結構」向被上訴人申請發明專利，經被上訴人編為第00000000號予以審查，上訴人嗣於90年4月9日修正申請專利範圍，並經被上訴人審查不予專利。上訴人不服，申請再審查，案經被上訴人於92年3月5日以（92）智專3（2）04059字第09220217860號專利再審查核駁審定書仍為「本案應不予專利」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，乃提起本件行政訴訟。原審依上揭理由將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴，固非無見。惟查：
凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用
者，得依法申請取得發明專利，為審定時專利法第19條暨第20條第1項所規定。其發明如非運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，自得依本法申請取得發明專利，復為同法第20條第2項所明定，此即為發明進步性之規定，本件兩造爭點即在於：系爭案是否有違核駁審定時專利法第20條第2項進步性之規定，不符發明專利之要件？先此敘明。
再按申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項
各別判斷其進步性，此亦為審定時專利審查基準1-2-20頁所載，核專利審查基準係屬專利主管機關就專利申請審查，有關之細節性、技術性事項，本於職權發布之行政規則，提供相關法令、有權解釋之資料或專利審查實務上之見解，作為所屬專利審查人員執行職務之依據，係屬裁量性行政規則，基於平等原則之行政自我拘束次原則，專利審查人員自應遵循，違反者，人民得主張該審定行政處分為違法，且此一程序違法顯影響上訴人即專利權人獲得專利權之實體法上權利，程序違法將致實體違法結果，本院自應撤銷違反逐項審查規定之審定行政處分。
再者，由於專利創作不易，專利審查機關應就各申請專利範
圍各請求項逐項審查，其中就申請專利範圍之獨立項而言，獨立項既敘明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容特點（審定專利法施行細則第16條第2項參照），僅係因二以上獨立項具有技術相互關聯，屬於廣義發明概念，而得於一申請案中提出申請，惟各獨立項業已呈現申請專利整體技術手段，專利審查主管機關自不得僅就單一獨立項審查進步性，而置其他獨立項所載之整體發明於不顧。經查：
㈠系爭案為一「限制裝置及其組合結構」，其主要技術特徵為
馬達軸承一端設有凹陷部，該凹陷部可套設一定位環，該定位環為中空且具彈性之幾何形體，可受壓套設於軸承之凹陷部，且內圓並不與軸承凹陷處接觸，用以限制軸承之定位者（見系爭專利申請專利範圍第1項）。審定書乃以：「先前技術中，即86年11月11日公告第00000000號「馬達之軸固定構造」新型專利案（即引證1），已揭露對於軸承之定位構造係利用高鋼性一端有缺口之定位環，從側邊施力鑲入一凹槽中者；又87年1月1日公告第00000000號「蔽極式馬達之軸承支架改良」新型專利案（即引證2），則已有環型而內圓剖設若干凹槽之定位環之揭示。以引證2之定位環鑲入引證1之定位凹槽，即可達成與本案相同技術特徵之定位構造，故本案不具進步性，乃為應不予專利之處分。」此有被上訴人92年3月5日以（92）智專3（2）04059字第09220217860號專利再審查核駁審定書理由（三）之記載可查，足見被上訴人僅就系爭案申請專利範圍第1項之記載，與引證1、2先前技術組合判斷而審定系爭案不具進步性，雖就系爭案申請專利範圍第1項進步性之審定，固無不合。
㈡惟查，系爭案申請專利範圍第1項係裝置專利，申請專利範
圍第7、17項則為裝置組合，均為獨立項，而第7、17項記載該限制裝置，包含：．．．．一「一體成型乘載體．．．」等要件此觀之系爭案90年4月9日修正本申請專利範圍第7、17項之記載甚明，該一體成型乘載體之要件雖未記載於前述系爭案申請專利範圍第1項內，而係載於第7、17項，但均為獨立項之記載事項，足見「一體成型乘載體」亦為系爭專利之構成，而呈現申請專利整體技術手段，被上訴人自應以第
7、17項所載申請專利整體技術手段為對象判斷系爭案之進步性，始合於前開逐項審查意旨。惟上訴人雖於審定期間，以申復、申請再審查理由書一再指稱系爭案「一體成型之承載體及其對應特徵、解決漏油問題」之技術，惟審定書卻一再忽略未予逐項審查，此有上開再審查再審查核駁審定書、核駁審定書、核駁理由先行通知書等理由可稽，足見被上訴人之審定違反應就每一申請專利範圍請求項各別判斷其進步性之規定甚明，於法殊有未合。
㈢又本件係因被上訴人於審查階段即漏未審查申請專利範圍第
1項以外獨立項之記載，與審查後公告期間之異議或取得專利權後舉發程序再爭執逐項審查不同，被上訴人於審查階段逐項審查之義務自不能因上訴人得補充、修正之規定（審定時專利法第44條之1第2項以下）而免除，若因審查階段未能補充修正即喪失爭執逐項審查之權利，則人民對申請專利案審定行政處分之行政救濟程序將無任何實益，原判決認原告既未能藉由補充、修正或更正使其符合專利之要件，系爭案即應不予專利，尚有未洽。
㈣另訴願決定雖有謂：「習用定位片構造亦可以一體成型方式
進行組裝，係指習知技術之定位片組裝（例如前述將引證二之定位環鑲入引證一之定位凹槽，即可達成與系爭案相同技術特徵之定位構造），已無須打開螺紋蓋進行裝卸或檢修定位片」云云，固曾對一體成型乘載體構成之技術手段說明，惟本件係被上訴人漏未對系爭案申請專利範圍第1項以外之其他申請專利範圍請求項審查進步性之違誤，與已審定而說明義務之補充不同（行政程序法第114條第1項第2款、第2項），上開說明係訴願決定書之理由，並非審定書內容，二者不同，自不得以訴願決定書曾提及該一體成型之理由，即認被上訴人為專利審查機關業已盡其審定之職權。
另按附屬項係包含所依附請求項之技術特徵（審定時專利法
施行細則第16條第3項參照），並另外增加技術特徵，而就被依附之請求項所載的技術手段作進一步限定之請求項，則獨立項不具有進步性，附屬是否即不具進步性？經查：
㈠實務上雖有以：附屬項若僅為相關獨立項所述構成再加描述
者，則獨立項既不具進步性，附屬項自亦不具進步性（本院94年度判字第1434號判決參照）而予以容認，惟本件系爭案之各附屬項究係附加式或詳述式，若係附加式則專利範圍更加縮小，則為何專利範圍縮小仍有違專利要件，審定書並未區分表明詳予論述，即不具任何理由，逕予否准上訴人系爭案之專利申請，已有未合。
㈡其實，基於專利範圍整體觀之原則（asawhole），申請專
利範圍中所述之用語、文字皆屬其專利權權利範圍之限制條件，附屬項之記載係對單一專利要件限制、說明或附加，已縮小專利範圍，被上訴人自應逐項就已縮小專利範圍之附屬項，審查為何仍違反專利要件，此乃逐項審查義意之所在，進步性之審查自應以每一請求項（包括獨立項及附屬項）中所載之發明的整體為對象，實不應以單一獨立項作為審查之理由，亦不應僅就獨立項而為審查，而置附屬項於不顧。亦即不論獨立項或附屬項所界定之申請專利範圍，只要申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一個請求項判斷其專利要件，該項所界定之申請範圍無不予專利之情事，即應就該申請項予以專利，而非僅以被比對案（即系爭案）申請專利範圍單一獨立項作為判斷進步性對象，本院上開見解，應予補充。本件被上訴人就本件重為審定時，自應依此意旨為之，若申請專利範圍之獨立項、附屬項項次甚多，文字說明重複冗長時，亦可以表格方式為之，附此敘明。
綜上所述，被上訴人以系爭案有違核駁審定時專利法第20條
第2項進步性之規定，不符發明專利之要件，所為「應不予專利之處分，尚有研議之餘地。原判決未予斟酌，將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴，已有適用法規不當之違誤。惟被上訴人僅就系爭案申請專利範圍第1項審定而否准上訴人之申請，上訴人之申請案是否符合專利要件，尚未經被上訴人審查，上訴人訴請被上訴人應准予系爭案專利部分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第200條第4款規定之意旨，上訴人請求命被上訴人遵照本院判決之法律見解對上訴人作成行政處分部分為有理由，應予准許，其餘部分為無理由，應予駁回。從而，原審就應予准許部分為上訴人敗訴判決，尚有未合，上訴人就此部分求為廢棄，及廢棄部分訴願決定及原處分應予撤銷，為有理由。至於其餘部分，原審為上訴人敗訴判決，其結果初無二致，上訴人求為廢棄，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依行政訴訟法第255條第1項、第256條第1項、第98條第3項前段、第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。
中華民國95年11月9日
第一庭審判長法官葉振權
法官陳秀美法官劉鑫楨法官梁松雄法官劉介中以上正本證明與原本無異中華民國95年11月13日
書記官吳玫瑩