裁判字號：臺北高等行政法院91年訴字第1526號判決
裁判日期：民國93年08月11日
裁判案由：服務標章
臺北高等行政法院判決九十一年度訴字第一五二六號
原告甲○○通訊處台北郵政一一七之三一七號信箱被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人 賴秋英
林淑如 乙○○右當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國九十一年三月十三日經訴字第○九一○六一○四七八○號訴願決定、中華民國九十一年三月十五日經訴字第○九一○六一○四七六○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告應依本判決之見解作成行政處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，其餘由原告負擔。
事實
壹、事實概要：
一、緣原告前於民國（以下同）八十九年五月十六日以「TBR（TaiwanBarReview）台灣律師論叢」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十六類之書籍、刊物、廣告印刷物商品，向被告申請註冊，經被告審查，認本件商標圖樣上之「TaiwanBarReview台灣律師論叢」，指定使用於「書籍、刊物」等商品，為所指定商品內容之說明，應不准註冊，以九十年十一月十四日商標核駁第二六一九四○號審定書予以核駁之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後（經濟部九十一年三月十三日經訴字第○九一○六一○四七八○號訴願決定），遂向本院提起行政訴訟。
二、緣原告前於八十九年五月十六日以「NBJ（NationalBarJournal）全國律師論叢」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十六類之「書籍、刊物、廣告印刷物」商品，向被告申請註冊。案經被告審查，認本件商標圖樣上之「NationalBarJournal全國律師論叢」，指定使用於「書籍、刊物」等商品，為所指定商品內容之說明，且所檢送資料亦不足證明其已為營業上商品之識別標識，應不准註冊，以九十年十一月十四日商標核駁第二六一九三九號審定書予以核駁之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後（經濟部九十一年三月十五日經訴字第○九一○六一○四七六○號訴願決定），遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、命被告就原告申請之「TBR（TaiwanBarReview）台灣律師論叢」商標、「NBJ（NationalBarJournal）全國律師論叢」商標（其中之「TaiwanBarReview台灣律師論叢」、「NationalBarJournal全國律師論叢」原告聲明不予專用）作成准予註冊之處分。
二、被告聲明：求為判決
１、原告之訴駁回。
２、訴訟費用由原告負擔。
叁、兩造爭點：
原告申請註冊之「TBR（TaiwanBarReview）台灣律師論叢」商標、「NBJ（Na-tionalBarJournal）全國律師論叢」商標，指定使用於「書籍、刊物」等商品，是否為所指定商品內容之說明？原告所檢送資料是否足以證明其已為營業上商品之識別標示，而與商標法第五條第二項規定相符？嗣原告就兩商標中之「Tai-
wanBarReview台灣律師論叢」、「NationalBarJournal全國律師論叢」聲明不予專用，有無情事變更原則之適用？
一、原告陳述：
１、經濟部駁回訴願之理由為：「按凡商標圖樣上之『文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者』不得申請註冊，但有第五條第二項規定之情事而非通用名稱者，不在此限，為商標法（按為八十六年五月七日修正後商標法，以下簡稱商標法）第三十七條第十款所明定。所謂『商品之說明』係指商標圖樣文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者，即有該款不得申請註冊之適用。而商標註冊之申請，申請人主張有本法第五條第二項規定情事者，應提出相關事證證明之。則為同法施行細則第七條所明文。查原處分機關（即被告）認本件訴願人（即訴願人）申請註冊之商標圖樣上之『NationalBarJournal全國律師論叢』指定使用於書籍、刊物等商品，係所指定商品內容之說明，且所檢送資料亦不足證明其已為營業上商品之識別標識，與商標法第五條第二項規定未合，乃為核駁之處分。訴願人不服，訴稱依據九十年十月二十五日立法院通過總統公布之新公司法第十八條第一項規定：『公司名稱，不得與他公司名稱相同。二公司名稱中標明不同業務種類或可資區別之文字者，視為不相同。』依同一法律定義及立法意旨，本件申請應予准許。．．．等語。經查，本件訴願人申請註冊之『NBJ（NationalBarJournal）全國律師論叢』商標圖樣係由未經設計之外文『NBJ（NationalBarJournal）』與中文『全國律師論叢』組合而成。因係指定使用於書籍、刊物等商品，其圖樣中之『NationalBarJournal全國律師論叢』予人印象係律師在書籍、刊物上發表評論之敘述性說明文字，以之作為商標圖樣，自屬直接明顯表示其商品之說明，而有首揭商標實際使用之證據資料：收件人為全國律師論叢NBJ（National
BarJournal）○○○之信封影本四紙及以『全國律師論叢NBJ（NationalBarJournal）』為抬頭各發給一收件者之電子郵件內文影本七件。以該等證據資料數量微少，且其日期均為九十年，晚於本件商標申請日，尚難據以認定本件商標業經訴願人使用且在交易上已成為其營業上商品之識別標識，自與商標法第三十七條第十款但書之規定不符。從而，原處分機關所為核駁處分，徵諸首揭法條規定及說明，並無違誤，應予維持。至所稱依據新修正公司法第十八條第一項規定之定義及立法意旨，本件商標申請註冊應予准許乙節。經核本件係商標申請註冊事件，與上開公司法規範之公司名稱事項無涉，訴願人容有誤解。又本件案情已臻明確，訴願人申請言詞辯論乙節，核無必要，均併予指明。」
２、惟美國哈佛大學之刊物HarvardLawReview，耶魯大學法學院之刊物為YaleLawJournal，美國亦有NationalLawJournalAmericanBar及其他刊物。台大亦有台大法學論叢或其他類似名稱，台灣各大學均有其刊物，這些刊物均被准許註冊商標，倘被告否認，請法院向被告查詢國內各大學刊物註冊商標之准否詳情，及向美國相關單位查詢耶魯及哈佛法學論叢之註冊情形。
３、「表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊」，但不得為擴張解釋，亦不得適用於服務標章，因服務標章與商品不同，更申論之：
⑴、以「咖啡」或「茶」或「牛排」作為商品之商標，其申請當然不准，但如以公司
名稱或其他形容詞表明其為特殊之商品則無不可，例如「台塑牛排」，並不因其含有「牛排」二字即不准。
⑵、同理，在服務標章方面，以「大學」二字申請服務標章固不應准許，單以「台灣
」二字申請任何商品之商標或服務標章亦有爭議，但將「台灣」及「大學」二字連用而成為「台灣大學」。又如「漢城大學」、「新加坡大學」、「倫敦大學」及其他地名與大學聯合者，則應准許，而事實上，上揭大學均被准許。實因「大學」二字之上，尚有形容詞或名詞而使之成為「特殊」性而別於他人者。
⑶、同理，「論叢」二字不可用於商品之商標或服務標章，但其上另加形容詞或名詞
而成為「特殊」及「與眾不同」者，則可申請，故全國律師論叢及台灣律師論叢之商標均應准許，正如同哈佛法學論叢、耶魯法學論叢、台大法學論叢均已被准許。
４、至於以全國律師論叢及台灣律師論叢名義對外發函及收函者，不論日期為何時，數量多寡，均應准許，被告以「該等證據資料數量微少，且其日期均為九十年，晚於本件商標申請日，尚難據以認定本件商標業經訴願人使用且在交易上已成為其營業上商品之識別標識，自與商標法第三十七條第十款但書之規定不符」顯然違憲違法，且與另案全國律師公會及台灣律師公會之商標之駁回理由相互矛盾：「又訴願人並非律師公會組織，其以本件服務標章申請註冊，即有首揭法條規定之適用，訴願人訴稱其正籌設全國律師公會及具有我國及美國律師資格乙節，姑不論實情如何，皆難執為本件服務標章應准予註冊之論據，均併予指明。」被告駁回全國律師公會及台灣律師公會之商標之申請主要之理由是，原告之全國律師公會及台灣律師公會尚未組織成立，必待組織成立後，才能用全國律師公會及台灣律師公會之名申請服務標章。而駁回全國律師論叢及台灣律師論叢之主要理由，係原告使用全國律師論叢及台灣律師論叢係在申請日之「後」。簡言之，前者在未組織成立「前」不可申請，後者則係縱組織成立「後」，亦不可申請，而必須在組織成立「前」即已大量使用數年，才可申請。亦即說在「蛋」之階段不可申請全國律師公會及台灣律師公會之商標，必在蛋變成雞後才可申請。至於全國律師論叢及台灣律師論叢，則在「雞」之階段及其後均不可申請，必在蛋之階段就申請，二者矛盾。
５、被告又稱「至所稱依據新修正公司法第十八條第一項規定之定義及立法意旨，本件商標申請註冊應予准許乙節。經核本件係商標申請註冊事件，與上開公司法規範之公司名稱事項無涉，訴願人容有誤解。又本件案情已臻明確，訴願人申請言詞辯論乙節，核無必要，均併予指明」，則更荒唐。商標之註冊與公司名稱之登記，均有其共同處，即除非經原申請人同意，後申請者不得使用原申請人相同或類似之商標或名稱。既然公司法准許不同類別者使用相同名稱，則商標法又豈能予以限制，致公司可以「ＸＸ公司」之名義向經濟部登記、核准，並在台之各縣市營業，亦可使用「ＸＸ」作為其服務標章及標誌，唯獨不可向被告申請登記，斯乃國際一大笑話，即被告准其無限制使用其服務標章，唯獨不准其登記為服務標章而已。
６、綜上所述，被告之原處分於法無據，原告亦已就「TBR（TaiwanBarReview）台灣律師論叢」商標、「NBJ（NationalBarJournal）全國律師論叢」商標中之「TaiwanBarReview台灣律師論叢」、「NationalBarJournal全國律師論叢」聲明不予專用，爰請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、按「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」，不得申請註冊，為商標法第三十七條第十款所明定，所謂「商品之說明」係指商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者。
２、本件原告申請註冊之「TBR（TaiwanBarReview）台灣律師論叢」商標及「NBJ（NationalBarJournal）全國律師論叢」商標，圖樣中之「TaiwanBarRevi-ew台灣律師論叢」及「NationalBarJournal全國律師論叢」予人印象係律師在書籍、刊物上發表評論之敘述性說明文字，以之作為商標圖樣，指定使用於「書籍、刊物」等商品，顯係商品內容直接明顯之說明，且所檢送之資料均非使用於指定使用商品之具體事證，亦不足證明其經原告使用且在交易上已為營業上商品之識別標識，與商標法第五條第二項之規定不符，自有首揭法條規定之適用。
３、被告核駁審定處分業經經濟部九十一年三月十三日經訴字第○九一○六一○四七八○號及九十一年三月十五日經訴字第○九一○六一○四七六○號訴願決定書「訴願駁回」在案，該訴願決定書前經經濟部按址交郵送達，無法送達而退回，復經被告專人送至台北市○○路○段○○○號七樓，原告未收受；被告再按行政訴訟起訴狀所載郵政信箱送達亦遭待領逾期退回，核予陳明。
４、原告訴之聲明所引理由，非屬商標法所得論究範疇，與本案之准駁無涉。被告依法核駁其註冊之申請，並無不合，爰請判決如被告答辯之聲明。
理由
一、按凡商標圖樣上之「文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」，不得申請註冊，但有第五條第二項規定之情事而非通用名稱者，不在此限，為商標法第三十七條第十款所規定。所謂「商品之說明」係指商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者，即有該款不得申請註冊之適用。而商標註冊之申請，申請人主張有本法第五條第二項規定情事者，應提出相關事證證明之，復為同法施行細則第七條所明文。
二、本件被告認原告申請註冊之商標圖樣上之「TaiwanBarReview台灣律師論叢」、「NationalBarJournal全國律師論叢」指定使用於書籍、刊物等商品，係所指定商品內容之說明，且所檢送資料亦不足證明其已為營業上商品之識別標示，與商標法第五條第二項規定未合，乃為核駁之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。
三、原告於本件行政訴訟中訴稱，「論叢」二字不可用於商品之商標或服務標章，但其上另加形容詞或名詞而成為「特殊」及「與眾不同」者，則可申請，故全國律師論叢及台灣律師論叢之商標均應准許，正如同哈佛法學論叢、耶魯法學論叢、台大法學論叢均已被准許。且以全國律師論叢及台灣律師論叢名義對外發函及收函者，不論日期為何時，數量多寡，均應准許，被告以「該等證據資料數量微少，且其日期均為九十年，晚於本件商標申請日，尚難據以認定本件商標業經原告使用且在交易上已成為其營業上商品之識別標識，自與商標法第三十七條第十款但書之規定不符」顯然違憲違法。依九十年十月二十五日立法院通過總統公布之新公司法第十八條第一項規定：「公司名稱，不得與他公司名稱相同。二公司名稱中標明不同業務種類或可資區別之文字者，視為不相同」。依同一法律定義及立法意旨，本件申請應予准許云云。惟查：
１、本件原告申請註冊之「TBR（TaiwanBarReview）台灣律師論叢」、「NBJ（Na-tionalBarJournal）全國律師論叢」商標圖樣係由未經設計之外文「TBR（Ta-iwanBarReview）」與中文「台灣律師論叢」、「NBJ（NationalBarJournal）」與中文「全國律師論叢」組合而成。因係指定使用於書籍、刊物等商品，其圖樣中之「TaiwanBarReview台灣律師論叢」、「NationalBarJournal全國律師論叢」予人印象係律師在書籍、刊物上發表評論之敘述性說明文字，以之作為商標圖樣，自屬直接明顯表示其商品之說明，而有首揭商標法第三十七條第十款本文規定之適用。
２、原告雖於申請階段檢送有關本件商標實際使用之證據資料：收件人為TBR（Taiw-
anBarReview）台灣律師論叢○○○之信封影本三紙及以「TBR（TaiwanBarReview）台灣律師論叢」為抬頭各發給一收件者之電子郵件內文影本七件、收件人為全國律師論叢NBJ（NationalBarJournal）○○○之信封影本四紙及以「全國律師論叢NBJ（NationalBarJournal）」為抬頭各發給一收件者之電子郵件內文影本七件。惟該等證據資料數量微少，且其日期均為九十年，晚於本件商標申請日，是尚難據以認定本件商標業經原告使用且在交易上已成為其營業上商品之識別標識，自與商標法第三十七條第十款但書之規定不符。從而，被告所為核駁之處分，徵諸首揭法條規定及說明，固無違誤。
３、惟按「商標核准註冊以前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權。申請註冊之商標，在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。」改制前行政法院五十七年判字第九十五號著有判例。本件被告以本件商標申請註冊時，原告並未就兩商標中之「TaiwanBarReview台灣律師論叢」、「NationalBarJournal全國律師論叢」聲明不予專用，被告核駁原告本件商標之註冊申請，縱無不合，惟原告既已在本件行政訴訟中就兩商標中之「TaiwanBarReview台灣律師論叢」、「NationalBarJournal全國律師論叢」聲明不予專用，是在行政爭訟程序未終結前，本件事實有所變易，依前揭判例意旨，自應根據情事變更後之事實而為適法之處斷。
四、綜上所述，本件因原告就兩商標中之「TaiwanBarReview台灣律師論叢」、「NationalBarJournal全國律師論叢」聲明不予專用，而有情事變更原則之適用是被告所為「本件商標之註冊申請，經審查，應予核駁．．．」之處分，揆諸首揭判例，自有違誤，訴願決定未及糾正，亦有未合，是原告訴請撤銷訴願決定及原處分，即無不合，應予准許。惟被告僅以兩商標圖樣中之「TaiwanBarRevi-ew台灣律師論叢」、「NationalBarJournal全國律師論叢」，指定使用於「書籍、刊物」等商品，為所指定商品內容之說明，即核駁原告之註冊申請，至於本件商標有無商標法第三十七條其他各款之情形，而不得申請註冊，尚待被告審查，原告訴請判命被告就原告申請之「TBR（TaiwanBarReview）台灣律師論叢」商標、「NBJNationalBarJournal）全國律師論叢」商標（其中之「Taiwan
BarReview台灣律師論叢」、「NationalBarJournal全國律師論叢」原告聲明不予專用）作成准予註冊之處分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第二百條第四款規定之意旨，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成行政處分部分為有理由，應予准許；其餘部分為無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第二百條第四款、第一百零四條，民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。
中華民國九十三年八月十一日
臺北高等行政法院第一庭
審判長法官徐瑞晃
法官李得灶法官吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年八月十一日
書記官劉道文