裁判字號：臺北高等行政法院91年訴字第1526號判決
裁判日期：民國93年10月08日
裁判案由：服務標章
臺北高等行政法院判決九十一年度訴字第一五二六號
原告甲○○通訊處台北郵政一一七之三一七號信箱被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人戊○○被告經濟部代表人乙○○訴訟代理人丙○○
丁○○右當事人間因服務標章註冊事件，原告不服經濟部中華民國九十二年七月二十一日經訴字第○九二○六二一五五五○號訴願決定、中華民國九十二年七月二十一日經訴字第○九二○六二一五五四○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
壹、事實概要：
一、原告前於民國（以下同）八十九年五月十五日以「TBA(TaiwanBarAssociation）台灣律師公會」服務標章，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第四十二類之⑴國內外專利、商標、著作權、正字標記及其他智慧財產權之申請、租讓、授權及其他相關事務之服務、代理、諮詢及顧問；⑵國內外仲裁、民刑及行政訴訟、非訟、國貿糾紛、金融、貸款、房地產、公司計劃、財產（避稅）計劃（信託、遺囑）、海事案件、投資、技術合作、工商登記、航空、商務、銀行、稅務、財務、合併及收購、反傾銷、海關、建築、旅館、餐館、保險、移民及其他法律事項之服務、代理、諮詢及顧問；⑶軍法辯護服務，向被告經濟部智慧財產局（以下簡稱智財局）申請註冊，迨九十一年四月二十四日止，該局尚未作成准駁處分，原告乃逕向本院提起行政訴訟。嗣經該局審查，認該服務標章圖樣上之中文「台灣律師公會」及外文「TaiwanBarAssociation」指定使用於相關法律事項之服務，有使公眾誤認誤信其服務性質或服務提供者之虞，有違核駁時商標法（以下簡稱商標法）第七十七條準用第三十七條第六款規定，應不准註冊，以九十一年十二月三十日服務標章核駁第三二七五○號審定書予以核駁之處分。該處分於九十二年四月十六日刊登於商標公報而公示送達予原告，原告不服，於九十二年五月二十六日提起訴願，經被告經濟部以九十二年七月二十一日經訴字第○九二○六二一五五五○號訴願決定駁回其訴願。
二、原告前於八十九年五月十五日以「NBA(NationalBarAssociation）全國律師公會」服務標章，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第四十二類之國內外專利、商標、著作權、正字標記之申請及有關事務之處理；國內外專利、商標、著作權等智慧財產權之租讓、授權及有關法律之服務；軍法辯護．．．技術合作等有關法律事項之代理諮詢或顧問；代理工商登記、．．．移民之法律事項之服務及行政訴訟、非訟、國內外國貿糾紛等服務，向被告智財局申請註冊，迨九十一年四月二十四日止，該局尚未作成准駁處分，原告乃逕向本院提起行政訴訟。嗣經該局審查，認該服務標章圖樣上之中文「全國律師公會」及外文「NationalBarAssociation」，指定使用於相關法律事項之服務，有使公眾誤認誤信其服務性質或服務提供者之虞，有違商標法第七十七條準用第三十七條第六款規定，應不准註冊，以九十一年十二月三十一日服務標章核駁第三二七七六號審定書予以核駁之處分。該處分於九十二年四月十六日刊登於商標公報而公示送達予原告，原告不服，於九十二年五月二十六日提起訴願，經被告經濟部以九十二年七月二十一日經訴字第○九二○六二一五五四○號訴願決定駁回其訴願。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決
１、被告等應連帶給付原告美金五百萬元（得按給付時台灣銀行賣出之匯率折合新臺幣給付之）及自八十九年六月一日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
２、訴願決定及原處分均撤銷。
３、原告申請之「TBA(TaiwanBarAssociation）台灣律師公會」服務標章、「NBA(NationalBarAssociation）全國律師公會」服務標章均應予准許。
４、訴訟費用（包括郵票費）由被告等連帶負擔。
二、被告等聲明：均求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
原告申請之「TBA（TaiwanBarAssociation）台灣律師公會」服`標章、「NBA（NationalBarAssociation）全國律師公會」服務標章均指定使用於相關法律事項之服務，是否有使公眾誤認誤信其服務性質或服務提供者之虞，而有違商標法第七十七條準用第三十七條第六款規定？原告於本件行政訴訟中主張其願就各該服務標章中之「（TaiwanBarAssociation）台灣律師公會」、「（National
BarAssociation）全國律師公會」聲明不予專用，有無情事變更原則之適用？
一、原告陳述：
１、本院應依九十二年五月二十八日修正公布，六個月後施行之商標法（以下簡稱修正後商標法）第十九條、及依本院之判決，而判決如原告訴之聲明：
⑴、「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除
該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。」修正後商標法第十九條定有明文。本院判決時，修正後商標法將已施行約一年，自應適用新法。修正後商標法通用於全部類別，並「無」如被告所述：「新法僅適用於全國律師『論叢』及台灣律師『論叢』，而不適用於全國律師『公會』及台灣律師『公會』」。
⑵、修正後商標法第十九條並「未」規定專適用於某類別，原告之二件服務標章申請案均應准許：
①、故修正後商標法第十九條適用於本件之「全國律師公會」、「台灣律師公會」，
被告不得逞口舌之快，而公然製造法無明文之條件，否則即違背憲法第二十三條及中央法規標準法第五條及第六條。
②、依本院之判決以及被告之自認，TBR、NBJ均得註冊為商標且不必聲明「不在專用
之列」，而其餘部分則應聲明「不在專用之列」。故就「NBA（NationalBarA-ssociation）全國律師公會」、「TBA(TaiwanBarAssociation）台灣律師公會」服務標章之申請自應准許。
２、依本院判決及修正後商標法第十九條，原告已聲明「不在專用之列」，則「NBA(NationalBarAssociation）全國律師公會」及「TBA(TaiwanBarAssociation）台灣律師公會」之服務標章應予准許：
⑴、依本院九十一年度訴字第一五二六號判決所持理由，原告對本件尚未判決之上開二服務標章亦聲明不予專用，則訴願決定及原處分均應撤銷。
①、本件裁判時，應適用新法。修正後商標法第十九條亦「未」限制「不在專用之列
」之聲明，僅限制於「論叢」，而不適用於其他。從而，原告上開二件服務標章之申請均應一併准許。
②、「全國律師『論叢』」與「全國律師『公會』」僅二字不同，同理「台灣律師『
論叢』」與「台灣律師『公會』」亦僅二字不同。依同一法理，本院判決意旨、修正後商標法第十九條立法意旨、及憲法保護人民財產權之原則，一旦原告聲明「不予專用」即應准許，以免判決理由矛盾。被告以前者乃「說明性」，但後者不是說明性，故不可適用本院之判決，差矣！其實前者及後者均係「說明性或不具識別性之文字」，「全國」律師公會與「台北」律師公會、「桃園」律師公會，均屬「地區」之「說明性或不具識別性之文字」，此與「全國」律師論叢、「台北」律師論叢及「桃園」律師論叢為說明性或不具識別性之文字者相同。再者，「律師公會」及「律師論叢」亦均為「說明性或不具識別性之文字」。爰請判決如原告訴之聲明，以求裁判一致性。
Ⅰ、全世界出名之法律論叢，雖為「說明性或不具識別性之文字」，且「未」表明不予專用，但均准予註冊。例如ColumbiaLawReview、YaleLawJournal、YaleJournalofBiologyandMedicine。
Ⅱ、同理，原告上開二件服務標章之申請應准予註冊，更何況原告已表明不予專用。
⑵、被告經濟部駁回訴願之理由為：「本件服務標章圖樣上之中文『全國律師公會』
及外文『NationalBarAssociation』，依其文義係指全國律師同業間之聯絡組織。又律師法第十一條第一項規定：『律師非加入律師公會，不得執行職務；律師公會亦不得拒絕其加入。』同法第十二條、第十五條及第十六條並對律師公會之主管機關及章程有明確之規定。而訴願人並非律師公會組織，其以中文『全國律師公會』及外文『NationalBarAssociation』作為服務標章圖樣之主要部分，指定用於『相關法律事項之服務，自有使公眾誤認其服務提供者，進而對其服務之性質、品質產生誤信之虞，揆諸首揭法條之規定，自不得申請註冊。從而，原處分機關所為核駁之處分，洵無違誤，應予維持。』又訴願人並非律師公會組織，其以本件服務標章申請註冊，即有首揭法條規定之適用，訴願人訴稱其正籌設全國律師公會及具有我國及美國律師資格乙節，姑不論實情如何，皆難執為本件服務標章應准予註冊之論據，均併予指明。」
⑶、右揭訴願決定，與本院判決衝突，應予廢棄：
①、本件原告亦非律師公會組織，但所申請之「全國律師論叢」及「台灣律師論叢」
業經被告同意，只要聲明「不予專用」即可准許，本院亦為相同判決。今，相同之原告，對於相同之個體（均是「公會」，「論叢」乃公會之刊物），被告竟欲本院為不同判決，自非有理。最重要者，遍查商標法之舊法及新法，並「無」隻字片語規定必須律師公會才可申請律師公會之商標，更「無」只有台灣省政府才可申請「台灣大學」「台灣積體電路股份有限公司」「台灣塑膠股份有限公司」及其他以「台灣」為名之商標。修正後商標法第十九條亦「無」此規定。從而，本院之判決正確，此次亦應為相同判決。
②、被告以「原告並非律師公會組織」為由駁回全國律師公會及台灣律師公會之服務
標章，亦違憲違法。許多公司在未設立之前，即由個人以公司之名稱之文字或標誌申請商標，待公司成立後，再轉讓給公司，或仍保持其所有權，而准許公司使用其商標。例如 王永慶 並非等於「台塑」，但王永慶仍可用其名聲請「台灣塑膠」或「台塑」之商標。同理，原告先以全國律師公會及台灣律師公會之商標，待成立後再轉給全國律師公會及台灣律師公會之商標，於法亦合。此與原告現尚未組成全國律師公會及台灣律師公會，但現已實際上取得「全國律師『論叢』」及「台灣律師『論叢』」商標相同。請本院為相同之判決。
③、被告另以中文「全國律師公會」及外文「NationalBarAssociation」作為服務
標章圖樣之主要部分，指定用於「相關法律事項之服務，自有使公眾誤認其服務提供者，進而對其服務之性質、品質產生誤信之虞」為由駁回，亦違憲違法。一則，全國律師公會及台灣律師公會之服務標章當然可以執行法律業務，此由台北律師公會及其他律師公會免費為大眾提供法律服務之實務可證。所不同者，以全國律師公會及台灣律師公會之服務標章名義執業者，因全國律師公會及台灣律師公會之商標並非營利公會而係公益公會，故不可收費。二則，原告乃著名律師，其律師事務所（例如耶魯法律事務所YY【Yale&Yale】以及己○○○○○律師事務所Shieh&Shieh）乃國際知名之律師事務所，原告當然以其律師事務所之名義對外營業及營利而收取應得之律師費，自不需，也不願，以全國律師公會及台灣律師公會之商標名義對外，卻無法收取律師費。三則，全國律師公會及台灣律師公會之主要任務在處理律師公會事宜，顧名思義即知，故全世界之人，無人會不以其律師事務所名義，反以全國律師公會及台灣律師公會之商標名義，對外執業而不收律師費者，此與常理不符。「全國律師公會」及「台灣律師公會」自無「公眾誤認其服務提供者」之虞。
④、遍查商標法，並無規定必須將律師公會籌設完成才可申請商標，一旦籌設完備後
才申請，則別人先使用怎麼辦？尤其是「全國律師公會」及「台灣律師公會」乃係任何人均可組織之公會。一旦別人先申請立案及成立，則原告自不得申請商標。實務上，縱然原告申請到商標，也無意義，因別人已成立公會，原告再用同一名稱之商標，「全國律師公會」如何看原告？
⑤、依據九十年十月二十五日修正公布之公司法第十八條第一項規定：「公司名稱，
不得與他公司名稱相同。二公司名稱中標明不同業務種類或可資區別之文字者，視為不相同。」依同一法律定義及立法意旨，本件申請應予准許。
３、原告在美國之服務標章，即「耶魯法律事務所YY（Yale&Yale）」、或「耶魯法律事務所Yale&Yale」或「耶魯Yale&Yale」、「NBA(NationalBarAsso-ciation)全國律師公會」、「TBA(TaiwanBarAssociation）台灣律師公會」，不以登記為要件，先使用者即取得服務標章，從而原告已在美國取得服務標章，再經由中美友好通商航海條約、美國聯邦法院判例及中華民國最高法院判例及案例，而在台取得同一服務標章，則原告在美國之「耶魯法律事務所YY（Yale&Yale）」、或「耶魯法律事務所Yale&Yale」或「耶魯Yale&Yale」、「NBA(NationalBarAssociation）全國律師公會」、「TBA（TaiwanBarAssociati-on）台灣律師公會」服務標章在台灣應受承認，並由被告經濟部及智財局准予登記：
⑴、按條約之效力高於法律，美國聯邦憲法之SupremeLawofLand定有明文。最高
法院七十二年台上字第一四一二號判決亦認中美友好通商航海條約依憲法第一百四十一條及第六十三條「實已具有國內法之同等效力，法院自應予適用。」故該條約在實務上高於商標法及其施行細則，依該條約，原告在美國取得之服務標章，被告應予承認並登記。
⑵、如前述，原告之服務標章「耶魯法律事務所YY（Yale&Yale）」、或「耶魯法
律事務所Yale&Yale」或「耶魯Yale&Yale」、「NBA(NationalBarAssoci-ation）全國律師公會」、「TBA（TaiwanBarAssociation）台灣律師公會」，自西元一九八○（民國六十九年）間，原告取得耶魯大學法學碩士起即開始在中美使用，應受中美友好通商航海條約及右揭最高法院案例之保護。
４、律師界之著名服務標章與一般商品之著名商標之定義及實務均有天壤之別，原告具有耶魯大學法學及法律雙博士，在台灣及美國執業約三十二年，乃知名律師，「耶魯法律事務所YY（Yale&Yale）」、「耶魯法律事務所Yale&Yale」或「耶魯Yale&Yale」、「NBA（NationalBarAssociation）全國律師公會」、「TBA(TaiwanBarAssociation）台灣律師公會」亦隨之出名：
⑴、原告是聯合律師事務所（即AceTax,Patent&LawOffices一心稅務專利法律
事務所、己○○○○○律師事務所Shieh&Shieh及「耶魯法律事務所YY（Yale&Yale）」或「耶魯法律事務所Yale&Yale」或「耶魯Yale&Yale」）的主持人及創辦人，也是全國律師公會、台灣律師公會、士林律師公會及板橋律師公會發起人。原告以三年左右之時間榮獲美國耶魯大學法律博士、法學碩士及法學博士三個學位（J.D.,L.L.M.&J.S.D.），極可能破了美國法律教育界有史以來最短之記錄。原告曾膺選為耶魯法學論叢之編輯（EditorofYaleLawJournal法學院最高榮譽之一），在耶魯法學碩士班（完美或近乎完美成績）及博士班均以第一名畢業，並在一年內取得耶魯大學法學博士學位（J.S.D.）。原告在西元一九七二年（大學一年級時）通過律師高考。台灣的律師高考是全世界最難的考試之一。原告也在西元一九七三年通過稅務人員特考且名列前矛。已登錄為商標專利代理人。原告也考取美國律師並執行法律業務逾二十年。在法律界已逾三十年。原告是國際商會（InternationalChamberofCommerce）在北美洲、尼泊爾及台灣之仲裁人，亦是台灣營建工程爭議仲裁協會及中華工程仲裁協會仲裁人。原告為著名律師堪足認定。其律師事務所即服務標章「耶魯法律事務所YY（Yale&Yale）」、「耶魯法律事務所Yale&Yale」或「耶魯Yale&Yale」以及其所使用之服務標章即「NBA(NationalBarAssociation）全國律師公會」、「TBA（TaiwanBarAssociation）台灣律師公會」亦隨之而為著名服務標章。
⑵、如本院有疑問或被告不肯自認此事實，請本院函查司法院、最高法院、各高等法
院、各地方法院、法務部、最高檢察署、各高等法院檢察署、各地方法院檢察署、中華民國律師公會全國聯合會、台北律師公會、台中律師公會、台南律師公會及高雄律師公會， 請渠 等統計，多少人聽過甲○○律師之名，所佔比率為何，即足證明。
⑶、西元二○○一及西元二○○三年一月一日出版之世界律師名簿發行於全世界，請
本院函查Martindale-Hubble（以下簡稱MH）121CHANLONROAD,NEWPROVIDEN-CE,N.J.07974,U.S.A.即知。該世界律師名簿只登律師事務所，而不登大學或耶魯大學。按，MH均嚴格查證後才刊登，MH並「未」因原告使用Yale&Yale而涉犯妨害耶魯大學而不登，全世界也無人異議，而且，原告不僅律師事務所用Y-
ale&Yale，連E-mail也用[email protected]，Yale&Yale之律師事務所及[email protected]均使用於全世界各地，從未聞任何人異議過。
⑷、美國聯邦法院（相當於我國最高法院）判例，證明美國承認台灣之智產權，不以
登記為要件，基於憲法第一百四十一條平等互惠原則，及中美友好通商航海條約，經濟部必須遵守憲法及條約而准在美使用之原告服務標章在台登記為服務標章。
⑸、最高法院七十二年度台上字第一四一二號判決證明我國最高法院亦承認中美友好通商航海條約而認為美國所承認者，台灣亦應予承認。
⑹、美國在台協會之網站（全世界均可看到，而成為著名服務標章）已連續數年登載
原告之服務標章，因網站每年或數月均更新，所以不可能下載舊資料。本院現在亦可上美國在台協會網站而查知原告之律師事務所亦在其上。
⑺、中美友好通商航海條約證明中美友好通商航海條約之真意是美國承認「未登記」之台灣服務標章，台灣亦應承認美國「未登記」之美國服務標章。
⑻、原告有至少二個站，即home.kimo.com.tw/shiehssyy及shiehshieh.tripod.com
，以及各大傳銷之網站，均有「耶魯法律事務所YY（Yale&Yale）」、「耶魯法律事務所Yale&Yale」或「耶魯Yale&Yale」。全世界均廣泛地可由各種管道看到，也證明原告已在全世界廣泛使用。且在各網站上，均同時載明原告等組「全國律師公會NBA（NationalBarAssociation)」及「台灣律師公會TBA（Ta-iwanBarAssociation）」。故「耶魯法律事務所YY（Yale&Yale）」、「耶魯法律事務所Yale&Yale」、或「耶魯Yale&Yale」、全國律師公會NBA（Na-tionalBarAssociation）、台灣律師公會TBA(TaiwanBarAssociation）均為全世界著名商標，洵堪認定。
５、給付之訴部分：
⑴、本部分之訴之提起，主在請本院聲請大法官會議解釋或本院裁判後，原告得據以
聲請大法官會議解釋。憲法第七十七條雖規定：「司法院為國家最高司法機關，掌理民事、刑事、行政訴訟之審判及公務員之懲戒。」但並未規定四者必須分由四機關「分別」處理。例如我國及美國之民、刑庭均在普通法院而美國並「無」行政法院，一切行政糾紛歸於普通法院。原告認為應將四者均回歸一法院，而由同一庭法官審理，如同法官審理刑事，同時審判刑事附帶民事訴訟，以使裁判統一，正義早日實現。
⑵、從而，原告之給付之訴，不應由行政法院移至普通法院，否則違憲。原告曾訴訟
約十年，行政法院及普通法院「互推」，均稱「另一法院有管轄權」。大法官也不解釋，致「有權利、無救濟」。
⑶、由原告自始迄今所花之時間可以算出，本件原告及其律師事務所已花了一千五百
小時以上（含事務所其他律師及助理之時間），原告因被告之故意濫權及拒法瀆職濫判，已損五十五萬五千元以上美金。本件全部結案，將再花約另一千五百小時以上，原告尚有不能使用商標之損害，及其他損害，爰依民法一般侵權行為損害賠償及國家賠償之法律關係求償。
６、綜上所述，請判決如原告訴之聲明。
二、被告智財局陳述：
１、按「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不為決定，或延長訴願決定期間逾二個月不為決定者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟」，為行政訴訟法第四條第一項之規定。而撤銷訴訟以行政處分為標的，且採訴願前置。本件原告申請註冊之「TBA（TaiwanBarAssociation）台灣律師公會」服務標章、「NBA(NationalBarAssociation）全國律師公會」服務標章，被告智財局依序於九十一年十二月三十日、同年月三十一日以違反商標法第七十七條準用同法第三十七條第六款之規定，予以核駁，而原告於九十一年四月二十四日提起行政訴訟時，被告智財局並未作成行政處分，更遑論提起訴願程序，是並無訴願機關「已逾三個月不為決定」之情事。
２、本件被告智財局係認系爭服務標章指定使用於相關法律事項之服務，有使公眾誤認誤信其服務性質或服務提供者之虞，而以其有違商標法第七十七條準用第三十七條第六款之規定核駁，而依當時商標法施行細則第二十八條第一項之規定，所謂說明性文字是指商標法第三十七條第十款之情形，所謂識別性是指商標法第五條第一項之情形，從而本件並無部分聲明不予專用而准予註冊規定之適用。又被告智財局依法核駁，於法無違，自無賠償義務。
３、綜上所述，請判決駁回原告之訴。
三、被告經濟部陳述：
１、原告就右開二件原處分並未於起訴前提起訴願，故此部分之起訴不合程式。
２、系爭服務標章指定使用於相關法律事項之服務，有使公眾誤認誤信其服務性質或服務提供者之虞，有違商標法第七十七條準用第三十七條第六款規定，應不准註冊，被告經濟部依法駁回本件訴願，於法無違，況且原告所提起之給付之訴，應係屬於國家賠償法之情形，行政法院無審判權（被告經濟部誤稱為管轄權）。
３、綜上所述，請判決駁回原告之訴。理由
一、本件被告智財局尚未就原告申請註冊之「TBA(TaiwanBarAssociation）台灣律師公會」服務標章、「NBA(NationalBarAssociation）全國律師公會」服務標章作出准駁之處分前，原告即於九十一年四月二十四日提起本件行政訴訟，惟經過本院通知被告智財局、經濟部檢卷答辯後，本院審理本件時，被告智財局已就系爭二服務標章之申請案作成核駁之處分（九十一年十二月三十日服務標章核駁第三二七五○號審定書、九十一年十二月三十一日服務標章核駁第三二七七六號審定書）；另本院於九十二年五月二十二日行準備程序時詢問原告是否已就系爭二服務標章之核駁處分提起訴願，原告稱均已提起訴願，容後補呈訴願書及收件資料，惟迄未提出各該資料，直至九十二年八月十四日本院行準備程序時，被告經濟部始提出系爭二服務標章之訴願決定書（九十二年七月二十一日經訴字第○九二○六二一五五五○號訴願決定書、九十二年七月二十一日經訴字第○九二○六二一五五四○號訴願決定書），本院乃通知被告經濟部檢送各該案之訴願卷到院，始知原告係於九十二年五月二十六日提起訴願。經查本件被告智財局作成原處分、原告提起訴願、被告經濟部作成訴願決定，雖均晚於原告提起本件行政訴訟，惟原告因認其已就上開原處分及訴願決定提起本件行政訴訟，而未向本院另行提起行政訴訟，且本件既已有原處分及訴願決定，本院為原告之訴訟利益計，爰不逕以其訴不合程式或不備其他要件之規定裁定駁回，合先敘明。
二、按服務標章圖樣有使公眾誤認誤信其服務之性質、品質或營業地之虞者，不得申請註冊，為商標法第七十七條準用第三十七條第六款所明定。
三、本件原告申請註冊之「TBA(TaiwanBarAssociation）台灣律師公會」服務標章、「NBA(NationalBarAssociation）全國律師公會」服務標章，經被告智財局審查，認其圖樣上之中文「台灣律師公會」、「全國律師公會」及外文「Taiwan
BarAssociation」、「NationalBarAssoiation」，指定使用於相關法律事項之服務，有使公眾誤認誤信其服務性質或服務提供者之虞，有違首揭法條規定，乃為核駁之處分。原告不服，提起訴願及本件行政訴訟。
四、原告於本件行政訴訟中略稱，全國以「台灣」為名者，不勝枚舉，如「台灣」大學及「台灣」塑膠等。被告智財局以「台灣」乃政府及地點之名，且廣泛使用，原告不得申請，乃無稽之談。又以「全國」為公司之名稱獲准登記者多達二百餘家，只要種類不同，殊無不准之理；況原告正籌設全國律師公會，自當先行申請服務標章，以免被搶註，且原告為我國及美國律師，自得以「全國律師公會」申請服務標章之註冊。因此，系爭二服務標章並無違反商標法第七十七條準用第三十七條第六款規定。且原告願就各該服務標章中之「（TaiwanBarAssociation）台灣律師公會」、「（NationalBarAssociation）全國律師公會」聲明不予專用，則應准予「TBA」、「NBA」服務標章之註冊申請云云。惟查：
１、本件原告申請註冊之「TBA(TaiwanBarAssociation）台灣律師公會」服務標章圖樣上之中文「台灣律師公會」與外文「TaiwanBarAssociation」，依其文義含有台灣律師同業間之聯絡組織之意；又律師法第十一條第一項規定：「律師非加入律師公會，不得執行職務；律師公會亦不得拒絕其加入」，同法第十二條、第十五條及第十六條並對律師公會之主管機關及章程有明確之規定。而原告並非律師公會組織，其以中文「台灣律師公會」及外文「TaiwanBarAssociation」作為服務標章圖樣之主要部分，指定使用於⑴國內外專利、商標、著作權、正字標記及其他智慧財產權之申請、租讓、授權及其他相關事務之服務、代理、諮詢及顧問；⑵國內外仲裁、民刑及行政訴訟、非訟、國貿糾紛、金融、貸款、房地產、公司計劃、財產（避稅）計劃（信託、遺囑）、海事案件、投資、技術合作、工商登記、航空、商務、銀行、稅務、財務、合併及收購、反傾銷、海關、建築、旅館、餐館、保險、移民及其他法律事項之服務、代理、諮詢及顧問；⑶軍法辯護等相關法律事項之服務，自有使公眾誤認誤信服務性質或服務提供者之虞，揆諸首揭法條之規定，應不得申請註冊。至於原告訴稱全國以「台灣」為名獲准註冊者，不勝枚舉一節，核其案情有別，且依商標（標章）審查個案拘束原則，尚難比附援引，執為本件「TBA(TaiwanBarAssociation）台灣律師公會」服務標章應准予註冊之論據。
２、本件原告申請註冊之「NBA(NationalBarAssociation）全國律師公會」服務標章圖樣上之中文「全國律師公會」及外文「NationalBarAssociation」，依其文義係指全國律師同業間之聯絡組織。又律師法第十一條第一項規定：「律師非加入律師公會，不得執行職務；律師公會亦不得拒絕其加入」，同法第十二條、第十五條及第十六條並對律師公會之主管機關及章程有明確之規定。而原告並非律師公會組織，其以中文「全國律師公會」及外文「NationalBarAssociation」作為服務標章圖樣之主要部分，指定使用於之國內外專利、商標、著作權、正字標記之申請及有關事務之處理；國內外專利、商標、著作權等智慧財產權之租讓、授權及有關法律之服務；軍法辯護．．．技術合作等有關法律事項之代理諮詢或顧問；代理工商登記、．．．移民之法律事項之服務及行政訴訟、非訟、國內外國貿糾紛等相關法律事項之服務，自有使公眾誤認其服務提供者，進而對其服務之性質、品質產生誤認誤信之虞，揆諸首揭法條之規定，自不得申請註冊。至於原告訴稱以「全國」為公司之名稱獲准登記者多達二百餘家乙節，核屬公司法規定之範疇，要與本件「NBA(NationalBarAssociation）全國律師公會」服務標章之申請註冊無涉；況本件「NBA(NationalBarAssociation）全國律師公會」服務標章圖樣之中文為「全國律師公會」，與其所舉「全國」二字亦屬有別。又原告並非律師公會組織，其以「NBA(NationalBarAssociation）全國律師公會」服務標章申請註冊，即有首揭法條規定之適用，原告訴稱其正籌設全國律師公會及具有我國及美國律師資格乙節，姑不論實情如何，皆難執為本件「NBA(NationalBarAssociation）全國律師公會」服務標章應准予註冊之論據。
３、按「商標核准註冊以前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權。申請註冊之商標，在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。」改制前行政法院五十七年判字第九十五號固著有判例。惟九十二年十二月十日修正前商標法施行細則第五十條準用第二十八條第一項規定：「服務標章圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其服務標章圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。」該條項所謂之「說明性之文字或圖形」，係指修正前商標法第七十七條準用第三十七條第十款前段規定：「服務標章圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊服務標章所營服務之說明或表示服務本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者」而言，該條項所謂之「不具特別顯著性之文字或圖形」，係指修正前商標法第七十七條準用第五條第一項規定：「服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別」而言。本件被告智財局係認系爭二服務標章指定使用於相關法律事項之服務，有使公眾誤認誤信其服務性質或服務提供者之虞，而以其有違首揭修正前商標法第七十七條準用第三十七條第六款之規定核駁，並非以其有違修正前商標法第七十七條準用第三十七條第十款前段或第五條第一項之規定核駁，自無上揭部分聲明不予專用而准予註冊規定之適用。從而，九十二年五月二十八日修正後商標法第十九條雖規定：「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。」惟考其立法理由為「聲明不專用制度原規定於本法施行細則第二十八條，係為避免申請人因商標有文字、圖形、記號、顏色或立體形狀等說明性或不具識別性之部分致不准註冊，或其註冊後就該部分單獨主張商標權而產生爭議，故得經申請人聲明不在專用之列，而申請註冊。」亦無上揭部分聲明不予專用而准予註冊規定之適用。
五、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告智財局所為核駁之處分，揆諸首揭規定，均無違誤，訴願決定予以維持，均無不合，被告智財局及經濟部亦無因故意或過失共同不法侵害他人之權利可言。是原告徒執前詞，訴請⑴撤銷訴願決定及原處分；⑵原告申請之「TBA(TaiwanBarAssociation）台灣律師公會」服務標章、「NBA(NationalBarAssociation）全國律師公會」服務標章均應予准許；⑶被告智財局及經濟部應連帶給付原告美金五百萬元（得按給付時台灣銀行賣出之匯率折合新臺幣給付之）及自八十九年六月一日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，均無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中華民國九十三年十月八日
臺北高等行政法院第一庭
審判長法官徐瑞晃
法官李得灶法官吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年十月八日
書記官劉道文