裁判字號：最高行政法院87年判字第1418號判決
裁判日期：民國87年07月17日
裁判案由：發明專利申請
行政法院判決八十七年度判字第一四一八號
原告英商．威爾康基金股份有限公司代表人甲○○○○○○
送達代收人 林志剛 律師住台北市○○○路二訴訟代理人林志剛律師
陳和貴 律師乙○○被告經濟部中央標準局右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十六年十二月六日台八十六訴字第四八○五九號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主文原告之訴駁回。
事實緣原告於民國八十三年八月四日以其「治療性核苷類」係關於６－經取代之嘌呤碳環核苷類及其在藥物治療，特別是在HIV及HBV感染治療上之用途；亦關於藥學組合物及製備本案化合物之方法等情，向被告申請自其八十年四月九日申請之第00000000號「治療性核苷類」發明專利案（下稱母案，已經被告八十一年十二月七日台專（拾）○一○四三字第一四一八六四號專利審定書審定不予專利）分割，改為各別申請。旋修正發明名稱為「治療性核苷類之製法」，並修正專利說明書。案經被告編為第00000000號，依專利法第三十二條第二項後段規定續行再審查結果，不予專利，發給八十五年五月十七日台專（玖）○一○二七字第一一七○○三號專利再審查審定書。原告不服，提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：
原告起訴意旨及補充理由略謂︰一、被告之核駁理由，顯然不合理，茲說明如下：㈠、關於本案之新穎性及進步性，原告首欲陳明，本案「治療性核苷類之製法」乃係由第00000000號發明專利申請案「治療性核苷類」（即母案）所分割出而獨立另案申請。查該母案雖尚未獲准專利，現仍繫屬於被告之再審查程序中，惟其原因乃係由於原處分經經濟部之訴願決定肯認母案確具新穎性及進步性而予撤銷回復至再審查狀態所致；而世界各國之專利實務，均肯認一新穎可專利之新化合物，其製備方法當然亦具新穎可專利性，蓋對一「非新穎之物質」容或尚有優於不同於先前製法之新穎可專利製程可以製得，故而對一新穎製法專利而言，尚非即可推論其所製備之產物必屬新穎可專利之新物質，然而對一新穎可專利之新物質而言，則必有一新穎可專利之製程方能獲得。故而，被告之現行「專利審查基準」，有關進步性之審查上應注意事項第４點即明確指出：「新物品或新物質之發明，其製法及其用途之發明具有進步性」，今本案之母案所申請之「治療性核苷類」具新穎性及進步性已為訴願決定機關所肯認，而得認為屬一符專利要件之新物質之發明，則本案既係為有關該母案之「治療性核苷類」新物質的製法，依前述審查基準之規定，自應認為具新穎性及有進步性要件之發明始稱正確無誤，尚祈大院明察。㈡、關於被告之原處分指稱「本案技術內容已見於歐洲專利公報第三四九二四二號中，該專利案說明第３頁已指明其涵蓋範圍及於所請化合物（即本案之式（Ｉ）化合物）之光學及幾何異構物本身或其混合物，第八頁倒數第二段記載其相關製備方法。而本案說明書第14至17頁所述式（Ｉ）化合物對映體之製備方法亦與該專利案第７、８頁之記載相符」一節，顯示被告對本案之技術內容有所誤解，方有本案之製法已為引證之歐洲專利案所揭示之謬誤論斷。查該引證案之實施例中並未揭示有以光學解析或離析以獲得對映異構產物的實際例示，僅係於該引證案之說明書約略述及，並無實施例可資佐證支持。換言之，就該引證案中所提及之對映異構產物部分而言，其不僅未有充分揭示，且其是否具產業上利用性亦非無疑，依被告之審查實務，該部分本即不包括於該引證專利案之專利權範圍內，亦即就該對映異構產物部分而言，尚非依該引證之歐洲專利可據以實施而屬一成熟之技術發明，否則何以該歐洲專利之申請專利範圍未對該部分加以界定、主張，則依被告八十三年十月公告之現行「專利審查基準」的「新穎性判斷之基本原則」例３之明文「已知化合物之公開不使其光學異構物喪失新穎性」，則本案製法之光學對映異構產物之新穎性，自不受被告引證之歐洲專利第三四九二四二號中所揭示之消旋化合物之影響，而確具新穎性，並且，前述訴願理由亦明示「該引證之歐洲專利案並未對某些特定之立體異構物加以詳述，而本件所請之化合物則為上述構造式之對映異構物（RS及RS），即已標示絕對組態之（R.S）且具有光學活性之化合物，而由已知化學結構欲推知其立體異構物雖無困難，但本件將消旋化合物分割出其對映異構物之技術，並非顯而易見，難謂不具新穎性及進步性」，是被告以該引證案關於此部分之簡略描述來否定本案之新穎性及進步性，其認事用法即非無商榷餘地。㈢、關於原處分指稱「本案所請製法（Ｃ）之技術內容，乃為去胺基保護基，屬習知技術」一節，顯與事實不符，原告茲說明如下：如前所言，在本案製法中，其所使用之對映異構的起始物質是本身新穎可專利的，而如被告之「專利審查基準」中所明言，則以此類物質為反應元素之製程亦當具有新穎進步性者。在本案中及使用胺基保護基的方法B及C，其中該引證案則完全沒有類似方法C之揭示內容，而在其類似於方法B之方法中，其並未使用胺基保護基，並且須有另外的光學解析／離析步驟，才可能製得各別的對映異構產物，如前所言，該引證案中完全沒有特定的例示，也未揭示對映異構物之名稱，引證案所需之額外的步驟所致之產業成本增加，相較而言本案則減少步驟複雜性及降低生產上成本，由此亦足證明本案之具進步性的功效增進。此外，對於胺基保護基之使用，原告更要指明的是，保護基用阻斷基團來防止在特定位置上發生化學反應，因此在該位置上保留所企求之官能性。因此保護基並非如原決定機關所言要有避免消旋之作用才有意義，本案之保護基雖沒有避免消旋之作用。然而本案保護基的作用確可防止在特定位置上發生化學反應，而因此在該位置上保留所企求之官能性，此點由本案說明書實施例23－28中所示之步驟即可為證。在本案實施例28的反應流程中，異丁醯胺「胺基保護基」全程存在。其充分顯示保留胺基官能性之作用，該胺基官能性係合成初期之嘌呤產物的位上所必要者。因此，本案中所使用之胺基保護基，如上所述，係具有特定作用者，且係整體合成技術之不可分割的一部分，並非如一再訴願決定機關所指稱「任意加一官能基，再將之除去，即可稱為保護基或具有保護基之定義」。再者，本案方法A例示於實施例19，且方法C例示於實施例28。這些實施例中的產物旋光性分析，證明所企求之對映異構的化合物已成功地經由本案製法製得。由前述可知，本案製法事實上與該引證案之方法不同，被告不以專業角度體察實情，考量本案所請整體製法之技術內容及專利性，卻曲解其中使用胺基保護基部分之真正作用，而致產生錯誤之處分，其違誤失職之處至為明顯，尚祈大院明察。㈣、關於一再訴願決定機關指稱本案製法中「所有的旋光中心為原本起始物所有」，原告在此必須嚴正指出，本案製法中之對映異構的起始物質未為該引證案所揭示，事實上這些特定的對映異構起始物質本身即為新穎可專利的，則本案使用新穎可專利之起始物質來製造特定之新穎可專利的對映異構產物，其製造方法自然是新穎可專利的製法。二、如被告所言，本案之母案第00000000號發明專利申請案「治療性核苷類」之訴願決定撤銷原處分之理由，係謂：「本件將消旋化合物分割出其對映異構物之技術，並非顯而易見，難謂不具新穎性及進步性」以及「本件所請化合物功效較引證案為佳」。是訴願決定機關已明確肯認該母案中所提及之本案由消旋化合物製出對映異構物之技術具有非顯而易知的進步性，此乃本案製法進步性之客觀明證之一。至於被告所指訴願決定機關係稱該母案是否不符合發明專利之要件，不無重行審酌之必要，故與原告宣稱母案所請化合物具新穎性及進步性之情形實不相關乙節，事實上，由前述之訴願決定理由可明顯瞭解，訴願決定機關已充分肯認該母案所請化合物之新穎性及進步性，惟訴願決定機關本身為一行政救濟機關，並非准予專利之專責機關，因此對於審查錯誤結果之審定，僅得撤銷其處分，無法直接令被告為准予專利之審定。因此，訴願決定機關撤銷不予專利之原處分，並著被告重行審酌該母案，即已充分顯示其肯認該母案所請化合物之新穎性及進步性，而無法認同被告不予專利之審定結果。縱使被告強稱訴願決定機關並未直接陳述認定該母案化合物之新穎性及進步性，然而從訴願決定理由之內容觀之，可以肯定的是訴願決定機關認為該母案具有新穎性及進步性，被告審定不予專利之理由，並不足以影響該母案化合物之新穎性及進步性。次查該母案之再審查不予專利之理由係謂該母案不具進步性，而以有關進步性規定之專利法第二十條第二項予以核駁，其中完全未述及任何有關新穎性的反對理由，是被告並未否定該母案所請化合物之新穎性，且訴願決定撤銷此母案之認定不具進步性原處分，亦即表示原處分認定該母案不具進步性不合事實而有錯誤。況由被告現行之「專利審查基準」，有關進步性之審查上應注意事項第４點，即明確指出：「新物品或新物質之發明，其製法及其用途之發明具有進步性」，而且此觀點亦為國際上之共識。故本案製法之進步性證諸被告本身奉行之專利審查基準，已無疑義，此為本案製法進步性之客觀明證之二。三、本案製法之新穎性及進步性在於所製得之新穎對映異構化合物，以及熟習此項技藝人士不知藉由本案製法可製得該新穎化合物。被告一再指稱本案製法技術已見於歐洲專利公報第三四九二四二號引證案，而本案僅以對映異構物取代消旋混合物進行相同製程，故屬熟習此項技藝人士易於推知之範圍。惟原告已詳述本案方法與該引證案方法的不同之處，被告不針對原告之比較作討論，仍以主觀認定之觀點，引用引證案中似是而非之片段記載，指稱本案製法技術已見於該引證案中。實際上，被告所言皆非事實，如其稱「然而使用適當的胺處理式（Ⅱ）之對映體化合物已見於引證案說明書第八頁第三段．．．」，然查諸其所述該引證案中之記載，完全沒有提及式（Ⅱ）之對映體化合物的相關說明，而關於去胺基保護基團之技術，在引證案中亦非施加於對映異構化合物上。因此事實是該引證案中並未揭示本案之技術內容。被告在其答辯書中，復稱本案說明書未揭示在嘧啶、嘌呤環上引入胺基保護基團對引證案提供之製法確有增進功效之處。原告在此不禁要再次指出前此已一再強調的事實，即「本案製法能夠製得與引證案不同且藥效卓著的之前述對映異構化合物」，就是本案製法相較於該引證案的增進功效之處。如此明顯示之功效竟為被告所忽，實令人費解。在比較兩種製法間之優劣時，產物之不同即已明確示知製法之不同，在此情況下，仍提出一製法相較於另一製法之功效增進的疑問，而棄產物不同之事實而不問，豈非本末倒置、混淆聽，至於被告所稱引證案第八頁第七段已揭示習用之光學解析或離析方法，則熟習該技藝人士以消旋混合物為起始物進行相同製程，係屬易於推知之範圍，自無須特別例示云云，亦為偏頗的片面之詞。事實是該引證案中僅以敍述方式約略提及可以利用習知的光學解析或離析方法，而由消旋產物中獲得光學異構物，然而其中完全沒有獲致光學異構物的任何實施例例示，如此未有特定例示的內容，依被告自己現行審查實務的要求，乃是被認定為未經證實而不可列入申請專利範圍者，則其有效性及實用性尚須存疑。況且本案製法是不需要此類光學解析或離析的方法步驟的，誠如前述訴願決定機關之訴願決定對本案之母案所作之決定理由所言：「本件將消旋化合物分割出其對映異構物之技術，並非顯而易見」。而今被告先以主觀臆測的方式認定熟習該項技藝人士可在沒有特定例示的情況下，易於推知以習用之光學解析或離析方法自消旋產物中獲致光學異構物，再進一步仍以主觀臆測方式由此認定熟習該項技藝人士可易於推知本案以對映異構之起始物製得對映異構產物，如此一連串的以主觀臆測方式認定「易於推知」過程，事實上已表明其舉不出客觀事證，反而足以充分證實本案製法不易推知的非顯而易知性。其中實情，尚祈鈞院明察。本案製法之新穎性及進步性在於所製得之新穎對映異構化合物，以及熟習此項技藝人士不知藉由本案製法可製得該新穎化合物。亦即在該引證案並未揭示本案製法所得之對映異構產物的情況下，熟習該項技藝人士毫無任何誘因或動機，來推知以本案製法可以製得該功效優異的對映異構產物。被告所持之不予專利之理由，顯係在閱及和瞭解本案技術內容後，以「後見之明」、「事後聰明」的觀點來論斷本案，自然會有本案製法乃易於推知的錯誤結論，對引證案而言，本案是否為易於完成，必須考量熟習該項技藝人士未知本案發明內容之狀態下之客觀判斷才對。被告「專利審查基準」中所指出：「⒍進步性之研判，因審查委員在審查中瞭解其技術內容後，極易對發明之進步性作成偏低之論斷，以致有『後見之明』之情形，故審查時應以熟習該項技術者之觀點，根據申請當時之技術水準，『作客觀之判斷』。」云云。充分反映出本案在審查時所遭遇之狀況。由上述可知，被告未依應有之「客觀」專業的審查態度審查本案，致作出不當違誤之審定，其中實情，祈請鈞院鑑核。四、綜上所言，可知本案所請製法之新穎性及進步性並不為該引證案所影響，祈請鈞院體察其中詳情，撤銷一再訴願決定暨原處分，並令被告另為適法之處分，以資保障原告之權益，彰顯專利法第一條鼓勵及保護發明之立法宗旨及精神等語。
被告答辯意旨略謂︰一、查八十四年十二月二十三日經濟部經（八四）訴字第八四六二五九一三號訴願決定書撤銷原處分之理由在於（一）將消旋化合物分割出其對映異構物之技術，並非顯而易見，（二）對映異構物之一的藥效較消旋混合物為佳，故訴願決定機關稱該案是否不符合發明專利之要件，不無重行審酌之必要，此與原告宣稱母案所請化合物具新穎性及進步性之情形實不相關；至於本案雖為將消旋混合物分割出其對映異構物之方法，然而技術內容已見於引證之歐洲專利公報第三四九二四二號，原告僅以對映異構物取代消旋混合物進行相同製程，自屬熟習於此項技藝人士易於推知之範圍，不符專利要件。二、在本案揭示之三種製法中，第一種方法（即申請專利範圍第１項中之方法（ａ）使用適當的胺處理式（Ⅱ）之對映體化合物，第二種方法（申請專利範圍第１項中之方法（ｂ））在對映體化合物（Ⅲ）之嘧啶上使用胺基保護基團，第三種方法（申請專利範圍第１項中之方法（ｃ））在對映體化合物（Ⅳ）之嘌呤環上使用胺基保護基團，然而使用適當的胺處理式（Ⅱ）之對映體化合物已見於引證案說明書第八頁第三段（同於本案說明書第頁第二段），第二種方法見於引證案說明書第八頁第四段（如本案說明書第頁第三段），而去胺基保護基團之技術內容見於引證案說明書第八頁第六段，在引證案已揭示相關技術內容下，原告僅以對映異構物取代消旋混合物進行相同製程，所得類似的產物自屬熟習於此技藝人士易於推知之範圍，且說明書中亦未揭示在嘧啶、嘌呤環上引入胺基保護基團對引證案提供之製法（於嘧啶、嘌呤環上連結胺基團）確有增進功效之處；至於引證案未實際例示以光學解析或離析方法獲得對映異構物乙事，由引證案第八頁第七段（同於本案說明書第頁第一段、第頁第二段）已揭示習用之光學解析或離析方法，則熟悉該技藝人士以消旋混合物為起始物進行相同製程，係屬易於推知之範圍，自無須特別例示；而本案可省略光學解析或離析步驟，亦因其起始物之不同所致，故可省略上述步驟，亦無技術上難以突破之處。三、綜上所述，被告所為本案應不予專利之審定並無違法，本案原告之訴無理由，敬請駁回原告之訴等語。
理由按申請前已見於刊物或已公開使用者，不得申請取得發明專利，為專利法第二十條第一項第一款前段之當然解釋。同條第二項復規定，發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無同條第一項所列情事，仍不得申請取得發明專利。本件被告以本案之技術內容已見於歐洲第三四九二四二號專利案（以下稱引證案）。引證案說明書第三頁指明其涵蓋範圍及所請化合物（即本案式Ⅰ化合物）之光學及幾何異構物本身或其混合物，第八頁倒數第二段記載其相關製備方法。本案專利說明書第十四頁至第十七頁所述式Ⅰ化合物對映體之製備方法與引證案第七頁、第八頁之記載相符。所請製法Ｃ之技術內容乃去胺基保護基團，屬習知技術，並無創新之處，依專利法第二十條第一項第一款及第二項規定，應不予專利。原告不服，循序提起行政訴訟，而為如前揭事實欄所載之主張。惟查本案於一再訴願時，曾經經濟部先後函請財團法人工業技術研究院化學工業研究所審查，據該所審查意見略謂：「訴願決定書中所提本案說明書之方法與引證案說明書不同，雖為事實，但製程中的反應完全不產生新的旋光中心，所有的旋光中心為原本起始物所有，有無保護基似乎對咪唑基團形成並無太大影響（或者並無證據顯示有影響），除非當沒有保護基存在時會造成消旋情形，使得產物旋光性降低，則有相當意義，因此訴願人所稱屬新製程並不具新穎性。綜合以上，製程中雖用保護基，並無明顯證據顯示其益處，而且旋光性並非由製程產生，製出具旋光性的產品並不新穎，而產物為旋光性者，只能追溯前有之專利，並不足以產生新的藥品專利，故本案不予專利之審定並無違誤，訴願應予駁回。」「㈠解釋引證案與本案的分別及不具新穎性的原因如下：引證案所提及之化合物含有旋光中心，因其未註明R.S或（＋）、（－），故此一般認定為消旋混合物（racemicmixture），所謂消旋混合物指含有的右旋化合物，以（＋）代表旋光方向，另有的左旋化合物，以（－）代表旋光方向；因此以（±）代表消旋混合物。但是（＋）或（－）必須靠旋光的結果而定，在不論旋光情形之下可以R或S說明一個旋光中心的化學結構，卻不一定指那個是（＋）或（－）。反應式：（±）-A→（±）-B即指消旋混合物Ａ反應得到消旋混合物Ｂ。轉換為：（RS）-A→（RS）-B同樣指消旋混合物Ａ反應得到消旋混合物Ｂ。所以，若有人以（R）-A→（R）-B以有旋光性的Ａ製得有旋光性的Ｂ，如此的反應（或製程）已經包含於前消旋反應式中（指以同樣的方法製程而言）。若有新的方法（或製程）或（RS）-A→（R）-B或
（RS）-C→（R）-B以消旋混合物製得旋光性產物可以新製程給予新製程專利，但不給予化合物專利。但是，本案中所用之所謂〞新製程〞是：（R）-A-P→（R）-B-P→（R）-B，而其中（R）-A-P→（R）-B-P製程沿用原引證案之同樣反應，只因起始物及產物不同，在訴願答辯中稱為〞類似反應〞，實際上以化學反應而言是同樣的。將（R）-A加上保護基成為（R）-A-P又不證明保護基的作用，只不過是繞道加一無用的保護基再去保護基成為（R）-B（在引證案中完全沒有保護基的情形同樣可得到產物），明顯本案不能被稱為新穎製程。除非，因起始物是有旋光性，經過同樣的化學反應會造成消旋作用，能避免消旋的保護基就有意義。本案中的保護基卻無此作用。並非任意加一官能基再將之除去就可被稱為保護基，或因而獲具有保護基的意義。總結言之，再訴願人並無任何數據可以證明其加上保護基可以比引證案之不加保護基之反應有更佳結果，不構成專利要件。㈡將舊製程作一完全不必要的繞道，宣稱為新製程，而申請新專利，此舉可能為投機取巧，只為延長專利年限，並不值得鼓勵。故不給予專利，將之駁回是正確之舉。」等情，有該所八十六年一月十六日（八六）工研化審字第○一○二號及八十六年六月三日（八六）工研化審字第○八○七號各函檢附之審查意見書附訴願卷可稽。而該所為我國化學工業之研究機構，對於化學工業之學術理論及技術實務均具權威性，所為之審查意見具有鑑定性質，自屬客觀可信。且其審查意見與被告及一再訴願決定機關之認定，在終局結果上，並無二致。從而，被告為本案不予專利之審定及一再訴願決定遞予維持，均無違誤。原告起訴意旨仍執前詞主張本案所請製法之新穎性及進步性，並不為引證案所影響云云，核不足採，應予駁回。至原告主張本案之母案即第00000000號「治療性核苷類」專利申請案，雖曾經訴願決定機關，將該案原處分撤銷，惟經被告重為再審查結果，仍依專利法第二十條第二項規定，不予專利，有其提出之該案再審查審定書影本附卷可稽，自難據為本案應准專利之論據，併予敍明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。中華民國八十七年七月十七日
行政法院第五庭
審判長評事 葉振權
評事 藍獻林 評事 沈水元 評事 林清祥 評事 劉鑫楨 右正本證明與原本無異
法院書記官陳佩玲中華民國八十七年七月十七日