裁判字號：臺灣臺南地方法院97年智字第3號民事判決
裁判日期：民國98年10月06日
裁判案由：侵權行為損害賠償
臺灣臺南地方法院民事判決97年度智字第3號原告祥峰實業股份有限公司兼法定代理人丁○○訴訟代理人 邱南英 律師被告夏尼有限公司兼法定代理人甲○○被告 龍泰 企業社即丙○
宇玄科技有限公司兼法定代理人乙○○共同訴訟代理人 王進輝 律師上列事人間侵權行為損害賠償事件，經本院於民國九十八年九月二十二日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張：（一）原告創作之「連接器」，業由經濟部智慧財產局核頒新式樣第100759號專利權。被告等竟未經原告同意，於原告台南市○○區○○○○街○○○號3樓之1公司址內，仿冒製造並銷售原告之上述專利產品。（二）被告等有仿冒及銷售、使用之侵權行為，已經鈞院於97年度聲字第102號保全證據程式中取得如保全證據卷內所查扣之仿冒品二枚，現場放置之仿冒品數千枚，及所拍攝之照片若干。其中並查獲有被告夏尼有限公司之出貨明細，上載有共同被告龍泰企業社於民國96年12月24日向被告夏尼公司訂貨，預計97年1月15日前交貨42000件（已交貨約35000件）之記錄，仿冒及銷售行為亦有比對照片及網站資料可稽。（三）共同被告龍泰企業社及宇玄科技有限公司，兩家是關係企業，兩家皆為原告之客戶。昔日皆是向原告之經銷商經盛企業有限公司訂購系爭專利產品。共同被告龍泰企業社負責人丙○及宇玄公司及共同被告負責人乙○○明知系爭產品向為原告享有專利權保護之產品，竟貪圖不法利潤，轉向製造仿冒銷售原告專利產品之被告夏尼有限公司購買，造成原告嚴重之損失。共同被告龍泰企業社及宇玄科技有限公司與被告夏尼有限公司及其公司負責人等構成共同侵權行為，應依專利法規範及民法第185條及公司法第23條第2項之規定負連帶賠償責任。
（四）共同被告龍泰及宇玄公司自95年5月2日起即不向原告購買該專利產品，然觀此次保全證據程式所查獲之資料，光共同被告龍泰及宇玄公司一個月向被告夏尼公司訂購量數即達42000件，此即所查獲被告夏尼公司銷售明細上所載共同被告龍泰企業社於96年12月24日向被告夏尼公司訂貨，預計97年1月15日前交貨42,000件（已交貨約35,000件）之記錄，而以上只是單一客戶之損失！如換以金額，則每件25元計，光一個月分，原告就單一客戶即損失42,000件乘以新台幣25元即等於1,050,000元。如無被告夏尼公司仿冒侵權，則自95年5月2日起算，至96年12月31日止，其間共計二十個月，所有客戶應皆會採購合法專利產品，故在二十個月期間內，原告僅就單一客戶計算之損失，以每月損失1,050,000元乘以20個月即等於21,000,000。（五）原告之損失如前所述難以計量，而被告夏尼公司所獲之暴利亦難以計量！共同被告明知專利產品為原告所有，竟惡意轉向被告夏尼公司購買，應負惡意共同侵權之責任無疑。原告僅就前述損害額中之部份，就五百萬元先為請求。並聲明：１被告應連帶給付原告五百萬元暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。２願供擔保請准宣告假執行。
二、被告夏尼公司則以：（一）被告否認原告為系爭專利之專利權人，被告夏尼公司所製造之物品，與系爭專利之專利範圍亦不相同。被告經委請台灣省機械技師公會鑑定之結果，鑑定結論為兩者之專利範圍不相似。（二）縱原告為系爭專利之專利權人，原告對於損害賠償之計算，亦難謂有理由：因１被告夏尼公司所販售之物品，有被告之結構專利權存在。２被告宇玄科技有限公司、龍泰企業社向被告購買系爭物品係著重於被告夏尼公司自已取得之專利權，與原告取得專利權無關。３且原告自行預估被告出貨量亦與實際不符等語資為抗辯。並聲明：１原告之訴駁回。２願供擔保，免為假執行。
三、被告龍泰企業社即丙○、宇玄科技有限公司除引用夏尼公司之答辯外，並以被告非重製侵權之人，被告向夏尼購買商品，係著重於夏尼公司所取得之結構專利權，原告提起本件訴訟顯無理由等語資為抗辯。並聲明：１原告之訴駁回。２願供擔保，免為假執行。
四、原告係新式樣第Ｄ100759號連接器之專利權人，專利權專用期間自2004年10月11日起至2015年8月10日止，又系爭專利經被告夏尼公司提出舉發，業經經濟部智慧財產局為審定之結果為舉發成立，原告現向經濟部智慧財產局提起訴願中等情，有中華民國專利公報、專利證書（起訴狀證物一）、98年7月7日（98）智專三（一）03011字第09820410840號經濟部智慧財產局專利舉發審定書、訴願書（本院卷，第165~16
7、第181~183頁）各一紙可稽，復為兩造所不爭，堪信為真實。
五、（一）經查，本院曾依原告聲請，前往被告設於台南市○○區○○○○街○○○號3樓之1之廠址保全證據，扣得被告生產並預備供銷售之藍色、紫色之連接器各一個，有訊問筆錄附於本院依職權調取之97年度聲字第102號卷可稽。
（二）本院遂將上開保全證據程序所扣得之連接器二個送請台大嚴慶齡工業研究中心鑑定，以明是否與原告所有新式樣第Ｄ100759號之專利範圍相同或近似。該中心以報告編號：97-Y-52-04號專利鑑定報告函復其鑑定理由略以：
㈠鑑定標的
⒈專利權
本創作係關於連接器形狀新式樣創新，本創作之連接器形狀創作特徵乃如附圖所示，及本創作之連接器則由本體及端子組合而成，其中本體設長立方體，及於前側乃形成端子插設孔，插設孔上方則設方形卡榫孔，故而使前側面之高度大於後側面；又由其左右側觀察則形成約2／3部分較高，而約1／3部分較低狀，及較低部分之上方設卡榫之按壓部；及端子並向後延伸，以共同組成本創作之連接器。
㈡鑑定比對過程說明⒈物品是否相同或近似之判斷：
．．．對應出該藍色待鑑定物為RALNumber為5005，
Coding為C，GPS用之連接器（connector）。紫色鑑定物為RALNumber為4004，Coding為D，GSM用之連接器（connector）。
因此可證兩顆待鑑定物皆是與專利案功能相同的連接器。
⒉視覺性設計整體是否相同或近似之判斷：
根據專利案之圖示及創作說明特徵與鑑定物比對結果如下：
⑴本體設長立方體：由立體圖比對即可發現其待鑑定物等同專利案，皆是長立方體。
⑵前側乃形成端子插設孔：由前視圖比對即可發現其待鑑
定物近似專利案設有一端子插設孔。雖然待鑑定物之卡榫孔與專利案位置不同，但熟悉此專業之技術人員可知該位置只是功能性上用於區分不同類型訊號之防呆裝置，因此並不影響整體視覺效果之不同。
⑶插設孔上方則設方形卡榫孔：由俯視圖比對即可發現其待鑑定物等同專利案，在插設孔上方設有方形卡榫孔。
⑷前側面之高度大於後側面：由右視圖比對即可發現其待鑑定物等同專利案，前側面之高度大於後側面。
⑸左右側觀察則形成約2／3部分較高，而約1／3部分較低
狀（左）：由左視圖比對即可發現其待鑑定物的側面高度變化等同專利案。
⑹較低部分之上方設卡榫之按壓部：由後側視圖比對即可
發現其待鑑定物等同專利案，在較低部分之上方設卡榫之按壓部。
⑺端子並向後延伸，以共同組成本創作之連接器：由仰視
圖比對即可發現其待鑑定物等同專利案，端子向後延伸，共同組成連接器。
經詳細比對之後，除了兩顆待鑑定物之前側所形成端子之卡榫孔位置與專利案圖示之位置不同外，兩顆待鑑定物與專利案所陳列之七項特徵皆相同。然而熟悉此專業之技術人員可知該位置只是功能性上用於區分不同類型訊號之防呆裝置。事實上，由附件二（由夏尼公司所設網站下載所得之待鑑定物文件資料）所陳列之內容亦可發現，這兩顆連接器只在功能上各自區分為GPS用或GSM用。甚至在附件二亦發現了與專利案卡榫孔位置相同的RadiowithIfoutput專用連接器。可見該卡榫孔之位置僅是功能性上不同，並不影響整體視覺效果之不同，因此不影響待鑑定物品與本專利範圍相同之認定。因此兩顆待鑑定物品與本專利之申請專利範圍相同。」因認鑑定結論為：「１被告夏尼公司產製及銷售之連接器與原告所有新式樣100759號是功能相同的連接器。２被告夏尼有限公司產製及銷售之連接器與原告所有新式樣100759號之範圍相同。」，亦有鑑定報告書一紙可參。
六、惟查：
（一）系爭專利「連接器」之申請日為92年8月11日，智慧財產局於93年8月26日核准審定專利，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法規定為斷。
（二）系爭專利就申請圖說觀之，其本體形狀為概呈長立方體，前側為端子插孔，插孔上方設方形卡榫孔，其側邊約2／3高度處因內縮形成段差，內縮頂部之上方設卡榫之按壓部，本體背面延伸一端子。
（三）證據2（本院卷，第61頁）為2002（民國91）年11月公開發行之德國「AutomotiveConnectors」型錄正本；證據3（本院卷，第66頁）為原告申請本件之專利與證據2之比對圖（與證據2併案審查）。
（四）證據2所標註之連接器，亦揭示有如系爭專利「本體形狀為概呈長立方體，前側為端子插孔，插孔上方設方形卡榫孔，其側邊約2／3高度處因內縮形成段差，內縮頂部之上方設卡榫之按壓部」之形狀特徵，兩者之差異在於前側端子插孔底部對應斜凹槽之有無、側面形狀及背面延伸之端子；惟，證據2第7頁（本院卷，第62頁）所標註之同類連接器，亦揭示有如系爭專利之前側端子插孔底部對應斜凹槽，證據2第8頁（本院卷，第63頁）所標註之型號「Kuppler」同類連接器，亦揭示有如系爭專利之側面形狀及背面延伸之端子；是以，通體觀察，系爭專利之整體形狀，為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之證據2而易於思考者，難謂系爭專利具創作性。至於系爭專利背面端子表面之斜向交錯格紋，實為電線電纜類物品習知之表面包覆花紋，且該花紋為非視覺正面之局部形狀，不影響系爭專利整體形狀不具創作性之判斷。」是以系爭專利各構件之形狀及設置位置皆相同於證據2，由以上比對說明可知，證據2所揭露之「連接器」無論是單元或者是單元間的構成關係皆相同於系爭專利，兩者各單元的線條設計也相同。雖然兩案端子之表面紋路略有差異，惟就整個連接器之視感而言，系爭專利端子表面之紋路相當習知，而且整體視感上不具有特異之視覺變化，由肉眼觀察實難以分辨其差異性，故系爭專利為該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技藝易於思及者，不具創作性，有違核准審定時所適用之專利法第110條第4項之規定，被告抗辯原告系爭專利不具創作性，尚非無據。被告舉原告系爭專利具有應撤銷之原因，亦經經濟部智慧財產局於98年7月7日審定舉發成立，該局（98）智專三㈠03011字第09820410840號舉發審定書審定主文：「舉發成立，應撤銷專利權」，其理由亦同此認定。
七、按智慧財產案件審理法第16條第2項規定：法院於當事人主張或抗辯智慧財產權之有效性，而認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利。次按專利法第110條第4項規定：新式樣雖無第一項所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請之先前技藝易於思及者，仍不得依本法申請取得新式樣專利。本件既因原告主張之系爭專利，因違反上開專利法第110條第4項之規定，不具創作性而有應撤銷之原因，揆諸上揭規定，原告即不得對被告主張權利，則被告公司所販售之上開產品，固與原告系爭新式樣專利之申請專利範圍實質相同，然其是否侵害原告所有系爭專利，以及原告請求之損害賠償數額是否正當有據等，均已無加以審究之必要。
八、綜上所述，原告系爭新型專利申請專利範圍，既有不具創作性而應撤銷之原因，則原告不得對被告主張權利。從而，原告請求被告應連帶給付原告5,000,000元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息等部份，均無理由，應予駁回。
九、原告之訴暨經駁回，則其假執行之聲請，亦失所依據，應併予駁回。
十、末按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程式之規定。」智慧財產案件審理法第16條第1項定有明文。本件原告主張其所有之系爭專利固經撤銷，其不服，己提出訴願程序，請求予以裁定停止審判程序等語，並提出訴願書一份為據，然本院既認原告之專利不具創作性而有應撤銷之原因，已如上述，原告請求本院予以裁定停止審判程序一節，揆諸上開智慧財產案件審理法第16條第1項之規定，即無所據，不應准許。
十一、又本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提攻擊防禦方法，均毋庸再予審酌，均附此敘明。
十二、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國98年10月6日
民事第三庭法官孫玉文以上正本係照原本作成。
如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴。
中華民國98年10月6日
書記官蘇玟心