裁判字號：最高行政法院104年判字第698號判決
裁判日期：民國104年11月26日
裁判案由：發明專利舉發
最高行政法院判決
104年度判字第698號上訴人 林裎洧 （原名: 林彥文 ）訴訟代理人 溫令行 律師被上訴人經濟部智慧財產局代表人 王美花
參加人 史丹利七 和國際股份有限公司代表人 陳弘澤 上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國103年6月12日智慧財產法院102年度行專訴字第126號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、緣上訴人前於民國91年8月5日以「簡易棘輪扳手」向被上訴人申請發明專利，申請專利範圍計10項，經被上訴人編為00000000號審查，於94年10月18日審查准予專利，並發給發明第I245684號專利證書（下稱系爭專利），專利期間自94年12月21日起至111年8月4日止。嗣參加人以系爭專利有違核准時即92年2月6日修正公布，93年7月1日施行之專利法第22條第4項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被上訴人審查，認系爭專利並未違反上開規定，初以98年10月21日(98)智專三（三)05052字第09820667770號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經決定駁回，參加人遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，經原審認系爭專利第1至5項及第7至9項有違核准時專利法第22條第4項之規定，且因參加人並未主張系爭專利第6、10項不具進步性或有得撤銷之事由，而以99年度行專訴字第95號行政判決撤銷上開原處分及訴願決定，並命被上訴人依該判決之法律見解另為處分。嗣上訴人於100年5月25日向被上訴人提出系爭專利申請專利範圍更正本，更正後申請專利範圍計2項，均為獨立項。經被上訴人認其所提更正本符合規定，本舉發案依上開更正本審查，並認系爭專利有違核准時專利法第22條第4項之規定，以100年8月18日(100)智專三
（三）05052字第10020726890號專利舉發審定書重為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上訴人不服，提起訴願，訴願決定認參加人100年7月25日提出之專利舉發表示意見書，主張證據3及4之組合足以證明系爭專利更正後第1、2項不具進步性係前未提出之新理由，而被上訴人有未依核准時專利法第69條第1項規定踐行通知上訴人為舉發答辯法定程序之瑕疵，以101年4月30日經訴字第10106104180號訴願決定書為「原處分撤銷，由被上訴人另為適法之處分」。案經被上訴人重行審查，於踐行上開法定程序後，以102年6月14日(102)智專三（三）05121字第10220768390號專利舉發審定書為「100年5月25日之更正事項，准予更正」及「請求項1至2舉發成立應予撤銷」之處分。上訴人不服，乃就上開處分中請求項1舉發成立應予撤銷部分，提起訴願，經遭決定駁回，遂向原審提起行政訴訟。因原審認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命其獨立參加訴訟。嗣經原審判決駁回後（在同一判決中系爭申請專利範圍第1項實體駁回；系爭申請專利範圍第2項部分因未經訴願程序程序駁回），上訴人不服，提起上訴（系爭申請專利範圍第2項部分未據聲明不服）。
二、上訴人起訴主張：㈠證據3、4不具有利用一衝頭於容置槽之預定位置處衝壓出一卡部，該卡部係凸出於容置槽之設計，使容置槽之一壁面形成非平整狀之設計；該基塊受凸柱51穿透凹孔34至基塊50內部定位非受卡部限制，故證據3、4之組合不足證更正後系爭專利第1項不具進步性。㈡證據3、4所揭示的技術缺乏系爭專利「卡部」與基塊之設計，不能使基塊由塑膠材質製成替換，其解決目的不同，無法促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在一起。㈢系爭專利與證據3之加工技術、加工成本、形成結構不同。具有「成本降低」與「效率提昇」之進步性等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分關於請求項1至2舉發成立應予撤銷部分。
三、被上訴人則以：㈠更正後系爭專利第1項中，利用一衝頭於容置槽之預定位置處衝壓出之「卡部」結構，為發明所屬技術領域中具有通常知識者所習知之「卡部」結構。㈡系爭專利核心技術在於扳手本體喉部所設容置槽中設有卡部，藉該卡部之卡制而將該基塊限位於容置槽內，使該基塊與棘動件間具有一距離；證據3揭露基塊（50）底緣突設一凸柱（51）插卡於槽底定位凹孔（34）而獲得定位，亦可使該基塊係受凸柱、定位凹孔之擋止限位而會與棘輪件之棘齒產生一距離，基塊完全不會有與棘齒產生接觸磨擦之可能，故證據3與系爭專利均有擋止卡制之功能，具有限制基塊位置之功效等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。
四、參加人於原審經合法通知未到場，亦未提出書狀為聲明及陳述。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠本件舉發案於現行專利法102年1月1日施行前尚未審定，自適用修正施行後之規定，對於舉發案逐項審查，故原處分乃就各請求項分別諭知「請求項1至2舉發成立應予撤銷」，上訴人如就原處分機關於請求項2舉發成立應予撤銷部分不服，自應一併提起訴願，倘不服訴願決定，始得提起撤銷訴訟。是上訴人既未曾就更正後系爭專利第2項部分提起訴願，並未經訴願程序即提起撤銷訴訟，此部分之起訴難謂合法，應予駁回。㈡系爭專利與證據3、4均為棘輪扳手結構改良，三者間存有相同之技術手段，亦皆揭示棘輪扳手相關組成結構，具有共通之組合結構，係屬棘輪扳手之相同技術領域，對於棘輪扳手產業所屬技術領域中具有通常知識者而言，組合證據3、4間關聯技術之動機係屬明顯。㈢更正後系爭專利第1項與證據3、4之組合相較，可知系爭專利之「扳手本體10」、「容置空間12」與「容置槽13」技術特徵，已揭露於證據3之「扳手體30」、「大徑槽部份及其穿孔32」與「容置槽31」，及證據4「扳手本體20」、「容置槽21」與「弧凹槽25」之技術內容；系爭專利之「基塊20」技術特徵，已揭露於證據3及證據4「基塊50」之技術內容；系爭專利之「棘齒塊30」、「棘齒31」與「彈性體50」技術特徵，已揭露於證據3之「卡掣件40」、「棘齒」與「彈簧60」，及證據4「卡掣件40」、「棘齒」與「彈簧60」之技術內容；系爭專利之「棘動件40」與「棘齒41」技術特徵，已揭露於證據3之「棘輪件35」與「棘齒」，以及證據4「棘輪件30」與「棘齒」之技術內容。又系爭專利之「卡部14、15」技術特徵，亦相當於證據3「凸柱51」及「定位凹孔34」技術內容之簡易置換。再系爭專利之「利用一衝頭於容置槽之預定位置處衝壓出一卡部，該卡部係凸出於容置槽，而使容置槽之一壁面形成非平整狀」及「該容置槽之卡部係用以限制基塊之位置，俾使該基塊與棘動件間具有一距離」技術特徵，已為證據3基塊50底緣突設凸柱51插卡於槽底定位凹孔34而將基塊50定位，基塊50在凸柱及定位凹孔結合限位下，會使基塊與棘輪件之棘齒產生隔離距離之技術，且其所屬技術領域中具有通常知識者組合證據3及4之先前技術（含習知之加工），並加以簡易改變而可輕易完成，並達成限制基塊位置之相同功效，且未有無法預期之功效，故證據3及4之組合可證明更正後系爭專利第1項不具進步性。㈣系爭專利以衝壓方式形成之「卡部」結構可為證據3之定位「卡部（凹孔結合凸柱）」結構經習知衝壓加工方式而形成之卡固結構，再由證據3說明書第8頁亦揭露其結構可大幅簡化結構及組配難度，經構件簡化不需作太多配合性設計，在製造加工更容易進行，故系爭專利「卡部」結構之技術特徵僅為證據3之習知加工方式與其定位凹孔、凸柱之結構的簡易改變，並可達到使扳手本體表面乾淨平整，減少加工程序，無需考慮製造公差及降低成本之功效。㈤參加人原先僅對更正前系爭專利第1至5、7至9項提起舉發，經原審99年度行專訴字第95號行政判決認系爭專利第1至5項及第7至9項有違核准時專利法第22條第4項之規定，且因參加人並未主張系爭專利第6、10項不具進步性或有得撤銷之事由，乃撤銷原處分及訴願決定，並命被上訴人依該判決之法律見解另為處分；嗣上訴人提出更正，將原第6、10項改為獨立項即更正後第1、2項，並刪除其餘請求項，參加人仍就更正後第1、2項提起舉發，認證據3及證據4之組合可證明更正後第1、2項不具進步性，足徵參加人仍認更正後第1、2項不具進步性。其次，原審99年度行專訴字第95號行政判決雖未就更正前系爭專利第6項進行比對，然系爭專利無論更正前後，其卡部功能並無不同，雖更正後第1項增加利用一衝頭於容置槽之預定位置處衝壓出一卡部之附屬技術特徵，係屬製造卡部之方法，且卡部係凸出於容置槽而使容置槽之一壁面形成非平整狀之結構。惟在系爭專利未明確界定「卡部」之構造，形狀及位置等技術特徵下，證據3之定位凹孔亦可以衝頭於容置槽預定位置處衝壓出一凹部使容置槽之一壁面形成非平整狀，再與基塊凸柱卡固，即可相當於系爭專利之「卡部」結構，且凸柱及定位凹孔結合後具有擋止卡制以限制基塊位置之功能，並達到與更正後第1項可輕易加工及成本低廉之相同功效，並非就更正後第1項「刪減先前技術中之技術特徵」部分未予考量。綜上，被上訴人就本件舉發案所為「請求項1舉發成立應予撤銷」之處分，並無違誤等語，因而將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
六、本院按：㈠「本法100年11月29日修正之條文施行前，尚未審定之更正
案及舉發案，適用修正後規定。」為102年1月1日施行之現行專利法第149條第2項所規定，其立法理由載稱：「本次修正對於更正案及舉發案增修部分規定，爰予明定本次修正前已提出之更正案及舉發案，於修正施行後尚未審定者，均得適用」。又「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為專利法第71條第3項本文所明定，其立法理由謂：「核准發明專利權之要件係依核准審定時之規定辦理，其有無得提起舉發之情事，自應依審定時之規定辦理，始為一致，爰予明定。」查系爭專利申請日為91年8月5日，被上訴人於94年10月18日准予發明專利，94年12月21日公告，嗣參加人提出舉發，被上訴人於102年6月14日作成「100年5月25日之更正事項，准予更正；請求項1至2舉發成立應予撤銷」之處分，是本件為專利法100年11月29日修正之條文施行前，尚未審定之舉發案，自應依現行法之規定審理。準此，依前引現行專利法第71條第3項本文規定，應以核准審定時所適用之92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）規定為斷。
㈡次按利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用之
發明，得依核准時專利法第21條、第22條規定申請取得發明專利。又發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得依同法申請取得發明專利，同法第22條第4項定有明文。而發明有違反第22條第4項規定之情事者，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發；專利專責機關接到舉發書後，應將舉發書副本送達專利權人，專利權人應於副本送達後1個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查（同法第67條第1項第1款、第2項、第69條規定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第22條第4項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，專利權人亦得答辯，供專利專責機關審查，倘舉發人所附之證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。
㈢經查，原判決業已詳述：系爭申請專利範圍第1項已揭露於
證據3、4之技術特徵，而關於系爭專利之「利用一衝頭於容置槽之預定位置處衝壓出一卡部，該卡部係凸出於容置槽，而使容置槽之一壁面形成非平整狀」及「該容置槽之卡部係用以限制基塊之位置，俾使該基塊與棘動件間具有一距離」技術特徵，已為證據3基塊50底緣突設凸柱51插卡於槽底定位凹孔34而將基塊50定位，基塊50在凸柱及定位凹孔結合限位下，會使基塊與棘輪件之棘齒產生隔離距離之技術所揭露，且其所屬技術領域中具有通常知識者組合證據3及證據4之先前技術（含習知之加工），並加以簡易改變而可輕易完成，並達成限制基塊位置之相同功效，產生基塊可穩固設置於容置槽之相同結果，且未有無法預期之功效等事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。是以系爭專利申請專利範圍第1項為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據3及證據4組合之先前技術所能輕易完成，證據3及證據4之組合可證明更正後系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
㈣上訴意旨雖以：更正後系爭專利第1項已明確界定「卡部」
必須是「受衝壓成行，且形成非平整狀，又必須使基塊受其卡制而限位於容置槽內」，且原判決亦以「更正後系爭專利申請專利範圍第1項增加利用一衝頭於容置槽之預定位置處衝壓出一卡部之附屬技術特徵，係屬製造卡部之方法，且卡部係凸出於容置槽而使容置槽之一壁面形成非平整狀之結構」，顯認定系爭專利對「卡部」有明確界定，惟原判決嗣又認「系爭專利未明確界定『卡部』之構造，形狀及位置等技術特徵」，其判決理由顯有矛盾云云。惟查，原判決就「形狀及位置等技術特徵」等文字，係在說明系爭專利僅記載「卡部」係凸出於容置槽且其一壁面形成非平整狀，並未詳細界定其他技術特徵之用語，雖係贅語，但並無判決理由矛盾可言；且原判決已依系爭專利說明書第9頁第18至19行記載、第4圖所示、系爭專利說明書第10頁第17至18行記載，而認定：系爭專利之「卡部」至少為可設於容置槽外緣頂壁或容置槽底壁等預定位置，其形狀係凸出容置槽之結構，以限制基塊之位置，且不限於任一實施方式或圖式，只要是合於更正後系爭專利申請專利範圍第1項所描述之內容或其所屬領域具有通常知識者依該描述內容可輕易思及，並為專利說明書所支持之結構，均屬其所涵蓋範圍，可經簡易置換而輕易達成之系爭專利「卡部」之結構，此外，結合證據3、4，證據4容置槽2、凹圓弧4之結構將證據3之基塊及卡掣件置於凹圓弧內，即可在不須另加頂蓋加以封閉下，達成限制基塊位置之功效，並產生基塊穩固設置於容置槽之結果，系爭申請專利範圍第1項並未產生無法預期之功效。以上均經原判決詳述在卷可稽，其所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨，再予爭執，核屬其一己主觀之見，要難謂原判決有違背法令之情事，自非可採。
㈤再查，原判決係認定證據3之凸柱及定位凹孔之定位設計與
系爭專利之卡部有所差異，證據3之凸柱及定位凹孔之定位設計並非卡部，只是證據3之定位凹孔設於容置槽31槽底而使容置槽之一壁面形成非平整狀，當凸柱及定位凹孔結合後具有擋止卡制之功能，達到限制基塊位置之功效，與系爭專利中之「卡部」所欲解決之問題及達成功效實質相同，當所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據3之凸柱及定位凹孔結構，可經簡易置換而輕易達成之系爭專利「卡部」之結構，可經簡易置換而輕易達成之系爭專利「卡部」之結構等情，是以原判決上開認定業已詳述其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦合於進步性之審查規範，殊無自行臆測，並屬後見之明可言，更無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨另以：證據3僅揭露「其小徑槽部分槽底則設置有一定位凹孔(34)」，且由其說明書圖示第3圖更可看出該定位凹孔(34)為貫穿之設計，非為「卡部」，惟原審竟稱「證據3之定位凹孔亦可以衝頭於容置槽預定位置處衝壓出一凹部使容置槽之一壁面形成非平整狀，再與基塊凸柱卡固，即可相當於系爭專利之『卡部』結構」，顯為自行臆測，並屬後見之明，此違反專利審查基準有關進步性之審查不得有後見之明之規範云云；無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。
㈥末查，系爭專利雖利用一衝頭於容置槽之預定位置處衝壓出
一卡部，惟以衝頭工具將構件成形係屬製造卡部之方法，系爭專利僅記載利用衝頭製成之卡部，並未進一步界定卡部之製成方法，此為原判決認定之事實，並無不合。原審所認定「可以衝頭於容置槽預定位置處衝壓出一凹部使容置槽之一壁面形成非平整狀」之字句，無非係強調：在系爭專利未明確界定「卡部」之詳細技術特徵下，則證據3之定位凹孔亦可以衝頭於容置槽預定位置處衝壓出一凹部使容置槽之一壁面形成非平整狀，再與基塊凸柱卡固，即可相當於系爭專利之「卡部」結構等情，以說明證據3凸柱及定位凹孔結合後具有擋止卡制以限制基塊位置之功能，並達到與更正後系爭專利申請專利範圍第1項可輕易加工及成本低廉之相同功效等事項，並非在推導製作方法，則系爭申請專利範圍第1項如何製作成品，並非本件進步性專利要件所要審酌之事項，是以原判決事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨以：依原判決認定方法衝製，可看出該衝壓凹部之外周圍嚴重變形扭曲，又為配合凹孔，其對應之基塊仍必須加工一凸柱，而系爭專利無需凸柱之設計，原審推導之技術在實施上缺乏對應系爭專利第1項之「該基塊係設置於上述之容置槽內，並受卡部之卡制而限位於容置槽內不會脫出」之技術特徵，故原審此部分認定於事實上無法實施，其以之作為駁回上訴人之理由，認事用法有重大違誤等語；係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，自非可採。
㈦從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
七、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
主文。中華民國104年11月26日
最高行政法院第五庭
審判長法官黃合文
法官林茂權法官鄭忠仁法官吳東都法官劉介中以上正本證明與原本無異中華民國104年11月26日
書記官張雅琴