裁判字號：臺北高等行政法院90年訴字第2933號判決
裁判日期：民國91年05月29日
裁判案由：商標評定
臺北高等行政法院判決九十年度訴字第二九三三號
原告甲○○被告經濟部代表人 林義夫 部長）訴訟代理人丙○○
參加人日商．三麗鷗
股份有限公司代表人辻乙○○董事訴訟代理人 林志剛 律師
楊憲祖 律師 林金榮 律師右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十年二月十五日經（九○）訴字第○九○○六三○三一七○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實緣原告於民國（以下同）八十七年九月十九日以「Kittygalant」商標（以下簡稱系爭商標，如附圖一），指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十七類之浴墊、踏墊、門墊、地毯、踢腳毯、塑膠踏墊、橡膠踏墊商品，向前經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局准列為註冊第八六四五一三號商標。嗣參加人以系爭商標與參加人之註冊第一四三六六九、三一三六八五號「HELLOKITTY及圖（墨色）」商標（以下簡稱據以評定商標，如附圖二）構成近似，有違註冊時商標法第三十七條第六、七、十二款之規定，對之申請評定，經原處分機關經濟部智慧財產局審查，以八十九年九月十九日中台評字第八九○○八五號商標評定書為申請不成立之處分。參加人不服，提起訴願，案經被告審議，認本件有訴願法第二十八條第二項規定之情事，以八十九年十二月二十一日經（八九）訴字第八九○六四五五二號函請原告參加訴願程序表示意見，惟原告並未提出參加訴願程序暨表示意見之書面資料，被告乃為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。原告不服，遂向本院提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。茲摘敘兩造及參加人之訴辯意旨如左：
甲、原告方面；
一、聲明：求為判決
１、訴願決定撤銷。
２、訴訟費用由被告負擔。
二、陳述：
１、商標圖樣有「相同或近似他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞」、「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第七款、第十二款所明定。惟前開法條之適用，必以兩商標圖樣構成相同或近似，足使一般消費者滋生單一聯想而有混淆誤認之虞，始足當之。而審究兩商標是否構成近似，應異時異地就圖樣上之文字圖形整體隔離觀察，視其有無足以使一般消費大眾於交易之際有滋生混淆誤認之虞以為斷。倘兩商標圖樣上之文字及讀音，縱有部分相同，但其外觀截然不同，讀音連貫唱呼，亦非完全相似，已足使一般消費者一目瞭然，不致發生誤認者，即無產生混同誤認之虞，自不構成近似。又依同法施行細則第三十一條規定，所稱著名商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。
２、當任何一個字冠上形容詞時，即有他者區分之別。而本件系爭商標因英文「galant」是形容詞（優雅的），而法文為（個人留言之意）當有其被形容之特殊意義及不可分割性，而據以評定之「HELLOKITTY及圖」商標為冠以感歎詞「HELLO（哈囉）」的一般性招呼用詞，別無其他特殊意義。且歷年來以外文「Kitty」作為商標圖樣核准於各類商品，如註冊第七四四八二○號「BABYKITTY」、註冊第六○一六一一號「KITTYJOE」、註冊第六一四二○二號「KITTYCLUB」、註冊第六四一一七九號「HONEYKITTY」、註冊第六四六四六八號「LOVEKITTY」、註冊第六七八○○五號「Puppy&Kitty」、註冊第八八九六九八號「KittyPink」、註冊第九○六九九七號「ROYALKITTY」、註冊第九二五四一六號「HAPPYKITTY」、註冊第四六五七一一號「KittyLittle」等，以上核准商標相同之「KITTY」一字，惟皆獲准註冊在案。再依行政院所頒發之商標近似審查基準觀之，兩商標圖樣之外文有一單字或主要部分相同，固屬近似，惟有無違背商標法第三十七條第七、十二款之規定，則尚須以該二商標有達到使人引起混同誤認之虞為前提要件，非謂任何兩商標圖樣上有相同之外文單字即謂近似商標，而該外文乃一普通習見之外文，作為商標圖樣，其審查標準並非如其他具有獨創性之商標，須給予相同之對待，而擴大認定近似標準，反之更應予以限縮構成近似之範圍。因此倘他人以該習見之外文加上足以辨識之其他文字或圖形，自應准其註冊，方屬合理合法。
３、參加人主張其據以評定之「HELLOKITTY及圖」商標，在我國領域內，已為一般購買人所熟知之知名商標，在行銷通路上一般在百貨公司及精品專賣店。而其檢送之使用證據：廣告、標示、註冊證及一般消費大眾對其印象均為使用「HELLOKITTY及圖」複合字之商標圖樣，非單獨「KITTY」一字，參加人亦不否認。可以想像得到消費者在一般行銷通路上，縱然有其他標示含有「Kitty」商標圖樣之商品，依其普通知識及消費經驗在購買及挑選商品時，多會注意其購買品牌本身的標誌，在此情形下，消費者仍可清楚的分辨而無「混同之可能性」，亦不會誤認銷售商品的正確來源或產製主體。而觀照原處分機關八十五年四月編印之商標手冊商標近似之判斷方法（第四十二頁）「僅就圖樣比較，認為近似，但『已為一般購買人所熟知』之商標而不致產生混同誤認之虞者，非屬近似商標」，則參加人之據以評定商標既為一般購買人所熟知之商標，系爭商標之申請註冊自符合上揭商標手冊所載情形，應認為非屬近似商標。
４、再查「KITTY」一字既非參加人自創，且在英語系國家為一般民眾常見之生活用字，單獨存在時其意甚明，並不具特別意義。參加人之複合字「HELLOKITTY」雖然已經註冊商標，惟「KITTY」之複合字不只一種，不能排除他人以其他不同能加以區辨之組合複合字，申請註冊。也不得以都有相同之「KITTY」一字，就說兩者在觀念上近似。本件被告審認系爭商標與據以評定商標是否構成近似，很明顯地其爭論點乃在於「kittygalant」與「HELLOKITTY」之外文部分有相同的「kitty」，而忽略了兩商標整體外觀、讀音、排列以及外文「kitty」乃一普通習見之單字等諸多客觀因素。被告未就兩商標圖樣作整體之觀察及客觀事實因素加以審酌，僅以兩者均有相同之外文「kitty」，即審認二商標近似，實嫌率斷。況「kittygalant」乃原告之英文公司名稱之特取部分，以之作為商標申請註冊，何來抄襲之說？而以普通習見之單字冠以其他單字組成之複合字作為商標申請，中外皆然，以資源有限而需求無窮之情況而論，各國廠商擷取相同單字作為商標者，必十分平常，本件原告與參加人採用相同的單字，實屬偶然之巧合，根本無襲用之可言。又我國自開放觀光及國際貿易商旅往來頻繁、商業資訊傳播迅速，國人在世界各國接觸到的英文品牌數量繁多，均可見到許多以相同單字作為商標圖樣之商品，則被告對以相同普通常見外文單字作為商標圖樣之審查標準，依現今消費型態與認知是否過於狹隘？而「KITTY」既為一般生活用語，則被告對以相同普通常見外文單字作為商標圖樣之審查標準，依現今普通用語，以之組合之複合字又何其多，如皆逕予保護未免權限過於擴張。再者「KITTY」複合字商標並存事，即以顯證所保護者乃限於單獨使用「KITTY」一字之相仿者，並不擴張至觀念上所有使用「KITTY」字一概受限。
５、綜上所述，本件系爭商標之申請及評定在原處分機關核准註冊及評定申請不成立之處分，而被告之訴願決定所為之審決，實有偏袒參加人一方之嫌。如此，焉有所謂公平正義可言，就商標審查之一致性與公平性而言，亦難謂洽，請判決如原告訴之聲明。
乙、被告方面：
一、聲明：求為判決如主文所示。
二、陳述：
１、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第七、十二款所明定。而該兩款之規定均以兩商標構成近似為前提要件。又衡酌商標圖樣是否近似，以具有普通知識經驗之購買人於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施行細則第十五條第一項亦有規定。經查，系爭商標圖樣係由外文「kittygalant」所構成，而據以評定商標圖樣及參加人所檢送使用證據標示之「HELLOKITTY及圖」商標圖樣則係由外文「HELLOKITTY」及一卡通貓設計圖案所單獨或聯合所組成，兩商標圖樣均有相同之外文「KITTY」且各為其商標之顯著部分，通體觀察，二者有致消費者對其所表彰商品之來源或產製主體產生聯想，而生混淆誤信之虞，應屬構成近似之商標。被告撤銷原處分機關經濟部智慧財產局所為申請不成立之處分，責由該局於收受前開訴願決定之次日起三個月內重新審酌後，另為適法之處分，認事用法並無違誤。
２、至原告所舉商標併存諸案例，核其商標圖樣均與本件並不相同，案情各異，且屬另案問題，自不得比附援引，執為本件有利之論據。
丙、參加人之陳述：
一、聲明：求為判決
１、原告之訴駁回。
２、訴訟費用由原告負擔。
二、陳述：
１、商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，及「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，分別為商標法第三十七條第七款及第十二款所明定。而依同法施行細則第三十一條第一項所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。同細則第十五條第一項則規定，商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。
２、參加人之據以評定商標為著名商標：參加人之據以評定商標自西元一九七四年創設以來，由於造形可愛，廣受各年齡層消費者喜愛，早已在日本、中華民國及世界各國成為著名商標，此應已是大眾所耳熟能詳，即使是原告亦不得不予承認，原處分機關亦予明確認定。因此，據以評定商標為著名商標，應是無庸爭議的事。
３、在市場上、消費者間，據以評定商標常被稱為「KITTY」貓（凱蒂貓）：現代人（尤其是年輕族群）的生活講究簡便、迅速，他們覺得「HELLOKITTY」唸起來略嫌冗長、不便，於是為了方便起見，參加人有時只用「KITTY」來代表「HELLOKITTY」，而一般人則暱稱之為「KITTY」貓（凱蒂貓），久而久之，「KITTY」貓在台灣竟成為「HELLOKITTY」的代名詞，在市場上廣為業者及消費者所使用，此有參加人的型錄、媒體報導等可以為證。原處分謂「KITTY」一詞並未被單獨使用，係屬錯誤。
４、原告之系爭商標有致混淆誤認之虞，違反商標法第三十七條第七款規定：由於參加人據以評定商標之著名性，加上在市場上、消費者間常把「HELLOKITTY」稱之為「KITTY」貓（凱蒂貓），因此，當消費者看到系爭商標中的「KITTY」時，很容易會聯想到參加人的「KITTY」貓。特別是系爭商標中的「galant」具有「優雅的」之意，為一形容詞，更容易讓消費者誤以為「Kittygalant」為一系列「KITTY」貓之一。因此，系爭商標有致公眾混淆誤認之虞，依商標法第三十七條第七款規定，應不得申請註冊。
５、原告之系爭商標同時違反商標法第三十七條第十二款規定：系爭商標有致消費者產生混淆誤認之虞，已如上述，因此與參加人之據以評定商標應認為構成近似，而「HELLOKITTY」商標業經註冊在舊商品分類第三十九類，為註冊第三一三六八五號，二造商品應屬類似商品，依商標法第三十七條第十二款規定，系爭商標亦應不得申請註冊。
６、原告慣於仿襲參加人的商標：
⑴、原告於八十七年十月至八十八年二月間連續明知為仿冒參加人商標之商品而販賣
，經臺灣士林地方法院檢察署於八十八年九月起訴，臺灣士林地方法院於八十九年八月判決罪刑確定在案。
⑵、除系爭商標外，原告另仿襲參加人之「CORO2KURIRIN」圖形、「POMPOMPURIN」
圖形、「HELLOKITTY」圖形分別申請註冊為「可愛動物圖」（審定第八八六○四七號）、「可愛動物圖（一）」（審定第八八六○四八號）、「綿羊圖」（審定第八七九九五○號），經參加人分別對之提出異議後，原處分機關業已將其撤銷確定。
⑶、由上足證，原告慣於仿襲參加人之商標，在本件中亦復如此，圖謀利用「KITTY
」貓之盛名，加上「galant」「優雅的」形容詞，意圖使消費者誤以為「Kittygalant」為一系列「KITTY」貓之一，而向其購買。極其顯然的，原告在申請系爭商標註冊時，主觀上即有仿襲參加人著名之「HELLOKITTY」商標之意圖，卻猶謂其採用相同的單字「Kitty」是偶然的巧合，係屬狡辯，此徵諸前述，甚為顯然。
７、案情雷同之另案（只商品類別不同，其餘事實、理由、證據完全相同），已經本院以九十年度訴字第二六三七號判決將原告之訴駁回。
８、綜上所述，原告系爭商標有違商標法第三十七條第七款及第十二款規定，應予評定為無效。原處分為申請不成立之評決，認事用法均有違誤。訴願決定將原處分予以撤銷，洵屬至當。原告訴請撤銷訴願決定為無理由，應予駁回。
理由
一、按商標圖樣有「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」、「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標」，不得申請註冊，固為商標法第三十七條第
六、七、十二款所明定。前述第七、十二兩款之規定係以兩商標構成近似為前提要件。而衡酌商標圖樣是否近似，以具有普通知識經驗之購買人於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施行細則第十五條第一項亦有規定。
二、本件原告訴稱，原告之系爭商標與參加人之據以評定商標雖均有相同之外文「KITTY」，然歷年來以該外文作為商標圖樣核准於各類商品者，不乏其例，且該字乃一普通習見之外文，參加人之「HELLOKITTY」商標應不能排除他人以其他不同而能區辨之複合字申請註冊，不能僅以兩者均有相同之「KITTY」一字，即謂構成近似云云。被告則辯稱，系爭商標圖樣係由外文「kittygalant」所構成，而據以評定商標圖樣及參加人所檢送使用證據標示之「HELLOKITTY及圖」商標圖樣則係由外文「HELLOKITTY」及一卡通貓設計圖案所單獨或聯合所組成，兩商標圖樣均有相同之外文「KITTY」且各為其商標之顯著部分，通體觀察，二者有致消費者對其所表彰商品之來源或產製主體產生聯想，而生混淆誤信之虞，應屬構成近似之商標。至原告所舉商標併存諸案例，核其商標圖樣均與本件並不相同，案情各異，且屬另案問題，自不得比附援引，執為本件有利之論據等語。
三、本院認，原告之系爭註冊第八六四五一三號「Kittygalant」商標圖樣係由外文「Kittygalant」所構成，而參加人之據以評定之註冊第一四三六六九、三一三六八五號「HELLOKITTY及圖（墨色）」等商標圖樣，及檢送之評定使用證據標示之「HELLOKITTY及圖」商標圖樣則係由外文「HELLOKITTY」及一卡通貓設計圖案單獨或聯合所組成，兩商標圖樣均有相同之外文「KITTY」，於實際交易或唱呼之際，難謂無使具有普通知識經驗之購買人於購買時施以普通所用之注意，對其所表彰商品之來源或產製者與據以評定商標產生聯想，致產生混淆誤信之虞，故系爭商標與據以評定商標構成近似。至原告所舉商標併存諸案例，核其商標圖樣均與本件並不相同，案情各異，且屬另案問題，自不得比附援引，執為本件有利之論據。是原告之主張均不足採，而被告認本件有訴願法第二十八條第二項規定之情事，以八十九年十二月二十一日經（八九）訴字第八九○六四五五二號函請原告參加訴願程序表示意見，惟原告並未提出參加訴願程序暨表示意見之書面資料，被告乃為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，洵無違誤，原告徒執前詞爭議，訴請撤銷訴願決定，並無理由，應予駁回。
四、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中華民國九十一年五月二十九日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法官徐瑞晃
法官李得灶法官吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十一年五月二十九日
書記官林玉卿