裁判字號：臺北高等行政法院89年訴字第446號判決
裁判日期：民國90年06月07日
裁判案由：服務標章
臺北高等行政法院判決八十九年度訴字第四四六號
原告甲○○○○○○代表人彼得‧莫‧欽訴訟代理人丁○○律師
丙○○律師被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 （局長）訴訟代理人戊○○
乙○○右當事人間因服務標章事件，原告不服經濟部中華民國八十九年六月一日經（八九）訴字00000000號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告應依本判決之法律見解另為處分。
訴訟費用由被告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國（下同）八十七年七月二十九日以「ELECTRONICPOSTMARK」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十五類之電腦檔案管理、為他人提供企業管理服務及企業行政管理服務，向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊。案經被告審查，認本件服務標章圖樣上之外文，係電子郵戳之意，以之指定使用於電腦檔案管理等服務，應不具標章型態，且未符商標法施行細則第五十條準用第二十八條第一項聲明不專用之規定，應不予註冊，並以八十九年二月十九日創設服務標章核駁第二七二六四號審定書予以核駁之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：請求撤銷原處分及訴願決定，並判命被告作成核准本件商標審定註冊之處分或其他適法處分。訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：請求駁回原告之訴。訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：原告以「ELECTRONICPOSTMARK」服務標章，指定使用於商品及服務分類表第三十五類「電腦檔案管理、為他人提供企業管理服務及企業行政管理服務」之服務，是否具有商標識別性？㈠原告主張：
⑴本件服務標章已具有「特別顯著性」，已符合商標法第五條第一項之規定，又因長期使用，亦已符合商標法第五條第二項之規定：
①按「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般
商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」固為商標法第五條第一項所明定。該條款闡明商標應具備特別顯著性之要件，係指將商標使用於其商品本身或其包裝容器上時，能引起一般購買者之注意，並得藉以與他人商品加以辨別而言。又審查商標有無識別性，應考量其使用方式、消費者之認知、實際交易情況及所指定使用之商品，以判斷其是否足以使一般商品購買人認識其表彰商品之標識，得藉以與他人之商品相區別，此有被告台商九八○字第二二一○三四號公告之「商標識別性審查基準」，可資參照。
②查原告係美國政府機構，提供郵政服務已逾二百年歷史，隨著電子商務興
起，原告提供之服務也突破一般傳統郵局之業務，首創「ELECTRONICPOSTMARK」使用於電子郵政等相關業務上，其表達具體概念，予人鮮明清晰之印象，極易使消費者辨識其係原告為表彰特定服務之標章，進而與他人之服務區別，以之使用於營業本身或宣傳刊物上，極具特別顯著性。本件服務標章業務乃自西元一九九七年起正式上市，然於西元一九九六年起，原告每年花費約五十萬美元廣告費用促銷本件標章之服務，此有原告網路溝通部經理LeoCampbell博士所簽署之宣誓書影本乙份，可資佐證。
LeoCampbell博士於西元一九九九年二月十二日曾應邀為香港日報(HongKongPost)有關原告電子產品討論會主講，茲檢附講稿乙份以供卓參。由上述資料足證原告已廣泛使用本件標章於指定服務，本件服務標章應具有顯著性，足以作為原告服務來源之表彰，依法應得以註冊，殆無疑義。
③網路商業化應用於西元一九八○年末期才如春筍般冒出，原告係致力於將
郵政業務電子化，乃國際郵政業之先驅，而國內商用網際網路業務更是近年來才起步並蓬勃發展。吾人皆知，網際網路之廣泛應用使得資訊快速，並且跨越國際空間，因而認定本件服務標章是否在交易上已成為原告營業上商品之識別標章之標準，實不得比照一般傳統商品或服務之使用情形來認定之。況本件服務標章於西元一九九七年於商業上使用乃不爭之事實，原告自此不斷促銷推廣此新興業務，此有自原告網站上擷取有關本件服務標章業務之各項訊息，可資佐證，而該等訊息不僅在美國可得知，在全世界各角落，包括台灣均可利用上網方式取得。因此，被告稱「前呈證據資料均晚於本件商標申請註冊，且未舉證其他於我國國內取得識別性之證據資料，尚不足以證明本件服務標章經使用且在交易上已成為申請人營業上服務之識別標識，難認有商標法第五條第二項規定之適用」，此論據嫌屬草率，殊難令人誠服。
④況且不具顯著性或商品說明之商標不得申請註冊專用，固為世界各國審查
商標註冊一致之原則，惟查本件服務標章第四十二類申請案已獲美國專利局核准在案，且本件服務標章於世界各國如阿根廷、智利、中國大陸、墨西哥、紐西蘭、巴拉圭、祕魯及瑞士等國均取得商標專用權，足證各國商標主管機關均認為本件服務標章已具備商標之特別顯著性，而准予註冊。又商標註冊保護雖係採屬地主義，惟商標本身深具國際性，如以各國國情不同、法制互異為由，否准本件服務標章之註冊，不僅有損原告之合法權益，亦將影響國內經濟國際化之發展。綜上所陳，本件服務標章實具特別顯著性，已符合商標法第七十七條準用同法第五條第一項規定。何況本件服務標章業經原告廣泛使用，顯已具備服務識別之功能，並符合商標法第五條第二項規定視為已符合同法第五條第一項之規定。
⑵被告辯稱系爭「ELECTRONICPOSTMARK」指定使用於第三十五類「電腦檔案
管理；為他人提供企業管理服務及企業行政管理服務」之服務，因不具特別顯著性，故應予以核駁云云，殊不足採。理由如下︰
①「ELECTRONICPOSTMARK」商標，具有商標識別性，業經鈞院八十九年
度訴字第四四七號判決在案。此一商標識別性，不因指定專用商品或服務之不同，而有差異。查原告前以「ELECTRONICPOSTMARK」商標指定使用於商標法施行細則第四十九條第十六類之商品，向被告申請註冊，遭被告為核駁之處分，惟蒙鈞院以八十九年度訴字第四四七號判決確定在案（
主文：訴願決定及原處分均撤銷；被告應依本判決之法律見解另為處分），此有確定判決證明書影本乙份為憑。前揭判決於理由中，載明「．．．單純之文字，祇要得與他人之商品相區別，非不得為商標。被告僅以原告申請註冊之商標『ELECTRONICPOSTMARK』單純之外文文字構成，一般社會通念為「電子郵戳」，即認不具商標識別性，非無可議。」。從而可知，「ELECTRONICPOSTMARK」商標具有商標識別性，應屬無疑。
②「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商
品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」商標法第五條第一項定有明文；此一規定依商標法第七十七條規定，於服務標章亦準用之。所謂「特別」，係指商標本身具有與眾不同之特別性，能引起一般消費者之注意而言。所謂「顯著」，係指依一般生活經驗加以衡酌，其外觀、稱呼及觀念與其指定使用商品間之關係，足資藉以與他人商品相區別，亦即有商品商標識別適應性而言，行政法院七十三年判字第四六一號判決著有明文。又商標法第五條第一項所規定之商標應具識別性（即「特別顯著性」），係泛指所有商品而言，並不拘泥於何種商品，且第五條第二項規定不具識別性之商標，無論使用於何類商品，均不得註冊，亦有學者 倪開永 之見解可稽。從而商標識別性之認定，不因商品或服務類別不同，而有差異。進一步言，業者間習慣上共通使用於商品之標章，為一般人習知習見者，自不具識別性，如電波圖形之於電器商品、圓形齒輪圖形之於機械商品，蓋此等標章為業者習慣使用於該等商品之上，自無從據此以分辨商品之出處。准此，齒輪圖形不論用於機械或齒輪商品均不得註冊，此乃該標章有違商標法第三十七條第十款規定，並非如被告所言「齒輪圖形用於機械商品者不具商標識別性，而用於齒輪商品則有商品說明之嫌」。換言之，倘齒輪圖形指定使用於麵包為一具有識別性之商標，則該圖形無論使用在何類商品皆具識別性，惟對於特定商品而言，如係表示商品之說明，或是商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者，欠缺廣義上之識別性要件，則不得作為商標申請註冊。因此，被告主張同一商標使用於不同之商品，其識別性將有所不同，顯然將商標法第五條及第三十七條第十款之情狀混為一談，殊不值採。
③「ELECTRONICPOSTMARK」既經認定為一具有識別性之商標，則其識別性
不因指定專用之商品或服務類別不同，而有差異；不具識別性之商標（服務標章），無論使用於何類商品或服務，均不得註冊；反之，一具有識別性之商標，無論使用於何類商品或服務，均具有作為商標或服務標章之固有屬性，其理甚明。從而可知，具有商標識別性之系爭「ELECTRONICPOSTMARK」服務標章，指定專用於第三十五類「電腦檔案管理、為他人提供企業管理服務及企業行政管理服務」之服務，亦具商標識別性。
㈡被告主張：
按「服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般消費者認識其為表彰營業之標識，並得藉以與他人之服務相區別」為商標法第七十七條準用同法第五條第一項之規定。本件原告申請註冊之「ELECTRONICPOSTMARK」標章圖樣上之外文係「電子郵戳」之意，與人之印象，為一種郵戳之使用方式，而非標章型態，此可由「未來服務項目包括電子郵寄證明、收到證明及特定時間傳送保證」、「該項訊息將交給U.S.PostalService作電子式加蓋郵戳處理」等敘述，及原告所從事之服務性質得知，是原告以之作為標章圖樣，指定使用於電腦檔案管理等服務，無法使一般消費者認識其為表彰服務來源、品質、信譽之標識，並得藉以與他人服務相區別，應不具識別性，自有違首揭法條之規定。又各國法制不同，原告既無法舉出本件圖樣已作為標章廣泛使用之相關證據資料，要不得因他國核准註冊，即執為本案亦應核准其註冊之論據，是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。
理由
一、本件原告前於八十七年七月二十九日以「ELECTRONICPOSTMARK」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十五類之電腦檔案管理、為他人提供企業管理服務及企業行政管理服務，向被告申請註冊，經被告審查，認本件服務標章圖樣上之外文，係電子郵戳之意，以之指定使用於電腦檔案管理等服務，應不具標章型態，且未符商標法施行細則第五十條準用第二十八條第一項聲明不專用之規定，應不准註冊，乃予以核駁之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，主張其係美國政府機構，提供郵政服務已逾二百年歷史，隨電子商務之興起，所提供服務也突破一般傳統郵局的業務，首創「ELECTRONICPOSTMARK」使用於電子郵政等相關業務上，其表達具體概念，予人鮮明清晰之印象，極易使消費者辨識其係原告為表彰特定服務之標章，進而與他人之服務區別，以之使用於服務營業本身或宣傳刊物上，極具特別顯著性，本件服務標章業務自八十六年起正式上市，然於八十五年起，每年花費約五十萬美元廣告費用於促銷本件標章之服務，有原告網路溝通部經理LeoCampbell博士所簽署之宣誓書及八十八年二月十二日應邀為香港日報有關原告電子產品討論會主講之講稿影本，足證原告已廣泛使用本件標章於指定服務，本件標章應具有顯著性，足以作為原告商品來源之表彰。又網路商業化應用於西元一九八○年末期才如春筍般冒出，原告係致力於將郵政業務電子化，乃國際郵政業之先驅，而國內商用網際網路業務更是近年來才起步並蓬勃發展，網際網路之廣泛應用使得資訊快速，並且跨越國際空間，因而認定本件服務標章是否在交易上已成為原告營業上商品之識別標章之標準，實不得比照一般傳統商品或服務之使用情形來認定；況本件服務標章於八十六年於商業上使用時，原告即不斷促銷推廣此新興業務，此有自原告網站上擷取有關本件服務標章業務之各項訊息可證，而該等訊息不僅在美國可得知，在全世界各角落，包括台灣均可利用上網方式取得；且本件服務標章第四十二類申請案已獲美國專利局核准在案，且本件服務標章於世界各國如阿根廷、智利、中國大陸、墨西哥、紐西蘭、巴拉圭、祕魯及瑞士等國均取得商標專用權，足證各國商標主管機關均認為本件服務標章已具備商標之特別顯著性，而准予註冊；本件服務標章實具有特別顯著性，符合商標法第七十七條準用同法第五條第一項之規，且原告廣泛使用而具備服務識別之功能，亦符合商標法第五條第二項之規定，應准予註冊等語；被告則以本件原告申請註冊之「ELECTRONICPOSTMARK」標章圖樣上之外文係「電子郵戳」之意，與人之印象，為一種郵戳之使用方式，而非標章型態，此可由「未來服務項目包括電子郵寄證明、收到證明及特定時間傳送保證」、「該項訊息將交給U.S.PostalService作電子式加蓋郵戳處理」等敘述，及原告所從事之服務性質得知，是原告以之作為標章圖樣，指定使用於電腦檔案管理等服務，無法使一般消費者認識其為表彰服務來源、品質、信譽之標識，並得藉以與他人服務相區別，應不具識別性，自有違首揭法條之規定。又各國法制不同，原告既無法舉出本件圖樣已作為標章廣泛使用之相關證據資料，要不得因他國核准註冊，即執為本案亦應核准其註冊之論據等語為辯。
二、按服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般消費者認識其為表彰營業之標識，並得藉以與他人之服務相區別，為商標法第七十七條準用第五條第一項所規定。又審查商標有無識別性，應考量其使用方式、消費者之認知、實際交易情況及所指定使用之商品，以判斷其是否足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，亦為被告八十六年十一月二十二日台商九八○字第二二一○三四號公告之「商標識別性審查基準」審查要點㈠所規定。又依前揭商標法第五條第一項之規定，可知文字並非不得為標章，祇要得與他人之商品相區別，即應准予註冊。本件被告雖主張原告申請註冊之「ELECTRONICPOSTMARK」標章圖樣上之外文，係「電子郵戳」之意，予人之印象，為一種郵戳之使用方式，非標章型態，不具識別性云云。惟查本件原告申請註冊之服務標章，固含有「電子郵戳」之意，但與其指定之「電腦檔案管理、為他人提供企業管理服務及企業行政管理服務」，並無任何關聯，一般人無從「ELECTRONICPOSTMARK」立即聯想到上述服務，反而因此特殊之文字，激起消費者之想像力，吸引消費者之注意力，進而對本件標章之服務產生興趣而使用購買之，其有識別性甚為顯然。至於原告所提原證六號敘述：「未來服務項目包括電子郵寄證明、收到證明及特定時間傳送保證」、「該項訊息將交給U.S.PostalService作電子式加蓋郵戳處理」等語，固與「電子郵戳」有關，惟上開服務之類別，究屬原告將來之發展，並非本件申請註冊標章所指定使用之服務，尚難相提並論。本件原告申請註冊之「ELECTRONICPOSTMARK」標章圖樣，既非其指定使用之「電腦檔案管理、為他人提供企業管理服務及企業行政管理服務」之通用名稱，非不具識別性，則被告核駁本件原告服務標章註冊之申請，即難謂允當，訴願決定未予糾正，亦有未洽。原告執以指摘，非無理由，應將訴願決定及原處分均撤銷，爰為判決如主文第一項所示。
三、又原告因被告對其依法申請標章註冊之案件，予以駁回，認為其權利受違法損害，請求本院判命被告作成核准本件商標審定註冊之處分或其他適法處分乙節。查系爭「ELECTRONICPOSTMARK」服務標章，其使用方式、消費者之認知、實際交易情況及所指定使用之商品各節，因尚未臻明確，且涉及被告之行政裁量決定，爰為判決如主文第二項所示。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第一百九十五條第一項前段、第二百條第四款、第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十年六月七日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法官徐瑞晃
法官吳慧娟法官李得灶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十年六月十二日
書記官陳清容