裁判字號：臺北高等行政法院93年訴字第1913號判決
裁判日期：民國94年06月29日
裁判案由：發明專利申請
臺北高等行政法院判決
93年度訴字第01913號原告甲○○
乙○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同上訴訟代理人丙○○上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國93年4月14日經訴字第09306216680號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告連帶負擔。
事實
一、事實概要：原告等於民國（下同）89年6月16日以「眼科手術使用裝置」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告等不服，申請再審查，案經被告於92年6月9日以（92）智專3（3）05054字第09220563920號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。原告等不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明（原告乙○○經合法通知，未曾到場陳述，據其所提書狀內容而為記載）：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉命被告為准予專利之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
如主文所示。
三、兩造之爭點：本案是否有違核駁審定時專利法第20條第1項前段產業可利用性之規定，不符發明專利之要件？㈠原告主張（原告乙○○經合法通知，未曾到場陳述，據其所提書狀內容而為記載）：
⒈按「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述
與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人」，「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利情形，一律注意」，行政程序法第43條及第9條分別定有明文。是被告就專利申請案作成准否行政處分之前，理應就申請人所提供之「全部」陳述及證據，不論對申請人有利或不利，均需一一調查以斟酌其真偽，且將其決定及理由告知申請人，才符合行政程序法所揭示之採證法則。
⒉查系爭申請案眼科手術裝置，其主要之特點是一弧形刀
片，可以延角膜之弧度之切線平面，進行切割角膜，其主要之進步之處為可以不用將球面狀之角膜極度壓縮成一平面，才能用平面刀片切割，如此將大大減低眼球於切割時之操作壓力。傳統切割時必須用強力真空環將眼球強力加壓，並於極高壓力下將球面狀之角膜極度壓平，因眼球處於極度高壓。因已有報告說：執行近視手術後，因高壓操作而造成視網膜破裂之後遺症，而且傳統平切方法由於眼球高壓會造成眼球內血液無法貫流，如切割過程太久將會嚴重損壞眼球之視網膜。另外由於將球面狀之角膜極度壓成平面，其內部之分子被壓縮變形於角膜中心與角膜週邊極不規則，因此切割後會造成一些微小之不規則裂溝(約20-40um)這現象可由切割後之顯微照片而得到證明。另對於有些角膜比較尖突之病人，其角膜於現今之操作壓力下，於壓縮成平面時其角膜頂點反而會往下彈，因而切割時造成中心無法切到，這是角膜手術專家眾所週知的中心島問題，如改用弧面刀切割將可避免這些問題。另外由於眼球構造複雜，尤眼前段有虹彩、水晶體等、其空間狹小，如切割時必須壓平眼角膜，將會造成眼前水晶體、虹彩之互相撞擊，因此將造成某些比率之病人之手術後併發症。因此弧形刀之手術裝置，可以改善之處為：
⑴可以防手術之高壓操作防止視網膜破裂。
⑵可防止高壓操下之血液貫流不良問題，如此可用更細緻且緩慢的延長手術時眼球操作時間。
⑶可以防止平面切割造成之不規則裂痕。
⑷可以防止手術時眼球被壓縮所引起的內部碰撞所造成之諸多併發症。
⑸可以防止較尖突之角膜中心切不到之問題(中心島問題)。
因此弧面切割優於平面切割之進步之處淺顯易明，而且弧面之切割結構前所未有，符合專利之新穎性、進步性之要件甚明，而且此一機構乃在於解決目前雷射近視手術之缺點所在，亦有其產業利用性，故本專利案符合專利之要件相當明確。初審其駁回本專利案之理由為角膜弧度為非球面，角膜切刀為球面，無法均勻切割角膜，因此無法比美國0000000專利案之平面切割更均勻，而未具產業利用性予以駁回。再審查其關鍵性理由為：角膜為一近球形結構，本案所請之弧形刀無法將角膜均勻切削後達到治療近視之目的，因此不具產業利用性，此皆為一非常錯誤的理由！⒊被告竟未詳究前述事實，而誤為本專利案之球面切割必
須沿完美之球面進行，其不知本專利案之弧面刀，其導槽可包括球面或非球面之路徑，蓋本設計乃取一大眾化之弧度去設計刀片行進路線，就像現今之隱形眼鏡，絕大部分公司於出產其產品時，只生產一個或兩個球面弧度之角膜隱形眼鏡，就可以讓廣大的社會大眾使用，且大部份之隱形眼鏡皆為球面設計，而可以服貼於非球面之眼角膜，此乃因為眼角膜雖在極度探討下於眼角膜週邊為非球面，但是其於主要光學中心約8mm內極度近似於球面(角膜總寬約10mm目前雷射近視手術只切到6mm)，因此實務上現今許多儀器如角膜弧度檢查儀，皆以球面曲率代表角膜曲率，隱形眼鏡公司大部份以球面鏡片使用於社會大眾，因此本設計之弧面刀片並不具有球面或非球面之問題；但查，⑴弧形刀片其實是可以將角膜均勻切削，原告已做過甚
詳盡之解說述及球面或非球面，弧形刀皆可克服，被告怎可完全視而不見且無任何解釋！⑵被告初審時只是說無法比較美國前案切割均勻，而不
是說「無法切割均勻」，再審查時沒有任何理由之擴大解釋，這是一大錯誤！⑶「無法均勻切削後達到治療近視之目的」這是一個完
全錯誤且外行之推論，蓋所有不論平切或其他手術方法，從微觀角度看皆為不均勻切割，而且早期更有用普通刀片不配合雷射之更不均勻切割，但皆可治療近視，且每一種切割皆不均勻皆有其缺點或優點，但皆可治療近視，故其謂無法治療近視，完全錯誤！⑷另謂不具「產業利用性」乃基於錯誤之無法治療近視
推論，依據被告之專利審查基準：不具產業利用性，只有完全無法製作出的結構，如永動機械，才能判定不具產業可利用性；因此，被告以無法均勻切削以致無法治療近視，而認定本專利案無產業可利用性為非常謬誤，並無根據且不合邏輯之理由！⑸角膜切刀可用於治療其他疾病並不只限近視，何況在
早期用手工更不均勻切割皆可治療近視，因此其駁回理由不正確。
⑹蓋雷射近視手術為眼科專業，其切割方法、切割組織
層次、切割厚度、其壓力控制等，皆為眼科專家眾所週知之習用常識，被告有所質疑，然而卻不給予面詢機會，這是一個謬誤行為，而其推論也完全沒有邏輯性，蓋切割均勻或不均勻跟能不能治療近視何干？這是完全不相干，眼科醫師就能了解，被告要審一種專業技術或知識，就應該把該領域之習用常識搞清楚，要不然申請人豈不是要把好幾本書都寫進專利申請文內，如有不清楚就需要面詢說明的豈可逃避！⒋原處分之審查，其審查委員非為熟習該項技術者。經查
，本件系爭申請案之兩位審查委員分別為，初審之朱志純委員及再審查之 劉鴻文 委員皆非本案所屬技術領域之具有通常知識之眼科醫師，其中初審為小兒科再審則為病毒科，雖該二位委員皆學有專精，惟對本案所屬技術領域之眼科裝置之技術，以「隔行如隔山」而言，自屬闕如。原告等為眼科專科醫師，行醫至今近20載，亦申請多項專利，就本案「眼科手術使用裝置」所引用之雷射近視手術為眼科專業，其切割方法、切割組織層次、切割厚度、其壓力控制等，皆為眼科專家眾所週知之通常知識，被告於審查時對本案有所質疑，然而卻一再迴避與原告當面面詢，寧可「閉門造車」，被告之任事及做法，實與專利法第1條「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」之立法原義相違。再者，被告對本案之審查又未能確實遵循其所制定之專利審查基準，其初審至再審查之審查程序又嚴重違誤，致其審查結果之認定亦為違法之處分。
⒌被告於本案中審酌是否准予面詢之裁量權限，應已萎縮至零。
⑴按審查時適用（91年1月1日施行）之專利法第44條第
1項規定：「專利專責機關於審查發明專利時，得依職權或依申請通知申請人或異議人限期為下列各款之行為：一、至專利專責機關面詢。二、為必要之實驗、補送模型或樣品。」，則是否准予申請人到局面詢，固屬專利專責機關即被告之職權；惟被告所發布之「專利案面詢作業要點」第3點中，復明定「審查人員對面詢之申請，『認有下列情事之一者』，應於審定書中敘明不予辦理之理由」。究其文義，顯係以消極列舉方式列咐「不予辦理面詢」之情況，除此之外，即應予以准許當事人之面詢申請，俾符合行政程序法保障當事人行政程序參與權、陳述意見權之原則與目的（行政程序法第102條參照）。而此「專利案面詢作業要點」既為被告所發布，對於其行政行為自應有自我拘束效力，並透過對外公布與施行，已對人民發生外部效力，不容其於個案中恣意選擇是否適用而予以差別待遇，否則將有違行政法上包括平等原則（行政程序法第6條）、誠信原則（行政程序法第8條），以及禁止恣意等一般原理原則。
⑵查原告之面詢申請，既非「單純詢問可否准予專利」
（前述面詢作業要點第3點第1款）、更非「提起異議或舉發」（同點第2款），且非基於「明顯與技術內容、案情無關之理由」而請求面詢（同點第3款），又係於再審查階段首次申請面詢，並非「申請再面詢」（同點第4款），顯無不符該「面詢作業要點」所列情事，則被告之裁量權即應「萎縮至零」，此時被告僅有「准予面詢」之義務，而無任何裁量餘地。詎被告怠於在其再審查理由書中提及任何否准原告「面詢申請」之隻字片語，而僅以「本案並無面詢之必要」數字，逕予否決原告之面詢申請，額已違反其裁量時應遵守之法規義務及行為義務，逾越法定裁量範圍，構成重大之裁量瑕疵。
⒍被告之認定，顯然違反專利審查基準之規定，且處分違法不當至明。
⑴依被告起訴答辯理由4所稱「故初審認為，本案並未
較引證案進步，而再審查則認為本案難以達到均勻切割角膜之發明目的」，足證被告之審查與其制定之專利審查基準完全違背。
經查，被告之審查基準第2-3-1頁產業利用性前言部分指明「產業利用性係取得發明專利的要件之一，由於其係發明專利本質上的規定，不須進行檢索即可判斷，故通常在審查申請案是否具新穎性及進步性之前即應先行判斷。」，審查基準第2-3-4頁新穎性之概念部分指明「新穎性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具新穎性，通常於其具產業利用性之後審查。」及審查基準第2-3-19頁進步性之概念部分指明「進步性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具進步性，應於其具新穎性之後始予審查，不具新穎性者，無須再審究其進步性。」可知，專利要件之審查，係先產業利用性、再新穎性、後進步性，初審引用美國US0000000號專利與本案技術比較後，認為本案並未較引證案進步之審查認定，卻誤引法條為第20條第1項前段作為論結。另再審查時，由其審定理由（三）之（2）謂「專利法規定，發明專利應具新穎性、進步性及可供產業利用性等要點；因此美國前案‧‧‧具新穎性、進步性」，上開論點，足證被告審查時，已混淆「先產業利用性、再新穎性、後進步性」之審查順序，而美國前案具新穎性、進步性又與本案不具產業利用性何干？況依前揭專利審查基準之規定，審查產業利用性是不須進行檢索。
顯見被告之初審及再審查完全未確實細究本案所載之技術內容為何，先是判定本案不具進步性，卻誤引法條為第20條第1項前段；後再審查則又引用美國
US0000000號專利前案（違反審查基準審查產業利用性係不須進行檢索規定）認為本案不具產業利用性，兀自作出不當處分，被告之認定，顯然違反前揭專利審查基準之規定，且原處分違法至明。
⑵就原處分及訴願決定機關所為本案不具產業利用性之
處分，皆係以「本案無法將角膜均勻切割後，達到治療近視的目的」或「本案無法達到其功效及目的」作為審定；惟由被告於2004年版之審查基準第2-3-1頁產業利用性之概念部分指明「若申請專利之發明在產業上能被製造或使用，則認定該發明可供產業上利用，具產業利用性；其中，能被製造或使用，指在產業上實施具有技術特徵之技術手段，即能製造所發明之物或能使用所發明之方法。具產業利用性之發明並非僅指製造產物或使用方法而已，只要該發明能加以實際利用，而有被製造或使用之可能性即符合產業利用性，並不要求該發明已經被製造或使用。」，是以，原處分及訴願決定機關所為之審查概念，以「本案無法將角膜均勻切割後，達到治療近視的目的」、「本案無法達到其功效及目的」等，作為本案不具產業利用性之論點，已為被告2004年版之審查基準所揚棄；而依法規「從新從優原則」，被告以不合時宜之審查概念，進而誤引法條核駁本案，其違法至明。
⑶專利審查基準為專利法及其施行細則具體的細部規範
，屬於被告內部的行政規則，係審查人員客觀公正審查專利案件之裁量基準，亦得供申請人為有關專利之申請共同遵守之原則。今依循專利審查基準而言，本案之發明在產業上能夠被製造或使用，自符合專利要件最低階之產業利用性；再者，被告於初審引用之美國US0000000號專利前案與本案技術比較，又不足證明本案不具新穎性及進步性；因此，在本案具有專利之三要件之情事下，依審查時適用（91年1月1日施行）之專利法第39條第1項規定「發明經審查認無不予專利之理由時，應予專利」，故本案應准予專利，始為適法之處分。
⒎被告未理會原告之面詢請求，違反行政機關之闡明義務，並斲害原告之程序權。
⑴按專利法第1條揭示之鼓勵發明、促進產業科技發展
之「公益目的」，於人民對行政程序之進行有所疑問時，行政機關自應負有「闡明」之義務，本應依職權或依申請限期通知申請人到局面詢，否則即有斲害人民於行政程序中陳述意見及參與程序之正當利益。⑵查系爭申請案之特徵已界定於申請專利範圍第1項，
且系爭申請案確具產業利用性之事實，已如前述。惟被告顯然未確實瞭解系爭申請案之發明特徵及功效，且對於系爭申請案說明書之陳述並未全部加以斟酌，原告對此深感困惑不解。為釐清前述疑問，原告特於90年11月14日及92年1月8日「申復說明書」中一再請求被告准予面詢，以當面討論、瞭解審查委員對於系爭申請案之認知，俾使原告得進而提出進一步說明或證據。
⑶孰料，被告對於原告欲透過面詢表達意見及進一步溝
通之真意置若罔聞，未向原告發問或曉諭令為必要之聲明與陳述，以探求原告之意思，即逕為否准原告之申請。被告此舉，違反行政機關應盡之闡明義務，斲害原告於行政程序上之陳述意見權，並使原告無法及時採取相應措施，致遭受不予專利之核駁審定。被告之行政行為，破壞人民對於行政機關之信賴（行政程序法第1條參照），違背專利法第1條所揭業之公益目的，應無維持其處分之必要。
⒏綜上所陳，本專利案在申請專利範圍所界定之技術特點
，不但具有專利要件中所稱之新穎性及進步性，且又符合專利要件位階中最低程度之「產業利用性」，原決定及被告之認事用法顯有違誤，為此，謹請鈞院詳為查核，並早日賜判決如訴之聲明，藉維法紀，至感德便。
㈡被告主張：
⒈起訴理由主要可歸納為：⑴其裝置可以不用將球面狀之
角膜極度壓縮成一平面，此將減低眼球於切割時之操作壓力；⑵當球面狀之角膜壓成平面時，其內部分子被壓縮變形於角膜中心與角膜周邊極不規則，切割後將造成不規則裂溝；⑶一般隱形眼鏡皆為球面設計，且以球面曲率代替角膜曲率；⑷弧形刀片可以將角膜均勻切削，且可克服球面或非球面形態云云。
⒉關於第⑴點，本案專利說明書第4頁其技術內容第4行謂
：「在真空吸環將眼球吸住時，『眼球內的壓力會加大』而將『眼球向前鼓出』，角膜板層刀沿著導滑軌既定的路徑進行角膜切割」。因此，雖然習知技術（初審引證案）係將角膜壓平，而有原告所謂『操作壓力』，但本案在操作時仍必須一直以真空吸環將眼球吸住，而使眼球內的壓力維持於加大、鼓出之狀態；因此，難以證明本案具有較習知技術減低眼球於切割時操作壓力之特點。
⒊關於第⑵點，本案認為習知技術在將原具有弧度之角膜
壓平時，其內部分子被壓縮變形於角膜中心與角膜周邊極不規則，切割後將造成不規則裂溝。然本案技術如前項所述，先將眼球向前鼓出（即顯示於圖3A[原眼球狀]及圖3[眼球鼓出狀])後，利用前壓板32將眼球壓回未變形之位置，且使後壓板33將眼球維持於未突出之位置。
惟因其刀片乃受導滑軌控制而有一預定前進之移動路徑，其前壓板僅『部份壓制』露出於透孔24外之眼球（此亦顯示於圖4），當眼球內的壓力因受真空吸環將吸住而加大鼓出，且因眼球為一密閉、可略變形之空間，該「未受壓制之部份將更為突出」，變形後之角膜曲線將如附件圖示（供參考），由圖可以清楚看到，更為突出之角膜與回復原弧度之角膜間，必然產生一與角膜原彎曲方向相反之「反轉」現象，此反轉現象又必然受刀具組之滑移前進而延伸整個露出於透孔之眼球。如果本案謂眼球由原本之圓弧受壓平後會產生內部分子壓縮變形，則本案使角膜弧度反轉所產生的內部分子壓縮變形更大。
⒋關於第⑶點，初、再審認為，本案以一固定弧度之刀片
無法順應眼球「近球面」之形態，而難以對非真球之角膜曲率切割出厚度一致之角膜薄片；而原告辯稱一般隱形眼鏡皆為球面設計，且以球面曲率代替角膜曲率。然而，原告忽略眼球乃一可略為變形之結構，例如「角膜塑形術」即是以隱形眼鏡鏡片對角膜進行弧度之塑形，當一般隱形眼鏡設計為球面時，貼附於下之角膜自然變形至所設計之球面。反之，本案乃是一角膜切割的過程，角膜的非真球曲率，與本案「沿球面切割」之固定刀片弧度乃事實存在的差異，其切割後的厚度不均勻是可以預期的。且原專利說明書第3頁謂「角膜的不均勻切割，造成不規則散光」。故初審認為，本案並未較引證案進步，而再審查則認為本案難以達到均勻切割角膜之發明目的。
⒌關於第⑷點，本案以水果進行切割後，認為其可達到將
角膜均勻切削，且可克服球面或非球面形態之目的。惟蔬果類之物性與眼球角膜具有非常大之差異，難以由蔬果之實驗證明原告之認定。
⒍原告以顯微照片及相關報導舉出習知技術之操作會造成
角膜於切割後不規則裂溝，但是原告應更具體提出以其裝置進行動物實驗，例如豬、羊等與人體尺度相近之動物眼球，所得到的結果。此種舉證比蔬果類實驗或面詢更具有說服力。而且對於角膜曲率的真球度與本案刀片間的配合度爭辯，根本難以由面詢得到結論，惟查本案之說明書、再審查理由書及申復理由書之說明已臻明確，並無不明瞭之處，核無面詢之必要。
⒎本案於說明書第3頁「先前技術」敘述，本發明係為改
善先前技術中對於角膜不均勻的切割，造成不規則散光；或壓平之變形將造成角膜內應力及角膜纖維的不均勻度所作之改良，並於說明書當中提及其目的係為切割一完美切割角膜，例如說明書第6頁第20行「‧‧‧完美切割角膜41，如此切割時畸形之機率近乎於零。」；說明書第8頁第18行「‧‧‧但最重要的一點是利用弧面銳利刀片，使角膜施於刀片壓力等於眼球內之壓力，即能完美切割角膜，如此角膜於切割之畸形之機率會大大減少。」；說明書第9頁提及功效及特點的比較「1.弧面銳利刀片進行球面切割的方式，可以讓角膜於切割時產生畸形的機會近乎於零‧‧‧」等云云。惟依據一般切削原理，原告本案「固定刀片弧度」對非真球曲率之角膜，沿球面之切割，其切割後的厚度不均勻是可以預期的，故本案再審查核駁理由中認為本案難以達到均勻切割角膜或完美切割之發明目的，而不具產業利用性。⒏本案所稱之另一優點為不需將角膜壓平切割，減低外來
壓力所造成之角膜畸形云云。惟本案於裝置操作時的進行係必須利用真空吸環將眼球吸住而使眼球向前鼓出再行切割，且突出的角膜與回復原弧度的角膜必然產生一反轉現象，故眼球壓力持續加大並未有較習知技術降低眼球切割之操作壓力的特點。
⒐另起訴理謂本案之特徵已界定於申請專利範圍第1項中
云云；惟就申請專利範圍第1項而言，並未包含完整的技術特徵，例如真空吸引環(21)、後壓板(33)等(可對照中文摘要說明書第2頁第3行)。其中真空吸環係用以固定眼球用以將眼球向前鼓出，用以解釋說明書圖3、4及其特點；後壓板係為使維持眼球於未前突出之位置。本案於申請專利範圍中一再強調其可不對眼球以壓平的方式切割角膜，但卻以缺少必要構件的方式作為獨立項特點，無真空吸環(21)等構件並無法達成說明書所揭示的切割方式，故申請專利範圍第1項與起訴理由所述不符，為實際上無法實施之發明，不具產業利用性。
⒑依據本案審查當時之審查基準1-2-5頁中，對於發明是
否可供產業上利用性，其舉證責任係在申請人；惟就申請過程中的附件而言，其舉證並不具說服力。初審過程中申覆的附件1係一示意圖，僅說明其壓平之缺點並未針對本案操作時真空吸環吸住固定眼球後操作之情形作比較，另附件2、3均為說明LASIX之缺點的文件未足以論證或比較本案操作壓力為佳。附件4係一蔬果球面切割與平面切割的變形，其實驗客體條件相差甚遠且亦未使用本案刀具裝置。再審過程中申覆的附件仍為重申LASIX手術缺點的文件，未有與本案裝置相關之實驗數據資料，用以進一步證明說明書所述之均勻切削或可降低操作壓力。
⒒另原告於補充起訴理由狀中訴稱被告未予面詢機會等語
，按專利法第44條第1款，專利專責機關於審查專利時，得依職權或依申請限期通知申請人至專利專責機關面詢，又面詢制度除係為有助於案情之了解外，並有為迅速確實審查之行政目的，本案案情已臻明確，為避免浪費行政資源，實無再進行面詢必要。
⒓補充起訴理由狀第三點(一)、(二)所參考之審查基準
係2004年版，非本案審查當時所引據之基準，且本案實體審查之專利要件非屬單純程序事件，無法依原告所稱適用「從新從優原則」。
⒔另行政訴訟補充理由狀附件1係原告個人資歷，其與本
案說明書無法達成所述目的或申覆附件不具說服力並無相關，併予敘明。
⒕綜上所述，本案難以證明是否可達成角膜均勻切割目的，本案不具產業利用性，應不准予發明專利。
⒖綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
理由
甲、程序方面本件原告乙○○經受合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依被告之聲請由其一造辯論而為判決。
乙、實體方面
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為本案核駁審定時專利法第19條及第20條第1項前段所規定，從而創作發明除應具新穎性外，仍需以可供產業上之利用，始得申請發明專利。所謂非可供產業上利用之發明，包括：㈠未完成之發明（含欠缺達成目的之技術手段的構想及有技術手段但顯然不能達成目的之構想）㈡非可供營業上利用之發明㈢實際上顯然無法實施之發明（參考被告於83年10月所訂專利審查基準1-2-3頁）。又原告所舉被告於2004版之專利審查基準第2-3-1頁有關產業利用性之說明，係因新修正施行之專利法有變更（如增訂26條）而另為訂定；本案核駁審定（92年6月9日）時既在新修正專利法施行（93年7月1日）之前，自應適用舊版之專利審查基準，合先說明。
二、本件第00000000號「眼科手術使用裝置」發明專利申請案，被告略以，西元1999年12月7日公開之美國第0000000號專利案（以下稱引證案），其傳動或導板等機械結構具新穎性及進步性，同時也能達均勻切削角膜以治療近視之產業利用性；由於角膜為一近球形結構，本案所請之弧形刀無法將角膜均勻切削後，達到治療近視之目的，故不具產業可利用性。
乃為本案應不予專利之處分。原告等不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造之主張各如事實欄所載，其爭點厥為本案是否有違核駁審定時專利法第20條第1項前段產業可利用性之規定，不符發明專利之要件？
三、經查，本件「眼科手術使用裝置」發明專利申請案，主要包含一刀具組（具有一刀片，為一弧面之銳利刀片，前端導引部設有一前壓板，與刀片在高度上具有些微差異，外緣兩側之導梢及傳動軸能夠帶動刀片之前進，另外還有一驅動部，利用傳動軸使刀具動作）；一導引組（板體為中空狀，並設有一透孔，可以將眼球對準定位此透孔而進行手術，另外於兩側設有導滑軌，使刀片行進時能夠依照導滑軌所規劃之路徑前進）；藉由上述眼部手術裝置之使用，使刀具組之弧面銳利刀片沿著導引組之導滑軌既定之路徑進行角膜切割，切削之行程為一曲面，手術時不用將眼球壓平，即能達到切割角膜之目的，可以減少角膜切削時之變形（見申請專利範圍第1項）。又其中導引組之透孔利用真空吸環先將行將眼球定位（見申請專利範圍第5項）。本案於發明說明中，已指出其與習用角膜機械Microkeratome（角膜板層刀）不同之處，在於其以弧面刀沿弧形導軌進行，以期能造成角膜球面均勻切削；固然所謂均勻切削，從微觀角度看不可能達到百分之百，但本案至少相對的要比習用之技術更能均勻切削，始能謂之達到發明創作之目的。次查，本案之弧面刀片及弧形導槽均為固定之固定之弧度，而眼球僅為「近球面」之形態，故對近球面之角膜不能切出各幅射方向厚薄均勻之組織層，不能達到其所述較習知壓平後進行切割更均勻之目的。
對此，初審再審查核駁理由先行通知書均已敘明，並請原告應加詳細說明，惟原告均未確實舉證以實說，只是重申習知技術之缺點而已，被告因認本案無法達到其發明目的，不具產業利用性，而為應不予專利之處分，並無違誤。又面詢不能代替申請人之舉證責任，申請人對於待證事實應提出相當證明後，專利專責機關如對之仍有未明瞭之處，始有依職權或依申請通知申請人面詢之必要；本件原告既未盡舉證責任，應駁回其專利之申請，既如前述，則被告未再通知面詢，自無不合。
四、原告起訴意旨雖稱：本案眼科手術使用裝置，可以不用將球面狀之角膜極度壓縮成一平面，此將減低眼球於切割時之操作壓力云云。惟查本案專利說明書第4頁其技術內容第4行謂：「在真空吸環將眼球吸住時，『眼球內的壓力會加大』而將『眼球向前鼓出』，角膜板層刀沿著導滑軌既定的路徑進行角膜切割」。因此，雖然習知技術（初審引證案）係將角膜壓平，而有原告所謂「操作壓力」，但本案在操作時仍必須一直以「真空吸環」將眼球吸住，而使眼球內的壓力維持於加大、鼓出之狀態；因此，仍難證明本案具有較習知技術減低眼球於切割時操作壓力之特點。另原告所舉其個人資歷及質疑初審、再審查委員並非「眼科」醫師，不具專業能力乙節，此與本案之判斷無關，故不予審論，附此敘明。
五、綜上所述，本案確實有違核駁審定時專利法第20條第1項前段產業可利用性之規定，不符發明專利之要件；原告所訴，核不足採。從而，被告所為「本案應不予專利」之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷，及命被告為准予本案專利之處分，均無理由，應予駁回。
丙、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3項前段、第218條、民事訴訟法第385條第2項、第85條第1項前段，判決如主文。
中華民國94年6月29日
第四庭審判長法官徐瑞晃
法官蕭惠芳法官李得灶上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國94年7月6日
書記官陳清容