裁判字號：臺灣高等法院臺中分院88年上易字第2780號刑事判決
裁判日期：民國89年03月20日
裁判案由：違反專利法
臺灣高等法院臺中分院刑事判決八十八年度上易字第二七八О號
上訴人
即自訴人般若科技股份有限公司代表人丙○○代理人丁○○
戊○○被告乙○○
甲○○共同選任辯護人 蔣文正 右上訴人因被告等違反專利法案件，不服臺灣臺中地方法院中華民國八十八年九月三日第一審判決（民國八十八年度自字第四四三號，併辦案號：臺灣臺中地方法院檢察署民國八十五年度偵字第三八七五號），提起上訴，本院判決如左：
主文原判決撤銷。
乙○○、甲○○共同連續未經新型專利權人同意製造該物品，致侵害其專利權，各處有期徒刑陸月，如易科罰金，均以參佰元折算壹日。
事實
一、乙○○、甲○○均素行良好，未曾受有期徒刑以上刑之宣告；緣般若科技股份有限公司（以下簡稱般若公司）擁有新型第０九八六六七號「水上摩托艇之螺旋槳」專利權，專利期間自民國（下同）八十四年二月二十一日起至九十五年三月二十七日止，依專利法第一百零三條之規定，般若公司專有排除他人未經同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，而乙○○係設於台中縣豐原市○○街○○○巷○○號旭春股份有限公司（以下簡稱旭春公司）之董事長兼總經理，甲○○則為該公司之副總經理，渠等明知上開專利權係屬般若公司所享有，竟基於共同之概括犯意聯絡，未經般若公司之同意，自八十四年三月間起，共同在台中縣○○鄉○○村○○街○段○○○巷○○○號生產製造仿冒般若公司享有新型專利之水上摩托艇螺旋槳，進而銷往國外，般若公司知悉上情後，隨即委託德律國際專利商標聯合事務所（以下簡稱德律事務所） 許坤田 律師、廖德英專利代理人以存證信函函知乙○○、甲○○應停止侵害行為，惟乙○○、甲○○均置之不理，致侵害般若公司之專利權，而般若公司並委請財團法人工業技術研究院，就般若公司之專利權內容與旭春公司之產品進行侵害鑑定，鑑定結果確認旭春公司之產品確有侵害般若公司之專利權。
二、案經般若公司提起自訴。理由
一、訊據被告乙○○、甲○○對於彼等分別係旭春公司之董事長兼總經理、副總經理及旭春公司有生產水上摩托艇螺旋槳等事實，固所是認，但均矢口否認有違反專利法之犯行，並皆辯稱：伊等所屬公司之產品並未侵害上訴人即自訴人（以下簡稱自訴人）般若公司之專利權，且自訴人所生產之水上摩托艇螺旋槳與其所享有專利權之範圍並不一致云云，並舉國立中興大學、財團法人台灣玩具研發中心之鑑定報告結果等件為證；然查自訴人主張其享有前述新型專利權，並委託德律事務所函知被告等應停止侵害自訴人專利權之行為等事實，業據提出中華民國專利證書、產品目錄、存證信函等件影本在卷可憑；次查旭春公司對於自訴人之右開新型專利權，並曾向經濟部中央標準局（現為經濟部智慧財產局）提出舉發，嗣經審定結果為舉發不成立，而旭春公司嗣經訴願及再訴願亦均經駁回之事實，亦有經濟部中央標準局專利舉發審定書、經濟部訴願決定書、行政院決定書等件影本存卷可稽；再查本件自訴人所屬之專利權範圍係指：一種水上摩托艇之螺旋槳，包含有：一軸心部，其中央設有貫通其前、後端之一第一軸孔；若干螺旋葉片，環設於該軸心部外緣。一軸套，固定於該第一軸孔之內部前端，其係以硬度較該軸心部為高之材料製成，且具有一第二軸孔貫通其前、後端，若干卡槽以相隔等距離之方式環設於該第二軸孔內壁，並沿其軸心方向延伸而貫通其前、後端；以及一套件，具有一鼻部，一固定連接於該鼻部之後端，其外徑較該鼻部後端之外徑為小，並可穿置於該第一軸孔前端，以及一第三軸孔貫通各該鼻部與固定部之前、後端。其特徵在於：該軸心部外形呈前端外徑小而後端外徑大之直線傾斜式圓錐形，且其前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離。此項專利權範圍之確定，係就經濟部智慧財產局即前經濟部中央標準局於八十四年二月二十一日所公告之申請範圍，經該局於八十六年十二月二十一日核准更正後公告之範圍，其差異在於更正後之申請專利範圍第一項內容係為原八十四年十二月二十一日公告之第一項及第二項合併敘述，並將創作特徵界定於軸心部之外形為直線傾斜式圓錐及其前端緣與軸套前端緣相隔有一距離，顯然更正後之專利範圍限制條件增加，較原八十四年十二月二十一日公告之申請專利範圍縮減，此固有經濟部智慧財產局八十八年七月七日（八八）專智（九）０五０三一字第一二一六一三號函附卷足參，而自訴人送請財團法人工業技術研究院於八十五年一月所為之鑑定，雖係依據自訴人修正前之專利範圍所為之鑑定，然就自訴人及被告等就自訴人修正後之專利權範圍與被告等之產品分別送請另四家機構鑑定結果，其中（一）國立中興大學之鑑定結果，係認被告等之產品依全要件原則判斷，應與自訴人之專利範圍不相同，而就被告等之產品雖異於自訴人專利內容之「直線傾斜圓錐形」，然按均等理論應屬原專利之技術思想範圍，但根據自訴人所提專利舉發補充答辯書（發文日期：八十五年九月二十六日）第二頁所陳專利螺旋槳之軸心部成圓錐狀，係為由始至終經過一個定點（頂點）之動直線所描繪出來之曲面（亦即成直線之軸對稱旋轉面），依禁反言原則，被告等之產品自與自訴人之專利範圍不同，此有國立中興大學八十七年八月二十八日所為之鑑定報告一份附卷足參；（二）財團法人台灣玩具研發中心之鑑定結果則認：１、結構方面：⑴被告等之產品（即待鑑定產品）與自訴人之專利範圍均包括：一軸心部、若干螺旋葉片及一軸套，但被告等之產品不具套件。⑵被告等之產品及自訴人之專利範圍之軸心部中央均設有貫通其前、後端之一第一軸孔，故依全要件原則判斷：二者為相同；均等論亦屬相同，禁反言：相同（習用），⑶被告等之產品及自訴人之專利之若干螺旋葉片，係均環設於該軸心部外緣，故依全要件原則判斷：二者為相同；均等論亦屬相同，禁反言：相同（習用），⑷被告等之產品及自訴人之專利範圍之軸套，均固定於該第一軸孔之內部前端，且均具有一第二軸孔貫通其前、後端，若干卡槽亦均以相隔等距離之方式環設於該第二軸孔內壁，並均沿其軸心方向延申而貫通其前、後端；惟自訴人之專利案係以硬度為較該軸心部為高之材料製成，而被告等之產品則為未知，不論待鑑定產品是否具硬度之區別，仍屬可為熟習該項技術者可輕易完成之手段變化，故依全要件原則判斷：不予判斷，均等論認屬相同，禁反言：相同（習用），⑸被告等之產品並不具專利之套件，卻具同於自訴人之專利而用以卡擎該套件之環槽，而該套件就自訴人之專利而言應屬「非必要技術構成」，故依全要件原則判斷：不相同；均等論：相同，禁反言：相同（習用），⑹被告等產品及自訴人之專利範圍之軸心部之比較，自訴人之專利外形係呈前端外徑小而後端外徑大之直線傾斜式圓錐形，且其前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離：而被告產品之外形則係呈前端緣外徑小而後端大之弧線傾斜式圓錐形，且其前端緣與該軸套前端間均相隔預定距離，然兩者均為圓錐形，而僅係一者為直線傾斜式，另一者為弧線傾斜式，按均等理論應構成均等，惟參酌自訴人於其專利案被舉發之階段，曾因其多次修正內容或參閱經濟部中央標準局舉發審定書可知，由於「略呈直線傾斜式圓錐」之「略呈」兩字被要求且已同意刪除，因此自訴人之專利案軸心部係為直線傾斜式圓錐或是否可包括弧線傾斜圓錐又或是否再包括其他形式之圓錐，乃顯得極為重要，對於該修正乃構成禁反言，故依全要件原則判斷：不同，均等論：相同，禁反言：不同。２、整體而言：自訴人之專利範圍及被告等之產品依全要件原則判斷，由於軸套與軸心部之硬度高低問題，被告等之產品不具套件及軸心部份之外形係不屬相同，故二者依全要件並不相同，雖前述之不同處再依均等理論判段係屬均等，惟二者軸心外部之外型係涉入禁反言，而有不同，據此，兩造之所有要件中係有一者不相同，依「有一個或一個以上必要技術構成不相同－與申請專利範圍不同」之判斷原則，被告等之產品與自訴人之專利案之申請專利範圍第一項不同，至於其它附屬項，既因主項已不相同，乃無須再針對附屬項做判斷。因認被告等之產品與自訴人之專利範圍第一項不相同，此亦有財團法人台灣玩具研發中心之八十七年十月二十八日之專利侵害鑑定報告一份附卷可參；（三）中國機械工程學會之鑑定結果認為：被告等之產品及自訴人之專利範圍就⑴一軸心部，其中央設有貫通其前、後端之一第一軸孔部份，⑵若干螺旋葉片，環設於該軸心部外緣，⑶一軸套，固定於該第一軸孔之內部前端，其係以硬度較該軸心部為高之材料製成，且具有一第二軸孔貫通其前、後端，若干卡槽以相隔等距離之方式環設於該第二軸孔內壁，並沿其軸心
方向延伸而貫通其前、後端等部份就全要件及均等論認均屬相符，⑷而自訴人之專利係一套件，具有一鼻部，一固定連接於該鼻部之後端，其外徑較該鼻部後端之外徑為小，並可穿置於該第一軸孔前端，以及一第三軸孔貫通各該鼻部與固定部之前、後端。被告之產品（未以實物鑑定而以照片複印該鑑定），係一套件，具有一鼻部，一固定部連接於該鼻部之後端，其外徑較該鼻部後端之外徑為小，並可穿置於該第一軸孔前端，以及一第三軸孔貫通各該鼻部與固部之前、後端。而就全要件及均等論認均屬實質相符，⑸自訴人之專利產品其特徵在於：該軸心部外形呈前端外徑小後而端外徑之大直線傾斜式圓錐形，且其前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離。而被告等之產品其特徵在於：該軸心部外形呈前端外徑小後而端外徑之大近乎直線傾斜式圓錐形，且其前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離。認就全要件理論而言二者不完全相符，惟就均等理論則認：依照所檢送之待鑑定物軸心部外形實際量測報告顯示，其外形前端外徑小而後端外徑大之近乎直線傾斜式圓錐形，因此雖然自訴人之專利申請範圍已修正為直線傾斜式為為直線傾斜式圓錐形，但二者無論就專利均等論上之技術、功能及達成效果上仍屬相同，因認實質上二者相符。而認本案尚不能完全滿足全要件原則，依專利均等論再進行待鑑定物與專利案之申請範圍分析，亦進行二者之功能／技術手段／效果之分析，而依照所檢送之待鑑定物軸心部份外形實際量測報告顯示，其外形成前端外徑大之近乎直線傾斜式圓錐形，因此，待鑑定物軸心部外形之設計近乎直線傾斜式圓錐形，可以達成一流線型之設計，減少水中阻力，以提升螺旋槳之效率，與自訴人之專利案申請案申請專利範圍之軸心部外型已修正為直線傾斜式圓錐形，無論就專利均等論上之技術、功能及達成效果皆屬與自訴人之專利範圍時質上相同，因此依均等論分析，待鑑地物與專利案之申請範圍實質上相同，此有中國機械工程學會八十八年八月十六日之水上摩托艇之螺旋槳專利鑑定報告一份附卷可稽；（四）財團法人經濟發展研究院智慧財產研究所之鑑定報告結果認：１．就全要件原則之鑑定觀之，被告等之產品與自訴人之產品其外觀及結構均屬相同，而認初步構成侵害；２．就比較鑑定法（其中更採用目視鑑定法、肉眼觀察法、測量法等方法為鑑定，其中並以「均等」方式作為「比較鑑定法」之「目視鑑定法」中各鑑定方式之鑑定原則），就肉眼觀察法而言，被告等之產品其外觀構成要件及結構構成要件與自訴人之專利權範圍所述之構成要件均相同，符合「均等論」原則，構成「相同」；就測量法而言，經兩份測量報告分析，證物係為直線所構成之圓錐物與專利範圍所述之直線傾斜式圓錐相同，故應鑑定成「相同」，而綜上所析，被告等之產品其外觀、構成要件與自訴人之專利權範圍所述相同，構成「相符」，３．就禁反言原則而論，自訴人之專利內容，原係「軸心部略呈直線傾斜式圓錐形」修正「直線傾斜式圓錐形」，依據原經濟部中央標準局八十六年四月十四日台專（判）字Ｏ五０三一字第一四六七二二號審定書及依據本院專利侵害鑑定準則公報」第七號「專利權侵害禁反（誤載為止）原則技術準則」第九條規定形式修正專利範圍規定如下：專利權人在專利申請過程中，無論係自動或內署通知，而作「形式修正」之「專利範圍」，則不適用禁反言原則，自訴人專利權之特徵界於「該軸心部外形呈前端外徑小而後端外徑大之直線傾斜式圓錐形，且其前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離」，其中「直線傾斜式圓錐形」修正前冠有「略呈」，則應屬文字修改形式修正專利範圍，自應不屬「禁反言原則範圍」，因認被告等之產品與自訴人之產品構成侵害專利，此有財團法人經濟發展研究院智慧財產研究所八十八年八月十八日水上摩托艇螺旋槳專利侵害鑑定研究報告書一份附卷足參。足見上開四件針對修正後自訴人之專利權與被告等之產品為鑑定，至少就均等論而言，均認被告等之產品與自訴人之產品相同，惟就禁反言原則之認定，則出現明顯之差異。是本件所應究明者，乃自訴人之專利權對於被告等之產品是否有禁反言原則之適用，以決定自訴人之專利權是否被侵害。
二、按禁反言原則係為防止專利權人將在申請過程之任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟中，再行重為主張已放棄部份，即專利權人對於專利要求的解釋理當前後一致，是專利侵害中之一項重要原則。被告等所屬之旭春公司於八十五年一月二十二日曾對於自訴人之上開專利權提出舉發，經於八十六年十二月二日發文為舉發不成立之審定，其後經旭春公司提起訴願、再訴願，分別經經濟部及行政院維持，認為被告等所屬旭春公司提出舉發之產品之軸心部份外形係呈炮彈形之圓錐狀，與自訴人之專利為一直線傾斜式圓錐形不同，且被告等所屬公司提出舉發之產品之軸心與軸套前端緣係平行，而本案即自訴人之專利產品係相隔有一預定之距離，因認被告等所屬公司提出舉發之產品並未揭示自訴人之專利構造特徵，對於自訴人之專利權之構造特徵可使水流順暢、阻力減少，具功效之增進，而認旭春公司舉發證據不具證據力乙節，此可參酌前經濟部中央標準局八十六年十二月三日發文之上開審定書、經濟部於八十七年五月一日涇（八七）訴字第八七六三二０三０號之訴願決定書、行政院台八十七訴字第五八三一五號決定書附卷足參。另自訴人在該舉發案審理中，於八十五年九月七日（第一次）提出申請專利範圍修正本，將第二項併入第一項中敘述，經經濟部中央標準局審認有再次明確創作特徵之必要，而於八十六年四月三日函請再予修正，專利權人於八十六年五月一日（第二次）修正至該局，將創作特徵界定為軸心部「略呈」直線傾斜式圓錐形，惟自訴人之專利圖式皆揭示軸心部外形係呈前端外徑小而後端外徑大之直線傾斜式圓錐形，且專利權人即自訴人於八十五年十月二十二日、同年十二月六日之補充答辯狀及面詢補充說明資料皆強調由其軸向剖視圖得知：其軸心部外之表面係為一由經過頂點之動直線所描繪出之圓錐面，亦即其係為直線傾斜式之圓錐形，並據以主張其具功效之增進，故第二次修正之「略呈」直線傾斜式圓錐形顯與其圖式及答辯內容不符，其申請專利範圍較圖式及答辯內容為廣，此為同上局復於八十六年六月十四日函請專利人刪除「略呈」二字，專利權人於同年六月十九日提出（第三次）修正本，刪除「略呈」二字，又於同年六月二十四日以該修正對其申請專利之範圍影響太大為由，撤回第三次修正，顯見該二次對其專利權範圍界定極為重要，且依第二次之修正本，專利人對其螺旋槳之結構特徵之界定明顯前後不一，直至八十六年十一月五日專利權人方提出（第四次）修正本，同意刪除「略呈」二字，該修正本係將第二項併入第一項中敘述，並將創作特徵界定於軸心部之外形為直線傾斜式圓錐形及前端緣與軸套前端緣相隔有一距離，並未變更實質內容，亦未擴大範圍，准予更正並另行公告，故該次審查即以該修正本（八十六年十一月五日）為審理，此亦可參酌前經濟部中央標準局之上開舉發審定書、自訴人（即專利權人）於八十五年九月二十六日及八十六年一月十一日所為之答辯狀附卷足參，而上開舉發案件之產品係屬軸心外形係呈現炮彈形之圓錐狀，既經審定單位認定該項特徵與自訴人之專利範圍不相同，並作為被告等所屬公司舉發不成立之主要理由之一，而自訴人之專利範圍既於舉發案件中自行限縮其專利範圍，而僅限於軸心部外形呈前端外徑小而後端外徑大之「直線傾斜式圓錐形」，並不包括如炮彈型等之軸心略呈直線傾斜式圓錐形，顯見其對於除直線傾斜式圓錐形以外之產品類型，已放棄其權利，雖難就此類之產品於事後之訴訟審理程序中更又主張屬其侵害其專利權範圍，但查被告等所屬旭春公司之產品，與彼等提出舉發之產品並不相同，而係與自訴人所生產之產品相同，而自訴人所生產之產品，與其專利所揭露之螺槳完全相同等情，亦有國立台灣海洋大學系統工程暨造船學系八十九年一月二十日之專利權侵害鑑定報告書在卷可憑，足見被告等於本案應無禁反言原則之適用，應可認定，而被告等所舉國立中興大學、財團法人台灣玩具研發中心之鑑定報告結果，亦不能憑為被告等有利之認定，自不待多言。此外，復據自訴人之代表人丙○○ 陳明 在卷，從而事證明確，被告等之犯行均堪認定，各應予依法論科。
三、核被告等所為，均係犯專利法第一百二十五條之罪。被告等彼此間有犯意聯絡及行為分擔，已據自訴人之代表人丙○○陳明在卷，均為共同正犯。又被告等先後多次犯行，時間緊接，所犯又為構成要件相同之罪，顯係基於概括之犯意反覆為之，應依連續犯之規定以一罪論，並均依法加重其刑。詎原審法院未察，遽為被告等均無罪之判決，尚有未妥，自訴人上訴意旨執此憑以指摘原判決不當，為有理由，應由本院將原判決予以撤銷改判。查被告等均素行良好，未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有本院被告全國前案紀錄表在卷可查，然彼等於犯罪後，均矢口否認犯行，態度非佳，復拒不與自訴人和解，爰併審酌被告等犯罪之動機、手段、目的、所生危害等一切情狀，各量處有期徒刑陸月，並均諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第三百六十九條第一項前段、第三百六十四條、第三百四十三條、第二百九十九條第一項前段，專利法第一百二十五條，刑法第十一條前段、第二十八條、第五十六條、第四十一條，罰金罰鍰提高標準條例第二條前段判決如主文。
中華民國八十九年三月二十日
臺灣高等法院臺中分院刑事第五庭
審判長法官吳重政
法官朱樑法官李寶堂右正本證明與原本無異。
不得上訴。
書記官蕭玉真中華民國八十九年三月二十二日附錄：
專利法第一百二十五條：
未經新型專利權人同意製造該物品，致侵害其專利權者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金。
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