裁判字號：臺北高等行政法院91年訴字第1334號判決
裁判日期：民國92年06月25日
裁判案由：服務標章
臺北高等行政法院判決九十一年度訴字第一三三四號
原告仁邦資訊股份有限公司代表人甲○○董事長訴訟代理人李旦律師
江俊賢 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人乙○○右當事人間因服務標章事件，原告不服經濟部中華民國九十一年一月三十一日經訴字第○九一○六一○二五○○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國（下同）八十九年三月二十一日以「Soho-Net」服務標章，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十八類之電信加值網路傳輸、商業用電話秘書、代客留言傳話、代撥叫無線電呼叫器、提供資料庫連線服務、提供國際網際網路傳輸服務等業務，向被告申請註冊，經被告審查，認本件服務標章圖樣上之外文「Soho-Net」，為指定服務之說明，應不予註冊，於九十年十一月七日以服務標章核駁第三○二六九號審定書予以核駁之處分。原告不服，主張本件服務標章並無違反商標法第七十七條準用同法第三十七條第十款規定等理由，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：原處分及訴願決定均撤銷，訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭服務標章圖樣上之外文「Soho-Net」，是否為指定服務之說明，而應不予註冊？㈠原告主張：
⒈按服務標章圖樣「係表示申請註冊服務標章所使用服務種類之形狀、品質、
功用、通用名稱或其他說明者」不得申請註冊，固為商標法第七十七條準用同法第三十七條第十款規定。惟所謂「商品之說明」係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，足供直接而明顯描述其使用之商品，依社會一般通念，係用以說明該商品，或與之有密切關聯者而言，論者亦持同見解，如倪開永於其商標法釋論第三一四頁至第三一九頁，對商標圖樣為使用商品之說明等不得註冊之適用要件，認應同時具備：⑴須為商標圖樣本體文字圖形記號或聯合式。⑵須為註冊使用商品有關之文字、圖形、記號或聯合式。⑶須為商品說明或商品本身習慣上所通用之名稱形狀品質或功用者。三項要件皆須具備，始得適用本款。被告以本件服務標章圖樣上之「Soho-Net」，其中「Soho」即 蘇活族 係指在家工作者之意，然而試問「Soho」縱蘇活族係指在家工作者，與系爭服務標章所指定使用於電信加值網路傳輸、商業用電話秘書、代客留言傳話、代撥叫無線電呼叫器、提供資料庫連線服務、提供國際網際網路傳輸服務有何相關？「Soho」並非直接而明顯描述該等服務或與之有密切的關聯之專有名稱或為隱射該等服務之文字，如何能謂系爭標章係說明所指定使用之服務耶？縱然有人會將「Soho」與在家工作者產生聯想，然而「Soho」並非不能當作服務標章取得註冊，此觀被告核准「Soho」於各類商品或服務者比比皆是，例如註冊第414294，439302，441014，441381，443297，513721，650696，711861，791002，809563，830928，845720，875730，881869，893366，831867，872908，917912，915733，916398，932903，933195，969915，576714，779762及804776等案俱是。足見「Soho」縱有指在家工作者之意，亦非不能註冊，實至顯然。
⒉被告另以本件服務標章圖樣之「Soho-Net」，其中「Net」為網路之意，亦
有可議。參被告以「Net」作為服務標章內容而經核准註冊於第三十八類服務有關者，比比皆是，此有註冊第71734號「ACTION-NET」、114350號「E.NET」、100431號「ISPNET」、139548號「NETVALUE」及77343號「SEEDNET」等服務標章核准在案。則該等標章其中「Net」為網路之意，亦明顯表示該等服務標章與網路有關，均不被認定係屬標章之說明，何以系爭服務標章被認定與網路說明有關？足見本案認定前後矛盾不一，顯然違反行政處分之公平性。而「Net」於第三十八類既普通可見，則被告認系爭服務標章圖樣「Soho-Net」為服務之說明，實有誤認。
⒊原告之系爭標章係指定使用於電信加值網路傳輸、商業用電話秘書、代客留
言傳話、代撥叫無線電呼叫器、提供資料庫連線服務、提供國際網際網路傳輸服務，其服務對象並不限於蘇活族，其提供之服務種類亦不限於網路服務，原告設計此標章之目的係以創新之手法以增加一般大眾之新奇感從而產生識別性。其特殊之名稱實具有特別顯著性足堪與他人服務相區別而為一服務標誌。故系爭服務標章圖樣上之「Soho-Net」並非侷限於蘇活族為消費對象，原告所提供之服務係標榜無國界，無遠弗界之目的，豈有劃地自限之理？況網路服務即以所有人為主，根本不限定任何人，被告指稱系爭標章係表示為蘇活族提供各類網路資訊連線傳輸等服務，顯然與事實不符亦不合理。一般消費大眾對系爭標章尚難直接產生描述服務本身之聯想。
⒋被告曾於八十六年十一月二十二日以台商九八○字第二二一○三四號公告商
標識別性審查要點嗣於九十年二月二十五日（九○）智商字第0000000000─○號公告修正，依該要點第九點：「商品習慣上通用標章或通用名稱外，若經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，應具商標識別性，有商標法第五條第二項規定之適用」服務標章亦準用之（同要點第十二點），易言之，若系爭標章符合上揭情事依商標法第三十七條第一項第十款但書規定，自非屬不得註冊之列。查原告以系爭標章使用於相關宣傳活動與廣告等文件，在費用之支出自民國八十九年至九十一年總計達新台幣（下同）4,324,239元，所印製文宣份數至少178600份，連同廣告涵蓋人數可超過二百萬人次。特將有關宣傳活動或廣告文件，曾使用系爭標章之事證臚列如下：
⑴各項廣告、文宣、活動使用系爭標章之證據：
①八十九年五月十日委託泰宇廣告公司製作並刊登車體外廣告一個月，計
由台北客運、首都客運、三重客運並六十輛車刊登使用系爭標章之廣告，詳細車號、路線、照片、費用。
②八十九年五月委託巨思文化股份有限公司刊登數位時代雜誌廣告，廣告內容及費用單據。
③八十九年五月七日委託聯合報刊登廣告，廣告內容及費用。
④八十九年六月二十八日委託經濟日報刊登廣告，廣告內容及費用。
⑤八十九年五月五日委託譜若廣告有限公司製作原告公司簡介、費用。
⑥原告公司使用系爭標章於原告公司簡介。
⑦原告公司對外散發之名片、信封、信紙等均有使用系爭標章。
⑧原告公司所使用之廣告DM，亦有使用系爭標章。
⑨原告對外使用之社區網路建置說明書，亦有使用系爭標章。
⑩原告對外散發之網路配接卡快速安裝指南，亦有使用系爭標章。
⑪原告於各社區辦理說明會時使用之海報，亦有使用系爭標章。
⑫原告公司與中興保全公司、佑寧科技公司合作，IS2000大樓數位神經系統簡介，亦有使用系爭標章。
⑬原告公司網路數位監控系DG13000簡介，亦有使用系爭標章。
⑭原告公司IDSⅡ智慧型影視對講系列產品簡介，亦有使用系爭標章。
⑮原告公司「聰明酷管家管理系統」廣告DM，亦有使用系爭標章。
⑯原告公司於八十九年十一月十五日至同年十二月三十一日「天生e對對外好好禮」專案宣傳海報，亦有使用系爭標章。
⑰原告公司超級好朋友專案活動郵寄DM，亦使用系爭標章。
⑱原告公司九十年十月三十日「智慧保全聯盟」經銷商說明會，亦有使用系爭標章之邀請函及活動照片。
⑲原告公司八十九年五月五日公司喬遷記者會使用系爭標章之邀請函及活動照片。
⑳原告公司八十九年八月二日與中興保全公司、佑寧科技公司，並同舉行
記者會有使用系爭標章之邀請函及新聞者，詳如附件二十及記者會會場使用系爭標章之照片。
㉑原告公司於八十九年九月二十日至二十三日參加台灣國際家飾廚具建材系列展，於展示場使用系爭標章之照片。
㉒原告公司八十九年十月六日至十日參加新加電腦展會場使用系爭標章之照片。
⑵原告在各社區建置e-building社區網路時，均會與各住戶簽署○○○區○
○○路用戶申請表，該表示使用系爭標章、經原告辦理之全省一九三個社區、總戶數三三九一三戶，特提出各社區同意書及各用戶申請表（各社區以一張代表）及所有社區使用之統計表。
⑶原告公司使用系爭標章註冊網域名稱之資料。
以上之使用事實，在交易上已成為原告營業上之識別標識，應足堪與他人服務區別而非一種服務之說明。
⒌綜上所述，系爭標章係表彰所自創之文字具有特殊含義以之指定使用於電信
加值網路傳輸、商業用電話秘書、代客留言傳話、代撥叫無線電呼叫器、提供資料庫連線服務、提供國際網際網路傳輸服務，其服務對象並不限於蘇活族，其提供之服務種類亦不限於網路服務，其並非表示為蘇活族提供各類網路資訊連線傳輸等服務，此由前述被告核准之諸多「soho」及「net」標章益發可證系爭服務標章圖樣上之「Soho-Net」，並非服務本身之說明，則系爭標章並無違反首揭條款之規定，且原告大量且多方面之使用，已使系爭標章成為原告營業上之識別標識，乃原處分及原決定認事不明，用法草率，實難令原告心服。請准撤銷原處分及訴願決定，用維權益。
㈡被告主張：
按「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊服務標章所使用服務種類之品質、功用、通用名稱或其他說明者」，不得申請註冊，為商標法第七十七條準用同法第三十七條第十款之規定。本件原告申請註冊之「Soho-Net」服務標章，其中「Soho」即蘇活族係指在家透過電腦進行工作者，「Net」為網路之意，「Soho-Net」則有蘇活族網路之意，以之作為標章，指定使用於電信加值網路傳輸、商業用電話秘書、提供資料連線、提供國際網際網路傳輸等服務，係表示為蘇活族提供各類網路資訊連線傳輸、電信加值網路傳輸、甚或提供虛擬辦公室等之服務，為指定服務之說明，自有首揭法條之適用。至原告主張以「Soho」於各類商品或服務、以「Net」於第三十八類服務核准者比比皆是，「Soho-Net」亦非不能註冊；「Soho-Net」並非侷限於蘇活族為消費對象；且自八十九年至九十一年以系爭標章使用於相關宣傳活動及廣告等文件之費用支出總計達新台幣四、三二四、二三九元，所印製文宣份數至少一七八、六００份，此有所附之證據資料附卷可稽，則系爭標章經其大量多方面之使用，已使系爭標章成為其營業上之識別標識云云等節，查原告所舉核准案例，核其所指定商品或服務有別，或標章圖樣非屬整體為說明性文字，尚不得比附援引，執為本件亦應准註冊之論據；另原告檢附之廣告、文宣、活動等證據資料，或為原告公司產品簡介，或為其公司推展之e-Building寬頻計畫之業務廣告、社區網路建置同意書、e-Buildi○○○區○○○路用戶申請表，未見系爭標章之使用；至所附之車體廣告、型錄介紹，其標章使用態樣與系爭標章不符，難認系爭標章經原告大量使用已為國內消費者知悉其為營業服務上之識別標識，而有商標法第七十七條準用同法第五條第二項規定之適用，併予陳明。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。
理由
一、按服務標章圖樣上之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊服務標章所使用服務之性質、品質、功用、通用名稱或其他說明者不得申請註冊，為商標法第七十七條準用同法第三十七條第十款所明定。而服務標章圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為服務本身之說明或與服務本身之說明有密切關聯者，即有該款不得申請註冊之適用。
二、本件原告於八十九年三月二十一日以「Soho-Net」服務標章，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十八類之電信加值網路傳輸、商業用電話秘書、代客留言傳話、代撥叫無線電呼叫器、提供資料庫連線服務、提供國際網際網路傳輸服務等業務，向被告申請註冊，經被告審查，認系爭服務標章圖樣上之外文「Soho」，即為蘇活族之意，係指在家工作者、而「Net」為網路之意，「Soho-Net」則有蘇活族網路之意，原告以之為本件服務標章之名稱及圖樣，並指定使用於電信加值網路傳輸、商業用電話秘書、代客留言傳話、代撥叫無線電呼叫器、提供資料庫連線服務、提供國際網際網路傳輸等服務，具表示對蘇活族提供各類網路資訊連線傳輸、電信加值網路傳輸等服務，自難謂非屬指定服務之說明文字，有違商標法第七十七條準用同法第三十七條第十款之規定，應不准予註冊，乃為核駁之處分。原告不服，循序提起訴願、行政訴訟，兩造之主張，各如事實欄所載，其爭點厥為系爭服務標章圖樣上之外文「Soho-Net」，是否為指定服務之說明，而應不予註冊？
三、經查，系爭服務標章圖樣，其中「Soho」即蘇活族之意，係指在家工作者，「Net」為網路之意，「Soho-Net」則有蘇活族在家透過電腦網路進行工作之意，以之作為標章，指定使用於電信加值網路傳輸、商業用電話秘書、提供資料連線、提供國際網際網路傳輸等服務，係表示為蘇活族提供各類網路資訊連線傳輸、電信加值網路傳輸、甚或提供虛擬辦公室等之服務，為指定服務之說明，自有首揭法條之適用。至原告主張以「Soho」於各類商品或服務、以「Net」於第三十八類服務核准者比比皆是，「Soho-Net」亦非不能註冊；「Soho-Net」並非侷限於蘇活族為消費對象；且自八十九年至九十一年以系爭標章使用於相關宣傳活動及廣告等文件之費用支出總計達新台幣四、三二四、二三九元，所印製文宣份數至少一七八、六００份，則系爭標章經其大量多方面之使用，已使系爭標章成為其營業上之識別標識云云，惟查，原告所舉核准案例，核其所指定商品或服務有別，或標章圖樣非屬整體為說明性文字，尚不得比附援引，執為本件亦應准註冊之論據；另原告檢附之廣告、文宣、活動等證據資料，或為原告公司產品簡介，或為其公司推展之e-Building寬頻計畫之業務廣告、社區網路建置同意書、e-Buildi○○○區○○○路用戶申請表，未見系爭標章之使用；至所附之車體廣告、型錄介紹，其標章使用態樣與系爭標章不符；況上開文件資料，或無日期標示，或日期悉在系爭服務標章八十九年三月二十一日以後，自難認系爭標章經原告大量使用已為國內消費者知悉其為營業服務上之識別標識，而有商標法第七十七條準用同法第五條第二項規定之適用。綜上所述，本件原告起訴意旨，並非可採；被告認系爭服務標章有違前揭規定，應不准予註冊，而為核駁之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十二年六月二十五日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官徐瑞晃
法官吳慧娟法官李得灶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十二年六月二十六日
書記官陳清容