臺北高等行政法院91年度訴字第4233號判決

裁判字號：臺北高等行政法院91年訴字第4233號判決

裁判日期：民國92年12月17日

裁判案由：商標撤銷

臺北高等行政法院判決九十一年度訴字第四二三三號
原告寶齡富錦生技股份有限公司代表人甲○○董事長訴訟代理人 謝宗穎 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人乙○○
參加人美商寶鹼公司（TheProcter&GambleCompany）代表人大衛‧M‧摩爾訴訟代理人 蔡瑞森 律師
陳長文 律師右當事人間因商標撤銷事件，原告不服經濟部中華民國九十一年八月十四日經訴字第○九一○六一一八四九○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告之前手班友實業有限公司於民國（下同）七十六年七月十五日以「護腺寶ＢＯＭＩ」商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十四條第一類之各種中西藥品及衛生醫療補助品商品，向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告審查，准列為第三九三九八九號註冊商標（下稱系爭商標），並於八十六年十一月六日移轉註冊予原告，復又經核准延展註冊專用期間至九十七年三月十五日止。嗣參加人以該註冊商標有違商標法第三十一條第一項第二款之規定，於九十年六月八日對之申請撤銷。經被告審查，於九十一年四月三日以中台處字第九○○一三八號商標撤銷處分書為註冊第三九三九八九號商標專用權應予撤銷，其聯合註冊第三九四○九三號商標專用權應一併撤銷之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷，並請命被告另為適法之處分。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭商標有無違反撤銷處分時商標法第三十一條第一項第二款之規定？㈠原告主張：
⒈綜觀訴願決定書之理由主要述及「依訴願人所檢送之切結書、藥品查驗登記
申請書、行政院衛生署檢驗成績書合格單及藥物試驗委任契約書等影本資料觀之，或無商標標示，或所標示者僅係藥品名稱「護腺寧錠」均非屬商標法第六條所稱之商標使用。又系爭商標係指定使用於各種中西藥品，而原告並非只生產一種「護腺寧錠」藥品，自不得以向衛生署提出「護腺寧錠」藥品之查驗而謂有未使用系爭商標之正當事由。另系爭商標雖於八十七年一月九日申請延展，並檢附八十六年十二月四日之發票作為使用證據之證明，惟參加人係於九十年六月八日申請撤銷，故該申請延展時所檢附之使用證據自無法證明系爭商標於申請撤銷前三年有合法使用於其所指定使用之商品。是系爭商標有未使用已滿三年之事實應足堪認定，自有違首揭法條之規定。從而被告所為系爭商標專用權應予撤銷，洵無不合，應予維持。」云云；依據上述駁回理由，原審查委員認定本案有未使用已滿三年之事實，全不採訴願理由中所陳述的事實，實難令原告茍同，茲逐項敘明如后。
⒉按商標法第二十五條第二項規定，申請延展註冊於申請前三年內無正當理由
未使用者，不予核准，但同條第三項並規定「前項第二款及第三款規定，於有聯合商標使用於同一商品，或商標授權之使用人有使用者，不適用之」，又本案相關法條商標法第三十一條第一項第二款但書亦規定，有聯合商標使用於同一商品者，即不受停止使用三年須撤銷商標之限制。易言之，若聯合商標有正當理由迄未使用或停止使用滿三年者，亦不應撤銷其正商標之註冊。查註冊第三九三九八九號「護腺寶BOMI」與註冊第三九四○九三號「護腺寧」互有正聯商標關係，故原告提供其聯合商標「護腺寧」之有正當事由未使用之相關證據，若得確認符合上開規定，本件即無依上開規定撤銷商標之餘地，合先敘明。
⒊本件原告之前手班友實業有限公司前於七十六年七月十五日以「護腺寶BOMI
」商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十四條第一類之各種中西藥品及衛生醫療補助品商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為第三九三九八九號註冊商標，於八十六年十一月六日移轉註冊予原告，原告且於八十七年一月九日申請延展，復經核准延展註冊專用期間至九十七年三月十五日止，另「護腺寧」亦於七十六年七月十五日申請並於同年十二月十六日核准註冊列為第三九四○九三號聯合商標。然當此商標與聯合商標移轉至原告後，因原告於本件聯合商標指定使用之商品「護腺寧」與原告之前手班友公司不盡相同，原告之本件系爭商標是專門使用於一種原告特製研發之西藥品，此西藥品可增強性功能，提振情緒，增加性慾，且抗老化等作用。本西藥品並被行政院衛生署列入監視藥品，故本新製藥品要於市面上公開販售，必須取得行政院衛生署之合格證明，在未取得該藥品之許可證前，不得擅自私製偽藥出售，此有原告出具予衛生署之切結書可證。因之，本件系爭商標移轉予原告後，原告即積極籌備計劃，於八十九年一月三日前即開始研發試製，並經六個月安定性試驗合格後，於八十九年十一月二十九日向衛生署提出藥品查驗登記，而於九十年十月九日收到藥政處之樣品檢驗成績書合格單，惟該藥品得以正式上市尚需依衛生署藥政處之規定，執行第二階段之BE/BA試驗（人體臨床試驗），原告復於九十年五月三十一日與 李勇進 博士簽定藥物試驗委任契約書，進行試驗計劃以符法令規定。由此觀之，本件系爭商標雖移轉予原告多時，然原告未將本件系爭商標使用於所指定之商品，確因法令限制之正當事由所致，且依上述事實原告亦積極準備藥品上市之工作，絕無停止使用之意思。
⒋原告之製藥廠自六十五年成立始，一向遵照GMP藥廠規定製藥，本件系爭商
標商品亦是如此。雖商標必須確實使用才得以向被告申請延展註冊，但本件系爭商標於初申請時，為原告之前手班友公司申請註冊，後班友公司表示本件系爭商標未能表彰其商品之功能，同意移轉予原告，然當本件系爭商標移轉予原告後，所用以表彰之藥品因不盡相同，原告指定之藥品必須依衛生署規定，重新作試驗，乃能於市面上公開販售，故本件系爭商標經核准延展後，未能於市面上使用指定商品上，實為因指定商品為藥物須受其他法令限制始能販售之故，實非原告所願。而原告自六十五年成立至今，已有二十六年的歷史，凡研發之藥品皆經行政院衛生署之許可販售，於消費市場上，並獲得商品購買者的忠誠與信賴，原告既有心將本件系爭商標從原告之前手班友公司移轉予原告，表示原告有必要使用此商標於其商品上，並對原告指定之商品具相當重要之表彰作用，實礙於原告本件系爭商標指定使用之商品，於市面上販售尚需符合行政院衛生署之法令規定，始有本件系爭商標自八十七年申請延展後仍無法使用之情形，本件於法於理，均無撤銷確有使用意思商標之理由。
⒌綜上論述，本件系爭商標既由原告之前手班友公司移轉至原告，已為原告所
專有，原告雖應將本件系爭商標標幟使用於指定商品上，並於消費市場上公開販售，然有礙於原告指定商品公開販售之法令限制，原告不得不待取得合法販售權，於此期間前或有段時日未能使用此商標圖樣「護腺寶BOMI」或聯合商標「護腺寧」於其指定商品上為必然之理。然原告一直積極不斷地在為本件系爭商標商品爭取合法公開販售，而目前亦將獲准上市，是原告取得本件系爭商標專用權卻未能使用於指定之商品上，原告亦深覺困擾，絕非有惡意佔據商標專用權，與他人惡意未使用商標已致有三年未使用之情事截然不同，原告之本件系爭商標並無違商標法第三十一條第一項第二款規定之情事，為此，狀請賜判如訴之聲明，以保權益。
㈡被告主張：
商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷其商標專用權，為商標法第三十一條第一項第二款所明定。所謂「商標之使用」依第六條及第二十一條規定意旨，係指為行銷之目的，將商標用於指定之商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布而言。又商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。至於有無使用之事實，則應依客觀事實及證據認定之。又商標主管機關為第一項之撤銷處分前，應通知商標專用權人或代理人，於三十日內提出答辯。其答辯通知經送達商標專用權人或其代理人，商標專用權人應證明有使用之事實，逾期不答辯者，得逕行撤銷其商標專用權，復為商標法第三十一條第三、四項所明定。查本案經依法限期原告檢送使用證據送被告憑辦，逾期並未提出任何本件註冊商標之使用證據，亦未聲明有何未使用之正當事由，依商標法第三十一條第三、四項之規定，被告自得逕行撤銷其商標專用權。綜上論述，被告原處分，洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
㈢參加人主張：
⒈按「商標註冊後無正當理由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者」，商標主
管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷其商標專用權，為系爭註冊第00000000號「護腺寶BOMI」正商標撤銷處分時商標法第三十一條第一項第二款所明定。又「商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上而持有陳列或散布；商標於電視、廣播、新聞紙類、廣告、或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用」復為同法第六條第一項及第二項所規定，合先陳明。
⒉原告自參加人於九十年六月八日向被告對系爭註冊第00000000號「
護腺寶BOMI」正商標提出申請撤銷至今，迄未提出任何積極證據以證明系爭正商標有使用之事實。原告雖於訴願時主張系爭商標之註冊第三九四○九三號「護腺寧」聯合商標有正當事由未使用，且檢附切結書、藥品查驗登記申請書、行政院衛生署檢驗成績書合格單及藥物試驗委任契約書等資料以實其說，作為系爭註冊第00000000號「護腺寶BOMI」正商標不得被撤銷之依據，姑不論原告之註冊第三九四○九三號「護腺寧」聯合商標為取得合格證明向衛生署所提出之聲請程序種種是否構成該聯合商標三年未使用之正當理由；查，商標法第三十一條第一項第二款但書僅規定：「但有聯合商標使用於同一商品，或商標授權之使用人有使用且提出使用證明者，不在此限」，此一但書係規定聯合商標有使用則正商標不得被撤銷之例外規定，至於聯合商標有正當事由未使用，不論依文義解釋或任何其他法學解釋方法均不在該但書射程內，自不得據此解釋為正商標亦視為有未使用之正當事由，而免於被撤銷之命運。且但書係屬原則之除外規定，依法學解釋方法，自應從嚴解釋。
⒊至於原告準備程序中謂倘聯合商標未使用之正當事由不得視為正商標未使用
之正當事由，將導致正商標被撤銷而聯合商標依商標法施行細則第十六條第四款之規定一併被撤銷之命運，與商標法第三十一條第一項第二款但書之精神不符云云。按，由商標法施行細則第十六條第四項「正商標撤銷或無效，其聯合商標應一併撤銷」之規定觀之，聯合商標係附著於正商標之上與正商標同一命運；但聯合商標倘因聯合商標本身之事由被撤銷或無效，正商標並不會因此被撤銷或無效，故正商標並非與聯合商標同一命運，而係一獨立之商標，故原告之主張，自與法律規定不合，實不足採。況，本案之訴訟標的為系爭註冊第00000000號「護腺寶BOMI」正商標，而非其聯合商標，唯一與訴訟標的有關者即為商標法第三十一條第一項第二款但書之規定，但該但書係規定聯合商標有使用則不在此限，原告所主張之聯合商標有正當事由未使用，與該規定之要件不合，自不得作為系爭正商標不得被撤銷之依據。
⒋綜上所陳，系爭註冊第00000000號「護腺寶BOMI」正商標有違反商
標法第三十一條第一項第二款之規定，彰彰明甚，被告撤銷系爭商標之註冊之處分，全無違誤。原告提起本件訴訟，即無理由。
理由
一、按商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷其商標專用權，為系爭商標撤銷處分時商標法第三十一條第一項第二款所明定。所謂「商標之使用」依同法第六條及第二十一條規定意旨，係指為行銷之目的，將商標用於指定之商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布而言；又商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用；至於有無使用之事實，則應依客觀事實及證據認定之。又商標主管機關為第一項之撤銷處分前，應通知商標專用權人或代理人，於三十日內提出答辯；其答辯通知經送達商標專用權人或其代理人，商標專用權人應證明有使用之事實，逾期不答辯者，得逕行撤銷其商標專用權，復為首揭商標法第三十一條第三、四項所明定。
二、本件原告之前手班友實業有限公司於七十六年七月十五日以「護腺寶ＢＯＭＩ」商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十四條第一類之各種中西藥品及衛生醫療補助品商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為第三九三九八九號註冊商標，並於八十六年十一月六日移轉註冊予原告，復又經核准延展註冊專用期間至九十七年三月十五日止；嗣參加人以該註冊商標有違商標法第三十一條第一項第二款之規定，於九十年六月八日對之申請撤銷，經被告依法限期原告檢送系爭商標之使用證據，惟逾期原告並未提出任何使用證據，亦未聲明有何未使用之正當事由，被告乃為系爭商標專用權應予撤銷，其聯合註冊第三九四○九三號商標專用權應一併撤銷之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造及參加人之主張，各如事實欄所載，其爭點厥為系爭商標有無違反撤銷處分時商標法第三十一條第一項第二款之規定？
三、經查，系爭商標自八十七年一月九日申請延展，至九十年六月八日參加人申請撤銷，已有三年以上之時間，未有合法使用於其所指定使用之商品，此為原告所不爭，自堪信為真實。原告雖主張系爭商標之聯合商標（即註冊第三九四○九三號「護腺寧」聯合商標）有正當事由未使用，依商標法第三十一條第一項第二款但書規定意旨，即不應撤銷其正商標之註冊，並提出切結書、藥品查驗登記申請書、行政院衛生署檢驗成績書合格單及藥物試驗委任契約書等資料為證。惟查，商標法第三十一條第一項第二款但書僅規定：「但有聯合商標使用於同一商品，或商標授權之使用人有使用且提出使用證明者，不在此限。」此一但書係規定聯合商標有使用則正商標不得被撤銷之例外規定，至於聯合商標有正當事由未使用，尚難據此解釋為正商標亦視為有未使用之正當事由。況查，系爭商標係早在八十六年十一月十六日移轉予原告，且於八十七年八月十日核准延展，而原告自承二年後之八十九年一月三日才開始研發試製藥品（護腺寧錠），八十九年十一月二十九日才向衛生署提出藥品查驗登記，以此觀之，乃原告自己耽誤，係可歸責於原告之事由致無法使用系爭商標，殊難卸責於法令之限制。矧且，系爭商標係指定使用於各種中西藥品，亦不得以向衛生署提出特定之「護腺寧錠」藥品之查驗，而謂有未使用系爭商標之正當事由。
四、綜上所述，本件系爭商標有違反撤銷處分時商標法第三十一條第一項第二款之規定。從而，被告所為系爭商標專用權應予撤銷，其聯合註冊第三九四○九三號商標專用權應一併撤銷之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十二年十二月十七日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官徐瑞晃
法官蕭惠芳法官李得灶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十二年十二月十八日
書記官陳清容