裁判字號：臺灣新竹地方法院93年智字第5號民事判決
裁判日期：民國95年02月21日
裁判案由：損害賠償
臺灣新竹地方法院民事判決93年度智字第5號原告英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司
O2Micro
城南教堂台北辦事處：設台北市○○區○○○路法定代理人乙○○
之三訴訟代理人 陳世寬 律師
董浩雲 律師被告慧榮科技股份有限公司法定代理人甲○○訴訟代理人 郭雨嵐 律師上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國95年2月7日辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序部分：
（一）原告係登記設立於英屬蓋曼群島（或稱英屬開曼群島）之外國公司，為未經我國認許之外國法人，為兩造所不爭執之事實。
（二）原告以其係我國發明專利第130953號「可攜式電腦用低功率光碟播放機及其播放方法」之專利權人，專利權期間自民國90年5月1日起至108年3月24日止，被告未經原告同意或授權，擅自製造及販賣落入前揭專利申請範圍之積體電路晶片「BlueBirdVL」（SM101Q-AD）及「BlueBirdVL＋」（SM102Q-AC），經鑑定業已侵害原告之前揭專利權，爰起訴請求被告不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口「BlueBirdVL」（SM101Q-AD）及「BlueBirdVL＋」（SM102Q-AC）積體電路晶片或其他未經原告授權而使用前揭專利所製成之體電路晶片，並請求被告賠償原告新台幣（下同）三百萬元與法定遲延利息等語，且提出專利證書、銷售發票、送貨單、專利侵害鑑定等件為證。被告則抗辯依據專利法第91條規定以及最高法院93年度台抗字第563號裁定意旨：「國際上專利之申請互惠與訴訟互惠，本質不同，前者屬實體法上之概念，後者則為訴訟法上之範疇．．．未經我國認許之外國法人或團體，因申請互惠原則之適用，於我國雖能取得專利權，並受保護，惟得否在我國提起民事訴訟，則端視兩國間就此有否訴訟互惠原則而定」，故原告應先提出英屬蓋曼群島與我國間有訴訟互惠之證明文件，始得為本件之請求，否則本件即應於程序上駁回原告之訴。
（三）本院認為我國與英屬蓋曼群島間具有專利訴訟互惠，原告得於我國提起專利侵害訴訟，理由如下：
㈠按外國人所屬之國家與中華民國如未共同參加保護專利之
國際條約或無相互保護專利之條約、協定或由團體、機構互訂經濟部核准保護專利之協議，或對中華民國國民申請專利不予受理者，其專利申請得不予受理，專利法第4條定有明文。又依同法第91條規定，未經認許之外國法人或團體就本法規定事項得提起民事訴訟；但以條約或其本國法令、慣例，中華民國國民或團體得在該國享受同等權利者為限；其由團體或機構互訂保護專利之協議，經主管機關核准者，亦同。是未經我國認許之外國法人雖因前者關於專利申請互惠規定，而於我國取得專利權並受保護，然其得否在我國提起民事訴訟仍須適用後者規定，端視我國與該外國法人所屬國家間有無訴訟互惠而定。
㈡查我國與蓋曼群島未曾簽訂有關專利權訴訟之條約或協定
，有外交部95年1月11日外條一字第09504009120號函在卷可稽。又依經濟部智慧財產局94年12月27日智國企字第09400114260號函覆：我國囿於國際政治因素並非聯合國之會員，故尚未加入聯合國轄下之國際性智慧財產權組織（即WIPO）或加入與保護專利權相關之1967年巴黎公約，有該函文附卷可查。是原告尚無從逕依條約或協定就專利權事項於我國提起民事訴訟。
㈢我國雖已成為世界貿易組織（即WTO）會員國，應遵守該
組織有關「貿易與智慧財產權協定」（即TradeRelatedAspectsofIntellectualProperty，簡稱TRIPs）之相關規定。但經外交部委請駐英代表處查報，英國加入WTO之適用範圍並未延伸及於其所屬之蓋曼群島，故WTO協定並不適用於蓋曼群島，亦有前述外交部95年1月11日外條一字第09504009120號函存卷可按。從而，自不因蓋曼群島為英屬，即認其亦屬世界貿易組織之會員國，而得依據TRIPs第42條規定於我國提起民事訴訟。
㈣惟依英屬蓋曼群島「專利及商標法」（PatentandTrade
MarksLaw）第2條規定：「‧‧有關於英國擁有專利權或商標權之『延伸』係指此等權利亦得延伸至蓋曼群島‧‧『專利』係指英國境內針對某項發明當時所有享有之有效獨占權。」（‧‧"extension"，withrespecttoapatentortrademarkrightheldinUnitedKindom,meanstheextensionofsuchrighttotheCaymanIslands‧‧"patent"meansacurrentandeffectivegrantintheUnitedKindomofamonopolyinrespect
ofaninvention）（見本院卷第三宗原告93年11月30日補充理由狀附件二）；又第6條規定：「英國之專利權人，得申請登記使其權利延伸至蓋曼群島。」（Theown-
erofacurrentpatent‧‧intheUnitedKindommay‧‧applytotheRegistrartohavesuchrightextendedtotheIslands）（亦見本院卷第三宗原告補充理由狀附件二）；又第8條規定：「將英國專利之所有權延伸至蓋曼群島之登錄效力，其專利權人得享有相當於其在英國境內就該專利所得享有同等之權利及救濟」（
TheeffectoftherecordingofanextensiontotheIslandsofarightinortoaUnitedKindompatent…alltheequivalentrightsandremediesavailabletohiminrespectofsuchpatentintheUnitedKindom）（亦見本院卷第三宗原告補充理由狀附件二）；另於第14條規定：「蓋曼群島大法院有權管轄所有影響依據第8條與第9條而授予專利或商標所有權人於蓋曼群島上得享有權利與救濟方式之事項」（TheGrandCourtshallhavejurisdictioninallmattersaffectingtherightsandremediesintheIslands
oftheownerofarightinortoapatternortrademarkconferredbysections8and9.）（亦見本院卷第三宗原告補充理由狀附件二）。觀此並參酌前開外交部95年1月11日外條一字第09504009120號函所載：「開曼群島為英國十四個海外屬地（overseasterritories）之一‧‧英國對外簽署之條約得透過『延伸（extension）』適用於特定海外屬地」（亦見本院卷第三宗原告補充理由狀附件二），足見於英國取得專利權者，可申請登記將其專利權延伸至蓋曼群島，而經登記後，即得於蓋曼群島享有與其在英國境內同等之權利及救濟。第查，我國與英國於西元2000年3月20日簽署「駐英國台北代表處與駐台北英國貿易文化辦事處智慧財產權相互承認合作辦法」，有經濟部智慧財產局雙邊協定事項網頁資料一份存卷可憑（見本院卷第四宗），該辦法明定任一方之主管機關同意就任何臺灣或英國自然人或法人，或已於「巴黎保護工業財產權公約」之締約國，或世界貿易組織之會員國依其個別法律所承認之各種專利提出申請者，於向另一方專利主管機關提出專利時，享有優先權，可見我國與英國間具有專利申請互惠。又英國關於專利法事項之訴訟程序，於其「民事訴訟程序規則」（CivilprocedureRules）設有專章規範（Part63:PatentsandOtherIntellec-tualPropertyClaims），其第63.1條規定其適用範圍為一切智慧財產權之請求，包括專利權在內，而該章節中並無關於未經認許之外國法人或團體不得於英國就專利事項訴請民事救濟之特別限制（見本院卷第三宗原告93年11月30日補充理由狀附件一）。是我國人民取得英國專利權者，應得於該國就專利事項循訴訟程序請求救濟，而倘依上開規定於蓋曼群島登記者，則於蓋曼群島亦得享有如在英國境內所享有之訴訟權。另參以專利法第91條（修正前第95條）之立法理由：「按現行專利法規定外國人得申請專利包括外國法人或團體，在實務上並不需先依法認許後再行申請專利，若不同時賦予訴權，將導致專利權保護之缺陷，故為符專利法之基本精神，爰參照商標法第62條之1及第66條之1增訂本條」。再參酌英屬蓋曼群島之Quin&Hampson律師事務所於西元2004年11月4日出具之法律意見書亦確認只要在英屬蓋曼群島登記取得專利權，不論專利權人為何國家之國民或公司，均得依該國「專利及商標法」第8條之規定提起侵權訴訟（見本院卷第三宗原告93年11月30日補充理由狀附件三）。此外，復無其他具體事證顯示我國人民取得英屬蓋曼群島專利權登記者，仍不得於該國就專利事項進行訴訟之情事。綜上所述，堪認我國與英屬蓋曼群島間具有專利訴訟互惠，本件原告得於我國就其專利事項提起侵權訴訟。
貳、實體部份：
一、原告主張：
（一）原告係我國發明專利第130953號「可攜式電腦用低功率光碟播放機及其播放方法」之專利權人，專利權期間自民國90年5月1日起至108年3月24日止，被告未經原告同意或授權，擅自製造及販賣落入前揭專利申請範圍之積體電路晶片「BlueBirdVL」（SM101Q-AD）及「BlueBirdVL＋」（SM102Q-AC），原告於91年10月2日購得前述產品樣品，經送請鑑定業已侵害原告之前揭專利權，有專利證書、銷售之統一發票、送貨單、國立臺灣科技大學專利鑑定報告書可資佐證。
（二）為此原告聲明：㈠被告不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的
而進口「BlueBirdVL」（SM101Q-AD）及「BlueBirdVL＋」（SM102Q-AC）積體電路晶片或其他未經原告授權而使用前揭專利所製成之體電路晶片。
㈡被告應給付原告三百萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
㈢訴訟費用由被告負擔。
㈣願供擔保聲請准宣告假執行。
（三）對於被告抗辯之陳述：原告就相同侵權情事，前向本院民事執行處聲請假處分，被告亦聲請假處分，分別經本院以92年度裁全字第16號、92年度裁全字第202號受理，嗣由本院囑託財團法人工業技術研究院（下稱工研院）就被告之「BlueBirdVL」及「BlueBirdVL＋」積體電路晶片產品是否侵害原告前揭專利進行鑑定。雖工研院鑑定結果認為被告並無侵害前揭專利，但工研院係將被告之積體電路晶片所使用之二項技術之控制原理及機轉，合併與原告前揭專利範圍進行比對鑑定，然其中一項技術之控制原理及機轉乃原告所取得中華民國第178290號發明專利「可攜式電子裝置用音訊控制器」之範圍，工研院誤將二項專利技術僅與其中一項之第130953號專利技術範圍進行鑑定，鑑定範圍顯然有誤，其因而產生「控制原理及機轉不同」之結論，亦不正確，而其再根據上述「控制原理及機轉不同」之結論，達成「如控制原理及機轉不同，而僅功能相同，不構成該專利之侵害」之結論，自非可採，亦無從釐清被告生產、販賣之積體電路晶片是否落入原告所有之第130953號專利範圍，因此本件實有再送鑑定之必要。
二、被告抗辯如下：
（一）本件專利侵權爭議事件，業經本院民事執行處委請公正第三人工研院，將被告之「BlueBirdVL」及「BlueBirdVL+」晶片是否落入原告之第130953號申請專利範圍進行鑑定，經工研院詳細分析比對後，於93年12月16日提出專利侵害鑑定報告，該鑑定報告之鑑定結論明確指出「該二種晶片因不符合全要件原則與均等論，故無侵害前開專利」，且「兩者之控制原理及機轉不相同，自無雷同或部分包含於前開專利範圍之情形」。既然被告之晶片與原告前揭專利之控制原理及機轉均不相同，則被告晶片自無任何侵害原告前揭專利之可能性，原告之本案請求顯無理由。
（二）原告前揭專利違反專利法相關規定，應予撤銷，被告已向智慧財產局提起舉發，在舉發未確定前，本件以停止審判為宜。
（三）原告早在國立臺灣科技大學製作專利鑑定報告書之前，即濫發警告函予被告之交易相對人，宣稱系爭晶片涉嫌侵害專利權云云，係以打擊競爭對手為主要目的。而原告對於被告客戶廣為濫發警告函後，遲至91年12月30日雖提出國立臺灣科技大學出具之專利鑑定報告書，惟該項鑑定以被告產品之資料手冊內容作為比對對象，無任何憑信性，況多所疏漏。
（四）原告就其所主張之損害，依法應負舉證責任，但其僅泛稱損害三百萬元，卻未舉證其損害賠償之計算依據。
三、得心證之理由：
（一）兩造不爭執之事實：㈠原告係我國發明專利第130953號登記在案之專利權人，專
利權期間自90年5月1日起至108年3月24日止，有原告提出之專利證書附卷可參。
㈡至遲被告於91年9月間已生產原證三號所示之「BlueBirdVL
」（SM101Q-AD）及「BlueBirdVL＋」（SM102Q-AC）產品，此有原告所提銷售之統一發票、送貨單在卷足按。
㈢原告就同一之侵權情事，向本院民事執行處聲請假處分，
被告亦聲請假處分，經本院以92年度裁全字第16號、92年度裁全字第202號受理後，本院曾囑託工研院就被告生產之「BlueBirdVL」及「BlueBirdVL＋」積體電路晶片產與原告之前揭專利進行專利侵害鑑定，此有本院92年度裁全字第16號民事裁定、工研院93年12月16日專利侵害鑑定報告在卷可考。
（二）本件爭點：被告所生產如原證三號之產品，是否侵害原告之前揭專利權？而本院執行處送請工研院所作之上開專利侵害鑑定報告是否可採？
（三）本院之判斷：關於被告生產之產品，是否侵害原告前揭專利，兩造雖分別提出鑑定結果各對其有利之國立臺灣科技大學專利鑑定報告書、財團法人臺灣經濟發展研究院專利侵害鑑定研究報告書以為佐證，惟兩造所委請之鑑定機構並非在雙方均參與之情況下所為，可信度尚值斟酌。而如前述，本院民事執行處就本件同一事件經兩造同意後，已再委請工研院就被告之產之「BlueBirdVL」及「BlueBirdVL＋」積體電路晶片產與原告之前揭專利進行專利侵害鑑定，鑑定結果：認該二種晶片因不符合全要件原則與均等論，故無侵害前開專利等語，有該鑑定報告附卷可稽。原告雖主張工研院之鑑定報告因鑑定範圍錯誤等事由而不可採。然查，工研院乃司法院於93年6月29日以秘台廳民一字第0930016881號函各高等法院及行政法院所指定之侵害專利鑑定機構，其專長領域包括控制工程、資訊、電機、電子、測量、測試等，核與本件應鑑定之領域相符，且無論在國內或國際產業界，工研院之專業能力備受肯定；又該鑑定係在兩造同意且均不知鑑定機構為何，但均已於本院民事執行處法官送請鑑定前充分對鑑定方法表示意見之前提下進行；職是，工研院鑑定報告之憑信性並無可疑，其鑑定結果，自屬可信。從而，原告主張被告侵害其前揭專利，尚不可採，其禁止被告為一定之行為以及請求損害賠償，均無理由，應予駁回。原告既受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，爰併予駁回。
（四）因本案事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。
四、結論：本件原告之訴，為無理由，並依民事訴訟法第78條判決如主文。
中華民國95年2月21日
民事第一庭法官李珮瑜以上正本，係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中華民國95年2月21日
書記官廖佳玲