裁判字號：臺北高等行政法院90年訴字第4793號判決
裁判日期：民國91年05月01日
裁判案由：新型專利異議
臺北高等行政法院判決九十年度訴字第四七九三號
原告建準電機工業
股份有限公司代表人甲○○董事長訴訟代理人陳啟舜律師複代理人戊○○被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 （局長）訴訟代理人乙○○
丙○○
參加人元力電機股
份有限公司代表人 廖海星 董事長訴訟代理人己○○
丁○○庚○○右當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十年五月十八日經（九○）訴字第○九○○六三一○一三○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實緣原告前於民國（以下同）八十七年三月十三日以「散熱扇馬達之金屬管及其軸承構造」向前經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財產局）申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利（以下簡稱系爭案）。公告期間，參加人以其不符新型專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於九十年一月二十九日以（九○）智專三（三）○五○五一字第○九○八九○○○○八九號專利異議審定書為「異議成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加訴訟。茲摘敘兩造之訴辯意旨如左：
甲、原告方面：
一、聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、訴訟費用由被告負擔。
二、陳述：
１、本件參加人主張及原處分審定異議成立之事實及法律依據：
⑴、本件參加人乃以原告審定公告中之第00000000號「散熱扇馬達之金屬管
及其軸承構造」專利案申請專利範圍第一項、第二項等獨立項及其附屬項之特徵，與原告申請在先而在其申請後始公告之第00000000號「馬達主軸之墊圈」專利案圖（五）、（九）及圖（四）、（八）（以下簡稱引證一）及原告申請在先而在其申請後始公告之第00000000號「馬達軸承套環改良裝置」專利案圖（四）、（五）（以下簡稱引證二）所示之構造實質相同，認系爭案違反被告所頒「專利審查基準」第2-2-12頁有關「擬制新穎性」之規定，主張依行為時專利法第九十八條第一項第二款規定，應為異議成立之審定。原處分雖認引證二不可採，惟仍以引證一為異議成立之審定，訴願決定亦予以維持。
⑵、查原處分雖未明指系爭案係違反被告所頒「專利審查基準」第2-2-12頁有關「擬
制新穎性」之規定，惟其處分既非以系爭案與引證一之「申請專利範圍」相同為前提，且非以系爭案違反專利法第一百零五條準用第二十七條規定為理由，而係以與引證一相關圖式所揭示之構造相同為前提（即前開參加人之主張），此有原處分所載可證。則原處分實質上係以系爭案違反被告所頒「專利審查基準」第2-2-12頁有關「擬制新穎性」規定為前提，並套用行為時專利法第九十八條第一項第二款（新穎性）規定而為異議成立之審定，至為明顯，合先說明。
２、「擬制新穎性」及「新穎性」規定要件不同，不可混為一談：
⑴、按所謂「新穎性」，乃指在申請專利之前，尚無相同之發明或新型公開在先而為
公眾知悉者而言。故在申請專利之前若無相同之發明或新型曾公開在先，即與新穎性要件無關。此一專利基本原則各國皆無例外，此有我國專利審查基準2-2-5頁第三至八行規定及大陸專利法第二十二條規定：「授予專利的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。新穎性，是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知」可證。行為時專利法第九十八條第一項各款規定（含原處分所適用之第二款）均是有關新穎性之規定，此有我國專利審查基準2-2-6頁第三行以下所載可稽。
⑵、所謂「擬制新穎性」，乃指在申請專利之前，雖無相同之發明或新型公開在先而
為公眾知悉，但其技術內容已見於他人申請在先之說明書或圖式，若該他人申請案之說明書或圖式在後案申請之後被公開，雖其公開日期在後案申請專利之後而與新穎性須公開在後案申請專利之前者有所不同，惟為維護「一新型一專利」及「最先申請」原則（專利法第一百零五條準用第二十七條參照），法律乃擬制為不具新穎性。亦即，基於法律之擬制，將原不屬新穎性之事項，同樣適用新穎性之規定而已，故曰「擬制新穎性」，俾與「新穎性」有所區別。此有我國專利審查基準2-2-12頁第十二至十九行及九十年十月二十四日修正公布之專利法第九十八條之一之立法說明可證。現行專利法第九十八條之一規定：「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」大陸專利法第二十二條第二項後段規定：「也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向專利局提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中。」及日本特許法第二十九條之二規定：「若一申請發明專利之發明在其提出申請日之前，有其他之發明專利或新型專利提出申請，在該發明專利申請後將其所申請之內容公告或將其所申請之內容公開，該申請書最初所附具之說明書或圖式與其相同時，對該發明而言，則不受前條第一項規定內容之限制，不得取得專利。但該發明專利提出申請時之申請人與該另一發明專利申請或新型專利申請之申請人為同一人時，則不在此限。」，即是有關「擬制新穎性」規定。
⑶、由前二項說明可知，「新穎性」與「擬制新穎性」規定，除「須相同之技術內容
被公開」要件部分係相同外，其他要件則不同。例如：甲、「新穎性」規定之公開時間須在後案申請之前；「擬制新穎性」規定則在後案申請之後。乙、「新穎性」規定之公開方式不限係載於前案之說明書或圖式中而被公開，凡載於一般刊物或係公開使用亦可；「擬制新穎性」規定之公開方式則僅限係載於前案之說明書或圖式中而被公開之情形，故二者之規定要件不完全相同，不可混為一談！就我國法制而言，前者為九十年十月二十四日修正前之專利法第九十八條第一項所規定，後者始見於九十年十月二十四日修正公布之專利法第九十八條之一；且原處分審定時，其所適用之前者第二款規定，已被後者取代。故在適用上，自應特別留意其規範之存續狀態及生效日期。
３、原處分以行為時專利法未規定之事項（即擬制新穎性）為處分之依據，違法：查系爭案係於八十七年三月十三日申請專利，並於八十九年三月十一日審定公告，彼時前開「擬制新穎性」規定尚未完成立法程序，因此系爭案無「擬制新穎性」規定之適用，至為明顯！則原處分以行為時專利法未規定之事項為處分之依據，自與行政訴訟法第四條第二項規定：「逾越權限或濫用權力之行政處分，以違法論。」及最高行政法院四十一年判字第十七號判例：「按法律有明文規定或上級官署依法已以命令指示之事項，下級官署自無運用行政裁量權另事裁量之餘地。否則因裁量之結果牴觸法令，即不得不謂為違法之行政處分。」意旨有悖！
４、專利審查基準並非法律，不得為權利義務之規範，且不得逾越法律規定而適用：
⑴、查系爭案核准審定時，被告「專利審查基準」第2-2-12頁第十二至十九行雖曰：
「．．．由於『申請在先並經核准專利』之新型，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律為顧及專利權之專有排他性及一新型一專利原則，乃將此等先申請案所記載之新型以法律擬定為既有技術，而使後申請案之新型不具新穎性．．．」云云。惟查前開基準雖重複曰「法律為顧及」及「以法律擬定為」云云，惟經查彼時我國專利法尚無有關「擬制新穎性」規定，已如前述，則其所謂之「法律」根本不存在，自不可能以不存在之法律作為行政處分之依據！退而言之，若原處分所謂之「法律」，乃指前開基準而言。惟按「關於人民權利、義務之事項，應以法律定之」、「命令不得牴觸憲法或法律」，分別為中央法規標準法第五條第二款及第十一條所規定。查前開基準所規範者關係專利申請之准駁，屬於前開中央法規標準法第五條第二款規定應以法律規定之事項，則被告逕以該行政命令作為准駁之依據，自非適法！況其規定復與前開專利法第九十八條第一項第二款規定牴觸（參前開第二項及後述第五項），亦已違反前開中央法規標準法第十一條規定！
⑵、次查前開基準「擬制新穎性」規定，並未見諸行為時我國專利法規定，而係參考
日本國特許法第二十九條之二規定，此有九十年十月二十四日修正公布之專利法第二十條之一及第九十八條之一之立法說明可稽。該規定既非我國法律，本無類推適用之可言，況依最高行政法院六十年判字第四一七號判例：「公法之適用，以明文規定者為限，公法未設有明文者，自不得以他法之規定而類推適用，此乃適用法律之原則。」意旨，亦不得類推適用。
⑶、退而言之，即使無視於前述之違法，惟查前開基準將後案申請時尚未公開，而在
後案申請後始公開之新型擬定為既有技術，俾得以之作為認定後申請案不具新穎性之依據，其理由乃以：為顧及一新型一專利原則云云。查「一新型一專利」原則為專利法第一百零五條準用第二十七條所規定，其適用，以前後申請案「申請專利範圍」所載之新型相同為前提，並不包括未載於「申請專利範圍」而僅載於說明書或圖式者，此有「立法說明四」及專利審查基準2-3-6頁第十一至二十二行所載可稽。系爭案「申請專利範圍」僅與引證一相關圖式所揭示之構造相同，並未與引證一「申請專利範圍」相同，為原處分等所認定，則系爭案並無違背「一新型一專利」之原則，甚為明白！系爭案既無違背「一新型一專利」之原則，而引證一亦為原告所申請，且在其申請時，引證一說明書及圖式復未公開，亦無喪失新穎性之情事，自與「擬制新穎性」規定之精神未有牴觸，則系爭案應有「擬制新穎性」例外規定之適用（現行第九十八條之一但書參照），始符行政程序法第四條：「行政行為應受法律及一般法律原則之拘束。」、第六條：「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。」及第九條：「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」規定之旨趣！
５、系爭案亦無行為時專利法第九十八條第一項第二款規定之適用：按行為時專利法第九十八條第一項第二款：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。」雖未如同項其他二款規定使用「申請前」字樣，惟在判斷有無新穎性之時點上，其所謂「申請在先」亦與前開「申請前」一樣，均指「申請當日之前」而言。除有前開第二項之１所述可參外，另有專利審查基準2-2-6頁第十八至二十二行及2-2-12頁第七、十二及十三行可稽。又該款所謂「並經核准專利」，雖未如同項其他二款規定得自其規定之文義，如「已見於刊物或已公開使用」、「已陳列於展覽會」等直接顯示其所謂之先前技術僅侷限於已公開者；惟參以前開第二項（尤指３部分）所述，「新穎性」及「擬制新穎性」規定之共同要件既以「須相同之技術內容被公開」為前提，故其所謂「並經核准專利」，自指業經核准並公告（行為時專利法第一百零五條準用第三十九條第一項）而言。若僅核准而未公告，即不符新穎性「須相同之技術內容被公開」之要件。故在後案申請當日之前，若申請在先之相同發明或新型僅核准而尚未公告者，仍不符該款「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」之規定，自無該款規定適用之餘地！以上，若另參以該款及第二十條第一項第二款八十三年一月廿一日修正公布之立法說明及專利審查基準2-2-12頁第十二至十五行所載：「．．．在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理」，益可獲得證實。查系爭案係於八十七年三月十三日申請專利，在其申請當日之前，引證一雖已申請在先，但尚未核准公告（公告日期：八十八年十月一日），則根據前開說明，其公告日期既在系爭案申請當日之後，根本不符「新穎性之公開時間須在後案申請當日之前」之要件，至多僅屬「擬制新穎性」之範疇（參前開第二項之２）！故訴願決定及原處分等依行為時專利法第九十八條第一項第二款規定為不具「新穎性」之決定及處分，適用法規自有錯誤！況原處分為審定時，前開規定已為第九十八條之一「擬制新穎性」規定所取代，參以最高行政法院四十八年判字第八十一號判例：「．．．本件被告為再審定時，商標法固尚未修正，但原告申請註冊之商標，既尚在審定公告異議審查之階段，其間商標法即經修正，則本件自有修正後現行商標法之適用。」意旨，該規定是否仍得適用，不無疑義！
６、系爭案附屬項亦無「擬制新穎性」及「新穎性」規定之適用：查系爭案申請專利範圍第一項、第二項等獨立項之特徵，既無「擬制新穎性」及「新穎性」規定之適用，已如前述，則其附屬項自亦無該規定之適用。
７、綜上所述，系爭案係依九十年十月二十四日修正公布前之專利法第九十八條第一項第二款（新穎性）規定審定准予專利者，而原處分卻以行為時尚無法律依據，而於系爭案審定准予專利後，始自該款修正而來之專利法第九十八條之一之前段規定（擬制新穎性），為異議成立之處分，自屬違法！退而言之，即使原處分係依「專利審查基準」有關「擬制新穎性」規定而為處分，惟該基準僅為行政命令，且其規定內容複與行為時專利法第九十八條第一項第二款規定牴觸，亦不得作為原分之依據！再退而言之，原處分既以「擬制新穎性」規定而為處分，則不論自該規定之精神或九十年十月二十四日始修正公布之專利法第九十八條之一規定，其未同時適用有利於原告之排除條款（第九十八條之一但書），亦有差別待遇之違法，請判決如原告訴之聲明。
乙、被告方面：
一、聲明：求為判決如主文所示。
二、陳述：
１、系爭案「散熱扇馬達之金屬管及其軸承構造」申請日為八十七年三月十三日，被告於八十九年一月五日審定准予專利，其是否違反規定，自應以核准審定時所適用之八十三年一月二十一日修正公布之專利法為斷，合先敘明。
２、系爭案係依專利法第九十八條第一項第二款規定為異議成立之處分，並非依第二十七條異議成立。依發明、新型異議、舉發專利審查基準規定（第1-9-14頁），新型依專利法第一百零五條準用第二十七條係指「同一發明」，同一發明係指申請專利範圍實質相同部分之發明而言。若二案說明書、圖式或圖說記載之內容實質相同之部分，若未列入申請專利範圍時，不生二人以上有同一發明各別申請之情事，亦即第二十七條所爭執者係關於是否以同一申請專利範圍重複申請專利者，與新穎性、進步性之專利要件爭執有所不同。又查系爭案異議成立之引證一為第00000000號「馬達主軸之墊圈」專利案，其係申請在先公告在後之專利案，依專利審查基準（第2-2-15頁）規定：「先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術」，應就該申請案之說明書或圖式所記載之事項來認定。
３、起訴理由稱：專利法第二十七條所謂「同一之發明」係指申請專利範圍實質相同之發明而言，因此，二案說明書、圖式或圖說記載之內容實質相同之部分，若未列入申請專利範圍時，不生二人以上有同一發明各別申請之情事；引證一之新型申請專利範圍並未記載系爭案之金屬軸管與定位套或含油軸承緊配合固定，其和系爭案並非相同之新型，引證一不得以法律擬制為既有技術，而主張系爭案不具新穎性云云。惟查系爭案係為獨立之申請案並非追加專利案，故本件以系爭案和引證一為彼此獨立之專利案審理，應屬合法，又專利法第一百零三條第二項「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」引證一轉子本體或凸緣經墊圈（３）或（４）而頂壓一滾珠軸承外側端，與系爭案轉子本體或凸緣直接頂壓滾珠軸承，兩者技術手段實質相同，系爭案軸管、定位套、滾珠軸承或含油軸承等構件之形狀、構造及安裝位置均已見之於引證一，引證一雖未明確說明軸管材質、安裝之鬆緊，並不代表其軸管之材質不可為金屬材質，或定位套、滾珠軸承不可為緊、鬆配合於軸管內，系爭案材質之變化、安裝之鬆緊，並不具新穎性，故起訴無理由。
４、原告復訴稱：「若引證一之新型之申請專利範圍中未記載本案（系爭案）之『金屬軸管與定位套或含油軸承緊配合固定』，且揭露於引證一之新型圖式內之『金屬軸管與定位套或含油軸承』並非本案申請專利範圍之緊配合方法達成時，引證一與本案（系爭案）不得認定相同之新型。」由上述說明及前揭專利審查基準規定，原告對於系爭案之「金屬軸管與定位套或含油軸承」之技術已揭露於引證一之新型圖式內並不否認。原告以「金屬軸管與定位套或含油軸承」之技術未列入引證一之申請專利範圍而認為異議審定理由違法，請求撤銷原處分，實難稱有理由。
５、綜上所述，被告之原處分並無違法，請判決如被告答辯之聲明。
丙、參加人之陳述：援引被告之陳述。
理由
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為專利法第九十七條暨第九十八條第一項所明定。惟如「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第九十八條第一項第二款所明定。
二、本件系爭第00000000號「散熱扇馬達之金屬管及其軸承構造」新型專利異議案，參加人所提之異議證據二及四為八十六年十一月二十五日申請，八十八年十月一日審定公告之第00000000號「馬達主軸之墊圈」新型專利案及與系爭案之比較圖，證據五為證據二與系爭案之構件比較表，異議證據二、四、五（即引證一）；異議證據三及六為八十六年九月六日申請，八十七年十二月二十一日審定公告之第00000000號「馬達軸承套環改良裝置」新型專利案及與系爭案之比較圖（即引證二）。被告略以，引證一圖（五）（九）線圈座（１）之軸管（）內裝設有一定位套（未標號），定位套兩側各裝設有一滾珠軸承（），扇輪（２）之主軸（）樞接於滾珠軸承（）內，且夾固有一定位元件（）貼設於一滾珠軸承外側端，另一滾珠軸承（）外側端和扇輪（２）本體或凸緣間設有墊圈（３）或（４），軸管（）外側有電路板、線圈、極片。引證一圖（四）（八）線圈座（１）之軸管（）內裝設有一含油軸承（），扇葉（２）之主軸（）係樞接在含油軸承內，且夾固有一定位元件（）可使含油軸承定位，該含油軸承兩側端外可各貼設一墊圈（３），軸管（）外側有電路板、線圈及極片。引證一和系爭案申請專利範圍第一項、第二項等獨立項特徵實質相同，系爭案不具新穎性；然引證二由圖式其定子座和軸管（）之剖面為一體成型，和系爭案金屬軸管結合在殼座，兩者構造不同，不能證明系爭案不具新穎性；綜上所述，引證一已揭露系爭案申請專利範圍第一項、第二項等獨立項之構造特徵及技術手段，系爭案不具新穎性：系爭案申請專利範圍第三項「墊圈」、第四項「橡膠材質」亦和引證一墊圈（３）係由橡膠、矽膠等軟性材質製成等技術手段實質相同；系爭案申請專利範圍第五項「密閉平面」亦已見之於引證一圖（五）；系爭案申請專利範圍第六項「透空之孔洞」，亦屬習知技術，不具新穎性等情，乃為異議成立之處分。原告於訴願中訴稱：系爭案沿用自己原發明之主要技術內容而再發明時，依規定可以獨立之專利案提出申請專利；系爭案申請專利範圍第一項定位套成緊配合固定在金屬軸管內徑、定位套二側滾珠軸承鬆配合、轉子本體或凸緣頂在其一滾珠軸承之外側端等，而引證一並未說明軸管材質、滾珠軸承、定位套於軸管內徑間之固定關係及轉子本體或凸緣頂在一滾珠軸承之外側端等技術特徵；系爭案申請專利範圍第二項含油軸承成緊配合固定在金屬軸管內，而引證一軸管並未說明材質，或含油軸承與軸管內徑間之固定關係等技術特徵；系爭案申請專利範圍第三、四、五、六項等附屬特徵應與獨立特徵第一項、第二項合併論處，亦具新穎性云云。訴願決定機關以：經查，系爭案包括有：殼座，設軸座結合定子座之金屬軸管；定子座，由一金屬軸管結合在殼座，金屬軸管外徑結合電路板、線圈、極片；金屬軸管內徑可以供一定位套成緊配合固定，定位套二側設有鬆配合之滾珠軸承；轉子，由一中心軸樞接在定子座之滾珠軸承，中心軸設環槽供定位元件扣接，由定位元件貼接在其一滾珠軸承之外側端，及由轉子本體或其凸緣頂在另一滾珠軸承之外側端：而系爭案係為獨立之申請案並非追加專利案，故本件以系爭案和引證一為彼此獨立之專利案予以審理，應屬合法；引證一雖未明確說明軸管材質、安裝之鬆緊，並不代表其軸管之材質不可為金屬材質，或定位套、滾珠軸承不可為緊、鬆配合於軸管內；引證一轉子本體或凸緣經墊圈（３）或（４）而頂壓一滾珠軸承外側端和系爭案轉子本體或凸緣直接頂壓滾珠軸承（並無功效之增進）兩者技術手段實質相同，系爭案軸管、定位套、滾珠軸承或含油軸承等構件之形狀、構造及安裝之位置均已見之於引證一，故系爭案材質之變化、安裝之鬆緊，並不具新穎性；另系爭案申請專利範圍第三、四及五項之「墊圈」「橡膠材質」及「密閉平面」之特徵，分別與引證一墊圈（３）係由橡膠、矽膠等軟性材質製程等技術手段相同，以及已見之於引證一圖（五），而系爭案申請專利範圍第六項「透空之孔洞」已見於系爭案之習知技術，均不具新穎性，被告之訴願答辯經核並無不合。從而，被告所為本件異議成立之處分，揆諸首揭法條規定，洵無違誤，而維持原處分。
三、原告於本件行政訴訟中猶執前詞爭議，惟經本院審核被告以引證一已揭露系爭案申請專利範圍第一項、第二項等獨立項之構造特徵及技術手段，系爭案不具新穎性。系爭案申請專利範圍第三項「墊圈」、第四項「橡膠材質」亦和引證一墊圈
（３）係由橡膠、矽膠等軟性材質製成等技術手段實質相同；系爭案申請專利範圍第五項「密閉平面」亦已見之於引證一圖（五）；系爭案申請專利範圍第六項「透空之孔洞」，亦已見之於系爭案之習知技術，不具新穎性，因認系爭案違反專利法第九十八條第一項第二款之規定，而為異議成立，系爭案應不予專利之處分所持之右開理由，暨訴願機關決定駁回原告之訴願所持之右開理由，均無不妥，是原告之陳詞均不可採。從而，被告所為之上開處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並無理由，應予駁回。
四、兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中華民國九十一年五月一日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法官徐瑞晃
法官李得灶法官吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十一年五月六日
書記官林玉卿