裁判字號：臺北高等行政法院89年訴字第2019號判決
裁判日期：民國90年08月30日
裁判案由：商標撤銷
臺北高等行政法院判決八十九年度訴字第二○一九號
原告 畢卡索 國際開發有限公司代表人甲○○董事）訴訟代理人俞昌瑋律師被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 （局長）訴訟代理人丙○○
參加人 畢加索 國際企業股份有限公司代表人乙○○董事長訴訟代理人丁○○右當事人間因商標撤銷事件，原告不服行政院中華民國八十九年九月二十一日台八十九訴字第二七八○七號再訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：緣關係人即參加人畢加索國際企業股份有限公司之前手新際領帶服飾股份有限公司（下稱新際公司）於民國（下同）八十三年五月二十六日以「藝術臉譜圖」商標圖樣，指定使用於當時商標法施行細則第二十四條第三十八類之袖扣、領夾、領針等商品申請註冊，經被告（原經濟部中央標準局）審查核准，列為審定第六八六七五六號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣原告之前手日曼企業有限公司（下稱日曼公司）以系爭商標有變換使用致與其註冊商標近似之情事等語，對之申請撤銷，經被告為申請不成立之處分。日曼公司提起訴願、再訴願，均遭駁回，訴經最高行政法院（八十九年七月一日改制前為行政法院，以下同）八十六年度判字第二四七八號判決，將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。其間系爭商標經申准變更申請人名義為參加人，公告於八十六年八月十六日商標公報第二十四卷第十六期。據以撤銷之註冊第四七四二四一號「畢卡索及圖Picaso」及第六五九八六七號「Picasso」商標（下稱據以撤銷商標，如附圖二所示）商標專用權亦經申准移轉登記予原告，公告於商標公報第二十六卷第四期。被告重為申請不成立之處分，發給中台處字第Ｌ00000000號商標撤銷處分書。原告不服，提起訴願，經經濟部於八十九年三月二十八日以經（八九）訴字第八九○八六三一○號訴願決定書駁回，復提起再訴願，又遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟，並經本院裁定命該參加人參加訴訟。
二、訴之聲明：㈠原告聲明：再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：如主文所示。
㈢參加人聲明：如主文所示。
三、兩造及參加人之爭點：原告主張參加人之系爭商標，有自行變換使用，致與其據以撤銷商標近似，對之申請撤銷，被告竟為申請不成立之處分，顯有違誤，是否可採？㈠原告主張之理由：
⒈按自行變換審定商標圖樣或加附記，致與他人使用於同一商品或類似商品之
註冊商標構成近似而使用者，商標主管機關得依職權或據利害關係人之申請撤銷原審定，為本件商標處分時商標法第四十二條第一項所明定。所謂變換或加附記，係指就該審定商標本體之圖樣、文字、色彩等加以變換或加以附記其他文字圖樣者而言。所謂類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之原料、用途、功能、產製者行銷管道及場所或買受人等各種相關因素判斷之，商標法施行細則第十五條第二項定有明文。
⒉原處分認參加人之商品型錄及報紙廣告上載明中文「畢加索藝術生活精品」
及外文「ＰＩＣＡＳＳＯＡＲＴＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」等字樣，核屬以普通使用之方法表示商品上所使用之圖案來自世界知名畫家畢加索畫作之衍生著作，藉以倡導、提升國人生活之藝術美，是所附記於商品之上者，顯係有關商品本身之說明文字，依商標法第二十三條第一項規定，自不受申請人商標專用權之效力所拘束等語，作為申請不成立之論據之一。惟其認定顯有不當，分述如下：
⑴查本件系爭商標除以一藝術臉譜外，更含有一斜體外文「Picasso」，此
一斜體為藝術大師畢卡索之簽名式，而藝術大師之英文名字為「Picasso」，中文譯音為「畢卡索」均與原告申請在先之商標「Picasso畢卡索」完全相同，應僅有正楷與草書之分別而已，故參加人所印刷之型錄、封面標文中文「畢卡索藝術生活精品」，外文字「PABLOPICASSO」，當可視為商標之使用。
⑵次查本件系爭商標，依其所指定使用於修正前商標法施行細則第二十四條
第三十八類之「袖扣、領夾、領針」商品以觀，此等商品均屬袖珍之小型商品，因無法在該等商品上作畫，亦無法在該等商品為完整商標之標示，因而在其商品型錄及報紙廣告載明中文「畢卡索藝術生活精品」及外文「ＰＩＣＡＳＳＯＡＲＴＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」等字樣，則該型錄廣告中所出現之「畢卡索」及「Picasso」字樣應視為商標之使用，原處分、原決定不察於此，竟認為係以普通使用之方法表示商品上所使用之圖案來自世界知名畫家畢卡索畫作之衍生著作，則其認定顯與一般社會經驗法則有悖，於法有違。
⑶再查原處分、原決定既認「附件六之經濟日報廣告、附件九之世貿展覽會
照片、附件十之新際公司賣場照片及附件十三之精美商品型錄等新際公司實際使用之『商標』與系爭商標圖樣不失為同一性‧‧‧」；乃竟又謂︰
「惟前述商品型錄及報紙廣告上載明中文『畢加索藝術精品』及外文『PICASSOARTCOLLECTION』等字樣，核屬以善意且合理使用之方法，表示商品上所使用之圖案來自世界著名畫家畢加索畫作之衍生著作，藉以倡導及提升國人生活之藝術美，是所附記於商品之上者，顯係有關商品本身之說明文字，『非作為商標使用者』，依商標法第二十三條第一項規定，自不受參加人商標專用權之效力所拘束」等語。原處分、原決定始則認定附件之商品型錄及報紙廣告上為「實際使用之『商標』」，復又認為「非作為商標使用者」而係商品本身之說明文字，其理由顯有前後矛盾；況依該等使用於商品型錄及報紙廣告上圖樣之標示情形以觀，本於經驗法則及就一般消費者之認知而言，茍非作為「商標」使用者何？而得認為有商標法第二十三條第一項規定之適用者，應亦僅該等商品型錄及報紙廣告上之「載明中文『畢加索藝術精品』及外文『PICASSOARTCOLLECTION』等字樣」本身，商標圖樣不因標示有此等字樣即失卻其作為商標使用之性質；乃原處分、原決定將之擴張及於「新際公司實際使用之『商標』，而認「非作為商標使用者」，顯然有悖經驗論理及邏輯法則。
⒊又按商標法施行細則第十五條第二項規定︰「類似商品，應依一般社會通念
，市場交易情形，並參酌該商品之原料、用途、功能、產製者行銷管道及場所或買受人等各種相關因素判斷之」以觀，所謂類似商品，不以商標法施行細則第四十九條所規定之分類為準，堪可認定；又其所謂「行銷管道及場所」，並非以此等商品之所有業者，在市場上之行銷管道及場所均為同一為必要，亦不以「商品及服務類似組群參考資料」所規定者為準（蓋既稱「參考」，自無絕對之拘束力），而是以其兩商品間是否具有密切且直接之關聯性為斷；茍兩商品就其原料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等各種因素為判斷，客觀上具有相當之關聯性，而足以致使一般消費者因此發生錯誤之聯想，產生混淆誤認者，即應認為兩商品為類似商品。經查，領帶固不因欠缺領夾便無法達到使用之目的，然領夾、領針，則必與領帶配合使用，否則無法達其功用，就此以言，兩商品間在客觀上即具有密切且直接之關聯性，揆之上開說明，兩商品為類似商品，應無疑義。而此乃一般人皆知之道理，原處分、原決定機關應不得諉為不知；況在經被告為實地訪查後，獲得領帶與領夾在交易市場上有一併陳列販售之事實，亦足資為領帶與領夾為類似商品之明證。就此依原處分、原決定之理由以觀，顯然並未以客觀超然之立場，而有以偏概全的為判斷之嫌，所為處分及決定自難謂為適法。
㈡被告主張之理由：
按自行變換審定商標圖樣或加附記，致與他人使用於同一商品或類似商品之註冊商標構成近似而使用者，商標主管機關得依職權或據利害關係人之申請撤銷原審定，為本件商標處分時商標法第四十二條第一項所明定。所謂變換或加附記，係指就該審定商標本體之圖樣、文字、色彩等加以變換或加以附記其他文字圖樣者而言。又所謂類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之產製、原料、用途、功能或銷售場所等各種相關因素判斷之。復為同法施行細則第十五條第二項所規定。本件系爭商標圖樣，係由臉譜圖及外文斜體簽名式之設計字體聯合式所組成，指定使用於袖扣、領夾、領針等商品。而依原告檢送參加人實際使用之各項證據資料觀之，附件一八十三年六月二十二日及同年十月二十一日二紙統一發票日期在本件商標審定公告八十四年五月一日之前，是時本件商標尚未獲准審定公告，自不得以之主張系爭商標有變換加附記使用之情事，附件四及附件五領夾商品實物及包裝盒照片，領夾商品雖為系爭商標所指定使用商品之一，惟無日期之標示，復無標示領夾商品之交易證明足以佐證，究為何時製造使用不得而知。八十四年七月十四日之統一發票日期縱在本件商標審定公告之後，惟其標示之商品為領帶，附件八授權合約書係參加人自美商PICASSOCREATIONS,INC取得PICASSO畫作衍生著作之商品製造與銷售權利後授權他人使用，附件七工商時報廣告為參加人成立授權廠商大會所發之新聞稿，均與本件商標是否變換使用無涉，至附件六經濟日報廣告、附件九世貿展覽會照片、附件十參加人賣場照片及附件十三精美商品型錄等參加人實際使用之商標與本件獲准審定之系爭商標圖樣仍不失為同一性，而前述商品型錄及報紙廣告上載明中文「畢加索藝術生活精品」及外文「PICASSOARTCOLLECTION」等字樣，核屬以普通使用之方法表示商品上所使用之圖案來自世界知名畫家畢加索畫作之衍生著作，藉以倡導、提升國人生活之藝術美，是所附記於商品之上者，顯係有關商品本身之說明文字，依商標法第二十三條第一項規定，自不受原告商標專用權之效力所拘束，業經台灣高等法院八十四年度上訴字第二四二三號刑事判決認定有案，尚難據以執為本件商標圖樣有首揭法條規定適用之論據，其餘附件十一台灣台北地方法院通緝書、附件十二調查報告、附件十四被告中台評字第八一○二八一號評定書及最高行政法院八十三年度判字第一一三號判決，附件十五台灣台北地方法院刑事判決書，或與本件商標是否變換使用無涉，或與本件案情不同，自不得比附援引執為本件商標應為相同處分之論據。至最高行政法院八十六年度判字第二四七八號判決意旨，指明附件二八十四年七月十四日所購畢卡索領帶之發票影本、附件三包裝盒及附件四領帶實物照片均以外文「Picasso」作為商標使用，該圖樣為草寫之外文「Picasso」，與據以撤銷商標圖樣之外文「Picasso」相同，足使人誤認其為原告之註冊商標之商品而購買，構成近似無疑，又前述包裝盒及領帶實物所示圖樣，無異為系爭商標圖樣外文草寫體之變換，且領帶包裝盒上印有參加人（按：指參加人前手）公司名稱特取部分「新際」及電話號碼，足見原告主張參加人變換系爭商標之圖樣致與其註冊商標構成近似而使用一節非虛。又查系爭商標變換圖樣使用之商品為領帶，固與據以撤銷商標指定使用之商品領帶夾非屬同一商品，但二者性質、使用者、銷售市場似無大異，是否屬類似商品，非不可調查其產製、用途、功能或銷售場所等因素，依一般社會通念及市場交易情形判斷之等語，被告乃前往各大百貨公司實地訪查，經查領帶與領夾商品銷售市場上有多種販售陳列之型態，有領帶搭配領夾販賣者；領夾與一般飾品販售者；領帶單獨販售者或領帶與帽、絲巾、胸針、皮帶、鞋襪等其他服飾用品一併販售者，足見領帶與領夾在交易市場上並非當然一併陳列、販售，因此若僅就販售場所的同一性來判斷是否為類似商品，則失其客觀性，且兩者一為紡織品；一為貴金屬，商品之原料材質不同，產製主體亦屬有別，況兩者並非得一併使用始能滿足購買人之需要，領帶亦不因欠缺領夾便無法達到使用之目的，是系爭之領帶與領夾商品，無論製造之原料、用途功能或產製者均不相同，縱二者在使用時稍具關聯性，尚難逕認即屬相類似之商品，況系爭商標所指定使用之商品為袖扣、領夾、領針，依商標法第二十一條第二項規定，商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限，領帶非屬系爭商標專用權範圍內之商品，則參加人於領帶商品上標示系爭商標圖樣，應非屬系爭商標之使用。
㈢參加人主張之理由：
參加人之系爭商標是藝術臉譜圖簡體字，參加人公司是在七十九年成立，代理世界知名品牌。而原告多次以參加人違反商標法為由提起自訴，但參加人均獲判無罪，此有臺灣高等法院八十四年度上訴字第二四二三號、臺灣高等法院八十四年度上訴字第六七七○號、臺灣臺北地方法院八十四年度自字第七二一號判決可稽，可見原告是冒用參加人的商標。原告的商標圖樣是產品的說明。原告根本就沒有產製過商品。原告是俗稱的商標老鼠。另外，領帶、領夾可以獨立使用，且參加人也沒有商標法第四十二條商標變換使用的問題，併此敘及。
理由
一、按自行變換審定商標圖樣或加附記，致與他人使用於同一商品或類似商品之註冊商標構成近似而使用者，商標主管機關得依職權或據利害關係人之申請撤銷原審定，固為商標法第四十二條第一項所規定。惟所謂變換或加附記，係指將其審定商標本體之文字、圖樣、色彩等，加以變更或於原審定之文字圖樣外，另加添文字圖形，足與他人之註冊商標發生混淆，使人誤認其為他人之註冊商標所使用之商品而購買者而而言，此有最高行政法院六十年判字第三六四號判例可資參照。
二、本件參加人之系爭商標，係由臉譜圖及外文斜體簽名式之設計字體聯合組成，指定使用於袖扣、領夾、領針等商品，原告之前手日曼公司以系爭商標有變換使用，致與其據以撤銷商標近似情事，對之申請撤銷，經被告為申請不成立之處分，案經行政救濟程序後，被告於八十八年十一月十七日以中台處字第Ｌ00000000號重為申請不成立處分，原告不服，循序提起訴願、再訴願，遞遭駁回，復起訴主張依卷附參加人之前手新際公司實際使用之各項資料，足以證明系爭商標，有自行變換使用，致與其據以撤銷商標近似，對之申撤銷，使告竟為申請不成立之處分，顯有違誤，詳如其事實欄所載理由等語。查依原處分卷證物袋所附原告檢送參加人之前手新際公司實際使用之各項證據資料觀之：八十三年六月二十二日及同年十月二十一日之二紙統一發票，日期在系爭商標審定公告日八十四年五月一日之前，是時系爭商標尚未獲准審定公告，自不得以之主張系爭商標有變換或加附記使用之情事；領夾商品雖為系爭商標所指定使用商品之一，惟所送領夾商品實物及包裝盒照片，均無日期之標示，復無標示領夾商品之交易證明足以佐證，無法得知係何時製造；八十四年七月十四日之統一發票日期縱在系爭商標審定公告之後，惟其標示之商品為領帶；授權合約書係新際公司自美商PICA-
SSOCREATIONSINC.取得PICASSO畫作衍生著作之商品製造與銷售權利後授權他人使用；工商時報廣告為新際公司舉辦「台灣區畢卡索（PICASSO）授權廠商成立大會」所發布之新聞稿，均與系爭商標是否變換使用無涉；至經濟日報廣告、世貿展覽會照片、賣場照片及商品型錄等新際公司實際使用之商標與系爭商標之審定圖樣仍不失為同一性，至商品型錄及報紙廣告上所載中文畢卡索藝術生活精品及外文PICASSOARTCOLLECTION等字樣，核屬以普通使用之方法，表示商品上所用之圖案來自世界知名畫家畢加索畫作之衍生著作，藉以倡導、提升國人生活之藝術美，是附記於商品上者，顯係有關商品本身之說明文字非作為商標使用，依商標法第二十三條第一項規定，自不受原告據以撤銷之商標專用權之效力所拘束，業經台灣高等法院八十四年度上訴字第二四二三號刑事判決認定有案，尚難據以執為系爭商標圖樣有商標法第四十二條第一項規定適用之論據。其餘台灣台北地方法院通緝書、調查報告、被告中台評字第Ｈ0000000號商標評定書及最高行政法院八十三年度判字第一一三號判決、台灣台北地方法院刑事判決書，或與系爭商標是否變換使用無涉，或與本件案情不同，自不得比附援執為有利原告之論據。又本件經被告派員前往台北市內中興、太平洋等各大百貨公司實地訪查結果，領帶與領夾商品銷售市場上有多種販售陳列形態，有領帶搭配領夾販賣者，領夾與一般飾品販售者，領帶單獨販售者，或領帶與帽、絲巾、胸針、皮帶、鞋襪等其他服飾用品一併販售者，是領帶與領夾在交易市場上並非當然一併陳列販售，且一為紡織品，一為貴金屬，其原料材質不同，產製者亦屬有別，並非得一併使用始能滿足購買人之需要，領帶不因久缺領夾便無法達到使用之目的，是領帶與領夾商品，無論製造之原料、用途、功能或產製者均不相同，被告八十七年十二月編印「商品及服類似組群參考資料」，亦將領帶與領夾二者分為不同類似組群，故二者使用時縱稍具關聯性，尚難逕認即屬類似商品。況系爭商標所指定商品為袖扣、領夾、領針，依商標法第二十一條第二項規定，商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限，領帶商品非屬系爭商標專用權範圍內之商品，新際公司於領帶商品上標示系爭商標圖樣，自非屬系爭商標之使用，又原告於本件行政訴訟，亦未另提出其他證據資料資以證明系爭商標有自行變換使用，致與其據以撤銷商標近似情事，從而被告重為申請不成立之處分，核無違誤。
三、綜上說明，本件被告於八十八年十一月十七日以中台處字第Ｌ00000000號重為申請不成立之處分，認事用法，均無違誤，一再訴願決定，遞予維持，俱無不合，原告起訴意旨，仍執前詞，難認為有理由，應予駁回。
四、據上論結，本件告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十年八月三十日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官王立杰
法官陳雅香法官黃本仁右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十年八月三十一日
書記官姚國華