裁判字號：臺灣高等法院97年智上易字第3號民事判決
裁判日期：民國97年07月01日
裁判案由：確認專利權
臺灣高等法院民事判決97年度智上易字第3號上訴人元鐙金屬股份有限公司法定代理人甲○○訴訟代理人 洪志文 律師複代理人丙○○被上訴人乙○○訴訟代理人 桂齊恆 律師
廖正多 律師 謝智硯 律師上列當事人間請求確認專利權事件，上訴人對於中華民國96年11月30日臺灣桃園地方法院96年度智字第11號第一審判決，提起上訴，本院於中華民國97年6月17日言詞辯論終結，判決如下：
主文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人於原審請求：被上訴人應將中華民國新型專利第Ｍ282969號及中華人民共和國實用新型專利第0000000號移轉登記予上訴人。嗣於本院減縮聲明為：被上訴人應將中華民國新型專利第Ｍ282969號移轉登記予上訴人，核屬請求判決事項之減縮，依法無須對造之同意，合先敘明。
二、上訴人主張：㈠緣被上訴人於94年6、8月間，以「ＳＭＴ料帶構造改良」（
下稱系爭料帶）分別向我國經濟部智慧財產局（下稱智智慧財產局）及大陸專利局申請新型、實用新型專利，並分別取得我國新型第Ｍ282969號和大陸實用新型第838240號專利證書，而享有我國新型專利權和大陸實用專利權（下稱系爭專利）在案。
㈡被上訴人受僱於上訴人公司將屆20年，迨至96年1月1日前擔
任上訴人位於大陸昆山分公司執行副總一職，總掌該分公司之全部事務，且領有高薪、高獎金加給。而『ＳＭＴ料帶』為上訴人及位於大陸昆山分公司經常使用之物料，用途在避免生產過程中造成零件耗損。依被上訴人未離職前之職務自包括就公司物料之使用有監督維護、並針對需求而有改進並發明新式產品之職責。惟其竟利用職務之便加以改良後自行申請而分別取得我國及大陸之專利，被上訴人就此料帶之改良與上訴人之產品有直接關連，應屬職務上之發明。依我國專利法第7條規定，系爭專利應屬上訴人，無庸置疑。又該法固然明定「僱用人應支付受雇人適當之報酬」，然被上訴人受雇於上訴人幾達20年之久，領有高薪且為負責一整個分公司之「一級主管」，該分公司包括「ＳＭＴ料帶」物料缺失之改良或再申請專利等大小事務均有責任全權負責，因此被上訴人取得之系爭專利，自應無償提供、歸還上訴人等語。爰聲明：被上訴人應將中華民國新型專利第Ｍ282969號及中華人民共和國實用新型專利第0000000號移轉登記予上訴人（上訴人於本院減縮聲明：被上訴人應將中華民國新型專利第Ｍ282969號移轉登記予上訴人；就其請求被上訴人應將中華人民共和國實用新型專利第0000000號移轉登記予上訴人部分因減縮視為撤回確定）。
三、被上訴人則以：㈠上訴人係一通訊、電腦金屬零件之製造商，其所登記之營業
項目為五金零件、金屬零件之製造加工買賣業務等，並未從事塑膠料帶之製造、研發等項目。被上訴人至96年1月停職前，已於上訴人公司任職近20年，雖曾擔任上訴人大陸昆山分公司之副總職位，然當時主要係管理營業處關於市場行銷之業務，至於制品處、研發處、資材處等則非被上訴人管理之職務範圍，因此，上訴人之製造研發等工作與被上訴人無關，被上訴人亦不為上訴人從事設計研發等工作。而由於上訴人對外交付金屬框架產品時，須使用塑膠料帶包裝產品，而上訴人並未生產包裝用料帶，因此，都向第三人購買塑膠料帶後予以包裝，上訴人起訴狀之證物五中亦有提供發票證明係向第三人購買，但市面上傳統塑膠料帶有體積過大或鐵件容易變形等缺失，被上訴人於是私下提出變更料帶之設計消除應（硬）力等構想，請協力廠商製樣且亦發現變更後之設計使得包裝效果大為改善，對於產品保護效果極佳，於是被上訴人乃向智慧財產局申請取得系爭專利，是被上訴人申請系爭專利當與上訴人無關。
㈡依專利法第7條第1、2項規定，倘若被上訴人於任職上訴人
公司期間，依上訴人指示，且為被上訴人職務範圍內必須完成系爭專利之創作者，又被上訴人可因此取得報酬者，即屬被上訴人職務上完成之新型，反之則否。而上訴人本身並非從事、亦未要求被上訴人為塑膠料帶之製造、研發，已如前述，是系爭專利並非屬被上訴人職務上完成之新型專利，該專利權為被上訴人所有。再者，上訴人並未就該塑膠料帶之研發有任何改進加工，上訴人用以捆裝之利用被上訴人所有系爭專利改良後之料帶，是被上訴人授權第三人即訴外人瑜傑企業有限公司及蘇州碩茂電子材料有限公司生產，上訴人再向該第三人購買，並非上訴人購得類似料帶後，再由被上訴人基於職務加以改良後供上訴人利用，其依法不得主張此為職務上之發明。且兩造間為委任關係，並非僱傭，被上訴人所任之執行副總經理一職就工作內容有獨立判斷能力，而非接受指令之僱傭關係，與勞動基準法規定內容不合，並不適用專利法第七條之法律關係等語資為抗辯。
四、原審為上訴人敗訴之判決。上訴人提起上訴，求為將原判決關於駁回上訴人請求被上訴人應將中華民國新型專利第Ｍ282969號移轉登記予上訴人部分廢棄；該廢棄部分，命被上訴人應將中華民國新型專利第Ｍ282969號移轉登記予上訴人。
其除引用於原審之陳述外，補陳略以：
㈠縱上訴人公司營利事業登記項目中無「塑膠」料帶之製造研
發，僅須事實上確有該營業行為即為已足，不以有登記者為限，上訴人公司有時會因機具不足而將部分訂單轉給海外分公司承接，並不代表上訴人公司無參與改良研發之工作。
㈡雖被上訴人陳稱登記之營業項目為「五金零件、金屬零件」
，而與「塑膠」材質之SMT料帶不同，然上訴人公司所開立之沖壓製品成本分析簡表上，明顯可見含有「C.處理加工REWORKCOST…NO2.SMT料帶PCS1.3SMT料帶封裝」（同上證四）之處理加工費用，作為包裝五金零件之用，既然SMT料帶封裝係上訴人公司產品包裝流程之一，並賦有便利客戶之機台運作功效，是其SMT料帶封裝品質自為上訴人公司營業、研發範圍之一。
㈢公司經理人對公司開發案有督促之責，仍屬公司職務上之管
理，被上訴人既身為上訴人公司之副總經理，當有指揮監督公司業務部門確認所開發研究產品改善之責，則其於任職期間從事之產品研發，當屬其職務上之發明。
㈣被上訴人之工作地點雖係昆山元鐙公司，然其係經由上訴人
公司而分派，該昆山元鐙公司既所屬於上訴人公司之集團下，自應受上訴人公司之指揮監督，故被上訴人與上訴人公司間存有僱傭關係無疑，93年底更有全民健康保險之加保申報紀錄，顯見被上訴人於93、94年間，確實仍任職於上訴人公司，其僱傭關係之存在與否自不待言。
㈤93年間上訴人公司將以SMT料帶包裝之五金零件交貨給客戶
華寶公司時，曾因「料帶」包裝不良造成產品製作流程不良情況（同上證五），則上訴人公司出貨過程中，有因SMT料帶包裝不良而致之瑕疵，上訴人公司亦須擔負改善料帶包裝瑕疵之責任，以保障其出貨品質，是以被上訴人既任職於業務部門而參與研發及品保之核對工作，就改善系爭SMT料帶設計計畫內容，被上訴人當知之甚悉。被上訴人於申請系爭專利時，雖未管理研發部門，但其後仍於管理研發部門，進行相關之試驗來驗證，亦當屬職務上之研發行為，否則，即形同允許被上訴人利用專利申請階段未審查實體要件之漏洞，來利用時間點之差異，脫免其屬職務上之研發，進而取得專利權，準此，系爭專利顯屬被上訴人職務上之研發所為，構成專利法第7條第1項「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」之規定，，其專利申請權及專利權應屬於雇用人即上訴人公司無疑等語。
五、被上訴人則求為駁回上訴，其除引用於原審之陳述外，補陳略以：
㈠被上訴人申請系爭專利之時間為94年6月14日，當時被上訴
人擔任副總一職，負責管理營業處，旗下部門為營業一部、營業二部、營業三部、營業四部，上訴人不可能要求被上訴人進行研發。
㈡上訴人本身並未從事塑膠料帶之製造、研發等工作，上訴人亦未曾要求被上訴人從事塑膠料帶之研發。
㈢上訴人所使用之塑膠料帶包裝產品，皆係向第三人瑜傑企業
有限公司購買，上訴人公司雖設有研發部門，但亦只限於所生產之商品進行研發。
㈣上訴人稱被上訴人於95年間利用職務上之便利，來驗證SMT
料帶得以打洞方式來改善其不良率之可行性，並提出驗證報告以為佐證，惟被上訴人未曾見過該篇報告，亦非被上訴人所為，且該驗證報告中亦無被上訴人之簽印。上訴人於第二審始呈交，又以打字署名之大陸籍員工，並無經手人之簽名及日期，與常理不符。驗證報告顯然係上訴人近日製作，並無證據力等語。
六、上訴人主張被上訴人原任職於上訴人公司，於94年6月間任職期間，以系爭ＳＭＴ料帶構造改良，向智慧財產局申請取得新型第Ｍ282969號專利等情，為兩造所不爭，並有中華民國新型第第Ｍ282969號專利證書、中華民國專利公報新型專利說明書，在卷可稽（見原審外放鑑定研究報告書、本院卷第86-111頁），堪信上訴人此部分主張為真實。至於上訴人主張系爭專利之所有權，依專利法第七條規定，應為上訴人所有等語，則為被上訴人所否認，並以前揭情詞置辯。是本件應審究者乃系爭專利，其專利權之歸屬為何？茲分述如下：
㈠按受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申
請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。專利法第7條定有明文。
㈡次按民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之
責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求（最高法院十七年上字第九一七號判例參照）。本件被上訴人一再否認就系爭專利取得與上訴人間有職務上關係存在，是上訴人主張被上訴人所有系爭專利所有權係伊所有，揆諸首開判例，即應就其主張有利於己之事實，即雇用人主張受雇人取得之專利權，係因其職務上之創作者，即應就該項事實負舉證之責。
㈢本件上訴人主張至96年1月1日止，伊雇用被上訴人長達20年
，被上訴人擔任上訴人位於大陸昆山分公司執行副總，被上訴人任職期間申請就系爭ＳＭＴ料帶構造改良之新型第Ｍ282969號專利，向智慧財產局取得專利權之事實，固為兩造所不爭執。並有上訴人提出前開專利之專利證書、被上訴人任職於上訴人公司之薪資扣繳憑單及勞工保險卡、上訴人購買系爭ＳＭＴ料帶之發票及明細、組織架構表、被上訴人個人簡歷各一紙、產銷會議紀錄八紙為憑。然據前開組織架構表，係於94年8月17日製作，有前開組織架構表上所蓋戳章可憑，而系爭專利於94年6月14日即向智慧財產局提出申請，為上訴人所不爭執，且有上訴人所提財團法人工業發展研究所鑑定研究報告可憑，是被上訴人抗辯前開專利申請之時，應以被上訴人所提94年2月23日上訴人昆山分公司組織架構表為據，即非無據。而據被上訴人所提94年2月23日組織架構表，被上訴人於新型專利申請之時係擔任上訴人公司副總經理，所轄範圍僅營業處，並不包括研發部門，而研發並非被上訴人工作範圍之事實，又為兩造所不爭執，是難認被上訴人任職上訴人公司期間之職務內容與研發有關，上訴人所提前開證據，僅能證明被上訴人曾任職上訴人公司，並不能證明其工作內容與系爭ＳＭＴ料帶新型專利有何關聯，要難以之認定被上訴人所取得之系爭新型專利權，係其任職於上訴人公司職務上之創作。
㈣再者，專利法第七條所謂「受雇人職務上之發明」，係指受
雇人與雇用人間基於僱傭契約權利與義務之約定，從事參與或執行雇用人產品開發、生產而言，換言之，僱用人僱用受僱人之目的即在負責從事研發工作。故雇用人專以發明為目的或為改良生產技術，雇用受雇人從事研究發明或改良，受雇人受委託完成發明工作，並使用雇用人之設備、費用等，因而完成其發明、新型或新式樣之產品，與僱用人付出之薪資及其設施之利用，或團聚之協力，有對價之關係，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人。至於公司副總經理，並非專門從事研究發展人員，其所為之創作，並非履行其工作契約上之義務，當非所謂職務上之發明。縱被上訴人原任職該上訴人公司為副總經理，於職務上均完全知悉公司各開發研究產品之內容及功能，充其量僅屬「職務有關之發明」，要非專利法第七條所稱之職務上發明，其專利權非當然由雇用人所有。上訴人雖提出「開發工單」，惟其「用途」亦僅為「開模」，並不足以證明「開發工單」之「用途」即為研發新產品，與系爭專利難謂有因果關係，上訴人亦未舉證證明其曾指定被上訴人，從事於系爭料帶之研發或改良工作，是被上訴人抗辯系爭專利之取得，與其所從事之職務無關等語，自堪採取。上訴人依據專利法第七條之規定，主張系爭專利之專利權屬於上訴人，並無可取。
七、綜上所述，上訴人主張，為不足採，被上訴人抗辯，尚屬可信。從而，上訴人主張本於專利法第七條之規定，請求被上訴人應將中華民國新型專利第Ｍ282969號移轉登記予上訴人，為無理由，不應准許。原審就此部分為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘之陳述及攻擊防禦方法，經審酌核與判決結果不生影響，不再一一論述，併予敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中華民國97年7月1日
民事第八庭
審判長法官劉勝吉
法官滕允潔法官連正義正本係照原本作成。
不得上訴。
中華民國97年7月1日
書記官張永中