裁判字號：最高行政法院100年判字第171號判決
裁判日期：民國100年02月17日
裁判案由：商標異議
最高行政法院判決
100年度判字第171號上訴人 程弘模 （即原審參加人）上訴人經濟部智慧財產局（即原審被告）代表人 王美花 被上訴人 方伯勳 （即原審原告）上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國99年4月1日智慧財產法院98年度行商訴字第228號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、被上訴人（即原審原告）於民國96年9月12日以「博理及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第45類之法律服務，向上訴人經濟部智慧財產局（即原審被告，下稱上訴人智慧局）申請註冊，經上訴人智慧局審查，核准列為註冊第00000000號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣上訴人程弘模（即原審參加人）以該註冊商標有違商標法第23條第1項第14款之規定，對之提起異議，經上訴人智慧局審查，以98年5月18日中台異字第G00000000號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予以撤銷之處分。
被上訴人不服，提起訴願，經遭駁回，向原審法院提起行政訴訟，經原審法院依職權裁定命上訴人程弘模獨立參加本件上訴人智慧局之訴訟後，判決撤銷訴願決定及原處分。上訴人程弘模不服，乃提起本件上訴。
二、被上訴人起訴主張：本件商標整體「博理及圖」包含有「FL圖」與「博理」之文字，為被上訴人所創作，絕非刻意抄襲或剽竊他人商標，作為自己之商標使用，與上訴人程弘模所設立於臺中之「博理法律事務所」，名稱相同純屬偶然之巧合。且本案並無任何證據可資證明被上訴人曾與上訴人程弘模所設立之事務所「接觸」或業務往來，實難逕認有何抄襲之處。系爭商標雖中文字樣與上訴人程弘模所使用之「博理」相同，惟被上訴人所註冊之商標包含中文字樣及圖樣，並非僅有「博理」二字，且字體亦不相同，事務所印製之名片均以圖樣及中文字樣呈現，不致有使消費大眾產生混淆誤認之虞。被上訴人主觀上確不知悉上訴人程弘模之先使用博理為其事務所名稱，且信賴台北律師公會、財政部臺北市國稅局所發給之證明，始向上訴人智慧局申請系爭商標之註冊，並非惡意搶先註冊。且被上訴人與上訴人程弘模執業地點各在台北及台中，雙方無任何業務往來或案件關係，實無不公平競爭之行為，上訴人智慧局所為之處分實有違法不當等語。求為判決將訴願決定及原處分均撤銷。
三、上訴人智慧局則以：本件系爭註冊第00000000號「博理及圖」商標圖樣，係將經設計過之外文字母「L」、「F」置於方框內並搭配下方中文「博理」二字所組成，與上訴人程弘模據以異議之「博理」、「博理法律事務所」商標圖樣相較，二者均有相同中文「博理」二字，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，仍可能會有所混淆而誤認二服務來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。又據上訴人程弘模所檢送92年8月8日、93年7月16日及94年4月6日博理法律事務所發函之文件內容、92年8月數份簽有「博理」字樣及93年2月、6月、12月簽有「博理法律事務所」之收據影本、93年12月信昱國際股份有限公司予博理法律事務所之出貨單、94年4月順得科技有限公司予博理法律事務所之銷貨單等證據資料觀之，可知據以異議「博理」、「博理法律事務所」商標於系爭商標96年9月12日申請註冊之前已有先使用於法律服務之事實。本件衡酌上訴人程弘模早於系爭商標申請註冊日（96年9月12日）前即有先使用據以異議「博理」、「博理法律事務所」商標之事實，又據上訴人程弘模檢送之台北、台中律師公會會員名錄資料得知，二者同為登錄在台北、台中之執業律師，有競爭同業之關係，是依一般經驗法則，被上訴人縱非直接知悉上訴人程弘模先使用商標之存在，亦因同業競爭關係而得間接知悉據以異議商標之存在。被上訴人未徵得上訴人程弘模之同意，遲於其後始以完全相同之中文「博理」作為系爭商標圖樣，復指定使用於相同之法律服務上，實難謂為偶然之巧合，顯有知悉據以異議商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，應有商標法第23條第1項第14款規定之適用等語，資為抗辯。求為判決駁回上訴人之訴。
四、上訴人程弘模則以：從商標法第23條第1項第14款立法目的來看，主要是防止消費者混淆誤認，商標權是國家公權力賦與，商標法也是尊重先使用的商標權。上訴人程弘模與被上訴人共同使用博理作為法律服務的標識，對於潛在或現在的消費者均造成混淆誤認，且律師業務的執行，依據律師法的規定，須在各地公會登錄，並從公會的會員錄即可查知有相同的律師以博理二字提供法律服務。另其餘主張援引上訴人智慧局之答辯等語。
五、原審為撤銷訴願決定及原處分之判決，係以：92年8月8日、93年7月16日及94年4月6日博理法律事務發函之內容，分別係上訴人程弘模受第三人之委任處理事務，而以博理法律事務所通知相對人為一定行為（協議分割土地）或催告他人為特定金錢或金錢以外給付（催告清償票款、給付軟體），逾期將依法行使權利，是以上開文件上之「博理法律事務所」等文字僅係表彰受委任為上開法律行為之主體，並不具有行銷上訴人程弘模所提供法律服務之目的，並非商標使用。又92年8月數份簽有「博理」字樣及93年2月、6月、12月簽有「博理法律事務所」之收據影本、93年12月信昱國際股份有限公司予博理法律事務所之出貨單、94年4月順得科技有限公司予博理法律事務所之銷貨單，分別係上訴人程弘模以博理法律事務所名義購買印章、相框、盆花、賀年卡、墨水匣等物品，而由出賣人所簽發之收據、出貨單及銷貨單，上開單據上所載「博理」或「博理法律事務所」等文字均係用以表彰買賣契約之買受人，亦不具有行銷服務之目的，更遑論有任何使消費者認識其為表彰服務來源之功能，自非商標使用。至上訴人程弘模另提出其與臺中商業銀行所簽訂之存款業務往來申請約定書，申請人兼立約人欄雖載明「博理法律事務所」等字，惟上開文字係用以表彰與銀行簽訂消費寄託契約之權利義務主體，自不具有行銷服務之目的，亦非商標使用。從而，依上訴人程弘模所檢送之證據資料尚不足以認定其係將「博理」二字作為商標使用，雖上訴人程弘模有先使用「博理」二字作為其法律事務所（即商號）名稱之事實，但其既無行銷上訴人程弘模所提供法律服務之目的，亦未使消費者認識其為表彰服務來源之標識，並非商標使用，則系爭商標圖樣雖使用相同之「博理」二字，自無是否構成近似他人先使用之商標之問題，故系爭商標應無商標法第23條第1項第14款規定不得註冊之情形。上訴人智慧局所為系爭商標註冊應予撤銷之處分，於法尚有未洽。訴願決定未加糾正而予維持，核有違誤等由，爰判決撤銷訴願決定及原處分。
六、上訴人上訴意旨除復執與原審相同之論證外，略以：律師執行業務以法律事務所名稱發送律師函文，係執業律師常見之提供法律服務之形式，律師對委託當事人之「法律服務」係附著於該律師函文而達到彰顯法律服務來源之目的，亦即該等函文非僅止表彰為該服務行為之主體，並彰顯該項法律服務之來源為何，而消費者(委託之當事人)或第三人亦係藉之而區別不同律師提供之法律服務。查本件上訴人將「博理」二字作為事務所名稱之特取部分，並以之用於與法律服務有關之書函物件，應已達使相關消費者認識其為商標。又原審法院僅以上訴人所提之證據資料顯示「博理」、「博理法律事務所」等名稱，即推論上訴人僅將「博理」作為商號名稱，並認非將「博理」作為商標使用，顯有認定事實違反經驗法則及判決不備理由之違法，並將影響判決之結果。另系爭商標與上訴人之據爭商標相較，二者中文均有相同之「博理」字樣且讀音、排列或其他重要特徵皆同，於異時異地隔離觀察或倉促交易時，易使消費者有誤認為係同一商標，表彰相同服務來源之虞，應屬構成近似之商標，而被上訴人復使用「博理法律事務所」名稱，更易造成相關消費者或第三人發生混淆，是本件顯有商標法第23條第1項第14款之情形等語。
七、按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，為商標法第23條第1項第14款所明定。其立法意旨係申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。上開條款立法意旨既在避免襲用他人創用之商標而搶先註冊，則他人先使用之文字或圖樣若非作為商標使用，自無上開條款規定之適用。次按，商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，商標法第5條定有明文。因此，商標之使用除主觀上係基於行銷之目的，且客觀上有將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物之行為，並有致相關消費者有認識其為商標之效果始足當之。至於個人、公司、商號、組織、團體之姓名、名稱係用以代表行為或權利義務之主體本身，與商標係作為商品或服務提供來源之表彰者仍有不同。因此，個人、公司、商號、組織、團體之姓名、名稱之使用如不符合商標法第5條所定要件，自不能謂係商標之使用。
八、本件上訴人智慧局認據以異議之「博理」、「博理法律事務所」商標於系爭商標96年9月12日申請註冊之前已有先使用於法律服務之事實，係以上訴人程弘模於異議階段所檢送之92年8月8日、93年7月16日及94年4月6日博理法律事務發函之內容、92年8月數份簽有「博理」字樣及93年2月、6月、12月簽有「博理法律事務所」之收據影本、93年12月信昱國際股份有限公司予博理法律事務所之出貨單、94年4月順得科技有限公司予博理法律事務所之銷貨單等資料為據。經查，㈠92年8月8日、93年7月16日及94年4月6日博理法律事務發函之內容（即異議附件8）分別係上訴人程弘模受第三人之委任處理事務，而以博理法律事務所通知相對人為一定行為（協議分割土地）或催告他人為特定金錢或金錢以外給付（催告清償票款、給付軟體），逾期將依法行使權利等情。觀諸上開文件上之「博理法律事務所」等文字並未經特別設計，字體外觀並無一致性，或橫書、或直書，有電腦字體，亦有手寫字體，應僅係表彰受委任為上開法律行為之主體，亦即係該法律事務所名稱之使用，並不足以使相關消費者認識其為商標，並非商標使用。㈡92年8月數份簽有「博理」字樣及93年2月、6月、12月簽有「博理法律事務所」之收據影本、93年12月信昱國際股份有限公司予博理法律事務所之出貨單、94年4月順得科技有限公司予博理法律事務所之銷貨單（即異議附件7），分別係上訴人程弘模以博理法律事務所名義購買印章、相框、盆花、賀年卡、墨水匣等物品，而由出賣人所簽發之收據、出貨單及銷貨單，上開單據上所載「博理」或「博理法律事務所」等文字並未經特別設計，字體外觀並無一致性，或橫書、或直書，有電腦字體，亦有手寫字體，均係用以表彰買賣契約之買受人，仍係該事務所名稱或名稱特取部分(亦即事務所名稱之簡稱)之使用，不足以使相關消費者認識其為商標，仍非商標使用。㈢至參加人另提出其與臺中商業銀行所簽訂之存款業務往來申請約定書（即異議附件6），申請人兼立約人欄雖載明「博理法律事務所」等字，係印文字體與手寫字體併用，並未經特別設計，且彼此外觀無一致性，上開文字應係用以表彰與銀行簽訂消費寄託契約之權利義務主體，亦係該事務所名稱之使用，不具有行銷服務之目的，亦不足以使相關消費者認識其為商標，並非商標使用。
九、上訴意旨雖指上訴人將「博理」二字作為事務所名稱之特取部分，並以之用於與法律服務有關之書函物件，應已達使相關消費者認識其為商標等等。但查，異議附件7之賀年卡內容雖有印製「……本所隨時為您提供親切與專業的服務……」等文字，但文末記載方式係「博理法律事務所程弘模律師暨全體同仁鞠躬」，顯然「博理法律事務所」係作為該事務所之名稱使用。異議附件8之通知或催告書函雖同時送予委託之當事人及受通知及催告之人，其上所記載「博理法律事務所」仍係用以代表該事務所所為之行為，核屬該事務所名稱之使用，不足以使相關消費者認識其為商標，並非商標使用。原審依上訴人所提之使用證據，基於使用之客觀情形，論斷其均係事務所名稱之使用而非作為商標使用，並無違經驗或論理法則。上訴人指原審此部分之認定，有判決適用法規不當或判決不備理由之違法部分，非屬可採。
十、上訴人程弘模雖主張系爭商標與上訴人所主張之據以異議商標相較，應屬構成近似之商標，而被上訴人復使用「博理法律事務所」名稱，更易造成相關消費者或第三人發生混淆，是本件顯有商標法第23條第1項第14款之情形部分。經查，上訴人程弘模所提據以異議之「博理法律事務所」或「博理」係屬事務所名稱之使用，尚非商標使用，已如前述，縱有構成近似、雙方均為執業律師，所從事服務相同，或被上訴人因契約、地緣、業務往來或其他關係而知悉上訴人已使用「博理法律事務所」名稱，亦無商標法第23條第1項第14款之適用。又商標法第23條第1項第14款之構成並無有致相關消費者混淆誤認之虞之要件。上訴意旨指被上訴人使用「博理法律事務所」名稱，易造成相關消費者或第三人發生混淆部分，無足執為是否該當商標法第23條第1項第14款規定之判斷上有利論據。至於上訴人程弘模先使用博理法律事務所名稱後，被上訴人得否再使用相同之事務所名稱，則係另一問題，尚非本件所得審究。
從而原審以依上訴人程弘模所檢送之證據資料尚不足以認定
其係將「博理」二字作為商標使用，雖上訴人程弘模有先使用「博理」二字作為其法律事務所名稱之事實，但未足使消費者認識其為表彰服務來源之標識，並非商標使用，系爭商標即無商標法第23條第1項第14款規定不得註冊之情形。上訴人智慧局所為系爭商標註冊應予撤銷之處分，於法尚有未洽。訴願決定未加糾正而予維持，核有違誤，據此而撤銷訴願決定及原處分，依上所述，於法核無違誤。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國100年2月17日
最高行政法院第五庭
審判長法官吳明鴻
法官林茂權法官侯東昇法官黃秋鴻法官陳國成以上正本證明與原本無異中華民國100年2月18日
書記官彭秀玲