裁判字號：臺北高等行政法院89年訴字第2042號判決
裁判日期：民國90年09月05日
裁判案由：服務標章
臺北高等行政法院判決八十九年度訴字第二○四二號
原告 陶桃 餐廳股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 吳榮達 律師被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 （局長）訴訟代理人丙○○
參加人陶壽股份有限公司代表人乙○○○訴訟代理人 蔡淑美 律師複代理人 王清海 右當事人間因服務標章事件，原告不服行政院中華民國八十九年八月三十一日台八十九訴字第二五七六八號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國（以下同）八十六年六月二十三日以「陶桃TOUTOU及圖」商標，指定使用於商品及服務分類表第四十二類之餐廳服務申請註冊，經被告機關審查核准，列為註冊第一○一二六五號服務標章（以下稱系爭服務標章）。嗣參加人以系爭服務標章與其註冊第四四三四二號「陶陶TAUTAU」、第四四四二四號「陶陶及圖TAUTAU」服務標章（以下稱據以評定服務標章）近似，並均指定使用於同一或類似服務，有違註冊時商標法第七十七條準用同法第三十七條第一項第七款及第十二款之規定，對之申請評定。案經被告機關以系爭服務標章圖樣係由中文陶桃、外文TOUTOU及橢圓形外框上置魚圖形所組成，據以評定服務標章之圖樣則由中文陶陶、外文TAUTAU、橢圓形外框左右兩側置魚圖形所構成，其中文、外文讀音混同，圖形設計極為相似，異時異地隔離觀察或連貫唱呼，易致一般消費者產生混同誤認之虞，應屬近似之服務標章，復指定使用於同一或類似服務，系爭服務標章有違註冊時商標法第七十七條準用同法第三十七條第一項第十二款之規定，乃評決系爭服務標章之註冊應為無效，發給中台評字第八八○四六○號服務標章評定書。原告以消費者選擇餐廳服務時係以地點、服務品質及特色為依據，具有高強度之分辨能力；其經營中式合菜餐廳已逾十二年，早已建立極佳之口碑及優良信譽，且中文陶桃係其名稱特取部分，系爭服務標章圖樣與據以評定服務標章圖樣在外觀或觀念上均迥然有別，無產生混同誤認之虞云云，提起訴願、再訴願，遞遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
再訴願、訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明求為判決：
原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明求為判決：
原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭服務標章與據以評定服務標章，是否為近似標章，並使用於相同或近似於他人同一服務或類似服務之註冊服務標章；又該服務標章如曾得參加人同意其使用，參加人能否再對之申請評定。
㈠原告主張之理由：
⒈原告於八十六年六月二十三日以系爭服務標章指定使用於商品及服務分類表第
四十二類之餐廳服務申請註冊，經被告審查核准列為註冊第一○一二六五號服務標章。嗣原告公司股東之一陶壽股份有限公司即參加人卻以該商標有違註冊時商標法第七十七條準用同法第三十七條第一項第七款及第十二款之規定為由，對原告前經獲准之系爭服務標章向被告機關申請評定無效，按參加人據以評定之服務標章，事實上係原告公司法定代理人甲○○所首創，並於七十五年、七十七年分別向被告機關申請獲准註冊為第二五二二八號、第三一六七五號二件服務標章，嗣於民國七十八年二月一日原告法定代理人甲○○本欲將第二五二二八號、第三一六七五號二件服務標章移轉予參加人，惟因證明文件未能補齊，遂改由甲○○先自請撤銷註冊為第二五二二八號、第三一六七五號二件服務標章，再由參加人以相同文字、圖樣之標章，向被告提出註冊申請，並於七十九年四月十六日獲准註冊為第四四三四二號、第四四四二四號二件服務標章。是據以評定之服務標章，事實上係原告公司法定代理人甲○○所首創，參加人更是在甲○○之同意下，始能提出該二件服務標章註冊之申請，並獲准註冊。案經被告以系爭服務標章圖樣係由中文陶桃、外文TOUTOU及橢圓形外框上置魚圖形所組成，據以評定二件服務標章圖樣則由中文陶陶、外文TAUTAU、橢圓形外框左右兩側置魚圖形所構成，其中文、外文讀音混同，圖形設計極為相似，異時異地隔離觀察或連貫唱呼，易致一般消費者產生混同誤認之虞，應屬近似之服務標章，復指定使用於同一或類似服務，系爭服務標章有違註冊時商標法第七十七條準用同第三十七條第一項第十二款之規定為由，乃以中台評字第八八○四六○號服務標章評定書，評決原告獲准註冊之系爭服務標章之註冊應為無效。
⒉如前所陳，姑不論系爭服務標章與據以評定服務標章是否近似，易使人產生混同誤認之虞之情事，然：
⑴參加人據以評定服務標章既係源自於原告之代表人甲○○所首創，並係在甲
○○同意下始提出該二件服務標章之註冊申請，而反以參加人身分主張原告之系爭服務標章與其據以異議服務標章近似，使人有混同誤認之虞，從而向被告機關申請評定無效，其顯違反誠信原則，並有權利濫用之情事，顯非適法，被告機關本應據此而駁回參加評定之申請，詎被告機關竟仍受理，並為原告之系爭服務標章無效之評定，其違法不當，至為彰明。
⑵況依原告公司於八十八年三月二十四日股東會會議記錄決議事項第４點「．
．．，陶桃公司必須於民國八十八年五月三十一日前後停止使用所有陶壽公司註冊之商標章式。」及第５點「本公司（即原告公司）於民國八十七年初向經濟部中央標準局申請，並由中央標準局公告三個月後，於民國八十七年八月一日取得服務標章（陶桃TOUTOU）及圖，專用權註冊號數：00000000之商標由民國八十八年五月底前後可使用。」所載，足知參加人雖不同意原告自民國八十八年五月三十一日起再使用據以評定之服務標章。然其欣然同意原告可繼續使用原告公司獲准註冊之系爭一○一二六五號服務標章（事實上由此決議事項第５點之記載，方可知悉關於系爭服務標章整個申請、公告、獲准註冊之過程，參加人自始知悉，甚至連商標申請之代理人均屬相同）詎參加人竟於該決議三個月後，提出本件評定申請，其不但違反契約約定，更有違誠信原則，且為權利之濫用，顯非適法。
⒊查註冊時商標法第七十七條準用同法第三十七條第一項第十二款前段規定：「
服務標章圖樣相同或近似於他人同一服務或類似服務之註冊服務標章者，不得申請註冊。」揆諸本條立法意旨乃在防止商標或服務標章申請人盜襲他人首創，並享有商標或服務標章專用權之智慧財產，並使一般消費者有混同誤認之虞，致妨害交易之安全，並使服務標章專用權人遭受損害，乃有本條之設。惟就本案而言，如前所述：
⑴據以評定服務標章均乃原告之法定代理人甲○○首創，並在甲○○之同意下
，參加人始能申請，並獲被告機關核准註冊，其權源既來自原告之法定代理人甲○○，則不論系爭服務標章是否與據以評定服務標章近似，其均無盜襲原創商標或服務標章之問題存在，更無所謂致使參加人受損害之發生可能，是被告機關以原告之系爭服務標章違反註冊時商標法第七十七條準用第三十七第一項第十二款規定為由，將其評定為無效，其顯有違該法文立法意旨及其規範目的，其違法不當，彰彰明甚。
⑵依原告於八十八年三月二十四日股東會決議，參加人更欣然同意原告可使用
系爭服務標章，更無所謂致使參加人受損害之可能，是被告機關以原告之系爭服務標章違反註冊時商標法第七十七條準用第三十七條第一項第十二款規定為由，將其評定為無效，顯有為該法條之立法意旨及規範目的。
⒋參加人自始即為原告公司股東之一，其更明知系爭服務標章之首創、申請、獲
准註冊之來龍去脈，是其據以向被告機關申請評定系爭服務標章為無效，其顯非權利行使之正當方法，亦非適法，而被告機關竟未據以駁回，訴願決定機關及再訴願機關亦竟相繼駁回原告之訴願、再訴願，其均違法不當。
⒌綜上所述，被告機關之評定處分，訴願決定及再訴願決定，均屬違法不當，應予撤銷，請判決如原告訴之聲明云云。
㈡被告主張之理由：
按「服務標章圖樣相同或近似於他人同一服務或類似服務之註冊服務標章者」，不得申請註冊，為系爭服務標章註冊時商標法第七十七條準用第三十七條第一項第十二款所明定。而判斷兩服務標章近似與否，應本客觀事實，依具有普通知識之一般消費者施以普通之注意，異時異地隔離觀察，有無引起混同誤認以為斷。服務標章在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之服務標章。查系爭服務標章圖樣係由中文「陶桃」、外文「TOUTOU」及橢圓形外框上魚圖形所組成，與據以評定服務標章圖樣上之中文「陶陶」、外文「TAUTAU」或橢圓形外框左右兩側魚圖形相較，二者中、外文讀音混同，圖形外觀設計極為相似，異時異地隔離觀察或連貫唱呼之際，實易致一般消費者產生同一服務來源之混同誤認之虞，應屬近似之服務標章，二者指定使用之餐廳、餐宿及旅行業務，復屬同一或類似之服務，揆諸前述說明，自有首揭法條規定之適用。至原告訴稱據以評定服務標章實際上係原告公司負責人甲○○所創，並於七十五年、七十七年分別獲准註冊第二五二二八、三一六七五號二件服務標章，嗣後甲○○欲將其移轉予參加人，惟因證件不備乃由甲○○自請撤銷該二件服務標章，再由參加人另案申請註冊取得據以評定之服務標章，是系爭服務標章應無致參加人受損之可能云云，按商標法第七十七條準用第三十七條第一項第十二款規定之立法意旨，除保護已註冊服務標章專用權人之利益外，並兼具防止消費者發生混同誤認之虞，前述註冊第二五二二八、三一六七五號二件服務標章既經甲○○自請撤銷在案，即無受保護權利之可言，至於據以評定之服務標章姑不論其是否經由原告公司負責人甲○○之同意而申請註冊，既已獲准註冊自應受商標法之保護，而得拘束他人不得以相同或近似之服務標章於同一或類似服務申請註冊，況原告公司負責人既已同意將服務標章讓與參加人所有，卻又在同一或類似之服務以近似之服務標章申請註冊，難謂無致消費者產生混同誤認之虞，並有損參加人之利益，併予敘明。綜上論述，原處分洵無違誤，請判決駁回原告之訴等語。
㈢參加人主張之理由：
⒈按服務標章圖樣「相同或近似於他人同一服務或類似服務之註冊服務標章者」
，不得申請註冊，為系爭服務標章註冊時商標法第七十七條準用第三十七條第一項第十二款所明定。按此款之適用，只要兩服務標章相同或近似，又指定使用於同一或類似之服務，即符合本款之構成要件，至於兩造間是否有襲用標章之行為存在，並非所問。而辨別標章是否近似，依改制前最高行政法院七十一年判字第六○○號判決所示，應就圖樣上之各主要部分全體觀察其外貌、名稱或觀念上，有無足以引起混淆誤認為判斷。
⒉原告之系爭服務標章乃由中文陶桃、外文TOUTOU及魚形圖案及橢圓形所構成
，依此與參加人據以評定之服務標章相較可知，不論中文、外文及圖樣之設計均相彷彿，而且讀音亦相同，其為近似之商標為一不爭之事實，且均指定使用於餐廳、餐宿及旅行業務，復屬同一或類似服務，因此，兩者之服務標章外觀極為相似，讀音相同，且又指定於同一或類似服務，自有首揭法條之適用。
⒊獲准註冊之服務標章即應受保護：
⑴按我國服務標章之保護，乃採取註冊主義，服務標章自註冊日起，由註冊人
取得服務標章專用權（商標法第七十七條準用第二十一條參照），並得以此阻卻他人以相同或近似之服務標章使用於同一或類似服務申請註冊，如此才能確保服務標章專用權人權利，並促進工商企業之發展，並保護消費者之利益。此就行政保護之立法目的而論，參加人據以評定之服務標章既已於七十九年四月十六日起取得服務標章專用權，即應受法律之保護；原告以極為近似之系爭服務標章申請註冊，已侵害參加人之權利，並已使消費者產生混淆誤認，故被告機關所為之評決乃適法之行政處分。
⑵就反面而論，原告雖於起訴狀訴稱據以評定之服務標章，事實上係原告公司
法定代理人甲○○所首創，並於七十五年、七十七年分別向被告機關申請獲准註冊為第二五二二八號、第三一六七五號二件服務標章，嗣後甲○○欲將其移轉予參加人，惟因證件不備乃由甲○○自請撤銷該二件服務標章，再由參加人另案申請註冊取得據以評定之服務標章，是系爭服務標章應無致參加人受損之可能云云，惟就前述商標法立法目的而論，惟有經註冊之服務標章方有受行政保護之可言，註冊第二五二二八、三一六七五號二件服務標章既已經撤銷，即無受保護之權利存在；故所應保護者，應為參加人據以評定之服務標章專用權，原告既以相同或類似之服務標章申請註冊而損害參加人權益，並致消費者產生混淆誤認，故原告之主張即不足採。
⒋據以評定服務標章之圖樣並非甲○○所首創，乃係其剽竊而來：
⑴參加人據以評定服務標章乃參加人首創：
參加人據以評定服務標章圖樣中之文字「陶陶」，乃由日本陶陶株式會社首先創用且為其公司之特取部分；而其圖案部分，則為日本陶陶株式會社於日本委託設計師「 宮田昌 」於西元一九八七年所設計，並交由其在台灣投資設立之原告公司使用二服務標章，而甲○○則是日本陶陶株式會社經人介紹支以高薪請來擔任原告公司董事長，詎料甲○○竟在未徵得日本陶陶株式會社同意下，圖謀不軌擅自剽竊上述二標章圖樣申請註冊，並取得註冊第二五二二八號、三一六七五號服務標章。嗣後，日本陶陶株式會社欲以其在台灣百分之百投資設立之參加人公司名義在台灣申請前揭二標章之註冊，並由參加人公司之董事長乙○○○委託甲○○處理，甲○○因怕其搶註事蹟敗露，乃先自請撤銷上述註冊第二五二二八號、三一六七五號服務標章。故甲○○所謂「參加人服務標章之圖樣為其所創，後來欲移轉於參加人，但因證件不備，故先自撤註冊第二五二二八號、三一六七五號服務標章，再由參加人以相同之圖樣申請取得註冊之據以評定服務標章」云云，乃憑空杜撰之語，蓋若果真如此，為何甲○○無法提出移轉證件以證明之？⑵原告公司使用據以評定服務標章之源由：
按原告公司乃以日本陶陶株式會社為主體，邀請其他日本法人股東及台灣股東所創立，而其餐廳之經營模式，乃由陶陶株式會社提供技術指導，助其經營，並將據以評定標章圖樣授權其使用。陶陶株式會社乃日本國家宗祠「伊勢大神宮」當地伊勢市著名之超過三百年之祖傳企業，在當地擁有歷史悠久之餐廳、旅遊、文化等店鋪及設施；對於原告公司餐廳之一切配置、裝飾、菜單設計、廚房設備、員工訓練及其他管理等均提供專業之技術指導。且經常由參加人公司派遣駐台人員一名任原告公司之常務董事，指導一切經營業務。凡此種種種，皆係希冀以參加人標章之名氣及參加人之投資人日本陶陶株式會社之技術，幫助原告公司經營。果然原告公司業務蒸蒸日上，自其開業第六年起，參加人對原告收取技術指導費及商標使用費，一直至一九九九年五月為止。爾後，原告迫使參加人派遣在該公司之督導人員離職，而使得技術指導中斷，服務品質低落，顯然無法表彰參加人公司的服務標章所擁有的高度服務品質，故參加人請求其停止使用參加人之服務標章，但原告卻置之不理，反而又以近似於參加人標章之系爭服務標章圖樣申請註冊，凡此均有雙方往來之存證信函及原告公司之股東常會記錄可證。姑且不論原告法定代理人甲○○所涉及之民、刑事責任，在本案中，原告既以近似於據以評定之服務標章取得系爭服務標章之專用權，又指定使用於同一或類似之服務，其註冊實已違反註冊時商標法第七十七條準用同法第三十七條第一項第十二款之規定。
⒌參加人據以評定之服務標章均持續地被使用：
據以評定之服務標章自原告公司設立後，日本陶陶株式會社即提供予其使用，其後參加人公司於七十九年取得據以評定之服務標章專用權後，仍持續授權與原告公司使用，並提供技術指導。至八十八年五月底之後，參加人不再授權與原告使用，而自行於台北市○○街○○巷○號使用上述標章，目前則仍在另覓可經營的地點。
⒍綜上論述，系爭服務標章之註冊實已違反註冊時商標法第七十七條準用第三十
七條第一項第十二款之規定，其原核准之註冊應為無效，被告機關所為之原處分並無違法，請判決如參加人答辯之聲明，以維法制，並維參加人權益等語。理由按服務標章圖樣相同或近似於他人同一服務或類似服務之註冊服務標章者，不得申請註冊，為註冊時商標法第七十七條準用同法第三十七條第一項第十二款前段所明定。
而判斷服務標章之近似與否，應就其主要部分隔離觀察，或連貫唱呼有無引起混同誤認之虞以為斷，此為法理上之當然解釋。本件系爭服務標章圖樣與據以評定服務標章，其中文部分陶桃與陶陶，均有相同之陶字，而桃與陶讀音復相同，且其外文TOU
TOU與TAUTAU，均有相同之二個Ｔ、Ｕ字母，讀音亦同，異時異地隔離觀察或連貫唱呼，有使一般消費者產生混同誤認之虞，另系爭服務標章圖樣與據以評定之註冊第四四四二四號服務標章圖樣主要部分之一之圖形，均係橢圓形外框上綴以魚圖形之設計圖，外觀上亦有使人混同誤認之虞，系爭服務標章圖樣顯係近似於他人同一服務或類似服務之註冊服務標章，復指定使用於同一或類似服務，則系爭服務標章之註冊自應評定為無效。又服務標章圖樣近似與否，應以具有普通知識經驗之消費者，施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。本件原告訴稱消費者選擇餐廳服務時具有高強度之分辨能力一節，既非施以普通所用之注意，即難執為系爭服務標章與據以評定服務標章無使人混同誤認之虞。原告另訴稱據以評定服務標章均為原告之法定代理人甲○○首創，並在甲○○之同意下，參加人始能申請，並獲被告機關核准註冊，其權源既來自原告之法定代理人甲○○，則不論系爭服務標章是否與據以評定服務標章近似，其均無盜襲原創商標或服務標章之問題存在，更無所謂致使參加人受損害之發生可能；並以原告公司八十八年三月二十四日股東會會議記錄決議事項第５點已明示參加人已同意原告可繼續使用系爭服務標章，詎參加人竟於該決議三個月後，提出本件評定申請，其不但違反契約約定，更有違誠信原則，且為權利之濫用，顯非適法等各節。查原告上開主張不惟為參加人所堅決否認，姑無論原告將據以評定服務標章撤銷註冊，改由參加人註冊之原因何在，該據以評定服務標章現既由參加人註冊，即可受法律之保護，原告不得以近似之服務標章予以侵害；至於原告公司八十八年三月二十四日股東會會議記錄決議事項第５點記載參加人同意原告可繼續使用系爭服務標章部分，查註冊時商標法第三十七條第十二款規定服務標章圖樣相同或近似於他人同一服務或類似服務之註冊服務標章者，不得申請註冊，並未規定得他人同意者，即得以相同或近似於他人同一服務或類似服務之註冊服務標章申請註冊，從而，縱如原告所云，參加人前曾同意其使用系爭服務標章，現又違約申請評定系爭服務標章，亦屬原告能否對參加人請求違約賠償之問題，並不影響參加人申請評定原告系爭服務標章之權利，合併敘明。本件原處分以系爭服務標章與據以評定服務標章係屬近似之服務標章，復指定使用於同一或類似服務，乃評決系爭服務標章之註冊應為無效，並無不當，一再訴願遞予維持，亦稱妥適。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十年九月五日
臺北高等行政法院第一庭
審判長法官鄭忠仁
法官楊莉莉法官林金本右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十年九月五日
書記官簡信滇