裁判字號：最高行政法院93年判字第1347號判決
裁判日期：民國93年10月28日
裁判案由：證明標章
最高行政法院判決九十三年度判字第一三四七號
上訴人財團法人中華民國發行公信會代表人甲○○被上訴人經濟部智慧財產局代表人乙○○右當事人間因證明標章註冊事件，上訴人對於中華民國九十二年五月二十八日臺北高等行政法院九十一年度訴字第一五四○號判決，提起上訴。本院判決如左：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、緣上訴人前於民國八十七年四月二十四日以「ABC及圖THEAUDITBURE-AUOFCIRCULATIONS.R.O.C.本雜誌經發行公信會稽核」證明標章（以下簡稱系爭證明標章，圖樣如附圖一所示），指定使用證明經上訴人稽核之雜誌之發行量之正確性，向前經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，認與註冊第一二一一○三號聯合服務標章（以下簡稱據以核駁服務標章，圖樣如附圖二所示）圖樣上之外文、圖形構成近似，且擬證明之服務與據以核駁服務標章指定之服務均與雜誌有關，被上訴人乃以九十年十月三十日證明標章核駁第十三號審定書為「應予核駁」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭駁回後，遂提起行政訴訟。
二、本件上訴人於原審起訴主張：商標法第四十三條規定之不合法，係指法律有明文之規定，始能為駁回之審定。依商標註冊之審查，除為形式審查外應為實質之審查。縱觀我國商標法不得註冊之事由規定於商標法第五條、第三十一條第四項、第三十六條、第三十七條及各種標章本身之定義。苟非有上述商標法所規定之情形，則不能僅依施行細則規定隨意核駁，否則有違依法行政法則。上訴人於提出申請時，已依商標法施行細則第四十三條之規定，提出相關證明能力及資格之文件，無違反商標法第七十三條之規定。而商標法第七十六條係指標章專用權人為不當之使用時，主管機關得為撤銷之效果。故商標法第七十六條乃商標註冊後之管理，並非商標註冊申請核駁之依據，至於商標法施行細則第四十七條，其立法理由亦同，均為商標註冊後因不當之使用而生撤銷之結果。何況被上訴人泛指有違商標法施行細則第四十七條，但未指明違反何一款項，乃理由不備。被上訴人稱上訴人已註冊有註冊第一二一一○三號服務標章圖樣，與系爭證明標章不相容，而不得同時註冊。查服務標章與證明標章各有其涵義及不同之使用形態。上訴人依不同標章當然為不同形態之使用方式，並非難事，況上訴人取得證明標章後，得因情事再予使用之斟酌。因此，被上訴人之理由，已逾越法律之規定，違背依法行政之原則。又在美國商標法則准許證明標章與商標併存，該國法院判例亦允許兩者併存相容。從而原處分及訴願決定均有違誤，爰請判決撤銷原處分及訴願決定。
三、被上訴人則以：本件上訴人申請註冊之證明標章圖樣上之外文、圖形，與上訴人所有註冊第一二一一○三號聯合服務標章圖樣上之外文、圖形構成近似，且系爭證明標章擬證明之服務係雜誌之發行量為正確，與據以核駁服務標章指定使用於書刊、雜誌等出版服務，均與雜誌有關，自有違商標法第七十三條、第七十六條及同法施行細則第四十三條、第四十七條之規定。上訴人雖已檢送不從事所證明商品之製造、行銷或服務提供之聲明，但並無意放棄使用據以核駁服務標章，是若核准系爭證明標章註冊使用，將有致社會大眾對系爭證明標章究竟為服務標章或證明標章產生混淆誤認之虞。至上訴人所舉美國法院案例，因案情不同，不宜執為本件應核准註冊之論據。是被上訴人依法核駁其註冊之申請，並無不合等語資為抗辯。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：證明標章係證明「他人」之商品或服務，僅限於「專用權人以外之他人」使用；而服務標章則在表彰專用權人「自己」提供之服務，專用權人和（或）授權使用人均可使用，兩者在功能、使用人不同，有其不相容性，不得同時申請註冊專用，此參酌商標法施行細則第四十三條第一項第六款之規定意旨甚明。又商標法第七十六條及商標法施行細則第四十七條之規定，雖均為標章註冊後因不當使用所生撤銷之結果，但依商標法施行細則第四十七條第一款之規定，益見證明標章與服務標章之不相容性。又系爭證明標章圖樣上之外文、圖形與據以核駁服務標章圖樣上之外文、圖形近似，且系爭證明標章擬證明之服務，與據以核駁服務標章指定之服務，均與雜誌有關；若核准系爭證明標章註冊使用，將有致社會大眾對系爭證明標章究竟為服務標章或證明標章產生混淆誤認之虞。上訴人雖提出不從事所證明商品之製造、行銷或服務提供之聲明，但並無意放棄使用據以核駁服務標章，經被上訴人於八十九年十一月十七日以（八九）慧商○五四五字第八九○○九七四二七號函，通知上訴人就證明標章或服務標章為抉擇，惟上訴人遲至被上訴人本件核駁處分之時，仍未作出抉擇。從而，被上訴人以系爭證明標章之申請註冊有違商標法第七十三條、第七十六條及商標法施行細則第四十三條、第四十七條之規定，而依商標法第七十七條準用第四十三條之規定，而為核駁之處分，洵無違誤等語為由駁回上訴人之訴。
五、上訴人上訴意旨略謂：依商標法第四十三條規定，所謂不合法者，係指法律有明文之規定，始能為駁回之審定。依商標註冊之審查除為形式審查外應為實質之審查，縱觀我國商標法不得註冊之事由規定於商標法第五條、第三十一條第四項、第三十六條、第三十七條及各種標章本身之定義。苟非有上述母法所規定之情形，則不能僅依施行細則規定隨意核駁，否則有違依法行政，原審所為上訴人敗訴判決所引據法條應有違誤。上訴人於本件系爭證明標章提出申請時，已依商標法施行細則第四十三條之規定，提出相關證明能力及資格之文件，並無違反商標法第七十三條。而商標法第七十六條係指標章專用權人為不當之使用時，主管機關得為撤銷之效果。故商標法第七十六條乃商標註冊後之管理，並非商標註冊申請核駁之依據，至於商標法施行細則第四十七條其立法理由亦同，均為商標註冊後因不當使用而生撤銷之結果。更何況被上訴人及原審泛指有違商標法施行細則第四十七條，但未指明違反何一款項，有理由不備之違法。原審判決又以上訴人已註冊有註冊第一二一一○三號商標圖樣，與本件證明標章有不相容性，而不得同時註冊云云，查服務標章與證明標章各有其涵義及不同之使用形態。上訴人依不同標章當然為不同形態之使用方式，並非難事，況上訴人取得證明標章後，得因情事再予使用之斟酌。因此，被上訴人之理由，已逾越法律之規定，違背依法行政原則。又美國商標法則准許證明標章與商標併存，法院判例亦允許兩者併存相容。從而原審判決有上述違誤，爰請判決廢棄原審判決並發回更為審理。
六、本院按：商標法第四十三條規定「申請註冊之商標，經審查後認為不合法者，應為駁回之審定，並以審定書記載理由，送達申請人及其商標代理人」；所謂不合法者，係指違背行為時商標法及該法授權訂定之法規，非僅指商標法明定者為限。上訴人認本條不合法，限於違背商標法第五條、第三十一條第四項、第三十六條、第三十七條及各種標章定義，始為不合法，為其主觀法律見解，尚難據此認定原審判決違法。又商標法施行細則第四十三條第一項第六款規定：申請證明標章者，應提出申請書載明申請人本身不從事所證明商品之製造、行銷或服務提供之聲明。而同施行細則第四十七條第一款規定：本法第七十六條所稱不當使用，指證明標章作為商標或服務標章使用，或專用權人於自己之商品或服務使用該標章。由此兩款規定，足以證明證明標章與服務標章之不相容性。蓋證明標章係證明「他人」之商品或服務，僅限於「專用權人以外之他人」使用；而服務標章則在表彰專用權人「自己」提供之服務，專用權人和（或）授權使用人均可使用，兩者在功能、使用人不同，有其不相容性，不得同時申請註冊專用。上訴人於申請系爭證明標章註冊時，雖已依法提出相關證明能力及資格文件；及提出不從事所證明商品之製造、行銷或服務提供之聲明。雖依商標法第七十三條規定：凡提供知識或技術，以標章證明他人商品或服務之特性、品質、精密度或其他事項，欲專用其標章者，應申請註冊為證明標章。惟依商標法第七十六條規定：標章專用權人或其授權使用人以服務標章、證明標章或團體標章為不當使用致生損害於他人或公眾者，商標主管機關得依任何人之申請或依職權撤銷其專用權。本件原審認定系爭證明標章圖樣上之外文、圖形與據以核駁服務標章圖樣上之外文、圖形近似，且系爭證明標章擬證明之服務與據以核駁服務標章指定之服務均與雜誌有關；若核准系爭證明標章註冊使用，將有致社會大眾對系爭證明標章究竟為服務標章或證明標章產生混淆誤認之虞。且經被上訴人於八十九年十一月十七日以
（八九）慧商○五四五字第八九○○九七四二七號函上訴人略以：證明標章與商標、服務標章性質不能相容，申請人不得以相同或近似圖樣指定於相同或類似商品或服務；上訴人有以相同或近似圖樣申請註冊於商標或服務標章者，請於文到次日起三十日內選擇棄留標章等語，通知上訴人就證明標章或服務標章為抉擇，惟上訴人遲至被上訴人本件核駁處分之時，仍未作出抉擇，即無意放棄使用據以核駁服務標章，則被上訴人以系爭證明標章之申請註冊有違商標法第七十三條、第七十六條及商標法施行細則第四十三條、第四十七條之規定，而依商標法第七十七條準用第四十三條之規定，為核駁之處分，洵無違誤。又上訴人主張美國商標法准許證明標章與商標併存，並舉西元二○○一年六月十五日Parents'Choi-
ceFoundationvsWal-MartStores,Inc.foruseofthemarkPARENT'SC-HOICEoninfantformulasandofherproducts,intheU.S.DistrictCou-
rtinMaryland之案例，以為佐證，惟我國商標法並無明文規定適用美國商標法之規定，被上訴人以案情不同，不宜執為本件應核准註冊之論據，尚無違誤；原審法院亦拒未引用，尚不構成違法。綜上所述，原處分，核無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原審判決均予維持，核無違法，上訴意旨為無理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百五十五條第一項、第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十三年十月二十八日
最高行政法院第三庭
審判長法官廖政雄
法官林茂權法官林清祥法官鍾耀光法官姜仁脩右正本證明與原本無異
法院書記官莊俊亨中華民國九十三年十月二十九日