裁判字號：臺灣高等法院臺中分院94年智上字第3號民事判決
裁判日期：民國95年04月11日
裁判案由：損害賠償
臺灣高等法院臺中分院民事判決94年度智上字第3號上訴人乙○○訴訟代理人吳梓生律師複代理人丙○○訴訟代理人 蔡得謙 律師
蔣文正 律師 黃仕勳 律師被上訴人利益得股份有限公司法定代理人甲○○訴訟代理人 宋耀明 律師
凃榆政 律師黃翊琇律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國93年10月29日台灣台中地方法院92年度重訴字第249號第一審判決提起上訴，本院於95年3月28日言詞辯論終結，判決如下：
主文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實與理由
一、上訴人主張：伊係新型專利第195412號「棘動工具」之專利權人，專利期間自民國（以下同）89年10月11日起至101年2月2日止。被上訴人所製造、銷售之棘動工具（即可換向扳手ReversibleGearWrench，型號包括RGW014、RGW015，下稱系爭工具），與上訴人前揭新型專利之申請專利範圍為實質相同，有財團法人中國生產力中心（下稱生產力中心）及台灣省機械技師公會（下稱機械技師公會）出具之鑑定報告可證，上訴人因被上訴人侵害前揭專利權，估計受有新台幣（下同）600萬元之損害。是爰依專利法第105條準用同法第88條第1項之規定起訴求為命：㈠被上訴人應給付上訴人600萬元及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息；㈡被上訴人不得製造、銷售與新型專利第195412號「棘動工具㈠」專利範圍為實質相同之棘動工具之判決（原審就其聲明第2項之請求部分，為上訴人敗訴之判決，上訴人就此部分未聲明上訴，已告確定）。
二、被上訴人則以：上訴人曾於90年2月8日將系爭新型專利申請專利範圍第一項加以限縮，經經濟部智慧財產局於91年5月21日公告於專利公報上，上訴人之系爭新型專利範圍即應以第二次公告者為準，惟上訴人提出之生產力中心鑑定報告未就本案專利之歷史檔案資料進行禁反言分析，顯有重大瑕疵不足採信。經原審囑託工研院鑑定結果，認定伊所產製之系爭工具與上訴人之新型專利範圍不相同，且伊之系爭工具已被排除在上訴人所有之新型專利範圍外，系爭工具自無侵害上訴人之系爭新型專利。至上訴人提出機械技師公會93年3月12日專利侵害鑑定報告，亦未注意禁反言原則之適用等語，資為抗辯。聲明求為判決：駁回上訴人之訴及其假執行之聲請。
三、兩造不爭執之事實：㈠上訴人為新型專利第195412號「棘動工具㈠」之專利權人，
專利期間自89年10月11日起至101年2月2日止。此有上訴人所提出之中華民國專利證書影本一紙可稽（參原審卷㈠第8頁）。
㈡上訴人係89年2月3日向經濟部智慧財產局申請「棘動工具㈠
」之新型專利，於同年10月11日公告申請專利範圍，於90年2月8日修正申請專利範圍（參原審卷㈠第66頁），並經智慧財產局於91年5月21日公告修正後之申請專利範圍。公告期間先後有訴外人 張育豪 、 陳裕堂 、 林金德 等三人提出異議，惟經智慧財產局於91年5月間作成審定，上開異議不成立，再續行行政救濟程序，亦均遭駁回確定。
㈢系爭棘動工具（即可換向扳手ReversibleGearWrench，型號包括RGW014、RGW015），係被上訴人製造、銷售。
四、本系爭事件兩造間所爭執者，乃被上訴人製造銷售之系爭棘動工具，有無侵害上訴人之專利權？茲查：
㈠按我目前實務上，就專利侵害之鑑定程序，乃係依照經濟部
智慧財產局於88年3月編纂之「專利侵害鑑定基準」中之全要件原則、均等論原則、禁反言原則等三大原則作為主要判斷發明專利是否受侵害之依據。即關於判斷專利侵害之基準：首須明確申請專利範圍之內容，並解析申請專利範圍之構成，再解析待鑑定樣品之構成後，將待鑑定樣品之產品或技術構成與專利案之產品或技術構成，依下列流程相比（參見原審判決附件二之鑑定侵害判斷之流程及說明）：
⒈全要件原則：分析專利權之申請專利範圍其所有構成要件
及侵害專利權對象之所有構成要件並逐一加以比較。若待鑑定樣品具有申請專利範圍的每一個構成要件，且其技術內容相同，就認定兩者為相同。倘全部要件均符合，利用消極均等論認定實質上是否相同。如有一個以上必要技術構成不相同，則須再適用均等論。
⒉均等論原則：將待鑑定樣品與申請專利範圍之構成要件之
特徵相同，雖未在字面上落入該申請專利範圍之內，但與所述專利之技術範圍實質相同，此時可判定該待鑑定樣品或技術構成為均等。而判斷均等與否之三要素為：①以實質相同方法、②實行實質相同功能、③產生實質相同結果；在此三要素之基礎之下，應將全部特徵一一對應，即將申請專利範圍內之每一具體特徵進行比較、分析、判斷，以得其結論。
⒊禁反言之原則：適用於申請專利範圍之縮減補正，但在申
請過程或核准後，專利權人有放棄之實，即不得再行主張。即於考量是否構成專利權之侵害時，亦須斟酌申請專利範圍所附之說明、圖說等資料，得以歸結出某一特定之範圍已經專利申請權人明白表示不請求保護時，此明白拋棄之表示，有其拘束力，不得嗣後再主張仍為專利保護之範圍，此即「禁反言原則」；另以，除說明及圖示外，若在說明中述及之「習用技術」，亦可用以協助特定保護之範圍。
㈡原審依兩造陳報之鑑定機關名單，囑託兩造均同意之工研院
進行本件專利侵害之鑑定，此有該院於93年1月27日所作成之專利侵害鑑定報告附卷可稽。經查，該鑑定報告載明係依據上開經濟部智慧財產局制定之「專利侵害鑑定基準」進行鑑定，首先為分析待鑑定物品實質之基本要件與系爭專利申請範圍是否符合全要件原則，經鑑定結果：
⒈依據系爭專利之專利申請範圍第1項及第13項獨立項與待
鑑定物之構成要件分析比對結果，待鑑定物與系爭專利案專利申請範圍獨立第一項之元件限制要件（Limitations）並不完全符合，因此待鑑定物與系爭專利案專利申請範圍獨立第13項相較，應不符合「全要件原則」。依全要件原則而言，「待鑑定物之技術特徵與系爭專利申請專利範圍不相同」，需再進行「均等論原則」分析（參附卷工研院鑑定報告書第6頁）。
⒉比較待鑑定物與系爭專利之申請專利範圍獨立第1項、第
13項之均等論分析：分別比較a.鑑定物技術特徵與系爭專利案申請專利範圍之實質技術手段是否相同？b.待鑑定物之技術特徵與系爭專利案申請專利範圍之質實功能是否相同？c.待鑑定物之技術特徵與系爭專利之申請專利範圍實質效果是否相同？結果認「待鑑定物與系爭專利案兩者係利用實質上相同之技術手段、達成實質上相同之功能，進而達成實質上相同之效果；待鑑定物與系爭專利符合專利均等論之成立要件，故待鑑定物與系爭專利之申請專利範圍應屬實質相同。依均等論分析原則而言，待鑑定物之技術特徵與系爭專利申請範圍實質相同，故須再就禁反言原則作分析比較」（參附卷工研院鑑定報告書第10至12頁）。
⒊禁反言原則分析：系爭專利於專利申請、公告、核准之過
程中，分別遭相關人等提出三件專利異議案。系爭專利於專利異議案Ｐ101之答辯理由書之第12頁中提及：「…本案之三個容置部並非全部開設於頭部，而是頭部內形成一第一容置部，而柄部則設有第三容置部，於第一、三容置部間則設有第二容置部，而且換向開關係置入本體之第三容置部內並可相對柄部旋轉定位，…，引證案一（公告編號第382298號新型專利案）三個容置槽全部設於頭部，且引證案一之轉向切換結構乃於動作時是對頭部相對旋轉，就此點而言引證案一與本案強調之特點不同，故兩案顯然是不同之創作」。系爭專利於專利異議案Ｐ20之答辯理由之第九頁中提及：「…本案設於柄部之第三容置部並未由引證案一中揭露，且此一設置可使本案扳手頭部體積大幅減小，使本案更適用於狹小空間環境之操作，具功效之增進，且本案之換向開關係置入扳手本體之第三容置部內並可相對柄部旋轉定位，…，該引證案（公告編號第380098號新型專利案）之轉向切換結構乃於動作時是對頭部相對旋轉，就此點而言引證案與本案之結構特徵明顯不同」。
系爭專利於專利異議Ｐ30之答辯理由書之第十頁中提及：
「本案於扳手頭部內形成一第一容置部，而柄部則設置有第三容置部，於第一、三容置部間則設有第二容置部，反觀引證案（公告編號第399510號新型專利案）於專利申請範圍內之請求項中並未界定容置部之數目及相對關係，本案設於柄部之第三容置部及連接部之設置皆並未由引證案中揭露，且此一設置可使本案扳手頭部體積大幅減小，使本案更適用於狹小空間環境之操作，具功效之增進，且本案之換向開關係置入扳手本體之第三容置部內並可相對柄部旋轉定位，就此點而言引證案與本案之結構特徵明顯不同…」。由於系爭專利於前述之諸異議（Ｐ01、Ｐ02、Ｐ03）答辯理由書中已對扳手本體之第一、第二及第三容置部之位置以及換向開關之操作作出一明確之範圍限制，依禁反言原則，系爭專利申請範圍中之扳手本體及換向開關之主張權利範圍應限制於：第三容置部必須設於扳手本體柄部，且換向開關必需相對於扳手本體柄部旋轉定位，亦即，依禁反言原則，系爭專利已放棄第三容置部設置於頭部之設計及其均等設計，以及，換向開關設置於扳手本體頭部之第三容置部中，可相對於扳手本體頭部旋轉定位及其均等之設計。待鑑定物之扳手本體的第三容置部係設置於扳手本體頭部與柄部之交界處，且換向開關置於第三容置部中為可相對扳手本體頭部旋轉定位，依據禁反言原則分析，待鑑定物之扳手本體與換向開關之技術特徵應已排除於系爭專利之均等設計範圍內，因此，待鑑定物整體技術特徵與系爭專利相較，兩者應為利用實質不相同之技術手段、達成實質相同之功能與效果。因此，待鑑定物與系爭專利申請專利範圍應不相同（參附卷工研院鑑定報告書第12至14頁）。
㈢依據上開工研院之鑑定報告，不僅依據經濟部智慧財產局公
布之「專利侵害鑑定基準」之鑑定流程予以鑑定，且鑑定程序及分析均詳細明晰確實，自屬客觀可採。上訴人雖以：
⒈上訴人在專利範圍未就第三容置部之形狀加以定義或限制
，工研院上開鑑定報告卻自行認定系爭專利第三容置部「須係『單一銑削』狀」。
⒉上訴人專利說明書第7頁明白載示「該第二容置部14係隱
藏在柄部內12」，而「第二容置部」之下方為「第三容置部」位於柄部，當無疑義，專利說明書已清楚界定「第二容置部」係位在柄部，則以上訴人專利說明書及圖示來界定「待鑑定物第三容置部」，「待鑑定第三容置部」即位在上訴人之專利說明書及圖示之柄部，絕非報告中所謂「頭部與柄部交接處」或「頭部」。
⒊「待鑑定物第三容置部」既係在上訴人之專利說明書及圖
示上之柄部，並不在頭部，則換向開關在第三容置部內，待鑑定物之換向開關當然係相對於柄對旋轉定位，工研院報告中所謂「待鑑定物之換向開關係相對頭部旋轉定位，此系爭專利之換向開關可相對柄部旋轉定位之操作不同」，即屬謬誤。
因而認待鑑定物與上訴人專利範圍全要件相符，工研院卻認定全要件不相符，故質疑工研院之鑑定報告不實。
㈣然工研院針對上訴人上開質疑，復回覆說明：
⒈系爭專利申請說明書中第7頁（目的與優點）一節，其中
第214行中明確載明「…，而第一、二、三容置部皆設成圓形或弧形狀者，以利製程上可以銑刀銑製即可，…」，又，同第7頁〔本創作詳細說明〕一節，其中第9～10行中亦明確載明「…，第三容置部15之1端有穿透柄部12之表面且呈圓柱狀者，…」；及，系爭專利案申請圖式第1～5圖與第7～9圖明確揭示本案之第三容置部均為圓形銑削之實施態樣。依據專利申請範圍並參酌前述專利申請說明書與圖式內容，可確定系爭專利案之第三容置部之實質技術內容確實為「單一銑削而成之容置空間」，專利侵權鑑定報告書中對系爭專利案之第三容置部的實質內容界定，應無違誤。
⒉依據系爭專利申請說明書第二圖式之實施例組合后側剖面
圖，該圖式揭示有不同厚度之剖面結構，其中標號12之部份為柄部（較薄之區域），而容設棘動件之部份（較厚剖面）為頭。又，系爭專利於專利異議（POl、P02）過程中針對異議證據（公告編號第382298號新型專利案）與系爭專利之結構比對後作出異議證據之三個容置槽全部設於頭部的見解，此一見解亦符合「頭部為較厚剖面處、柄部為較薄剖面處」之結構部位區隔。鑑定報告書中對頭部與柄部之界定係根據系爭專利案針對異議證據之答辯與技術見解，及配合系爭專利說明書圖式，得出由結構剖面之厚度差異來區分頭部與柄部之判斷基準，此一基準非屬個人主觀認定。系爭專利申請範圍及說明書中雖載明「第二容置部係位在柄部內」，但柄部究係位於何處？以及，柄部、頭部如何區分確實未先清楚界定（說明書第七頁中僅載明「扳手本體10，一端為頭部11，而另端則為柄部12」），再者，具狀人顯然在系爭專利申請之異議答辯過程（POl與P02）中，針對頭部與柄部之界定一事與申請說明書中所載內容採用不一致的認定基準。據此，鑑定報告書中所述「待鑑定物之扳手本體於頭部內分別形成有第一及第二容置部，於頭部與柄部交接處形成有一第三容置部」應為適切。
⒊待鑑定物容置換向開關之第三容置部並非位於扳手本體柄部。
4.依據對系爭專利之第三容置部與換向開關之實質內容分析界定，鑑定報告中作出待鑑定物與系爭專利相較不符合全要件原則之認定，應無違誤。
⒌本件專利鑑定分析，因不符合全要件原則，故依專利鑑定
基準進入均等論分析範疇；又，均等論提供專利權人一均等擴張之保護範圍，唯其仍需受限於禁反言之限制與習用公知之技術，本鑑定報告依專利鑑定基準分析本案均等擴張之禁反言限制，並無不當。」（參原審卷㈢第136至141頁）。
由是以觀，工研院之鑑定均是依據上訴人專利申請範圍並參酌專利申請說明書與圖式內容，暨系爭專利案針對異議證據之答辯與技術見解而為認定，並無上訴人所指自行定義認定之情形。
㈤上訴人固先後提出生產力鑑定中心與機械技師工會所為之鑑定報告用以證明被上訴人侵害專利權之事實。然：
⒈生產力中心前後所為之報告，認待鑑定物品與系爭專利權
要件，經「全要件分析」，結果為相同，續為「消極均等論」之分析，認消極均等不成立，視為相同，則依前述之鑑定程序，即應續為「禁反言之分析」，惟該二份報告均敘明：「至於禁反言之認定，因無本專利取得之原始紀錄資料，禁反言部份本中心不加以表示竟見」（參生產力中心鑑定報告書第10頁）。惟如前述，本件上訴人於系爭專利案聲請過程中，曾於異議案中就「頭、柄」部之位置及「換向開關」之部分加以說明，則該二報告未續就禁反言原則加以分析，顯有重大瑕疵，法院自無從採該二份報告認定被上訴人有侵害系爭專利權之事實。
⒉雖機械技師工會出具之鑑定結果固認：「⑶、依據本專利
申請專利範圍第13項：「該連接部位係使柄部及頭部並非全部鏤空相連，可增加頭部與柄部間之結構強度」，清楚定義：連接部位係使柄部與頭部相連，且連接部位係位於頭部與柄部之間。⑷、依據專利說明書第7頁倒數第6行：
「與第一容置部十三相鄰之柄部12內部設有一弧形狀之第二容置部」，清楚定義：①柄部係緊鄰第一容置部②第二容置部係設於柄部內②第三容置部亦係設於柄部內（因第三容置部距第一容置部更遠）。⑸、依上述申請專利範圍及說明書之定義，可清楚界定扳手之「頭部」與「柄部」。⑹、依上述對「柄部」之定義，並參酌說明書第二圖（第一實施例組合後之側剖面圖）所示，則連接部右側亦即包含第二容置部及第三容置部之處，雖具有較厚之形狀，唯仍屬「柄部」之範圍。。⑺、由以上之說明可知：待鑑定樣品連接部右側亦即包含第二容置部及第三容置部之處，雖具有較厚之形狀，唯仍屬「柄部」之範圍。」（參機械技師公會93年3月12日鑑定報告第6、7頁），並據上開基礎，認待鑑定樣品與專利申請範圍實質相同云云。然專利侵害鑑定過程中，對專利申請範圍暨專利實質內容之解釋及分析，應考量專利人針對同一標的已陳述之竟見或主張之內容，原則上，專利權人不得就同一事項作前後矛盾或不同之解釋或主張，此即「禁反言」原則；且專利權所保護之客體為權利人之發明即權利人增進工業技術之思想，尚非實際之工業製成品，此亦即專利權被歸類為智慧財產權或稱工業所有權之故，故專利權人在專利申請書所使用之文字及圖示，均係為描述權利之內在之技術思想，是苟非已有明確之指示外，自不得僅以辭（圖）而解釋、限定權利之原技術思想範圍。本件專利權人即上訴人，於申請專利說明書中既未曾針對「頭」、「柄」部所指為何，加以定義，僅於專利說明書第7頁倒數第6行中曾對第一、
二、三容置部之位置加以說明，然系爭專利於專利異議過程中針對異議證據（公告編號382298號新型專利案）與系爭專利之結構比對後作出異議證據之三個容置槽全部設於頭部之見解，此一說明，顯與上訴人於申請說明中所載內容採用不一致的認定基礎，蓋如依上訴人之主張，應依申請說明中之敘述，即以連接部分做為頭、柄部分界之標準，則以此標準就該異議證據為判定，該異議證據之三個容置槽即非均位於頭部，是對本案系爭工具頭部與柄部之界定，即應以工研院認根據系爭專利案針對異議證據之答辯與技術見解，及配合系爭專利說明書圖式，得出以結構剖面之厚度差異來區分頭部與柄部之判斷基礎為可採；況退步而言，縱認工研院所認以結構剖面之厚度差異區分頭、柄部為不當，然如上述，本件專利權人即上訴人於申請專利說明書中並未對「柄部」一詞加以界定，依字面解釋，所謂「柄」，參諸一般辭典，係「泛指器物上供手執握的把手」，或「器物上用手拿的部分」，系爭工具之「連接部」及「第三容置部」並非設於「供手執握之部分」，即難認係設於「柄部」。上開機械技師之鑑定報告，並未審酌及上開上訴人於異議案中之答辯，已就系爭專利之頭、枘部，與專利說明書為不同之認定標準，即逕採上訴人於專利說明第7頁之敘述（並非對頭、柄部之界定）界定頭、柄部之標準，並據以認定系爭鑑定物：「柄部設於第三容置部，換向開關係可相對於柄部旋轉定位」，並得出鑑定物與專利申請範圍實質相同之結論，即非無瑕疵，要難採憑。
㈥上訴人又指稱被上訴人曾於89年5月25日申請「高扭力之複
合式換向棘輪扳手結構改良」專利，經訴外人張育豪及星聯鋒股份有限公司根據上訴人系爭專利申在前提出異議，經智慧財產局以被上訴人之申請案與系爭專利屬同一構造而審定異議成立。然姑毋論該「高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良」與系爭工具結構是否同一，即認屬相同，然如前所述，專利侵害鑑定須依一定之程序為之，是該審定意見，要與本件系爭工具是否侵害上訴人專利之爭點無涉，尚難據之遽認上訴人主張屬實。又本件被上訴人於訴外自行囑託理律法律事務所為系爭新型專利侵害鑑定比對分析，經適用禁反言原則分析結果，亦認系爭鑑定物對本案專利不構成侵害，亦有該侵害比對分析報告可稽。亦可資為被上訴人所為並不構成對於上訴人系爭專利權之損害。
㈦上訴人另稱，工研院93年1月27日之鑑定報告所憑系爭專利
申請範圍係90年2月8日修正公告之版本，非92年5月27日之最新版本，故工研院之鑑定報告有明顯重大瑕疵而不足採云云。按發明專利權人申請更正專利說明書或圖式僅得就申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正或不明瞭記載之釋明為之。前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍，專利法第64條第1、2項分別定有明文。其第2項之立法理由並明示：「明定取得專利權後之更正除限於第一項各款事由外，並為清楚界定更正後之範圍仍不得超出申請時原說明書或圖式所揭露，以及改變核准之申請專利範圍。」查工研院之鑑定報告雖係依照90年2月28日所公告之專利範圍為本件是否侵權之主要判斷依據，而非以最新之修正公告為判斷依據，然不論其後上訴人所有之專利範圍如何修正，依上述專利法之規定，申請更正專利之範圍，僅能減縮，即不能超出最先所所申請之範圍；因此，工研院鑑定報告究係依據90年2月8日之更正公告或是92年5月27日之最新公告，均不至影響鑑定之結果。
五、綜上所述，被上訴人製造之系爭物品並未侵害上訴人之專利權，從而，上訴人主張，依專利法第88條第1項、第105條之規定，被上訴人侵害其專利權，請求被上訴人連帶賠償上訴人600萬元及法定遲延利息，為無理由。原審就此部分為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為無理由，
六、又上訴人以本案卷內之兩份鑑定報告，既均具有引用錯誤之申請專利範圍為鑑定之違誤，聲請本院再指定專業機構再為鑑定，核無必要。
七、本件事證已臻明確，兩造所提其餘攻擊防禦方法及舉證，與判決結果不生影響，爰不一一論述。
八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中華民國95年4月11日
民事第三庭審判長法官陳照德
法官蔡王金全法官陳成泉以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官許哲禎中華民國95年4月13日
Ｂ