裁判字號：臺北高等行政法院90年訴字第2251號判決
裁判日期：民國91年06月19日
裁判案由：發明專利舉發
臺北高等行政法院判決九十年度訴字第二二五一號
原告甲○○訴訟代理人 陳文郎 律師複代理人 楊祺雄 律師
丁○○（專利代理人）住台北市○○○路○段○○○號七樓被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 （局長）訴訟代理人乙○○
參加人台達電子工業股份有限公司代表人丙○○董事長訴訟代理人 蔡清福 律師
己○○戊○右當事人間因發明專利舉發事件，原告不服行政院中華民國九十年一月十日台八十九訴字第三六七七五號再訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國八十一年二月二十九日以其「可變磁場強度之水平線性補償方法及其線圈」其中方法係於電磁式CRT水平偏向系統中之水平線性線圈的磁場迴路上，附著一磁場強度調變線圈，改變加諸於水平線性線圈的磁場強度，而改變水平線性線圈之電感電流對應曲線，補償水平掃描之線性失真，特別是針對水平偏向系統工作在不同的水平頻率時的線性失真補償。裝置在於水平線性線圈的磁場迴路上，附著一磁場強度調變線圈，並藉由一控制電路連接磁場強度調變線圈，改變流過磁場強度調變線圈內的電流大小，而改變磁場強度調變線圈的磁場強度，或改變流過磁場強度調變線圈的電流方向，即改變磁場強度調變線圈的磁場極性，亦即藉由改變磁場強度調變線圈內的電流大小、方向，所產生的可變磁場強度線性補償線圈的磁場強度、極性的變化，與水平線性線圈之永久磁鐵之磁場強度相加滅，而改變加諸於水平線性線圈之電感電流對應曲線等情，向被告（八十八年一月二十六日改制前為經濟部中央標準局）申請發明專利，經被告編為第00000000號（下稱本案）審查，准予專利，於公告期滿審查確定後，發給發明第五七九○六號專利證害。嗣參加人以本案有違核准時專利法第二條第一款、第五款及第四條第一項第四款之規定云云，檢具美國第0000000號專利案（下稱引證案）公告及其中譯本暨本案與引證案元件及功能對照表影本等，對之提出舉發。案經被告審查，為本案舉發成立，應撤銷其專利權之審定，發給八十八年七月二十三日智專（八）○四○二四字第一二五一二一號專利舉發審定書。原告不服，循序提起一再訴願，均遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：原處分、訴願決定及再訴願決定均撤銷。
㈡被告聲明：駁回原告之訴。
㈢參加人聲明：駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：原告八十七年十二月四日提出之申請專利範圍修正本，是否已變更本案實質內容？㈠原告主張之理由：
⒈本案之申請專利範圍修正本並未變更實質內容：
①按專利審查基準第一－三－七頁之規定「請求項記載之用語及內容‧‧‧於
解釋該用語或內容時，應參酌發明說明之記載內容，如有圖式者，應一併參酌該圖式。」更正本中所列之線圈及鐵心於圖式中確有顯示，無實質變更內容之情事，且被告亦自承本案更正本所列之線圈及鐵心雖未見於說明書文字但圖式中確有顯示。足見被告以說明書為基礎，認定更正本所列入之要件（即線圈及鐵心）因未見於說明書內，已變更實質內容，於法不合。
②被告原答辯所持「以說明書為基礎，更正本『所列入』之要件未見於說明書
內，為已變更實質內容」之觀念，除應將「以說明書為基礎」擴及為「以說明書及（或）圖式為基礎」之部分外，應屬正確；至於被告補充答辯稱「以說明書為基礎，更正本『未列入』之要件已見於說明書內，為已變更實質內容」，則與其原持觀念前後不一且相互牴觸。事實上，被告補充答辯所持之觀念非關「實質內容變更」而實屬「範圍寬窄斟酌」之問題。
③依專利審查基準第一－二－二十頁之規定「申請專利範圍之請求項有二項以
上時，應就每一請求項各別判斷其進步性。」及第一－二－二十七之規定「不得因獨立項之發明不具進步性，而對其附屬項逕予核駁，因其附屬項仍需依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判」。更正本之請求項共計四項，被告應對四請求項進行「逐項審查」而非「抽樣審查」。被告補充答辯僅對更正本中未列有控制電路之第一項、第三項答辯，並未對列有控制電路之第二項、第四項答辯，有違專利審查基準。
④參加人主張「實質復區分為實體實質與程序實質」一節，於專利法第五十六條或相關專利審查基準中並無依據，應係參加人一己之說辭。
⑤若參加人「專利範圍之縮減只限於以附屬項併入獨立項之方式為之」的認知
正確，則意味專利權人對於只有一項或多項獨立項而不具附屬項之請准專利不能依專利法第五十六條規定進行申請專利範圍之限縮。惟專利法第五十六條並無此排除規定，參加人此項認知顯已牴觸專利法。
⒉主管機關於審查更正事項時首先須確定不可有實質變更之情事，其次若屬專利
範圍之更正則只能為範圍之縮減。被告否准更正之理由僅為「本案之申請專利範圍修正本已變更實質內容」，而對「本案之申請專利範圍修正本是否合於範圍縮減」未予說明，顯見被告在認定本案已變更實質內容之後，未再對本案之更正本進行範圍是否縮減之審查，已違反專利法第五十六條第一項規定。
⒊本案所須確認者僅為「本案更正本是否已變更實質內容」，至於更正本之範圍及更正本與引證案間之技術內容比對分析等事項，皆非本案所需審究。
㈡被告主張之理由：
⒈本案更正本共四項獨立項、第一、三項主要描述水平線性線圈與磁場強度調變
線圈之構造及關係，第二、四項進一步包括控制電路以調整電流。查本案八十一年八月二十一日之公告本，其第一項為方法請求項，第二項為裝置請求項。
第二項主要描述水平線性線圈附著磁場強度調變線圈，並藉由控制電路連接磁場強度調變線圈，以改變電流大小、方向、調整磁場強度，二者比較可知，更正本第一、三項之內容與原公告本第二項內容少了控制電路，而在其說明書中亦記載必須有水平線性線圈、磁場強度調變線圈及控制電路才能達成本案之創作目的、功效，今更正本在第一、三項之內容只有水平線性線圈及磁場強度調變線圈構造描述，而在其說明書內並無記載僅有水平線性線圈及磁場強度調變線圈如何達成其調整磁場強度之創作目的、功效等相關技術內容，顯已變更原實質內容，被告不准予更正並無不當。
⒉引證案圖三中以改變控制繞組之電流量來改變操作繞組之電感量，實質上與本
案由改變電流量而改變磁場強度調變線圈的磁場強度相同，且其目的皆為校正寬頻範圍之線性度。另其圖四Ａ，校正電流流入補償線圈15及線性校正線圈22，且因線性偏向電流及校正電流在線圈22鐵心中產生相同方向之磁場，校正必須隨著頻率之遞增而遞減等，亦與本案主要之方法及裝置技術實質相同。本案僅係另增改變流過磁場強度調變線圈之電流方向，惟改變電流方向之增加，為熟習該項技術者所能輕易完成，未具進步性。
㈢參加人主張之理由：
⒈專利權未准之前，其申請專利範圍處於浮動狀態，隨時得據所發現客觀引證資
料，依申請人之主觀理解或意願，定其所認妥適之申請專利範圍。此一申請專利範圍，在公眾審查階段，尚得依法予以調整。然於確定後，其申請專利範圍即不可輕易矯改，俾謀公眾權益確保。如原申請專利範圍有較大範圍之獨立項，又有範圍較小之附屬項，縱於請准後，因另發現強有力之引證資料足以毀壞獨立項之有效性時，申請人或專利權人仍得將附屬項併入獨立項，以得一較小範圍之新獨立項，而使專利權有效存在，此即專利法第五十六條第一項第一款所謂之「申請專利範圍之縮減」。唯原申請專利範圍僅載有較大範圍之獨立項，而無較小範圍之附屬項，則其所申請之專利範圍，僅如說明書中所載申請專利範圍，如有人異議或舉發其可專利性，願遭撤銷專利權；故本案原申請專利範圍涵括較大範圍之獨立項不具可專利性，又未備有較小範圍之附屬項得供裁縮減併，故應撤銷其專利權。
⒉專利既准之後，為謀法秩序之迅速安定及明確，專利之申請專利範圍以不得變
更為原則，得為變更為例外，故專利法第五十六條第一項方有「有左列情事之一時」之限制。又專利權人本不得因申請之初，未能妥當提出適切之申請專利範圍或獲准專利前後，未能進行引證資料檢索，而要求專利主管機關例外許其修正縮小或變更其申請專利範圍。原告在專利既准之後，藉修正之名，行更改申請專利範圍之實，已違反專利法之規定，其批判被告未以申請專利範圍修正本為其審查對象，實不可採。況原告之修正，須輾轉取材自圖式，而非其說明書中之詳細描述，其修正係混淆「實質變更」與「範圍未限縮」兩者之關係。
理由
一、按凡新發明具有產業上利用價值者，得依法申請專利，固為本案核准時專利法第一條所明定。惟所謂新發明者，係指利用自然法則之技術思想，具有高度創作性而言，如不具新穎創作性，即非新發明；而發明如係運用申請前之習用技術、知識顯而易知且未能增進功效者，依同法第二條第五款規定，即不得申請取得發明專利。
二、本案經參加人檢具引證案提出舉發後，原告於八十七年十二月四日提出申請專利範圍修正本，被告係以該申請專利範園修正本之更正內容已變更原實質內容，不准更正，仍依八十一年八月二十一日之公告本審查。引證案第三圖轉換器之操作繞線及第四圖Ａ之線性校正線圈，皆相當於本案之水平線性線圈，引證案第三圖轉換器之控制繞線及第四圖Ａ之補償線圈，相當於本案之磁場強度調變線圈，且引證案經由鐵心或可動鐵心使繞線或線圈在同一磁場迴路上，並藉由控制電路使控制繞線或補償線圈電流改變，以校正寬頻範圍的線性度。本案之主要方法及裝置皆已見於引證案，其係運用申請前習知技術，為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性，為本案舉發成立，應撤銷其專利權之審定，一再訴願決定遞予維持，參之訴願卷附財團法人工業技術研究院電子工業研究所審查意見，亦認本案之主要方法與裝置皆已見於引證案，其對於熟習該項技術者而言，乃可輕易完成，不具進步性，以其係專業知識者所為該領域之專業意見，自堪採擇，經核並無不合。
三、原告雖主張其所提申請專利範圍修正本並未變更實質內容，其線圈及鐵心之構造已在圖示中顯示，被告稱申請專利範圍修正本第一項不含電流控制電路裝置，但對列有電流控制電路裝置之修正本第二、四項避而不談，本件應以申請專利範圍修正本與引證案相較為審查云云。惟查被告以原告申請專利範圍修正本計有四項獨立項，其第一、三項主要描述水平線性線圈與磁場強度調變線圈之構造及關係，第二、四項進一步包括控制電路以調整電流。而本案之公告本，其第一項為方法請求項，第二項為裝置請求項。第二項主要描述水平線性線圈附著磁場強度調變線圈，並藉由控制電路連接磁場強度調變線圈，以改變電流大小、方向、調整磁場強度，修正本第一、三項內容較之公告本第二項內容缺少控制電路，而其說明書記載須有水平線性線圈、磁場強度調變線圈及控制電路才能達成本案專利之創作目的、功效，修正本第一、三項之內容僅有水平線性線圈及磁場強度調變線圈構造描述，而在其說明書內並無記載僅有水平線性線圈及磁場強度調變線圈如何達成其調整磁場強度之創作目的、功效等相關技術內容，認修正本顯已變更原實質內容而不准原告更正，經核並無不合。況依舉發審定時專利法第四十四條第一項第三款及第四項規定：「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：．．．三、補充或修正說明書或圖式。．．．依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一申請專利範圍過廣。二誤記之事項。三不明瞭之記載。」究竟是否實質內容變更，行政機關本有判斷餘地，被告審認原告之申請專利範圍修正本已變更實質內容，並無逾越權限或濫用權力之情形，自不涉及違法問題，原告主張其修正本未變更實質內容，本件應以申請專利範圍修正本與引證案相較為審查，並無可採。從而原處分及一再訴願決定均無違誤，原告徒執前詞，聲請撤銷，為無理由，應予駁回。
四、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十一年六月十九日
臺北高等行政法院第一庭
審判長法官鄭忠仁
法官林育如法官楊莉莉右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十一年六月十九日
書記官黃舜民