裁判字號：臺灣彰化地方法院93年智字第6號民事判決
裁判日期：民國94年05月18日
裁判案由：損害賠償
臺灣彰化地方法院民事判決93年度智字第6號原告德保有限公司
設台中市法定代理人甲○○住台中市被告德泰鋅板企業有限公司
設彰化縣三０六號兼法定代理人乙○○住彰化縣
三０六號上列二人共同訴訟代理人 王俊凱 律師上列當事人間損害賠償事件，本院於民國94年5月4日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、原告方面：原告係持有新型第106273號隔熱浪板結構改良專利權人，原告發現被告乙○○設置在彰化縣○○鎮○○里○○路○段○巷○○○號之德泰鋅板企業有限公司(下稱德泰公司)工廠內所裝置之「壁紙包含發泡材料於浪皮內層之浪板製造機結構」機器，所生產之隔熱浪板產品有侵害原告前揭專利之嫌，於民國89年6月間聲請鈞院90年度聲字第保全證據，並將保全證據送往國立中興大學機械系所鑑定，鑑定結論為待鑑定物應屬侵害專利權無誤。由於被告之侵權行為持續至現在仍不間斷，原告對被告之損害賠償請求權消滅時效應不斷重新起算，原告既已提出訴訟請求賠償，自無消滅時效完成問題。另被告之行為亦構成不當得利。為此原告依民法第179條、第184條、第185條、專利法第105條準用第88條、第89條、公司法第23條提起本訴。茲將請求之理由及金額詳述如下：
一、依專利法第89條第2款規定，請求損害賠償時，得依侵害人因侵權行為所得之利益，作為計算標準，故意之侵權行為並得依侵害情節酌定損害額以上賠償，但不得超過損害額之2倍。依保全證據筆錄所載，被告乙○○在場供稱：
該製造機於88年5月開始生產，爰依被告所自承之生產日期起算，損害賠償自88年5月起至93年2月止共計57個月。
二、依台灣區機械工業同業公會鑑定分析，該公會受台灣高等法院台中分院囑託鑑定與本件相同之隔熱浪板製造機器,鑑定其產能並計算每月停產之損失，依照上開公會鑑定該製造機器每月產值計算如下：查烤漆浪板3公尺寬1公尺長為58元，PU泡棉1人巿價為100元，扣除進料成本後毛利1公尺為13元，產值及每月生產成本計算如下：
每月產值=每分鐘產能X每小時60分X每天工作時數X每月工作天X巿價(每公尺)=11公尺X60分X8時X25天X100元=13,200,000元/月。
每月生產成本=11公尺公尺X60分X8時X25天X87元=00000000元。
每月停產損失=13,200,000-11,484,000=1,716,000元實得毛利。
原告請求57個月之賠償，每月實際損失為1,716,000X57月=97,812,000元及法定利息。
關於金錢賠償部分暫時減縮按實際損失金額97,812,000元之百分之一計算即978,120元。為此聲明：⑴被告應連帶給付原告978,120元及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。⑵原告願供擔保，請求宣告假執行。
三、按有關新型專利同一性質之實質審定原則，原告謹提供行政法院73年度判字第1183號判決要旨以供參考，該判決要旨明確指出：所謂「申請前已見於刊物或已公開使用，並不以兩物品之形狀，構造或裝置完全同一為必要，苟兩物品之創作動機、目的、構造、作用、技術及功效之主要部分相同，而其不相同之附屬部分，僅係習用技術之轉換，為一般業者所容易想到者，即難為新型。」，另以，依專利法第103條第2項規定：新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時，得審酌說明書及圖式，是以界定，係採取折衷主義，即明文規定專利之保護應以申請專利範圍之內容及對前開專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍。進而言之，於認定申請專利範圍時，亦應顧及文字表達之侷限性，從而，依新型專利之意義與目的觀之，基於熟悉該項技術之人士依其專業知識，自申請專利範圍並參酌說明及圖式所能得知具有相同作用或輕易置換可能性之替代性實施方法，同時配合亦應為專利權之保障範圍所及，先予敘明。
添四、本專利係第00000000號「防滲隔熱浪板結構」加以改良完
成之新型創作，其大體包括：PU發泡層、鋼皮、裝飾紙，主要特徵為鋼板設有多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部可使本創作之搭接為一體，防止水份滲透而由導引槽排出，達到節省施工時間及減少材料浪費等功效。上述創作之（搭接為一體）所涵蓋之PU發泡其發泡過程中會令（裝飾紙）抵緊熱壓成型之（鋼板）底緣,而令裝飾紙得以完整包覆（PU發泡層）。然而所謂（習知隔熱浪板係指無法完整包覆PU發泡材料）。嗣經原告改良之隔熱浪板（可令裝飾完整包覆PU發泡層，使發泡材料不外溢）則兩者之比對，顯証經改良之隔熱浪板較前者增進功效且有明顯不同之處。然查：被告所製造之熱浪板,係依照本專利之專利請求範圍實施，其技術、手段、達成目的及製成品均屬實質相同，則侵權事實有原告起訴狀附卷之國立中興大學鑑定報告書可稽。又被告受鈞院檢察署89年度保字第5436號扣押物隔熱浪板二片，由外觀比對係完全相同，故被告所製造之隔熱浪板，明顯侵害專利權，應可認定。
五、對鑑定報告之意見：原告否認鑑定報告之真實性，蓋原告本來就反對選由財團法人工業技術研究院（下稱工研院）為本件鑑定人，除鑑定費用高之離譜，且原告與工業技術研究院在他案亦有相同之案件鑑定中，有可能偽造文稿、動手脚之虞，曾向工研院提出異議，原告與工研院，既有先前之糾紛事實存在，惟恐立場偏頗之虞，難期公正。工研院的鑑定報告中關於全要件比對表中第二項說被告只有一側導引槽是不正確的，依原告實際所附的照片有二個導引槽，所以他們的鑑定是不正確的。全要件第二項部分，導水槽跟導引槽不同，導水槽是塔接外側會形成壹個導水槽，導引槽是為了防止虹吸作用，導引槽是增加浪板的強度。導水槽是在專利申請書已經寫的很詳細。原告的專利是有塔接的地方只有一個導水槽。又上開全要件比對表中第四項的部分，原告認為被告設計的產品有圓弧凹槽。原告請求另外送臺灣經濟發展研究院鑑定。
貳、被告方面：
一、被告之產品不同於原告所有之系爭專利權，自無侵害可言；至於中興大學之鑑定報告乃原告專利權更正前所為鑑定，抑且，依鑑定時間來看，根本非保全證據之照片，更何況，中興大學已私下接受原告委託達二、三十次以上，其報告已失公正，自不足取。
㈠查原告固有新型第106273號專利權，惟依「89年5月1日專
利公報」所示，其專利權範圍為「鋼板設有多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留空間及搭接部，而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，可使本創造之搭接為一體」。反觀，被告之浪板，僅顯示高起緣之「一側」有摺孔(即導水槽)，而另一側則無明顯之摺孔，只形成重合狀，與原告之專利權所強調之兩側導引槽不符，足證原告之專利迥異於被告之產品。
㈡次查，依原告更正後之申請專利範圍稱：「‧‧‧俾形成
浪板搭接處之扣接結構」，而所謂「扣接結構」則依智慧財產局於89年7月10日舉發審定書頁3第12行以下稱「圓弧凹槽所形成之扣接結構，且該扣接結構可使上層鋼板緊密嵌固下層鋼板，使搭接更穩固，具有功效增進‧‧」。反觀，被告之產品於搭接後根本無法形成扣接結構，亦無上層鋼板緊密嵌固下層鋼板之情形，足見被告之產品並未侵害原告之專利權。
㈢又查，原告固提出國立中興大學之鑑定報告作為被告侵害
其所有新型第106273號專利權之依據，惟上開鑑定報告根本係以原告於89年5月1日更正專利權範圍前所為之報告，姑且勿論該報告之公正性及正確性為何，單以該報告之鑑定完成日期為89年5月8日，卻未將同年5月1日更正後之專利範圍予以列入，此揆諸該報告說明從未提及「圓弧凹槽」及「扣接結構」之任何字眼，即足證該報告根本未就原告更正後之專利權範圍予以鑑定，是證該報告之草率。
㈣又查，該報告中有關被告產品如何取得？究以何種被告產
品鑑定？鑑定標的物何在？此涉如何鑑定方式，遍未交待說明，是證該報告根本非依智慧財產局頒布「侵害鑑定基準」予以鑑定，且未分析該專利之構成要件，依三部分析法「功能--方法--結果」予以分析鑑定，且鑑定過程並無所謂「技術思想」等(而應依申請專利範圍予以鑑定，蓋此非申請專利，而係專利權鑑定，自無技術思想可言)，足證該鑑定報告具有重大瑕疵，未依「全要件」、「均等論」、「禁反言」、「逆均等論」等原則分析鑑定，該報告已不足取。
㈤至於所謂「高起緣」、「側導水凹槽」早見於舉發審定書
中舉發證物早已揭露此一習用技術，且依專利法第56條第3項及第103條第2項規定「新型專利權，以說明書所載申請專利範圍為準」，是申請專利範圍是判斷專利權侵害之核心，而本件原告所有之專利範圍並無浪板強化方式之要件，亦無「側導水凹槽」等要件(此揆諸專利範圍可證)，足證該報告之鑑定人根本未依專利法及「專利侵害鑑定基準」予以鑑定，該報告自不足取。
二、原告之專利權於85年5月13日遭訴外人 李幸修 等人向中央標準局舉發成立而撤銷其新型專利權，且其專利被撤銷之狀態持續至88年5月20日即行政法院判決之時，是88年5月
20日至89年7月10日雖經智財局於89年5月1日准原告更正專利範圍審查並認舉發不成立，則此時原告之專利是否具有新穎性及進步性，仍處於不確定狀態，則被告豈有侵害系爭專利之故意過失，是原告自不得主張拆除。
㈠系爭專利權原為訴外人 林宗慶 於82年6月29日以「隔熱浪板
結構改良」向中央標準局(經濟部智慧財產局之前身)申請新型專利，經編訂為第00000000號審查，並於公告期滿即83年9月1日後，發給新型專利證書，其後再將系爭專利權讓予原告，此有專利公報可證。
㈡嗣原告所主張之系爭專利即新型第106273號專利權於85年
5月13日由訴外人李幸修等人向中央標準局提出舉發，並於86年4月22日舉發另而撤銷上開新型專利，此有舉發審定書可證。其舉發成立之理由，依舉發附件三所示之證據「浪板高起緣兩側設有導水凹槽、、浪板左端設搭接部之預留空間」和本案之專利特徵「鋼板凸起之高起緣左右兩側均設有導引槽，左端之高起緣及後端設欲搭接之預留空間及搭接部」，兩者構造及技術手段實質相同，此亦有智財局(86)台專(判)5020字第115187號函可證。
㈢又此舉發成立之行政處分，經原告提起訴願，遭經濟部於
86年11月20日以經(86)訴字第86471900號函駁回其訴願，此有訴願決定書可證。而原告又提起再訴願，經行政院以台87訴字第32611號函駁回其再訴願，此亦有行政院決定可證。嗣原告提起行政訴訟，經行政院以88年度判字第1971號函，將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷，此亦有行政法院之判決可證。
㈣惟查，原告之所以得行政訴訟成功，其理由無非是原告於
86年5月15日提出說明書、圖式及申請專利範圍之更正(按申請更正專利範圍之較諸李幸修等人舉發成立，撤銷原告之專利權之時間86年4月22日更晚)，此可由上開證物證明原告於85年5月20日即遭他人舉發成立，撤銷其專利權，惟原告於86年5月15日提出更正申請書以更正專利權範圍，增加「該接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」，惟智慧財產局函覆不准更正，經原告不服提起訴願，經濟部訴願委員會決定「原處分撤銷」，並認為「系爭原公告內容是否仍得據為本件專利舉發審查標的？」，著由經濟部智慧財產局重新審酌後，另為適法之處分，此亦有訴願決定書可證。嗣經智慧財產局第二度不准其更正，經原告再度訴願，又訴願決定「原處分撤銷，著由智財局另為適法之處分」，嗣智慧財產局方於89年5月1日准予更正，此亦有89年5月1日中華民國專利公報說明書可證。
㈤末者，是依行政法院88年5月20日之發回理由為「原告於86
年5月15日向經濟部智慧財產局提出本案說明書及申請專利範圍之更正，經智財局函復『不准更正』，原告不服提起訴願，經濟部以88年5月3日經(88)訴字第88632092號訴願決定『原處分撤銷』，著由經濟部智慧財產局重新審酌後，另為適法之處分，關於本案原告專利說明書及申請專利範圍是否准予更正？如准予更正，本案舉發之審查結果是否不同，均有賴經濟部智慧財產局之重新審查，並為適法之處分為由，予以撤銷上開『舉發成立，應撤銷其專利權』之再訴願決定、訴願決定及原處分。
㈥嗣因智慧財產局於89年5月1日為經濟部智慧財產局准許更
正，又經濟部嗣於89年7月10日，以前開專利主要特徵部分有「該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接部之扣接結構」，舉發案不能證明原告之專利不具新穎性或進步性為由，認定舉發不成立等情，此有舉發不成立審定書及台北高等行政法院90年度訴字第2854號判決書可稽。
㈦綜上，足認本件原告就系爭專利增加並更正「該搭接部之
二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接部之扣接結構」前，本件專利並不被經濟部智慧財產局認定有進步性及新穎性，故有得撤銷專利之情形，其專利被撤銷之狀態持續至88年5月20日即行政法院判決之時；且88年5月20日至89年7月10日經濟部智慧財就該局89年5月1日准更正專利範圍審查並認舉發不成立前，原告就本件專利是否已有新穎性及進步性，實仍處於不確定之狀態，換言之，原告是否仍享有專利權，仍有疑問，是此段期間原告專利權既處於不確定狀態，被告豈有故意、過失去侵害原告之專利權，退萬步言之，縱認有何侵害，亦無故意過失可言。
三、其次，依舉發審定書附件三所示之證據足證「浪板之高起緣兩側設有導水凹槽、，浪板左端設有搭接部之預留空間」，和原告更正前之專利特徵「鋼板凸起之高起緣左右兩側均設有導引槽，左端之高起緣及後端設欲搭接之預留空間及搭接部」，兩者之構造及技術手段實質相同，是此部分已成習知技術。故依照片㈠被告之浪板亦有「浪板之高起緣兩側設有導水凹槽(非圓弧凹槽，而係大鈍角型態，並在搭接時形成單側導水槽)，浪板之左端設有搭接部之預留空間」,完全是依照習知技術，豈有侵害原告之專利權。如前所述，原告於其專利權遭訴外人李幸修等人舉發成立而撤銷其專利權後，方申請更正其專利權範圍，限縮其專利權範圍，增加「該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」，揆諸上開證物甚明。而由原告專利權之立體剖面圖觀之，「且搭接部之高起緣之左右兩側凹陷與浪板中段高起緣之左右兩側凹陷不同，俾利搭接後形成雙側導水用導引槽」。反觀，被告之待鑑定物之左搭接部分，尤其是左搭接部高起緣之左側凹陷與右側凹陷及浪板中段處高起緣之兩側凹陷不同(如照片㈡)，以利搭接後形成單側導水用導引槽，是兩者不同，再依被告產品之剖面圖觀之，Ａ即搭接部，Ｂ即被搭接部，Ａ、Ｂ二側之凹陷不同，搭接後形成單側導水槽。
待鑑定物與本專利申請專利範圍構成禁反言之實質不相同。足證被告之產品不論依「全要件」或「均等論」，皆不相同。
四、又所謂「扣接結構」，按智慧財產局於訴外人李幸修等人舉發不成立審查書理由㈣指出：「『扣接結構』可使上層鋼板緊密嵌固下層鋼板，使搭接更穩固。」亦即所謂「扣接結構」至少應達於扣緊之功效。此有舉發不成立審查書可證。惟查，依「實物」為訴外人旭保等公司所製造，倘兩片鋼板相互搭接後，即產生扣緊之功效，即有緊密嵌固之效果，此即是所謂「扣接結構」。反觀被告之浪板如照片㈢㈣所示，於搭接後根本未有產生如前開產品所示之「緊密嵌固」、「扣緊」之效果，亦即無「扣接結構」，足證被告之產品與原告更正後之申請專利範圍不符。其次，再依原告之「專利說明書」圖三、圖四所示，當兩個浪板搭接後，非但會有「扣接結構」之「緊密嵌固」之功效；抑且，於搭接後應可形成「二密閉之導水槽」，反觀，被告之待鑑定物非但未有「扣接結構」--緊密嵌固之功效，抑且被告之浪板於搭接後僅一側設有一導水槽，而非兩側導水槽，另一側則呈重合狀，此時即有「禁反言原則」適用，蓋其於專利說明書創作說明⑶「導水槽只於高起緣一邊之內側，導引部分導水由導引槽流走，但另外無導引槽之一側，依舊會產生集水而內滲」「鑑於上述浪板缺失，因而將上開缺失改進而研創本案‧‧‧。」(參創作說明⑴)。矧此，依「禁反言原則」，係為防止專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄某些權利，事在專利權人取得以後或在專利侵害訴訟中，再行重為主張已放棄部分，此時即不再適用均等論(參專利侵害鑑定基準頁三十六)。是原告不可再行主張一側導水槽均等於二側導水槽，而應受「禁反言原則」之適用，更何況，被告之產品無所謂「扣接結構」，足證被告之產品不同於原告之申請專利範圍。
五、原告所附之照片根本未曾就被告之浪板於搭接後如何形成「扣接結構」，如何使上層鋼板嵌固下層鋼板，空言主張侵權，於法未合。再依舉發成立書理由㈧內載：「原告委託『中國機械工程學會』出具『專利技術鑑定分析意見書』強調『本案於上層金屬浪板高起緣之頂端兩側，皆具有凹陷之摺曲，可以緊密配合『固定位下層金屬浪板高起緣之頂端，確實防止上下層金屬浪板之高起緣頂端之移位』。」原告亦於第二次智財局面詢時：「‧‧本案之結構『扣緊』上下層浪板有凹陷之導引槽」。是原告及智財局皆認為「扣接結構」是其為原告更正之重要技術特徵。次查，如前所述「鋼板凸起之高起緣」、「高起緣之左右兩側均設導引槽」、「左端之高起緣及後端設欲相互搭接之預留空間及搭接部」等構件已見於舉發證據之中，足證上開部分已成立習知技術，矧此，原告於陳報狀所附照片正面、背面，無論是「裝飾紙」、「發泡棉層」、「高起緣設左右兩側導引槽」、「預留搭接之搭接部」，均屬上開所示之習知技術，則依經濟部智慧財產局所頒「專利侵害鑑定基準」頁三十五--自由技術，自不得均等，何來侵權。亦即眾人皆可實施之自由技術，不能授予專利，申請專利範圍所撰寫內容全部為習知技術，不能用均等論主張自由技術之獨佔權。又被告所附之照片並未揭示被告之產品與其圓弧凹槽為何相同？為何未見指出「扣接結構何在」？未見指出「被告產品上層鋼板如何緊密嵌固(或扣緊)下層鋼板」？為何未見被告之產品於搭接後如何形成其專利說明書圖三、圖四所示之兩側導水槽？而被告之產品於搭接後(而非扣接)僅有一側導水槽，另一側呈重合狀，依禁反言原則，如何均等？足證兩者產品不同。
六、被告之浪板有高起緣之左、右兩側導引槽及搭接方便而所預留之空間及搭接部，此部分乃習知技術，自無均等可言。其次，在搭接部之部分：被告之搭接部之兩側部分係形成大鈍角之型態，而非圓弧凹槽，因而在搭接時形成單側之導水槽，此乃因為被告產品之搭接部(無泡棉端)之高起緣左側凹陷與右側凹陷不同，且與浪板他處高起緣之兩側凹陷明顯不同，反觀，依原告專利之剖視圖--原告之專利之高起緣左右兩側凹陷對稱相同，但與浪板他處高起緣左右兩側凹陷不同(否則無法形成扣接結構)，是兩者已有不同。益證被告之產品並無所謂「圓弧凹槽」部分，原告故意未於照片指明，誣指被告產品亦有圓弧凹槽，與事實不符。原告之專利在「搭接部之二側頂緣設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」，反觀，被告之產品並無法形成扣接結構，蓋被告之產品由照片並無法達成「上層鋼板嵌下層鋼板」，亦無法「扣緊」或「緊密配合固定位下層鋼板」，否則，由照片看出有空隙，根本無法密合，亦未有緊密固定、扣緊之狀態，當然無「扣接結構」；加之，被告之產品施工時係以「上、下金屬半螺桿或螺帽固定結合於鐵架上」，被告之產品非但無「扣接結構」，亦不需要扣接結構，是在「技術手段」、「功能」、「效果」上均有不同，自無法均等，兩者不同，何來侵權。
七、本件被告之產品並未侵害原告所有新型第106273號專利權，業經鈞院依照民事訴訟法第326條第1項指定工研院為鑑定人，並經該研究院於94年4月12日以(94)工研院字第4782號函送鑑定報告，鑑定結果認為被告德泰公司之產品經過全要件原則及均等論原則加以比對，認為被告德泰公司之產品並不侵害原告之新型專利權，此揆諸該報告可稽，是證被告並未侵害原告所有之新型專利權，自不負侵權行為損害賠償責任。原告說他自己有一個導水槽，但按照原告自己附的專利說明書第11頁，原告自己說只有一側的導水槽依舊會產生內滲，這時候稱導引槽，所以他加以改良成二個導水槽。導水槽、導引槽是原告在故弄玄虛，因為原告在他的專利說明書裡面剛開始創作摘要那裡講的是導引槽，但是到圖示的部分，就只有編號40導水槽。導引槽搭接以後，就變成導水槽。本件之前沒有請工研院鑑定過，被告不同意再送鑑定，因鈞院已經認為工研院是最適當的機構。且最高法院88年判字第1971號行政判決書倒數第十五行，原告自己承認其發明之專利兩側皆有導水凹槽。綜上所述，原告之主張無理由，並聲明:如主文所示。
參、得心證之理由
一、原告起訴主張其係持有新型第106273號隔熱浪板結構改良專利權人，此有原告提出之中華民國專利證書、中華民國專利公報為證、發明新型專利說明書為證，且為被告所不爭執，堪認原告此部分之主張為真實。又原告主張被告乙○○有在彰化縣○○鎮○○里○○路○段○巷○○○號之被告德泰公司工廠內以其所裝置之「壁紙包含發泡材料於浪皮內層之浪板製造機結構」機器生產隔熱浪板產品，此有原告提出本院八十九年聲字第153號保全證據事件89年6月2日之勘驗筆錄及照片為證，且有本院調閱之八十九年聲字第153號保全證據事件案卷可稽，復為被告所不爭執，堪認原告此部分之主張亦為真實。
二、原告主張被告於前揭彰化縣○○鎮○○里○○路○段○巷○○○號工廠內所生產之隔熱浪板產品侵害到原告持有新型第106273號專利權，惟為被告所否認，辯稱中興大學之鑑定報告不足採信，原告之專利權遭舉發後，86年5月15日於遭舉發後曾提出申請專利範圍之更正。原告之浪板於塔接後形成雙側導水用導引槽，反觀被告之待鑑定物之左搭接部分，尤其是左搭接部高起緣之左側凹陷與右側凹陷及浪板中段處高起緣之兩側凹陷不同，搭接後形成單側導水用導引槽，又由於原告曾經申請專利範圍變更，是原告不可再行主張一側導水槽均等於二側導水槽，而應受「禁反言原則」之適用，是兩者不同。又被告之浪板高起緣兩側無圓弧凹槽，而係大鈍角型態。此外，被告之產品於搭接後根本無法形成扣接結構，亦無上層鋼板緊密嵌固下層鋼板之情形，故被告之產品未侵害原告之專利權等語。經查，原告主張被告生產之產品侵害到原告之專利權乙節，固據原告提出國立中興大學之鑑定報告為證，惟查，國立中興大學之鑑定報告內容本院認尚不足以採納，理由如下：⑴上開國立中興大學之鑑定報告內容製作之時間為89年
5月8日，而原告於86年5月15日其專利權遭舉發後，曾經申請更正專利權範圍，因智慧財產局函覆不准更正，經原告提起訴願後，智慧財產局於89年5月1日始准許更正，此有被告提出之專利舉發申請書、專利舉發審定書、專利公報、訴願決定書、行政院決定書、行政法院判決、訴願決定書、89年5月1日專利公報等影本為證，且為被告所不爭執。由於原告之專利權範圍有所更正，可能影響鑑定結果，惟上開國立中興大學之鑑定報告內容完全未說明其鑑定所據之原告專利範圍為更正前或更正後之範圍(極有可能為更正前之範圍)，則其報告內容既有上開疑慮，自不足採信。⑵上開國立中興大學之鑑定報告全部內容實際上僅有一頁，而真正針對構成侵害原告專利之理由說明僅有四行等寥寥數語，並未具體未依「全要件」、「均等論」、「禁反言」、「逆均等論」等原則分析鑑定，於內容上和後述之工研院之鑑定相較，本院認上開國立中興大學之鑑定報告嚴謹度稍嫌不足，故本院認尚不足採信。
三、次查，本件經送往工研院鑑定結果，覆稱：依全要件原則比對，被告所生產之產品A~D最外一側高起緣之二肩部不等高，故僅可於一側形成一導水槽，及此二肩部上亦無特意成型之圓弧凹槽及扣接結構，故不符合本專利對應要件。又依均等論比對結果，由於被告生產之產品A~D均缺少相對之圓弧凹槽及扣接結構，故自然即無可均等於本專利之客體，其單側導水槽及置留空間也已先見於專利一，而已成通常知識之專利一又是本專利之改良對象，因此產品A~D確定乃屬引用該通常知識所為之製造，並不均等於本專利，故不侵害本專利等語，此有工研院94年4月18日(94)工研院字第04782號函覆之鑑定報告可稽，足見原告主張被告所生產之隔熱浪板侵害原告之新型第106273號專利，自不足採。雖原告否認上開鑑定報告之真實性，辯稱工研院與原告先前有糾紛事實存在，惟恐立場偏頗之虞，難期公正。工研院的鑑定報告說中關於全要件比對表中第二項說被告只有一側導引槽是不正確的，依原告實際所附的照片有二個導引槽。原告的專利是有塔接的地方只有一個導水槽。又上開全要件比對表中第四項的部分，原告認為被告設計的產品有圓弧凹槽等語。惟查，依原告提出之工研院先前於本件以外接受訴外人巨益機械有限公司委託鑑定所製成之鑑定報告，其鑑定結果固認為訴外人巨益機械有限公司所製造之產品未侵害原告之專利權，惟訴外人巨益機械有限公司與被告係屬不同公司，則原告自難以工研院曾為其不利之鑑定，即認工研院有立場有偏頗之虞。又原告於八十六間雖曾對工研院向台灣新竹地方法院以工研院於接受他人鑑定時有可能有偽造動手腳之虞，而聲請保全證據事件，惟業經台灣新竹地方法院認管轄錯誤為由以八十六年度聲字第三一四號裁定駁回原告之聲請，此有原告提出之台灣新竹地方法院八十六年度聲字第三一四號民事裁定影本可稽，且工研院為國內素具權威及地位之工業研究機關，當會嚴守其份際，應尚不致於因原告於八十六年間曾對工研院聲請保全證據而故意為原告不利之鑑定，自毀其社會名聲及地位，故原告空言主張工研院之鑑定有偏頗之虞，本院認尚不足採。又原告主張工研院的鑑定報告說中關於全要件比對表中第二項說被告只有一側『導引槽』是不正確的云云，惟查依上開鑑定報告中所附之照片，被告所生產之產品A、B，其最外另側高緣起之內肩部及外肩部均為10公分，最外一側高緣起之外肩部均為10公分，內肩部則為15公分，最外另側高緣起和最外一側高緣起塔接後，由於最外一側高緣起之內肩部和最外另側高緣起之外肩部長度不同，塔接後自然會形導水槽，另一側之外肩部和內肩部因長度皆為10公分，塔接後則不可能會形導水槽。同理，依鑑定報告所附產品C、D之照片亦是均有一側之內外肩部均為10公分，另一側之內外肩部長度不同，僅能形成單一導水槽，故原告空言主張被告之產品有二個導水槽，故工研院之鑑定有誤云云(註：此處所謂之導引槽及導水槽所指應為相同之部位，理由詳如後述），尚不足採。又原告主張其塔接部分只有一個導水槽，並非二個，故上開鑑定報告有誤云云。惟查，原告之專利權原為訴外人林宗慶於82年6月29日以「隔熱浪板結構改良」向中央標準局申請新型專利，經編訂為第00000000號審查，並於公告期滿即83年9月1日後，發給新型專利證書，其後再將系爭專利權讓予原告，此有被告提出之專利公報為證，且為原告所不爭執。而依原告所提出之專利說明書（申請日期82年6月29日），上開專利說明書之創作說明(2)圖示部分，『導水槽』部分之編號為40，並無『導引槽』之編號，但於創作說明(3)(4)部分內容時，每當提到導引槽時，旁邊即註明編號40，足見上開專利說明書內關於導引槽及導水槽所指者乃為相同之部位，只是塔接以後導引槽會形成導水槽之構造。又依據上開專利說明書創作說明書(3)第一點記載原本之「防滲隔熱浪板之結構」之缺點為：導水槽只於高起緣一邊之內側，導引部分集水由導引槽流走，但另外無導引槽之一側，依舊會產生集水而內滲．．．．故於本件專利創作說明（3）組成說明部分即記載「鋼板20：為烤漆金屬浪板，．．．而高起緣50之左右兩側均設凹陷為導引水份流走之導引槽40．．．
」，另於創作說明（4)部分第二段亦記載「由於本創作之兩側均設有導引槽40．．．．．」，故原告主張其專利只有一個導水槽，故鑑定有誤云云，顯與上開專利說明書之內容不符，自不足採。又被告之產品二肩部上亦無特意成型之圓弧凹槽及扣接結構，已如工研院鑑定報告所示，原告空言主張其認為被告之產品有圓弧凹槽云云，自不足採。
四、綜上所述，被告所生產之產品並未侵害到原告之專利權，從而亦無所謂原告受有損害之問題，從而原告依民法第179條、第184條、第185條、專利法第105條準用第88條、第89條、公司法第23條等規定，請求被告連帶給付原告978,120元及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，即無理由，應予駁回。又原告受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。
五、本件被告所製造之系爭產品並未侵害原告之專利權已如前述，從而原告請求向財政部台灣省中區國稅局函調被告德泰鋅板企業有限公司88年至93年之營業稅申報資料、核定通知書、商品進銷明細表（或製成品產銷存明細表）、原料明細表、單位成本分析表、製造費用明細表、財產目錄，作為損害額估算之依據部分，即無必要。又因工研院之上開鑑定報告內容已非常明確，故原告請求將本件另外送臺灣經濟發展研究院鑑定，徒然延滯訴訟，本院認尚無必要。又本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均與本院前揭判斷無違，毋庸再予審酌，附此敘明。
肆、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第第78條。中華民國94年5月18日
台灣彰化地方法院民事第二庭
法官詹秀錦以上正本係照原本作成。
如對判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中華民國94年5月18日
書記官顏督訓