裁判字號：臺北高等行政法院95年訴字第532號判決
裁判日期：民國96年02月08日
裁判案由：新式樣專利舉發
臺北高等行政法院判決
95年度訴字第532號原告甲○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○
參加人乙○○上列當事人間因新式樣專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國94年12月13日經訴字第09406140800號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告前於84年2月22日以「木球打擊球棒」向被告（88年1月26日改制前為經濟部中央標準局）申請新式樣專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新式樣第051795號專利證書（以下簡稱系爭專利）。嗣參加人乙○○以其違反核准時專利法第107條第1項第1款之規定，不符新式樣專利要件，對之提起舉發，經被告審查結果，於94年6月24日以（94）智專三（一）03011字第09420582970號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，亦遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟，並經本院於95年11月22日依職權裁定命參加人參加本件被告之訴訟。
二、兩造及參加人之聲明：㈠原告聲明：（依起訴狀所載）⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：（依參加狀所載）駁回原告之訴。
三、兩造及參加人之爭點：系爭專利與83年10月15日中華民國木球協會發行之後花園季刊第3期（以下簡稱引證刊物）第1版刊頭及右下角照片1張暨第4版3張照片中之木球打擊球棒形狀是否近似，而有違核准審定時專利法107條第1項第1款之規定，不符新式樣專利要件，而應予以撤銷？㈠原告主張之理由：（原告未於言詞辯論期日到場，據其前所
提訴狀主張如下）⒈按「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其
權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。」，為行政訴訟法第4條第1項所明定。
⒉查本件原處分及訴願決定認系爭專利違反核准時之專利法
第107條第1項第1款之規定，無非係以90年10月24日修正公布之專利法第134條規定在規範專利案件之審查於新、舊法交替時「程序從新，實體從舊」之法律適用原則，系爭專利係於84年7月5日審定核准專利，其實體審查自應適用核准時即83年1月21日修正公布之專利法；92年2月6日修正公布之專利法第136條係為因應廢除專利異議制度，而就92年1月3日修正施行前已提出之「異議案」予以特別規定，本件係舉發案，自無該法條之適用；況依參加人所提引證刊物內容觀之，其目的在於「推廣木球運動」，亦與90年10月24日修正公布之專利法第107條第1項第1款但書「因研究、實驗而發表或使用」之規定未合，而引證刊物已揭示系爭專利「本體形狀係由酒瓶狀之打擊頭與一從長握柄桿所組成，握柄桿近後瑞處連設有數條環狀溝紋」之形狀特徵，兩者形狀已構成近似為由。茲就原處分違誤之處，悉述如下：
①本件雖係於84年2月22日提出申請，經被告核准於84年7
月4日，惟舉發人即參加人提起舉發之時間為92年9月5日，系爭專利因而回到再審查狀態，且是時舉發「尚未審定」，即舉發審定書係於94年6月4日發文，故依90年10月24日修正公布之專利法第134條「本法修正施行前，未審定之專利案，其以後之程序，依修正施行後之規定辦理。」規定，可知於90年10月24日專利法修正施行「後」尚未審定之專利案，其以後之程序，「更」應依修正施行後之規定辦理。依90年10月24日修正公布之專利法第107條第1項第1款「凡可供產業上利用之新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：一、申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起6個月內申請專利者，不在此限。」規定，引證刊物公開日期為83年10月15日，其新穎性之寬限期為84年4月15日，自晚於系爭專利之申請日84年2月22日，顯然系爭專利並未因引證刊物之公開而喪失新穎性。故原處分以本件不適用90年10月24日修正公布之專利法，應適用83年1月21日修正公布之專利法，及系爭專利不具新穎性，認系爭專利不符新式樣專利要件，顯有違誤。
②再者，依90年10月24日修正公布之專利法第134條規定
，當時就尚未審定之本件而言，其「舉發案審查程序」包括本件是否具備新穎性及創作性專利要件之審查（即實體審查），顯然係依「修正施行後」之規定辦理，而90年10月24日修正公布之專利法第106條至第108條有關實體審查之規定甚明，並未有無法審查執行之事項，故原處分僅限於「程序」字面解釋，並將審查程序上需進行是否具專利要件之實體審查事項予以析離，顯有違誤。
③92年2月6日修正公布之專利法係行政院定於93年7月1日
施行，其中第136條、第138條分別規定「本法中華民國92年1月3日修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定。」、「本法除第11條自公布日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之。」，由此可推論：本件參加人提起舉發之時間為92年9月5日，乃92年2月6日修正公布之專利法施行（93年7月1日）前即已提出之舉發案（相當於異議案），故本件應適用修正施行前之規定，而92年2月6日修正公布之專利法施行前之規定即為90年10月24日修正公布之專利法，如前所述，90年10月24日修正公布之專利法有第107條第1項第1款但書之規定，則系爭專利並未因引證刊物之公開而喪失新穎性至明。
④又現行專利法已將異議制度去除，當然未有相關異議法
條之規定，無從推論引用，而現存之異議案顯係現行專利法施行前所提者，依90年10月24日修正公布之專利法第73條「第54條及前條舉發案之處理，準用第42條至第44條之1規定。」規定，專利法第42條至第44條之1即為相關異議事項之規定，且其中專利法第44條之1第3項更述及「實體審查」之規定內容，依其立法旨意，可知舉發案性質乃如同異議案性質，92年2月6日修正公布之專利法第136條「本法中華民國92年1月3日修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定」規定，當然使得舉發案亦適用修正施行前之規定。
⑤如本件舉發答辯書所述，被舉發案之見於引證刊物係為
進一步觀察木球運動是否為現代人適合之一種運動所作之推廣研究及實驗性質，且進一步了解是否能引起人們興趣喜愛及是否能引入國際運動舞台，進而為人們增添一項趣味性、休間性之國際性運動項目，故系爭專利見於引證刊物自符合90年10月24日修正公布之專利法第107條第1項第1款但書「凡可供產業上利用之新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：一、．．．。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起6個月內申請專利者，不在此限。」規定。甚者，引證刊物雖係原告為研究、試驗性質而發刊，惟屬於協會內部之刊物，並不對外公開發行或銷售，自不同於參加人所提對外公開發行之西元1994年7月號「NEW休閒世界雜誌」刊物，原處分對此證據引用之合適性並未加深入研判審慮，實有重新審酌之必要。另行政程序法第39條規定「行政機關基於調查事實及證據之必要，得以書面通知相關之人陳述意見。」，第43條亦明定「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依理論及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定即理由告知當事人。」，然原處分對引證刊物是否為「因研究、實驗而發表或使用」並未深入調查審究，亦未通知原告陳述意見或進行證據調查，而率謂引證刊物之目的為「推廣木球運動」，即任意抹滅原告以引證刊物作為該項研究、實驗性質之主張，顯然違反上開法條規定。
⒊綜上所論，系爭專利具備新式樣專利之新穎性要件，無違專利法相關規定，原處分顯有違誤，應予撤銷。
㈡被告答辯之理由：
⒈本件原告訴稱略謂，舉發人提起舉發之時間為92年9月5日
，依90年10月24日修正公布之專利法第134條「本法修正施行前，未審定之專利案，其以後之程序，依修正施行後之規定辦理。」規定，原處分以本件不適用90年10月24日修正公布之專利法，應適用83年1月21日修正公布之專利法，及系爭專利不具新穎性，認系爭專利不符新式樣專利要件，顯有違誤等語。經查90年10月24日修正公布之專利法第134條係規定：本法修正施行前，未審定之專利案，其以後之「程序」，依修正施行後之規定辦理。易言之，前揭專利法規定係在規範專利案件之審查於新、舊法交替時「程序從新，實體從舊」之審查原則，系爭專利係於84年7月4日經審定准予專利，其實體審查自應以核准審定時所適用之83年1月21日修正公布之專利法規定為斷，故系爭專利並無90年10月24日修正公布之專利法之適用。況自引證刊物之內容觀之，該雜誌發行之主要目的在於「推廣木球運動」，與90年10月24日修正公布之專利法第107條第1項第1款但書「因研究、實驗而發表或使用」之規定亦有不合，併予敘明。
⒉次查原告復主張依92年2月6日修正公布之專利法第136
條「本法中華民國92年1月3日修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定。」規定，可知本件適用90年10月24日修正公布之專利法云云。經查92年2月6日修正公布之專利法第136條係為因應廢除專利異議制度而就
92年1月3日修正施行前已提出之「異議案」予以特別規定，本件係為舉發案，自無該法條之適用。另90年10月24日修正公布之專利法第134條係規定：本法修正施行前，未審定之「專利案」，其以後之程序，依修正施行後之規定辦理。本件為系爭專利之「舉發案」，亦無該法條之適用。
⒊又引證刊物業已揭示系爭專利「本體形狀係由酒瓶狀之打
擊頭與一縱長握柄桿所組成，握柄桿近後端處連設有數條環狀溝紋」之形狀特徵，兩者形狀已構成近似，是系爭專利申請前已有近似之新式樣已見於刊物，不具新穎性。綜上所述原處分並無違誤，原告之訴應予駁回。
㈢參加人主張之理由：（參加人未於言詞辯論期日到場，據其
前所提訴狀主張如下）⒈查系爭專利不論適用何時修正之專利法，並非因研究、實
驗而發表或使用，其證據可見引證刊物報導與系爭專利形狀相同或相似之木球打擊棒早於83年7月17日由中華民國木球協會在國立臺北護理學院與民生報聯合舉辦之第一屆全國木球大賽中公開使用，亦即在原告以「木球打擊球棒」向被告申請新式樣專利前7個多月已公開使用。由此可證被舉發案並無於發表或使用之日起6個月內申請新式樣專利之新穎性寬限期之適用，違反專利法第107條第1項第1款之規定，不應准予專利。
⒉次查原告於系爭專利申請前，業以近似之木球打擊球棒（
申請案號00000000號）申請專利，82年8月21日經核准公告（公告編號211728號），該新型專利之專利期間自82年
8月21日至92年8月20日止。是原告再以近似之新式樣申請專利係為延長其專利期間之目的（可延長至94年2月21日止），而非為研究、實驗而發表或使用，洵堪認定。
⒊又後花園季刊第2期（83年6月20日出版）第1版之版頭
及第2版第1張、第3版第2、4張均刊有木球打擊球棒照片，且第1版之內文敘明於83年3月20日上午在青年公園發表推廣木球活動之第1次發表會，83年4月24日（星期日）在外雙溪「後花園」球場舉辦83年春季木球大賽；第2版內文敘明於83年4月24日中午與下午分別在中視、台視參加「雞蛋碰石頭」與「強棒出擊」節目演出及錄製，介紹「木球」及臨場比賽；第3版內文敘明83年4月8日於桃園虎頭山公園「秀」推桿活動，83年4月9日上午在嘉義公園推廣，下午在高雄澄清湖三亭攬勝之草地上吸引了許多年輕朋友參與練習等，均可證明系爭專利「木球打擊球棒」於申請前9個月至11個月前即已公開使用，而非為研究實驗而發表或使用，系爭專利違反專利法第107條第1項第1款之規定至明。準此，原告之訴顯無理由，應予駁回。
理由
一、本件原告及參加人經合法通知，均未於言詞辯論期日到場，核皆無行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決，合先敘明。
二、經查系爭案係於84年2月22日申請新式樣專利，被告於84年7月4日審定准予專利，則系爭案有無應不予專利之原因，自應以核准審定時所適用之83年1月21日修正公布之專利法為斷，先予陳明。按新式樣係指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作，系爭專利核准審定時之專利法第106條定有明文。惟申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者，即喪失新穎性，不得申請取得新式樣專利，復為同法第107條第1項第1款所規定。
三、本件原告前於84年2月22日以「木球打擊球棒」向被告申請新式樣專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新式樣第051795號專利證書，嗣參加人對之提起舉發。經查系爭專利之本體形狀係由酒瓶狀之打擊頭與一縱長握柄桿所組成，握柄桿近後端處連設有數條環狀溝紋之形狀特徵；而參加人所提附件二引證刊物即83年10月
15日公開發行之後花園季刊第三期第1版之版頭及右下角照片1張暨第4版『木球運動擊球動作介紹』一文中所刊載
3張彩色照片中均有木球打擊球棒照片，該等照片已揭示一呈酒瓶狀之打擊頭與一縱長握柄桿所組成之本體形狀木球打擊球棒，引證刊物第4版彩色照片中女性示範動作者手握球棒柄桿近後端處有數條環狀溝紋之形狀特徵尤清晰可見，此觀上開刊物第1版及第4版即明。第以系爭專利與引證刊物上所示木球打擊球棒在整體外觀上極相彷彿，其主要部分構圖意匠、造型及整體觀念上相彷，異時異地隔離觀察時，有使一般商品購買者誤以為係同一產品，而產生混淆誤認之虞，屬近似式樣，是系爭案申請前已有近似之新式樣見於引證刊物，系爭案自難謂具新穎性。經查引證刊物係中華民國木球協會發行之季刊，其上註明『歡迎索取，敬請傳閱』字樣，其發行後不特定人均得因傳閱或索取而知悉上開內容，自屬已公開發行之刊物，原告所稱該刊物僅為協會內部之刊物，並不對外公開發行或銷售云云，委無可採。且系爭案是否符合新式樣專利要件，實體審查時應以核准時所適用之83年
1月21日修正公布施行之專利法規定為斷，已如前述；而90年10月24日修正公布之專利法第134條僅係規定修正施行前尚未審定之案件，其「程序」事項依修正後規定辦理，非如原告所稱系爭案有無實體上不符專利要件事由亦應適用90年
10月24日修正公布之專利法規定。又現行專利法第136條規定，僅適用於「異議案」，本件為新式樣專利「舉發案」，亦無適用該條規定之餘地，故本件被告依83年1月21日修正公布之專利法進行實體審查，適用法律核無違誤，且本件既應適用83年1月21日修正公布之專利法規定，即無90年10月24日修正公布之專利法第107條第1項第1款但書規定之適用，原告主張本件適用該規定，殊屬誤解。再自引證刊物第1版刊載原告甲○○之『週年感言』及第4版『木球運動擊球動作介紹』等內容觀之，該刊物發行之主要目的在於「推廣木球運動」，亦與90年10月24日修正公布之專利法第
107條第1項第1款但書「因研究、實驗而發表或使用」之規定不合，原告主張係因研究及實驗性質而發表或使用云云即無足取。經查系爭專利申請日84年2月22日，較引證刊物之發行日83年10月15日為晚，系爭專利既已為引證刊物所揭露，即不具新穎性，自有專利法第107條第1項第1款規定之適用。是被告於原告申請系爭新式樣專利時，本應不予核准，參加人舉發非無理由。從而被告以系爭案有違核准審定時所應適用之專利法第107條第1項第1款之規定，而為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定，於法要無不合，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦稱妥適，原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。另兩造及參加人其餘之主張與陳述，因與本件判決結果不生影響，爰不予一一指駁論述審酌，附此陳明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第218條、民事訴訟法第385條第1項前段、行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國96年2月8日
第七庭審判長法官李得灶
法官林玫君法官林育如上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國96年2月8日
書記官蘇亞珍