裁判字號：最高行政法院97年判字第799號判決
裁判日期：民國97年08月14日
裁判案由：新型專利舉發
最高行政法院判決
97年度判字第799號上訴人亞洲化學股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人乙○○律師被上訴人經濟部智慧財產局代表人丙○○
參加人地球綜合工業股份有限公司代表人 張德照 訴訟代理人 陳井星 律師複代理人張峪嘉律師上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國95年4月27日臺北高等行政法院93年度訴字第1878號判決，提起上訴，本院判決如下：
主文原判決廢棄，發交智慧財產法院。
理由
一、本件行政訴訟上訴後參加人之代表人變更， 玆經 現任代表人具狀承受訴訟，核無不合，應予准許。
二、參加人之前手 張周美前 於民國（下同，西元除外）60年1月21日提出「申請專利說明書」，創作名稱「黏性塑膠帶表面具凸凹各式花紋之製造方法」，請求專利部分（申請專利範圍）如附表編號1所示，向經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，嗣於60年5月17日申准將申請權移轉予參加人。參加人於60年6月15日提出「『17930』號專利案修正要點說明書」改請新型專利，變更專利名稱為「以一定規律於黏性膠帶設計為凹凸花紋使撕斷循一定方向之結構」及修正請求專利部分如附表編號2所示。參加人於60年6月21日提出「申請專利說明書（修正本）」，變更專利名稱為「新穎構造之黏性塑膠帶」，並修正請求專利部分如附表編號3所示。參加人於60年7月2日提出「申請專利說明書（第2次修正本）」，修正請求專利部分如附表編號4所示。案經被上訴人編為第54625號審查，於60年12月1日審定准予專利，並於公告期滿後，發給新型第4986號專利證書（下稱系爭案），專利權期間自60年1月22日起至70年1月21日止。參加人於61年12月14日提出「訂正請求專利部分」，修正請求專利部分如附表編號5所示。參加人於63年9月20日提出「修訂請求專利部分」，修正請求專利部分如附表編號6所示。參加人於63年10月4日提出「申請新型專利說明書（改繕）」，修正請求專利部分如附表編號7所示。專利權期間參加人以專利侵害為由，對上訴人及其代表人提出民、刑事訴訟，經最高法院於85年6月6日以85年度臺上字第1231號民事判決（維持臺灣高等法院83年度上更（3）字第195號民事判決命上訴人應連帶給付新臺幣120,904,649元及自74年9月21日起至清償日止加付法定遲延利息）及臺灣高等法院於74年5月21日以73年度上易字第2151號刑事判決（維持臺灣臺北地方法院63年度自字第995號刑事判決判處上訴人之前代表人 衣復恩 有期徒刑5月）分別確定。嗣上訴人於85年11月7日，引證前揭所述㈠至㈦參加人所提出之說明書影本（下分別稱為引證1至7）、西元1979年2月13日公開之美國第4,139,669號專利案影本（下稱引證8）、本院77年度判字第1516號判決書影本（下稱引證9）、本院70年度判字第1179號判決書影本（下稱引證10）、上訴人與四維企業股份有限公司、普利化工廠股份有限公司、德峰工業股份有限公司及中偉工業股份有限公司於60年12月所提出之「專利異議聲請書」影本（下稱引證11），以系爭案有違核准審定時專利法第104條第1款、第3款、第4款及第110條準用第44條第2項之規定，對之提起舉發。舉發申請案經經濟部中央標準局以系爭案專利權已因期間屆滿，自70年1月22日起當然失效，而系爭專利權所致損害賠償之訴，業經終審法院判決駁回而有不可廢棄性之確定力，有關刑事裁判亦執行完畢，上訴人已無因系爭專利權之撤銷而有可回復法律上利益可言，不符83年1月21日修正公布之專利法第105條準用第72條第3項規定，乃以87年1月23日（87）臺專（判）15006字第103155號函為不予受理之處分。上訴人不服，提起訴願，經經濟部於87年7月30日以經（87）訴字第87633624號訴願決定書駁回。上訴人復提起再訴願，經行政院於88年2月8日以臺88訴字第05912號決定駁回再訴願，上訴人不服再提起行政訴訟。案經本院審查認為，系爭專利權雖於70年1月21日期滿而消滅，但參加人與上訴人間關於系爭專利權侵害之民、刑事訴訟於專利權期滿消滅後仍繼續涉訟。足認因該專利權所生之法律效果，並未隨該專利權消滅而一併消滅，已難謂其無可回復之法律上之利益，乃於90年5月4日以90年度判字第751號判決，將上開再訴願、訴願決定及行政處分均撤銷。被上訴人依本院90年度判字第751號判決意旨重為審查，另以92年10月23日（92）智專3（4）01029字第09221078570號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。上訴人不服，提起訴願，經經濟部於93年5月17日以經訴字第09306218950號訴願決定（下稱訴願決定）遭駁回後，遂提起行政訴訟。
三、上訴人起訴意旨略謂：系爭案原係申請發明專利，嗣於60年6月15日始修正請求專利部分並改請新型專利，前後共歷經如附表所示之6次修正，已變更實質內容，有違核准審定時專利法第104條第1、3、4款及第110條準用第44條第2項之規定；因專利權期間參加人以專利侵害為由，對上訴人及其代表人提出民、刑事訴訟，雖經民事判決命上訴人應連帶給付新臺幣120,904,649元及法定遲延利息暨刑事判決判處上訴人之前代表人衣復恩有期徒刑5月分別確定在案，且系爭案專利權自70年1月22日起當然失效，惟上訴人仍得對上開民、刑事判決提起再審之訴或訴請返還不當得利，上訴人就系爭案之撤銷仍有可回復之法律上之利益，故上訴人之舉發申請自屬合法且應成立，詎原處分仍為舉發不成立之審定，顯有違誤，為此求為判決撤銷原處分及訴願決定，被上訴人就上訴人85年11月7日舉發申請案，作成舉發成立之行政處分。
四、被上訴人則以：本件舉發申請案，原經經濟部中央標準局以系爭案專利權已因期間屆滿，而系爭專利權所致損害賠償之訴，業經終審法院判決駁回，有關刑事裁判亦執行完畢，上訴人已無因系爭案專利權之撤銷而有可回復法律上利益可言，乃作成不予受理之處分，惟經本院於90年5月4日以90年度判字第751號判決指示，上訴人雖於本件舉發時，已無民、刑事案件繫屬中，惟系爭專利權如因舉發而被撤銷確定，即為判決基礎之行政處分依其後之確定行政處分已變更，依民事訴訟法第496條第1項第11款（按該判決誤植為第10款）規定，上訴人非不得於法定期間內提起民事再審之訴，因認上訴人有可回復之法律上利益，是被上訴人乃改就實體上審理本件，惟因系爭案並無上訴人所指之違法情事，被上訴人乃作成舉發不成立之審定，於法有據，求為判決駁回上訴人之訴等語資為抗辯。
五、原審為訴願決定及原處分均撤銷之判決，係以：㈠按當事人提起行政訴訟之目的，在於請求行政法院對其爭執之行政處分或公法上法律關係為本案判決，而行政法院為本案判決，其前提須上訴人提起之訴，具備一定之訴訟要件，且其請求之內容有利用行政訴訟制度解決之實效性與必要性始足當之。如當事人縱取得行政法院之勝訴判決，對其並無實益，或其法律上之地位並不能改變，此種無用的法律保護，亦屬無訴訟利益。㈡對於課予義務訴訟事件，行政法院必須於判決中宣示被上訴人機關是否有義務為某一行政處分，進一步言之，行政法院所宣示者並非針對上訴人之申請於行政機關當初審查是否應予核准的問題，而是針對於法院判決時上訴人之請求權成立與否，行政機關有無作成處分之行為義務的問題，因此，原則上課予義務訴訟應以「事實審言詞辯論終結時」為基準時點，易言之，課予義務訴訟，應就事實審言詞辯論終結前之事實狀態加以斟酌，而訴訟利益亦須於言詞辯論終結時仍然存在。㈢查系爭案專利權期間參加人因專利權遭侵害，對上訴人及其代表人提出民、刑事訴訟，業經最高法院於85年6月6日以85年度臺上字第1231號民事判決，維持臺灣高等法院83年度上更（3）字第195號民事判決命上訴人應連帶給付新臺幣120,904,649元及自74年9月21日起至清償日止加付法定遲延利息）暨臺灣高等法院於74年5月21日以73年度上易字第2151號刑事判決，維持臺灣臺北地方法院63年度自字第995號刑事判決判處上訴人之前代表人衣復恩有期徒刑5月，並已分別確定，並為兩造及參加人所不爭，是上訴人與參加人間之爭訟，其通常救濟途徑業已窮盡，上訴人因系爭專利權之撤銷而有可回復之法律上利益者，僅剩再審救濟一途。㈣按舉發時刑事訴訟法關於再審之規定，固無以為判決基礎之行政處分，依其後之行政處分已變更者，而得為再審之事由，然按舉發時民事訴訟法（即92年2月7日修正公布、同年9月1日施行「前」之民事訴訟法）第496條第1項第11款、第500條規定，上訴人提起本件舉發時，雖已無民、刑事案件繫屬中；惟民事確定判決如有法定再審事由，非不可以再審之訴推翻之，此即本院於90年5月4日以90年度判字第751號判決撤銷前揭經濟部中央標準局所為之不受理之行政處分，所指示之：「上開民事確定判決既認定上訴人有侵害系爭專利權之事實，即係以系爭專利權發生效力為前提，觀原處分卷附上開確定判決，均論明系爭專利權經被上訴人審查核給，從未被撤銷，始終繼續有效存在，上訴人偽造銷售系爭專利權之產品，侵害參加人之專利權等情甚明。是確定判決無異以被上訴人核准系爭專利權之行政處分為判決基礎。系爭專利權如因舉發而被撤銷確定，即為判決基礎之行政處分依其後之確定行政處分已變更，依民事訴訟法第496條第1項第10款（按係第11款之誤植）規定，上訴人非不得於法定期間內（民事訴訟法第500條第2、3項）對上開民事確定判決提起再審之訴，行使其訴訟救濟權以推翻所受不利益之判決。準此而言，上訴人主張其就系爭專利權之撤銷，有可回復之法律上利益，尚非無據。至於舉發結果系爭專利權如經撤銷，上訴人是否據以再審確定判決，其結果如何，尚繫其他因素，於茲固均不確定，無礙上訴人有可得行使之訴訟救濟權，不能否定其有法律上利益之存在。又因系爭專利權有效時，形成上訴人侵害專利權之法律效果，於系爭專利權期滿消滅後依然存在，揆諸上述說明，應許其提起舉發。」㈤惟按現行民事訴訟法關於再審之規定，已於92年2月7日修正公布，並於同年9月1日施行，其中第496條第1項第11款雖仍規定：「有下列各款情形之一者，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服。但當事人已依上訴主張其事由或知其事由而不為主張者，不在此限：一一、為判決基礎之民事、刑事、行政訴訟判決及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者。」第500條第2項及第3項則修正為：「（第2項）前項期間，自判決確定時起算，判決於送達前確定者，自送達時起算；其再審之理由發生或知悉在後者，均自知悉時起算。但自判決確定後已逾5年者，不得提起。（第3項）以第496條第1項第5款、第6款或第12款情形為再審之理由者，不適用前項但書之規定。」其與舊法最大之不同在於，再審之理由縱發生在後者，自判決確定後已逾5年者，仍不許提起再審之訴，而其立法理由，依提案機關司法院之說明：「再審之訴係對於確定終局判決聲明不服之方法，以除去確定判決之效力為目的，故其提起，應有最長期間之限制，以維持確定判決之安定性。依原條文第3項前段固規定，再審之理由發生於判決確定後者，自發生時起逾5年不得提起再審之訴，惟再審理由何時發生，並不確定，故確定判決仍有隨時被變更之可能，而有害其安定性。爰修正原第3項前段規定，明定自判決確定後逾5年者，除有修正後第3項之情形外，概不得提起再審之訴，並移列為第2項但書。」㈥承上說明，上訴人所欲除去之上開民事判決早於85年6月6日號即已確定，依現行民事訴訟法第500條第2項之規定，其自判決確定後迄今亦早已逾5年（幾近10年），是上訴人縱於本件實體上有理由獲得勝訴判決，由本院判命被上訴人撤銷系爭專利權，上訴人亦因已不得提起再審之訴，而無法獲得除去上開民事判決之實益，其法律上之地位並不能改變，揆諸㈠之說明，此種無用的法律保護，屬無訴訟利益，行政法院應逕予駁回其起訴。㈦至上訴人復主張其縱不得提起再審之訴，仍得提起不當得利返還之民事訴訟，訴請參加人返還上訴人依上開民事判決所為之給付，故其仍有法律上之利益云云，惟查上訴人擬提起不當得利返還之訴，本無須如再審之訴之提起，須以法定之再審事由為限，僅其主張有無理由而已，揆諸本院90年度判字第751號判決意旨，此應非屬專利法第105條準用第72條第3項之規定所稱之可回復之法律上利益，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴等語為其判斷基礎。
六、本院按：㈠本件舉發審定時（92年10月23日）專利法（83年1月21日修
正公布）第105條準用第72條規定：「（第1項）前條第2款之舉發，限於有專利申請權人。其他各款，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。（第2項）異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者（90年10月24日修正刪除確定2字），任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。（第3項）利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。」經查，上訴人提起本件舉發時，雖已無民、刑事案件繫屬中；惟民事確定判決於舉發審定時有法定再審事由，非不可以再審之訴推翻之，對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益，此即本院於90年5月4日以90年度判字第751號判決撤銷前揭經濟部中央標準局所為之不受理之行政處分所持之理由。
㈡又本件原專利舉發審定書係依上開本院意旨，認合於專利法
第105條準用第72條第3項規定後，再就系爭案及舉發引證案比對，認引證案不足以證明系爭案不具專利要件而為「舉發不成立」之處分，上訴人於原審係起訴請求：「撤銷原處分及訴願決定，被上訴人就上訴人85年11月7日舉發申請案，作成舉發成立之行政處分。」，上訴人於提起行政訴訟時該處分並非不存在，則上訴人向原審法院主張原審定處分為違法，而提起請求撤銷原處分及訴願決定，並請求專利專責機關即被上訴人應為舉發成立之行政處分之訴訟，自有提起或續行訴訟之必要（參照司法院釋字第213號解釋文第3段）；上訴人提起本件課予義務訴訟難謂無訴訟利益，原審法院以上訴人原審之訴無訴訟實益以程序判決駁回之，自有未合。㈢復查，原審判決雖以：於92年2月7日修正公布，並於同年9
月1日施行之現行民事訴訟法關於再審規定，其中第500條第2項及第3項已修正為：「（第2項）前項期間，自判決確定時起算，判決於送達前確定者，自送達時起算；其再審之理由發生或知悉在後者，均自知悉時起算。但自判決確定後已逾5年者，不得提起。（第3項）以第496條第1項第5款、第6款或第12款情形為再審之理由者，不適用前項但書之規定。
」上訴人所欲除去之上開民事判決早於85年6月6日號即已確定，依現行民事訴訟法第500條第2項之規定，其自判決確定後迄原審言詞辯論終結前亦早已逾5年，是上訴人縱於本件實體上有理由獲得勝訴判決，由行政法院判命被上訴人撤銷系爭專利權，上訴人亦因已不得提起再審之訴，而無法獲得除去上開民事判決之實益，其法律上之地位並不能改變，是舉發人因上開規定，自判決確定後已逾5年而不得對民事確定判決提起再審之訴，行使其訴訟救濟權以推翻所受不利益之判決者，舉發人就系爭專利權之撤銷，即難謂有可回復之法律上利益，固非無見。
㈣惟按：依司法院院解字第3444號解釋：「因對於第2審法院
之再審判決提起上訴，計算民事訴訟法第463條所定上訴利益時，其準用之第404條第2項所謂起訴時，係指前訴訟程序之起訴時而言，不以再審之訴提起時為準，再審判決因未斟酌原確定判決之送達證書，致以逾期提起之再審之訴為合法，並進而廢棄原確定判決者，自與同法第493條所謂就足影響於判決之重要證物漏未斟酌相當。至對於再審判決以此項理由提起再審之訴者，同法第196條第3項所稱之5年期間應自該再審判決確定時起算。」是提起再審之訴之5年期間，應以當事人所欲再審之最近一次再審判決之確定日計算。（參照本院94年8月23日，94年8月份庭長法官聯席會議決議採甲說，就與上開民事訴訟法再審相同規定之行政訴訟法第276條第3項所為之闡釋）經查，最高法院固於85年6月6日以85年度臺上字第1231號民事判決（維持臺灣高等法院83年度上更（3）字第195號民事判決命上訴人應連帶給付新臺幣120,904,649元及自74年9月21日起至清償日止加付法定遲延利息），惟上訴人仍不服，對該確定判決提起再審之訴，再經最高法院於89年6月9以89年度臺再字第46號判決再審之訴駁回確定，則計算上開5年期間，應自最高法院於89年6月9以89年度臺再字第46號判決確定起算，計至92年10月23日舉發審定日止，應未滿5年，自無判決確定後已逾5年而不得對民事確定判決提起再審之訴，舉發人仍得行使其訴訟救濟權以推翻所受不利益之判決，則就系爭專利權之撤銷，即有可回復之法律上利益，則舉發審定認合於專利法第105條準用第72條第3項規定，並無不合，原判決認無可回復之法律上利益，自有可議。
㈤從而，上訴人執以指摘，為有理由，上訴人聲明求為廢棄原
判決，即無不合，應予准許，應由本院廢棄原判決，發交智慧財產法院，就原審定以系爭案及舉發引證案比對，認引證案不足以證明系爭案不具專利要件而為「舉發不成立」之處分是否合法為審理。
七、據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，智慧財產案件審理法施行細則第5條第1項，判決如主文。
中華民國97年8月14日
最高行政法院第五庭
審判長法官劉鑫楨
法官鄭忠仁法官林樹埔法官劉介中法官吳慧娟以上正本證明與原本無異中華民國97年8月15日
書記官吳玫瑩