臺北高等行政法院95年度訴字第2030號判決

裁判字號：臺北高等行政法院95年訴字第2030號判決

裁判日期：民國96年05月10日

裁判案由：新型專利舉發

臺北高等行政法院判決
95年度訴字第2030號原告甲○○送達代收人 詹漢山 被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同上訴訟代理人丙○○
參加人聯懿企業股份有限公司代表人乙○○上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國95年4月19日經訴字第09506165620號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：參加人聯懿企業股份有限公司前於87年6月26日以「輕便鞋之改良結構」向改制前中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第158493號專利證書。嗣原告以其有違核准時專利法第97條及第98條第1項第1款及第2項之規定，對之提起舉發，案經被告審查，於94年9月14日（94）智專三（一）05017字第09420847160號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明（原告未於準備期日及言詞辯論期日到場，聲明及陳述依其起訴狀所為而記載。）：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，不符新型專利要件，而應予撤銷？㈠原告主張之理由：
1.訴願決定書引用系爭案係以專利法第129條準用第67條第
4項之規定說明原告違反一事不再理原則而駁回訴願，實則，上揭專利法第129條應無適用新型專利之餘地，系爭案應適用專利法第108條準用第67條第4項之規定。
2.專利法第67條第4項之立法意旨係在維護法律安定原則並保護新型專利權人之權益，以免同一事實及同一證據反覆為同一之舉發，致使新型專利權陷於紛擾不確定之狀態；而就保護新型專利權人之權益與違反新型專利之實體要件，使新型專利權人不當獲取專利權，致使違背專利法之立法目的之權衡而言，如因專利專責機關就前舉發之同一事實及同一證據未為專利之實體要件全部加以審查，難謂他人所提之同一事實及同一證據，就後舉發案所爭執之專利實體之另一要件無致被舉發人之專利權撤銷之可言，即被舉發案亦有因後舉發案之舉發致其因而不符專利要件而不予專利權之情形。
3.系爭案專利範圍第1項不具進步性：⑴系爭案專利權之範圍係「一鞋底；一鞋形，係連接於該
鞋底，並與該鞋底頂面之間具有一穿置空間，供足部穿套；另包含有一掌觸體，係一層預定厚度之形體，由多數之彈性絲彼此一疏鬆間隔之方式交錯纏繞，於該等彈性絲間形成多數之縫隙，該掌觸體係設於該鞋底頂面；藉此，可提供輕便鞋之透氣性、透水性及穿著之舒適性。」就其中主要部份「觸體之形成及結構」係「係一層預定厚度之形體，由多數之彈性絲彼此一疏鬆間隔之方式交錯纏繞，於該彈性絲間形成多數之縫隙」，根本完全相同於引證案所揭示由「熱熔塑膠絲線所組成」，「特別是關於一具有彈性、防壓、有高度之網狀體，由許多纏繞、連續、且高密度的單絲線所組成」，故就「結構」而言，根本不具進步性；而就「掌觸體之形成」而言，早以為熟悉該項技術者所能輕易完成，亦不具有進步性。
⑵原告所提引證案之「熱熔塑膠絲線所組成」與系爭案所
提專利權之範圍「掌觸體之形成及結構」係屬完全相同之技術及知識，故可明證系爭案之專利權範圍早已於西元1974年所已具有之技術及知識，沿迄至今，早已為熟習該項技術者所能輕易完成，且就本身透氣、排水、止滑、柔軟性、舒適特性而言，亦與引證案已延用至今之技術相同，並無增進任何功效；從而，縱使，系爭案內容提及之「掌觸體之形狀及構造」之專利範圍，雖無系爭案核准審定時專利法98條第1項各款之情形，惟依同法、條第2項可知，系爭案根本不得申請取得專利。
⑶系爭案專利權之範圍係「一鞋底；一鞋形，係連接於該
鞋底，並與該鞋底頂面之間具有一穿置空間，供足部穿套」之附屬項與「另包含有一掌觸體」之獨立項之專利範圍，應屬「轉用新型」之範籌，即以「某一技術領域之既有技術、知識被轉用至其他技術領域」，惟如此之轉用，如係於類似或相近之技術領域中進行，而未產生某一新功效或增進某種功效，則此種轉用，視為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，故系爭案既係由類似或相近之技術領域中(墊子）轉用至鞋子，並未產生某一新功效或增進某種功效，故未具有進步性。⑷舉發證據5至7等國外專利文獻雖係公告於系爭專利申請
日之後，惟舉發證據5為美國專利案號Des.429,555號申請日期為1998年09月23日、舉發證據6為美國專利案號6,014,821號為台灣分公司所申請，申請日期為1998年12月16日、舉發證據7為美國專利案號6,735,855號，申請日期為2002年09月19日等三項之申請日期，時間差距甚短，正適足以補強證明系爭專利權範圍早已為既有之技術及知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效而不具進步性。
⑸系爭案前經訴外人立國企業商行委託國立雲林科技大學
就系爭專利權範圍之「輕便鞋之改良結構」提出分析意見並於95年6月8日作成鑑定報告，依該鑑定報告第6項第1點所示:「該專利權(公告編號359972，即系爭專利)，與美國專利公告第0000000號〝複合墊子〞和中華民國專利公告編號第297274號〝透氣暗按摩鞋墊〞，其專利權範圍結構特徵，技術思想與功能皆相同。因此可以此種構成或是功能上的應用皆以成為習用的結構」且依上開鑑定報告第6項第2點及第3點亦皆以說明系爭專利之主要結構與附屬結構部分皆已為該行業所習知之常用結構，足以證明系爭案應予撤銷。
4.系爭案不具有新型專利實體要件之新穎性：⑴舉發證據2（1974年9月24日公告之美國第3,837,988
號專利案）雖經案外人 陳麗前 於89年11月3日已為舉發證據而由被告為舉發不成立之處分，惟案外人所為舉發案所爭執之事項僅新型專利要件之進步性，而原告於系爭案所爭執者除進步性外，亦含有新穎性，故依核准審定時專利法第98條第1項第2款規定，系爭案即不得取得新型專利權，依前揭2.之說明，系爭案之專利權應予撤銷。
⑵系爭案核准審定時專利法第98條第1項第1款本文前段
所謂「已見於刊物的技術」，應就刊物所記載的事項來認定，刊物所記載事項之解釋，可參酌該刊物發行當時之既有技術，而原告所提證物1、2之「門墊」具有「防滑，能捕捉污物等」，其出版日期為1997年10月，參酌該刊物發行當時的既有技術，認為自該刊物所記載的事項可導出之事項，亦可作為「已見於刊物的技術」，而系爭案申請日為2001年2月16日足以證明系爭案根本不符合專利法第98條第1項第1款，故系爭案不具新穎性。
⑶系爭案核准審定時專利法第98條第1項第1款本文後段
所謂「已公開使用的技術」，係指經物品或裝置等而為不特定者所公知的狀況、或有公知之虞的狀況下被使用的技術，故應依物品或裝置等使用的事實，或參酌使用當時之既有技術，認為自此等事實可導出之事項，亦可作為「已公開使用的技術」之認定基礎。故系爭專利申請之獨立項之「掌觸體之形成及結構」，如前揭說明，早已為公開使用的技術，根本不具新穎性。
㈡被告主張之理由：
1.行政訴訟應以訴願為前置，未於訴願階段主張之新事由，於行政訴訟自不得再為爭執。系爭案於訴願時只爭執舉發證據2、3，舉發證據5至7國外專利為系爭案新增之事由，並未於訴願階段主張，於系爭案自不得再為爭執，況舉發證據5至7該等國外專利文獻皆係公告於系爭專利申請日之後，並非系爭專利申請前之公開刊物，（按國外專利引證案並非本國申請案，其國外申請日並不能作為引証日期），則在無其他公開佐證之下，依現有舉發證據5至7也不能證明系爭案有違新穎性及進步性之規定。又原告於本件補提之證物1及證物2（禮品和家庭產品月刊相關頁影本），顯為新證據、新事實，自亦非本件所得審究之範疇。
2.舉發證據2係有關於網狀墊子結構，係由熱熔塑膠絲線所組成，在提供一種墊子材料；引證2前業經被告於00000000N01號專利舉發案以91年9月17日（91）智專三（一）05017字第09189002134號專利舉發審定書，審定不成立確定在案，其理由已指明引證案：「其僅揭露絲線組成之網狀體墊子材料結構，並無揭示系爭專利由鞋底20、鞋形40及掌觸體所共同組成之輕便鞋結構，二者整體構造、目的功效並不相同，…非引證1、2墊子之結構可輕易思及者，難謂不具進步性。」實質上已就構造、功效之異同予以審究，依專利法第108條準用第67條第4項規定，被告前已就引證2實體審查，基於一事不再理，引證2於系爭案應不得再為爭執。
3.原告所指舉發理由書第4頁仍無明確指出主張新穎性，然由同頁第2段「被舉發案之專利範圍中的掌觸體30係直接以現有之材料美國專利案號3,837,988合成墊子結構改良/如舉發證據3所示之實物，及一黏貼完成之輕便鞋一只裁切成與鞋底20相同形狀，之後再與鞋形40組裝成一輕便鞋…」之文意，顯係就舉發證據2、3予以併論，探其本意也僅係在主張進步性，況被告前審定理由已指明二者整體構造、目的功效並不相同，（實質上已就新穎性審理過），本件實無必要再就新穎性審查。本件縱再就新穎性審究，舉發證據2之專利內容也僅係有關網狀墊子之結構，並無揭露系爭專利「輕便鞋」之完整結構，系爭專利之鞋底、鞋形及其具體之輕便鞋結構皆未為舉發證據2所揭，舉發證據2仍不足證明系爭專利有違新穎性之規定。基於一事不再理及訴訟實益，自無再予審究新穎性及進步性之必要。又舉發證據3實物證據因未揭示公開日或製造日期，並無法證明其為系爭專利申請前之公開物品，不具證據力，也不能據為論究進步性之依據。
理由
甲、程序部分：原告經合法通知，無正當理由而未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218條、民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。
乙、實體部分：
一、系爭案申請日為87年6月26日，並由被告於88年4月26日審定准予專利，是該專利核發有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之83年1月21日修正公布之專利法為斷。按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項（第一項）所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」為系爭專利核准審定時專利法第97條、第98條第2項分別定有明文。依系爭案專利說明書之記載，其申請專利範圍為：
1.一種輕便鞋之改良結構，包含有：一鞋底；一鞋形，係連接於該鞋底，並與該鞋底頂面之間具有一穿置空間，供足部穿套；其特徵在於：另包含有：一掌觸體，係一層具預定厚度之形體，由多數彈性絲彼此以疏鬆間隔之方式交錯纏繞，於該等彈性絲間形成多數之縫隙；該掌觸體係設於該鞋底頂面；藉此，可提供輕便鞋之透氣性、透水性及穿著之舒適性。
2.如申請專利範圍第1項所述之輕便鞋，其中：該鞋形係穿經該掌觸體而固接於該鞋底。
3.如申請專利範圍第1項所述之輕便鞋，其中：該鞋底頂面係設一內凹之容置部位；該掌觸體係設於該容置部位中。
二、舉發證據2係1974年9月24日公開之美國第0000000號專利，舉發證據3係原告所稱美國第0000000號專利合成墊子實物樣品。經查，舉發證據2第3人 陳麗珍 據以提出對系爭案舉發，經被告審查，認上開證據不足以證明系爭案不具進步性，而第00000000N01號專利舉發案中，以91年9月17日（91）智專三（一）05017字第09189002134號專利舉發審定書為舉發不成立確定在案，有該舉發審定書附卷可憑（原處分卷第115-117頁參照），依專利法第108條準用第67條第4項之規定，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。因此，原告以該等證據再於本件提出主張作為系爭案不具進步性之論據，自非合法而毋庸再予審究。至於原告主張其以舉發證據2作為系爭案不具新穎性之依據。經查，舉發證據2僅揭露絲線組成之網狀體墊子材料結構，並無揭示系爭案由鞋底20、鞋形40及掌觸體所共同組成之「輕便鞋」結構，二者整體構造、目的功效並無相同，該理由說明，已見於被告91年9月17日（91）智專三（一）05017字第09189002134號專利舉發審定書，舉發證據2不足以證明系爭案不具新穎性，已甚為明確，被告於本件審定書已引用其91年9月17日（91）智專三（一）05017字第09189002134號專利舉發審定書作為核駁論據，並說明舉發證據2僅係有關網狀墊子結構，並無揭露系爭案之輕便鞋整體結構，就舉發證據2亦不能證明系爭案不具新穎性部分並非未加審酌。原告主張以舉發證據2足以證明系爭案不具新穎性，自非可採。再查，舉發證據3實物樣品上未見產品編號及製造日期之揭示，並無法與舉發證據2相互勾稽而具關聯性，舉發證據3無從認其為系爭案申請前既有之公開物品，自難作為證明系爭案不具新穎性、進步性之證據。
三、舉發證據4係1999年12月21日公告之美國第0000000號專利案、舉發證據5為2000年8月22日公告之美國Des-429,555號專利案、舉發證據6為2000年6月18日公告之美國6,014,821號專利案、舉發證據7係2004年5月18日公告之美國第6,735,855B2專利案。舉發證據4-7均係公告於系爭案申請日之後，並非系爭案申請前公開之刊物，該等證據自不能作為系爭案有違前揭專利案第98條第1款及第2項之依據。舉發證據
8係以一般地毯裁切成一鞋子形狀之鞋材樣品，該實物證據未揭示公開日，不具證據力。舉發證據9所引本院91年度訴字第5162號判決，該件判決所引專利案之技術內容與系爭案申請之輕便鞋之結構不同，案情有異，自不能援引比附，作為論究系爭案不具進步性之依據。上述舉發證據既不足以證明系爭案申請專利範圍第1項不具新穎性及進步性，則因第
2至第3項附屬項僅係鞋形、容置部位之附加或限制，且係依附於第1項獨立項中，故該等附屬項當亦無違新穎性及進步性之規定。
四、被告據此而為舉發不成立之處分，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。至於原告所指國立雲林科技大學就系爭專利權範圍之「輕便鞋之改良結構」之鑑定報告，係依民事專利侵害鑑定基準作成，與本件係是否符合新穎性、進步性專利要件之審查不同，該鑑定報告所依據基準既屬有誤，自難以其鑑定結論作為本件有利原告判斷之論據。
而原告於審理中所提出禮品和家庭產品月刊相關頁影本，並非原有舉發證據，未經被告審查，顯為新證據、新事實，無從於本件審究，應予敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段、第218條，民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。
中華民國96年5月10日
第三庭審判長法官姜素娥
法官曹瑞卿法官陳國成上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國96年5月14日
書記官王英傑