裁判字號：最高行政法院100年判字第721號判決
裁判日期：民國100年05月12日
裁判案由：發明專利舉發
最高行政法院判決
100年度判字第721號上訴人經濟部代表人 施顏祥 上訴人即參加人 胡厚飛 被上訴人 徐姿琳 上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國99年6月17日智慧財產法院99年度行專訴字第10號判決，提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、上訴人即參加人胡厚飛於民國（下同）92年7月21日以「按壓式接桿護套」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並發給發明第I232792號專利證書。嗣被上訴人於96年12月31日以證據1為我國91年4月11日公告之第00000000號「驅動頭結構改良」專利案；證據2為我國87年6月21日公告之第00000000號「手工具起子頭固定座結構改良」專利案，其中元件6之端部即為斜面；證據3為我國90年6月16日公告之第00000000A01號「接桿結構改良追加一」專利案，其中元件30之端部即為斜面；證據5為我國90年5月11日公告之第00000000號「扳手活動式輔助握把結構」專利案，其中第四圖元件30操作者手指接觸處有凹陷，可供使用者的手指容置；證據6為我國92年6月21日公告之第00000000號「簡易型鎖定接桿」專利案；證據7為我國89年5月21日公告之第00000000號「套筒之快速脫落結構改良」專利案，其中元件3為推動桿，並未高於調動輪的最高外周緣；證據8為我國88年1月1日公告之第00000000號「套筒連接桿之開關構造（一）」專利案。該專利有違專利法第22條第4項等規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。上訴人即參加人於97年10月31日提出申請專利範圍更正本，並經經濟部智慧財產局准予更正在案。更正後之申請專利範圍共計3項，皆為獨立項：1.一種按壓式接桿護套，該護套軸向設有一穿孔，該穿孔係供接桿的桿身穿設，該護套的外緣縱向設有一連通於穿孔的孔，該孔係供接桿的按鈕穿設，藉此將接桿的按鈕收納於護套中，可防止使用者的手被碰傷及意外碰觸的誤作動，該護套的一端外緣環設有一斜面，使護套平順的連接於桿身，而不會形成有階級落差。2.一種按壓式接桿護套，該護套軸向設有一穿孔，該穿孔係供接桿的桿身穿設，該護套的外緣縱向設有一連通於穿孔的孔，該孔係供接桿的按鈕穿設，該護套的外緣設有一凹陷，該凹陷可供使用者的手容置，藉此將接桿的按鈕收納於護套中，可防止使用者的手被碰傷及意外碰觸的誤作動。3.一種按壓式接桿護套，該護套軸向設有一穿孔，該穿孔係供接桿的桿身穿設，該護套的外緣縱向設有一連通於穿孔的孔，該孔係供接桿的按鈕穿設，藉此將接桿的按鈕收納於護套中，可防止使用者的手被碰傷及意外碰觸的誤作動，該按鈕的高度不高於護套的最高外周緣。經原處分機關審查，認該專利已違反專利法第22條第4項之規定，於98年5月13日以（98）智專三（三）05055字第09820282090號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上訴人即參加人不服，提起訴願，經上訴人以98年11月17日經訴字第09806121580號決定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」，被上訴人不服該訴願決定，遂提起行政訴訟，聲明訴願決定撤銷。經智慧財產法院99年度行專訴字第10號判決撤銷訴願決定，上訴人即參加人不服，遂對之提起上訴。
二、被上訴人起訴主張：證據1已揭露被舉發案請求項1之「該護套軸向設有一穿孔，該穿孔係供接桿的桿身穿設，該護套的外緣縱向設有一連通於穿孔的孔，該孔係供接桿的按鈕穿設，藉此將接桿的按鈕收納於護套中，可防止使用者的手被碰傷及意外碰觸的誤作動」此一技術特徵；而證據2及證據3又揭露了該請求項1之「該護套的一端外緣設有一斜面，使護套平順的連接於桿身，而不會形成有階級落差」此技術特徵。可見，被舉發案請求項1之所有技術特徵已完全見於證據1及2之組合或證據1及3之組合中，本領域之通常知識者於參酌證據1及2或證據1及3之內容後即可簡單推導出該請求項1之技術特徵，因此該請求項1不具有進步性。系爭案請求項2之技術特徵與其請求項1大體相似，其不同技術特徵之處乃在於，該請求項2界定「該護套的一端外緣設有一凹陷」。關於此項技術特徵，亦非系爭案首創，乃已見於證據5、6或8，顯見，本領域之通常知識者於參酌證據1及證據5、6或8之內容後即可簡單推導出該請求項2之技術特徵，因此該請求項2不具有進步性。系爭案請求項3之技術特徵與其請求項1大體相似，其不同技術特徵之處乃在於，該請求項3界定「該按鈕的高度不高於護套的最高外周緣」。關於此項技術特徵，並非系爭案首創，乃已見於證據3、7或8，顯見，本領域之通常知識者於參酌證據1及證據3、7或8之內容後即可簡單推導出該請求項3之技術特徵，因此該請求項3不具有進步性等語，求為判決撤銷訴願決定。
三、上訴人則以：系爭專利之創作標的係針對「按壓式接桿」，證據1則係針對「滑移式接桿」，二者之創作標的並不相同。系爭專利之「護套（20）」與證據1之「環圈（60）」在功能與功效上均屬完全不同，難謂系爭專利之「護套（20）」可對應於證據1之「環圈（60）」。又證據2係關於一種「手工具起子頭固定座結構改良」，其「滑動套筒（6）」係作為卡固起子頭，與系爭專利「護套（20）」之作用及功效完全不同；證據3則係關於一種「接桿結構改良追加一」，其接桿（10）於按鈕槽（13）位置套入一「環圈（30）」，該「環圈（30）」之內周緣設有凹弧面（31），凹弧面（31）正抵至壓鈕（41），藉此，當旋轉「環圈（30）」，「環圈（30）」內之內弧面（31）即可迫使壓鈕（40）下壓，而連動控制作動桿（20）及鋼珠（50）的位移，達到接桿與套筒迅速脫離及套合之作用及功效；此與系爭專利「護套（20）」之作用及功效亦完全不同。證據1、2及3既皆未揭示系爭專利申請專利範圍第1項所界定「護套」之結構特徵及其作用功效，其所屬技術領域中具有通常知識者自難由舉發證據1及2或證據1及3所揭示之技術內容即輕易思及並組合完成系爭專利該項申請專利範圍之技術內容。證據5「活動輔助握把件體（30）」之主要作用係提供最佳握持感、使力方便性及提供不同之施力，並可供工具儲存，系爭專利之「護套
（20）」之作用與功效顯與證據5之「活動輔助握把件體（30）」不同，且系爭專利之「護套（20）」外緣所設之凹陷
（23）恰可供手的指腹容置，故使用者於操作按鈕時，不會產生不適感。二案之凹陷的技術手段及特徵亦屬不同。證據6為關於一種「簡易型鎖定接桿」，其「調整件（20）」外緣係環設有數凸緣（25）（二凸緣間自然會形成凹陷），主要功效在於提供止滑之用。系爭專利「護套（20）」之凹陷
（23）與證據6「調整件（20）」之凸緣（25）及對應之凹陷結構相較，不僅二者之結構特徵不同，且功效亦屬不同。證據8係屬於「滑移式接桿」，藉由拖曳「控制環」使撥塊在連接桿上之長圓孔內橫向左右滑移，以達到將接桿與套筒相互脫離及套合之作用及功效，此與系爭專利「護套（20）」之作用及功效完全不同。證據1、5、6及8既均未揭露系爭專利「護套」之結構特徵，其所屬技術領域中具有通常知識者自難由證據1及5、證據1及6或證據1及8所揭示之技術內容即輕易思及並組合完成系爭專利申請專利範圍第2項之技術內容。證據3、7及8之結構特徵在於，使用者係操作環圈（證據3）、調動輪（證據7）或控制環（證據8）來作動接桿，而系爭專利之「護套」則係呈固定不動，與前述各該舉發證據之作用及功效完全不同，故系爭專利申請專利範圍第3項所述「按鈕的高度不高於護套的最高外周緣」之結構特徵與該等證據固有類似之處，然該等證據均難認已揭露如系爭專利「護套」之結構特徵等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之起訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠本件上開證據1及證據2、或證據1及證據3之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：證據1係我國第00000000號專利案，其揭示一種驅動頭結構改良，主要係於驅動頭套合套筒之接頭前端位置設一圓槽，並於圓槽垂直方向分別設一珠槽及缺槽，珠槽及缺槽均與圓槽互為相通，驅動頭之圓槽可套入一作動桿及彈性元件，作動桿之規格略小於驅動頭圓槽之深度，作動桿相對於驅動頭之珠槽及缺槽位置分別開設珠穴及栓鈕槽，栓鈕槽內設有螺紋，並於驅動頭之珠槽及缺槽位置套入一鋼珠及栓鈕，栓鈕與栓鈕槽鎖緊位置設有相對應之螺紋，藉此，當拖動栓鈕即可控制作動桿於驅動頭之圓槽內作一小距離之位移，鋼珠並因作動桿之位移而縮入作動桿之珠穴內，驅動頭即可藉由此特殊之位移控制方式，具有將套筒迅速脫離及套合之功能作用。證據1與系爭專利申請專利範圍第1項比較，證據1第六圖及第七圖中，環圈(60)對應於系爭專利之護套(20)，環圈孔(61)對應於系爭專利之連通於穿孔的孔(24)，栓鈕(30)對應於系爭專利之按鈕(12)，另證據1第七圖亦已明確揭露環圈將栓鈕收納於其中之結構特徵，雖然系爭專利接桿之鈕雖屬按壓式，而證據1之栓鈕則為滑移式，兩者作動原理或有不同，惟系爭專利發明之主要特徵乃在於改善傳統凸出的鈕易碰傷使用者的手及意外碰觸的誤作動，故該鈕是否為「按壓式」並非系爭發明之特徵，而且證據1確實已揭露與系爭專利「將接桿的按鈕收納於護套中」相同之結構特徵，其結構特徵既然相同，故不論其原本的作動原理，其自然亦具有「可防止使用者的手被碰傷及意外碰觸的誤作動」之功效。由上分析，可知證據1已經揭示系爭專利申請專利範圍第1項之主要結構特徵，雖然系爭專利申請專利範圍第1項之護套的一端外緣另環設有一斜面，可使護套平順的連接於桿身，而不會形成有階級落差，惟使套環端部形成斜面，而使護套平順的連接於桿身，不會形成有階級落差，此乃極為通常的設計，又證據2係我國第00000000號「手工具起子頭固定座結構改良」專利案，其第四圖中滑動套筒(6)之一端即為斜面結構，另外證據3係我國第00000000A01號「接桿結構改良追加一」專利案，其各圖式中環圈(30)之端部亦設為斜面結構，證據2及證據3之斜面結構皆使其套筒及環圈平順的連接於桿身，不會形成有階級落差。綜上所述，系爭專利申請專利範圍第1項之技術內容實已分別為證據1及證據2，或證據1及證據3所揭示，且未產生不可預期之功效，為該技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，難謂具進步性。㈡本件證據1及證據5、或證據1及證據6、或證據1及證據8之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性：證據1與系爭專利申請專利範圍第2項比較，證據1第六圖及第七圖中，環圈(60)對應於系爭專利之護套(20)，環圈孔(61)對應於系爭專利之連通於穿孔的孔(24)，栓鈕(30)對應於系爭專利之按鈕(12)，另證據1第七圖亦已明確揭露環圈將栓鈕收納於其中之結構特徵，雖然系爭專利接桿之鈕雖屬按壓式，而證據1之栓鈕則為滑移式，兩者作動原理或有不同，惟系爭專利發明之主要特徵乃在於改善傳統凸出的鈕易碰傷使用者的手及意外碰觸的誤作動，故該鈕是否為「按壓式」並非系爭發明之特徵，而且證據1確實已揭露與系爭專利「將接桿的按鈕收納於護套中」相同之結構特徵，其結構特徵既然相同，故不論其原本的作動原理，其自然亦具有「可防止使用者的手被碰傷及意外碰觸的誤作動」之功效。由上分析，可知證據1已經揭示系爭專利申請專利範圍第2項之主要結構特徵，雖然系爭專利申請專利範圍第2項之護套的外緣另設有一凹陷，該凹陷可供使用者的手容置，惟該等結構乃是極為通常的設計，例如證據5係我國第00000000號「扳手活動式輔助握把結構」專利案，其第四圖中輔助握把體(30)上即有容置使用者的凹陷結構，故綜合上述，系爭專利申請專利範圍第2項之技術內容實已分別為證據1及證據5所揭示，且未產生不可預期之功效，為該技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，難謂具進步性。另證據6係我國第00000000號「簡易型鎖定接桿」專利案，被上訴人指稱證據6之第三圖中，調整件(20)上亦有凹陷，故組合證據1及證據6可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性，惟查被上訴人所稱該調整件上之凹陷，乃是該調整件外周緣環設有複數個凸緣的相對低位處，該凸緣之目的如證據6之說明書第8頁倒數第3行所述乃是作為止滑作用，故該凹陷與系爭專利作為使用者的手容置，其結構及功能皆與系爭專利之凹陷並非相同，故證據1及證據6組合並無法證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。而證據8係我國第00000000號「套筒連接桿之開關構造（一）」專利案，被上訴人指稱證據8之第二圖中，控制環(60)上亦有凹陷，故組合證據1及證據8可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性，惟查證據8控制環上有階梯之落差，但並無與系爭專利類似結構之凹陷，亦非做為使用者的手容置，其結構及功能皆與系爭專利之凹陷並非相同，故證據1及證據8組合並無法證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。據上論結，證據1及證據5之組合足可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。但證據1及證據6、或證據1及證據8之組合則尚無法證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。㈢本件證據1及證據3、或證據1及證據7、或證據1及證據8之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性：證據1與系爭專利申請專利範圍第3項比較，證據1第六圖及第七圖中，環圈(60)對應於系爭專利之護套(20)，環圈孔
(61)對應於系爭專利之連通於穿孔的孔(24)，栓鈕(30)對應於系爭專利之按鈕(12)，另證據1第七圖亦已明確揭露環圈將栓鈕收納於其中之結構特徵，雖然系爭專利接桿之鈕雖屬按壓式，而證據1之栓鈕則為滑移式，兩者作動原理或有不同，惟系爭專利發明之主要特徵乃在於改善傳統凸出的鈕易碰傷使用者的手及意外碰觸的誤作動，故該鈕是否為「按壓式」並非系爭發明之特徵，而且證據1確實已揭露與系爭專利「將接桿的按鈕收納於護套中」相同之結構特徵，其結構特徵既然相同，故不論其原本的作動原理，其自然亦具有「可防止使用者的手被碰傷及意外碰觸的誤作動」之功效。由上分析，可知證據1已經揭示系爭專利申請專利範圍第3項之主要結構特徵，雖然系爭專利申請專利範圍第3項另界定該按鈕的高度不高於護套的最高外周緣，惟該等結構乃是極為通常的設計，例如證據7係我國第00000000號「套筒之快速脫落結構改良」專利案，其圖四及圖八中，即可清楚看出調動輪(4)上之推動桿(3)的高度即不高於調動輪的最高外周緣，故綜上所述，系爭專利申請專利範圍第3項之技術內容實已分別為證據1及證據7所揭示，且未產生不可預期之功效，為該技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，難謂具進步性。另證據3係我國第00000000A01號「接桿結構改良追加一」專利案，被上訴人指稱證據3之第四圖中，壓鈕(40)高度亦不高於環圈(30)的最高外周緣，故組合證據1及證據3可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性，惟查證據3之環圈(30)乃完全將壓鈕包覆其中，並非如系爭專利按鈕穿設於護套之孔中，兩者結構明顯不同，故證據1及證據3組合尚無法證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。而證據8係我國第00000000號「套筒連接桿之開關構造(一)」專利案，被上訴人指稱證據8之第二圖中，定位梢(54)高度亦不高於控制環(60)的最高外周緣，故組合證據1及證據8可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性，惟查證據8之控制環(60)乃完全將壓鈕包覆其中，並非如系爭專利按鈕穿設於護套之孔中，兩者結構明顯不同，故證據1及證據8組合尚無法證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。綜上所述，證據1及證據7之組合足可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。但證據1及證據3、或證據1及證據8之組合則尚無法證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。綜上所述，證據1及證據2、或證據1及證據3之組合足可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性；證據1及證據5之組合足可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性；證據1及證據7之組合足可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。
原處分機關為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無違誤，訴願決定予以撤銷發回，自有未洽，被上訴人所請撤銷訴願決定，為有理由，均應予准許。
五、本院按:㈠凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得
依專利法第21條暨第22條第1項之規定申請取得發明專利。又「發明雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利」，復為同法第22條第4項所明定。
㈡經查，原判決關於證據1及證據2、或證據1及證據3之組合足可
證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性；證據1及證據5之組合足可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性；證據1及證據7之組合足可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性系爭案各請求項且未產生不可預期之功效，為該技術領域中具有通常知識者所能輕易完成等之事實，以及上訴人所主張、訴願決定撤銷發回原處分之理由，如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴人即參加人上訴意旨略謂：系爭專利申請範圍之第1項乃針對「按壓式接桿」所為之創作，證據l則針對「滑移式接桿」二者之創作標的並不相同，證據1之引證文件所揭露之必要技術特徵與系爭專利所揭露者，二者並不相容，其技術內容之組合並非明顯，自不能引用技術組合作為判斷系爭專利是否符合進步性要件之判斷基礎，且證據1無法達成系爭專利申請範圍之第1項請求項「將接桿的按鈕收納於護套中，可防止使用者的手被碰傷及意外碰觸的誤作動」的功效；另證據1栓鈕(30)或證據l結構本身並非按壓式接桿得等同之結構，從而該環圈(60)無法等效應用於系爭專利的專利範圍第2項按壓式接桿之使用，但原判決逕擴大系爭案申請專利範圍，推認系爭案涵蓋證據1之「滑移式栓鈕」再認系爭案不具進步性，原判決認事用法有違誤，有判決不適用法規之違法云云，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。
㈢本件原判決已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，就系爭專利
申請範圍確定系爭專利之結構、技術比對引證案之差異，並對各請求項申請專利範圍整體技術特徵觀察，係依進步性之比對原則，詳予論斷，將判斷而得心證之理由記明於判決，業如上述，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨以：原判決係以申請案之發明或創作之各個構成要件，逐一與先前技術比對，並非就申請案之發明或創作為整體判斷，亦非就申請專利範圍之每項請求項所載發明或創作整體為判斷，自屬違法。又原判決並未就證據1、2、3、5、7等先前技術對系爭案之技術內容是否有所教示、建議或提示動機，使熟習該項技術者能運用該先前技術所教示、建議之內容或提示之動機輕易完成等情加以說明，逕謂系爭專利申請專利案不具進步性，應有違背論理及經驗法則之違誤，另原審判決理由所認「結構特徵既然相同，故不論其原本的作動原理，其自然亦具有『可防止使用者的手被碰傷及意外碰觸的誤作動』之功效」等語，有認定事實不依證據之理由矛盾之違法云云，係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，殊非足採。
㈣再者，上訴人雖於原審判決後提出99年9月15日中國機械工程
學會專利有效性分析報告以及國立雲林科技大學於99年9月28日所為專利侵害鑑定中心之專利有效性鑑定，以證明本件原判決認定事實所憑之證據與經調查之卷證不符，主張原判決應屬與法有違云云。惟按行政訴訟法第138條規定：「行政法院得囑託普通法院或其他機關、學校、團體調查證據。」而「行政法院依第138條之規定，囑託機關、學校或團體陳述鑑定意見或審查之者，準用第160條及民事訴訟法第335條至第337條之規定。其鑑定書之說明，由該機關、學校或團體所指定之人為之。」此為同法第161條規定在案，另同法第162條規定：「行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該項學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。」而依同條第2、3項規定：「前項意見，於裁判前應告知當事人使為辯論。第一項陳述意見之人，準用鑑定人之規定。但不得令其具結。」是以行政法院固得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人陳述其法律意見或送請鑑定，但該意見必經由上開規定之程序始得列為證據方法之一。至於當事人自行送請相關學校、團體就專利要件表示意見，即私鑑定或私人徵詢從事該學術研究之人陳述其法律意見者，除非經雙方當事人同意願以之與行政法院送請鑑定同視，且行政法院審查確與公益無違者，基於程序經濟原則，應得於準用民事訴訟法第335條至第337條規定之法定程序，及就該鑑定於裁判前告知當事人使為辯論後，認係鑑定或徵詢從事該學術研究之人陳述其法律意見，而為證據方法之一，未合於上開要件者，縱該書面經當事人提出，將其內容為主張或記載於書狀者，亦僅係當事人陳述，而為法院斟酌全辯論意旨之資料之一而已。經查，上訴人於原審判決後提出99年9月15日中國機械工程學會專利有效性分析報告、及國立雲林科技大學於99年9月28日所為專利侵害鑑定中心之專利有效性鑑定，除其內容未經原審審酌，亦未於原審提示當事人為言詞辯論，自不得作為證據方法。惟其內容經記載於上訴理由狀㈡中，自應認為上訴理由之一，而非證據方法之鑑定或徵詢從事該學術研究之人陳述其法律意見者，經核上開報告內容無非就系爭案與引證案之專利要件比對事項作不同解釋，為見解之歧異，亦係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，均無可採。
㈤從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。
中華民國100年5月12日
最高行政法院第六庭
審判長法官黃合文
法官鄭忠仁法官劉介中法官帥嘉寶法官陳鴻斌以上正本證明與原本無異中華民國100年5月13日
書記官張雅琴