裁判字號：臺北高等行政法院95年訴字第4189號判決
裁判日期：民國96年11月15日
裁判案由：商標評定
臺北高等行政法院判決
95年度訴字第04189號原告鶴之龍企業股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 洪維煌 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同上訴訟代理人丙○○
參加人聖力達宗教用品興業有限公司代表人乙○○上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國95年9月29日經訴字第09506180000號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告前於民國91年10月24日以「大願」商標（下稱系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第4類之石臘油、礦物油、照明用油、蠟燭、燈心、液體燃料、黑油、黃油、潤滑油、太古油、內燃油、汽缸油、去漬油、循環油、皮帶油、鏈條油、基礎油、揮發油、防氧化油、淬火油等商品，被告申請註冊，經其審查，核准列為註冊第0000000號商標。適現行商標法於92年11月28日修正施行，依第91條第2項之規定：對於修正施行前註冊之商標，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。嗣參加人於93年7月26日以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第7、12、14款及現行商標法第23條第1項第12、13、14款之規定，對之申請評定，經被告審查，認系爭商標有違註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定，以95年
5月19日中台評字第930251號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第4類之商品，是否有違修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定，而應撤銷註冊？㈠原告主張之理由：
1.系爭商標未有違商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款規定規定之情事：
系爭商標註冊當時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之適用應以系爭商標申請註冊時，於同一或類似商品他人業有相同或近似之先使用商標存在為要件。而所謂之「他人」除應具備利害關係人，而此利害關係人則指主張其先使用商標或標章與系爭商標指定使用於同一或類似商品之相同或近似商標之專用權人及其授權使用人、代理商而言。
2.系爭商標與據以評定之註冊第766799號商標所指定使用之商品非屬同一或類似：
⑴本件系爭商標係指定使用於修正前商標法施行細則第49
條第4類之石蠟油..等商品，其與參加人據爭商標所指定使用之修正前商標法施行細則第49條第3類之線香...等商品相較，一為第4類，一為第3類，前者類似組群為0402、0103、040302、0405，後者則為0309、1604、2110，很明顯二者非屬同一或類似商品。再者，據爭第766799號商標所指定之商品係有作為安魂定魄用途之如「線香、香末、烏沉香、環香、沉香、神香、盤香，或精油類之沉香油、檀香油」等商品，其與系爭商標指定使用「石蠟油、礦物油、照明用油、蠟燭、燈心、液體燃料、黑油、黃油、潤滑油、太古油、內燃油、汽缸油、去漬油、循環油、皮帶油、鏈條油、基礎油、揮發油、防氧化油、淬火油」等商品，就其功能而論：石蠟油乃由原油提煉出來作為化粧品之用，像所謂石蠟即為凡士林；礦物油則作為殺菌用（即液態石蠟）；照明用油、蠟燭、燈心等其分別為石油產品作為燃燒照明用及作為吸附功用，亦可為汽車引擎用之液體燃料；及作為潤滑的黑油（如機油）、黃油、潤滑油；作為冷卻之太古油；作為引擎燃燒之內燃油；作為潤滑之汽缸油；作為除污之去漬油；抗磨損作用之循環油；或如其他提供機械工業防止聲響之皮帶油；及具良好附著性與潤滑作用之鏈條油；及作為基底之基礎油；或作為去污之揮發油；作為防氧化之防氧化油；及作為變化金屬材質具冷卻能力之淬火油。而依被告所編列之商品及服務近似檢索所分析，前者商品係屬第3大類之「洗衣用漂白劑及其他洗衣用物品；清潔、亮光、洗擦（去污）及研磨用製劑；肥皂；香水（香料）、香精油；化粧品；美髮水；潔齒劑。」其主要係包括清潔劑與盥洗劑等商品，至於本件商標所指定商品係屬第4大類之「工業用油及油脂；潤滑劑（油）；吸收、濕潤、凝聚灰塵用品；燃料（包括馬達用）及照明用油；照明用蠟燭、燈心。」其主要係包括工業用油及油脂、燃料及照明用油等商品，故依二商品觀之，其功能完全不同，就其材質及產製者更是迥異，依一般社會通念及市場交易情形，絕無產生混淆誤認之虞。
⑵原告為進一步查證是否有誤判該商品之所屬類別，係以
書函詢問被告，其詢問結果得知，原告所販售之商品確屬第4類，並未有與據爭商標指定使用之第3類商品構成近似，故被告所為處分及訴願決定機關所為之決定，皆因未經詳查而依個人獨斷之見解所為之違法違誤之判斷。
3.非因與該他人間其契約、地緣、業務往來或其他關係而知悉：
⑴依參加人所提出之證據觀之，其中有揭露有使用於環香
..等商品第3類、使用於「與本件無涉之商標」、使用於有關「商品說明之商標」、及與「本件無涉之他人使用於本件無涉之商標」..等，該等證據中，皆未標示有以先使用之日期。另其中之訂購單係屬不合邏輯之私文書，更無法證明訂購者及其簽名者即為原告，以及證據所附之專利申請資料，與是否有使用「大願」商標無涉。
⑵依評定理由書及訴願決定理由書中所提及菩提佛教文物
批發中心訂購商品之文件及該商品之型錄、代理商伯明公司於86年10月製作之商品型錄，內刊載有佛燈油－聖力達大願油實物照片等，予以判斷參加人有先使用本件商標之事實，惟查：
①參加人所檢附之菩提佛教文物批發中心訂購商品之文
件，係屬私文書，不但無法證實該文件內容及日期之屬實性，且該文件亦未指明收受訂購單對象為何者，自無法證明關係人即為商標先使用人。
②上開菩提佛教文物批發中心訂購商品之型錄並未印製
日期，且該等商品所使用皆與本件無涉之「聖力達」商標，故亦無法證明參加人即為商標先使用人。
③代理商伯明公司於86年10月製作之商品型錄，係僅能
證明與本件無涉之「聖力達」商標使用於大願油商品，故亦無法證明參加人即為商標先使用人。故依種種證據及原告進一步說明及分析，在在說明被告所稱參加人有先使用之依據來源皆與事實不符，且評定書及訴願決定書亦皆未針對有先使用之事實詳加說明，故該被告所為處分及訴願決定機關所為之決定，實令原告難以甘服。
⑶被告及訴願決定機關以原告曾對參加人據爭商標提出評
定申請及於原告搜索扣押大願油等商品之證明筆錄，即以一般經驗法則判斷其於系爭商標申請註冊前，有因商業往來或接觸相關資訊已知悉據爭商標之存在等說詞，亦未經詳查之錯誤判斷，原告針對此論述再次說明如下述：
①參加人於89年以錯誤條款而令刑警誤作之扣押，蓋依
當時商標法，雖參加人有核准商標，唯主張權利時仍須以「同一」或「類似」商品為前提，既然如前所述，參加人僅核准第3類之0309、1604、2110群組商品，其與原告使用之第4類商品無涉。
②參加人係濫用權利，破壞商業秩序致將原告之商品扣
押，造成原告之損失在先，且據爭第766799號商標之註冊似乎有違商標法其中之商品說明之嫌，故於90年以當時商標法第5條第1項之規定對參加人之據爭第766799號商標提起評定申請。
③該評定案件嗣經審查，被告以該商標非屬商品之說明
，而為評定不成立之處分，原告始警覺為使業經原告長期使用並原誤以為其為商品說明之「大願」商標，使用於第4類之商品給予最完善之保護，以避免他人搶先註冊，始進行註冊申請。
⑷由上所述，其一，參加人所提之證據資料，並無法證明
據爭商標有先使用於指定相同或類似商品之事實；其二，原告係早於申請日前即有大量使用該商標之事實；其三，參加人係因見該行銷通路順暢，故欲破壞商業秩序，以不當手法濫用其權利，於89年對原告商品提出扣押申請，原告難服，始有對據爭第766799號商標提起評定之情事，故是以參加人濫用權利在先，原告始提起評定在後。
4.有關當時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定，其立法意旨在於：除以兩造商標應以系爭商標申請註冊時，於同一或類似商品他人業有相同或近似之先使用商標存在為要件，尚需申請人因與他人間有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，申請人復未得該他人同意，搶先申請註冊始有適用。其構成要件之解析，為兩造間均未註冊相同或相近商標並同時有業務合作或其他關係前提下，因先使用商標者被有業務關係或其他關係知悉者惡意「搶先註冊」始有該款之適用；但於今日實際個案中：其一、據爭商標早已86年7月16日註冊完畢，而系爭商標於92年10月15日始予以註冊；其二、所提出之任一使用證據，皆不足以證明該商標有先使用相同或類似商品之事實，故何來搶先註冊之問題。
5.對於申請系爭商標前就已經知悉據爭商標不爭執。對於兩造商標構成近似不爭執。
6.參加人於評定時所提出的資料無法看出私文書對外發行的相關資料，是否可信值得懷疑。且大願油為商品名稱，並非將「大願」作為商標的使用。
㈡被告主張之理由：
1.修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之立法目的無非要禁止抄襲他人先行使用之商標以申請註冊，故知悉他人商標存在之原因，並不以具有契約、地緣、業務往來之關係為限，如確因其他事實上之關係，而知悉他人先已存在之商標，亦屬之。如兩造商標所使用之商品同一或類似，關聯性非常密切，其商標使用主體具有同業關係，依經驗法則足以認定商標申請人因此知悉他人先使用於同一商品或類似商品之商標存在，亦有前揭條款之適用（最高行政法院91年判字第2221號判決意旨、本院91年訴字第4795號判決意旨參照）。
2.系爭商標圖樣與參加人據爭商標圖樣相較，二者均有相同中文「大願」二字，二造商標無論在讀音及觀念上均構成近似，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源，應屬構成近似之商標。且系爭商標所指定使用之「照明用油」，與據爭商標指定使用之燈油商品，二者之用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，在用途、功能、產製者等因素上具有共同或關聯之處，兩造商標所指定使用之商品間存在相當程度之類似關係。
3.本件依參加人所提出之86年間相關商品型錄、據爭商標商品之簽收單、廣告資料等影本證據資料觀之，參加人於86年起即有以據爭「大願」商標使用於燈油等商品上販售之事實。從該等證據資料可知據爭商標最早使用之日期，顯然早於系爭商標91年10月24日申請註冊之日期。又原告固否認前述86年間據爭商標商品簽收單為其所簽，然佐以其曾對參加人所有據爭商標提出評定申請及二造係屬競爭同業，依一般經驗法則判斷，應足以認定其於系爭商標申請註冊前，有因商業往來或接觸相關資訊已知悉據爭商標之存在。因此，衡諸參加人以「大願」作為燈油等商品之標誌，有其獨創性，而系爭商標與之均有相同中文「大願」，且二者為競爭同業等情，從而原告遲於其後始以相同之中文作為系爭商標申請註冊，依其證據資料及斟酌經驗法則，實難諉為巧合。是以，顯有知悉據爭商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。故原告未徵得參加人同意，以系爭商標申請註冊，指定使用於照明用油等類似商品，自有前揭修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款規定之適用。又本件系爭商標既應依上開規定撤銷其註冊，則其是否尚有違修正前商標法第37條第7、12款及現行商標法第23條第1項第12、13款之規定，自無庸審究。
4.本件係以實際使用於燈油商品的據爭商標為評定。參加人實際使用「大願」商標於燈油商品上，有庭呈另案第766799號商標（即據爭商標）評定案（中台評字第H00000000號評定案）參加人答辯時提出的證據資料可證，庭呈該案評定卷資料作為據爭商標有實際使用於燈油的証據資料。
燈油商品與系爭商標指定使用的照明用油同樣屬於第4類。
理由
一、按評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定，為現行商標法第52條所明定。本件系爭商標係於92年11月16日公告註冊，則系爭商標之註冊有無違法事由，應依註冊時即91年5月29日公布施行之商標法。次按，「對本法中華民國92年4月29日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」商標法第91條第
2項規亦有明文。系爭商標係於92年11月28日修正施行前註冊，系爭商標所涉註冊時商標法第37條第7、12、14款部分，業於92年11月28日修正施行為商標法第23條第1項第12、
13、14款規定，於修正施行前後法條規定均為違法事由，均先敘明。再按，商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得申請註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，分別為修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款本文所明定。而該款之立法目的在禁止抄襲他人先使用之商標而搶先申請註冊，故知悉他人商標存在之原因，並不以具有契約、地緣、業務往來之關係為限，如確因其他事實上之關係，而知悉他人先已存在之商標，自亦屬之。如兩造商標所使用之商品同一或類似，具有高度關聯性，其商標使用主體具有同業關係，依經驗法則足以認定商標申請人因此知悉他人先使用於同一商品或類似商品之商標存在，亦有前揭條款之適用（最高行政法院91年判字第2221號判決、本院91年訴字第4795號判決意旨參照）。
二、經查，參加人據爭商標有二，其中註冊第766799號「大願」商標，固如原告所稱係指定使用於「線香、香末、...、沈香油、檀香油」等商品，與系爭商標所指定使用之「石臘油、礦物油、...」等商品，非屬同一或類似商品，尚難執為本件有首揭法條規定適用之論據。惟參加人所提另一實際使用於「燈油」商品之「大願」商標圖樣（如評定卷附件2型錄），與系爭商標圖樣相較，二者均有相同之中文「大願」二字，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，應屬構成近似之商標。又系爭商標所指定使用之「石臘油、照明用油」等商品，與該實際使用之據爭商標依該型錄顯示係使用於「燈油」商品，二者之用途、功能、產製者、行銷管道及消費者等因素上均具有共同或關聯之處，應屬同一或類似商品。原告雖主張依參加人所提出之證據觀之，參加人所提出菩提佛教文物批發中心訂購商品之文件，係屬私文書，不但無法證實該文件內容及日期之屬實性，且該文件亦未指明收受訂購單對象為何者，自無法證明關係人即為商標先使用人。上開菩提佛教文物批發中心訂購商品之型錄並未印製日期，且該等商品所使用皆與本件無涉之「聖力達」商標，故亦無法證明參加人即為商標先使用人。代理商伯明公司於86年10月製作之商品型錄，係僅能證明與本件無涉之「聖力達」商標使用於大願油商品，故亦無法證明參加人即為商標先使用人等等。
三、但查，依參加人於評定申請時所提出之附件5即被告91年2月18日(91)智商0350字第910010815號中台評字第9000069號商標評定書，以及被告於本院審理時所提出該商標評定案卷顯示，原告於90年1月12日在該案所提出之評定申請書，其主張據爭第766799號大願商標有違當時商標法第37條第10款事由，所提出之證物2，即係參加人所製「大願酥油」之產品標示，且於評定書申請書及90年5月10日之釋明狀均主張係參加人所生產。再依參加人於該評定案90年3月28日所提出評定答辯理由狀所附之附件包括86年10月刊載與中國大陸廈門伯明公司所印製之商品型錄影本一份、參加人實際使用據爭「大願」商標於燈油之包裝盒及型錄，核與參加人於本件所提附件2、附件3之型錄相符，堪認參加人於系爭商標91年10月24日申請註冊前即已使用據爭「大願」商標於燈油之商品，且原告申請註冊前亦確已知悉參加人以據爭「大願」商標使用於燈油之事實。又依前揭原告於90年1月12日所提出據爭第766799號大願商標評定案之證物2係標示「大願酥油」，除其產品係指酥油外，可見已將「大願」2字作為產製來源之標識，而參加人型錄亦標示「大願油」專用燈具系列。足證「大願」2字參加人並非僅作為產品名稱而已，其已作為標識產製來源之商標使用，亦可以認定。原告主張參加人所提之證據資料，並無法證明據爭「大願」商標有先使用於指定相同或類似商品，且大願油為商品名稱，並非將「大願」作為商標的使用部分，非屬可採。
四、從而被告以系爭商標有違註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定，而為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。另系爭商標既應依上開規定撤銷其註冊，則其是否尚有違修正前商標法第37條第7、12款及現行商標法第23條第1項第12、13款之規定，即毋庸再予審究，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國96年11月15日
第四庭審判長法官陳國成
法官陳秀媖法官李玉卿上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國96年11月15日
書記官王英傑