臺北高等行政法院96年度訴字第4159號判決

裁判字號：臺北高等行政法院96年訴字第4159號判決

裁判日期：民國97年04月30日

裁判案由：發明專利舉發

臺北高等行政法院判決
96年度訴字第4159號原告財團法人工業技術研究院代表人甲○○訴訟代理人乙○○被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）訴訟代理人丁○○
戊○○
參加人丙○○上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國96年10月18日經訴字第09606075260號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：緣原告前於民國92年10月16日以「定扭力套筒」向被告申請發明專利，經於93年7月1日編為第00000000號審查准予專利，並經公告後發給發明第I220121號專利證書（下稱系爭案）。嗣參加人丙○○於94年9月9日以其違反專利法第22條第4項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於96年3月23日以（96）智專三（三）05056字第0962017016
0號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明求為判決：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人之聲明：參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違反專利法第22條第4項之規定，而應予撤銷專利權？㈠原告主張之理由：
⒈原處分違反行政程序法規定：
行政程序法第1條揭櫫立法意旨「為使行政遵循公正、公開與民主之程序，確保依法行政之原則，以保障人民權益，提高行政效能，增進人民對行政之信賴」，因此行政程序應公正、公開、透明化。倘行政程序不公正、不公開、不透明，將損及行政決定的正確性，並損及人民權益。
①原處分違反說明理由義務：
⑴行政程序法第43條規定：「行政機關為處分或其他行
政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」參加人既稱系爭案申請專利範圍第2項、第3項、第4項、第8項為習知結構，應附具習知結構之證據以證明其主張，而不能出於推測臆斷，空言指摘。參加人對於其主張事實並未舉證，原處分逕採其主張為真實，並未斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，違反說明理由義務，即屬理由不備之違法；此外，原處分於「證據2和4組合」爭點直接援用「證據4」爭點之結論，並未說明理由，於「證據2和4組合」爭點即構成理由不備，違反前揭行政程序法規定，自無可維持。
⑵再者，原告於舉發答辯理由書明確說明系爭案為一種
起子本體外操作之「套筒單體」，而可適用於不同之起子，即使是非電子式扭力工具，亦可經由系爭案以最佳扭力鎖緊螺絲（螺帽），證據4為一種本身可調整扭力之「起子」，兩者不僅在結構上亦有相當大之差異，在使用範圍更是大相逕庭。但原處分對於舉發答辯理由書無隻字片語提及，對於舉發答辯理由書之主張為何不可採未說明理由，並未一律注意對於原告有利之事項，原處分機關恣意率斷，不僅使舉發答辯制度形同虛設，亦違反行政程序法規定，自應予撤銷。
②未對當事人有利及不利之事項一律注意：
⑴行政程序法第9條規定：「行政機關就該管行政程序
，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」，本院95年度訴字第02822號判決揭示：「按關於專利舉發，目前專利法規定係採當事人進行主義；有關舉發系爭案違反專利法之事實及證明之義務，均應由參加人負擔，專利專責機關僅得就參加人於舉發程序中所主張之理由及證據而為審查，其未經參加人提起舉發之事項，尚不得依職權逕予審查，並作成舉發審定之餘地。」⑵專利審查基準規定舉發審查採「處分權主義」，被告
調查證據仍應在爭點範圍內，訴願答辯理由二謂：「且縱使專利權人答辯內容未齊備或充足亦非『舉發成立』之構成要件，即其並未構成法律上審查之弱勢，換言之，舉發審查時仍依職權予以調查，因此不受當事人主張之拘束，而對於當事人利與不利事項一律注意」，被告空言一律注意，卻自行創造參加人所未主張的新爭點，違反前揭「處分權主義」「當事人所未主張之爭點即不應予審查」等原則，違反行政程序法規定，自應予撤銷。
③未給予原告陳述意見機會：
行政程序法第102條：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。」行政程序法第102條保障處分相對人之陳述意見機會，而專利法第69條保障被參加人之答辯機會，原處分機關自行創造參加人所未主張的新爭點，並未給予原告適當之陳述意見及答辯機會，原告即處於舉發審查之弱勢地位，如此輕忽原告權益，剝奪原告的陳述意見機會，違反行政程序法規定。
④原處分之更正違法：
⑴行政訴訟答辯書理由三謂：「故由舉發理由書第3頁
和第5、6頁兩段內容組合可知實質比對之技術內容，舉發人係於舉發理由書有主張：證據2和證據3、證據2和證據4組合使系爭專利申請專利範圍第5至7項不具進步性，故舉發理由就證據組合之主張意思甚明」（訴願答辯書理由一亦同），可知原處分恣意組合分屬不同爭點之理由，自行創造舉發人所未主張的新爭點。
⑵另外，即使依前述原處分之理由（三）認定舉發理由
之主張。原處分之審查結果認為單獨證據4即可使系爭案申請專利範圍全部請求項不具進步性，並稱證據
2和4組合亦可使系爭案申請專利範圍全部請求項不具進步性（原處分之理由（六）參照），同樣超出爭點範圍。由於原處分之舉發審查超出參加人主張之爭點範圍，將參加人所未主張事實認作已主張，構成「認作主張事實」之違法，亦剝奪原告的陳述意見機會，違反行政程序法第102條規定。
⑶原告並未被告知舉發理由書以外爭點已納入舉發審查
，當然無從對舉發理由書以外爭點陳述意見。行政訴訟答辯書理由一謂：「查舉發階段被告曾函請原告對舉發理由表示意見，故非如原告所未給予意見陳述之機會」，僅以形式上曾發函通知原告答辯即主張合法，未實質保障原告之行政程序權，其答辯理由殊不足採。本院91年度訴字第1156號判決揭示：「該部分並非原告異議理由所主張之證據資料，則被告以其取代原告主張之證據資料而為審查，亦有認作主張事實之違法。」⒉訴願決定違反行政程序法規定：
①被告於96年8月31日以（96）智專三（三）05056字第
09620491780號函指稱原處分理由（六）倒數第3行之「……當然證據2和4組合……」為「……當然證據2和4組合亦可證明系爭案申請專利範圍第5至7項不具進步性……」之漏繕。
②如前所述，原處分於「證據2和4組合」違反舉發審查之「爭點主義」且理由不備，無論是否漏繕，均屬違法。
被告所主張「漏繕」應指繕打缺漏，由比對系爭案之卷宗所存「審查意見表」「審定書稿」與原處分「審定書」之異同即可知是否屬實。原告依訴願法第67條第2項規定聲請調查證據，敬請訴願機關調查原處分有無被告所主張之漏繕情事，然訴願機關對於原告聲請調查證據任意忽略不理，既未調查證據，亦未說明未調查證據之理由，即屬理由不備之違法，不僅違反行政程序法第9條與第43條之規定，同時違反訴願法第67條第2項規定，嚴重侵害原告權益。
③訴願決定已認定原處分多處違法不當：「而審諸原處分
理由書（四）（五）（六），除針對關係人（即參加人）主張系爭專利申請專利範圍第3項及第4項附屬項為習知結構進行審查外，復另就關係人並未主張證據2、證據3分別足以證明第3項及第4項附屬項不具進步性部分進行審查，已超出關係人主張之範疇，應有未妥。
」（訴願決定第10頁第22行至第11頁第2行參照）；「足見原處分並未針對關係人主張第2項及第8項附屬項為習知結構乙節進行審查，反而另就關係人並未主張證據2、證據3及證據4分別可證明第2項及第8項附屬項不具進步性部分審查，應有疏略。」（訴願決定第12頁第2至6行參照）；「其中除論究『證據2不足以證明第5項至第7項附屬項不具進步性』部分係依關係人提起舉發之範圍審查外，餘均非原舉發理由之主張事項，亦有疏略。」（訴願決定第13頁第3至6行參照）訴願法第79條第1項規定：「訴願無理由者，受理訴願機關應以決定駁回之。」，同條第2項規定：「原行政處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，應以訴願為無理由。」訴願決定既認定原處分所憑理由有多處不當，卻依訴願法第79條第1項規定駁回訴願，其適用法律顯有違誤。
⒊原處分違反專利審查基準規定：
①專利審查基準之法律效力：
⑴審查基準之設置目的在於追求公正且效率的專利審查
，使審查人員於專利審查程序有標準得以依循執行，申請人與專利工作者有標準得以保障權益。專利審查基準，係專利專責機關所公布，用以規範審查人員進行專利審查的一般、抽象規定，其法律性質屬於行政規則中的裁量基準（行政程序法第159條參照）。有效下達之行政規則，具有拘束訂定機關、下級機關及屬官之效力（行政程序法第161條參照）。行政機關對於具體案件，基於「行政自我拘束原則」與「平等原則」，若無合法的實質理由即須遵循行政規則所生之行政慣例，因此具有對外效力（行政程序法第161條立法理由參照）。
⑵最高行政法院73年度判字第695號判決要旨：「專利
審查標準無論程序或實體均應一致，以求公平。」；本院91年度訴字第4888號判決揭示：「故專利審查基準，雖係專利主管機關為協助所屬公務員統一解釋法令、認定事實及行使裁量權，而訂頒之解釋性規定及裁量基準，但經由行政自我拘束原則及平等原則，已發生對外規範效力，被告於個案審查時，對其是否符合專利權要件之判斷方法或程序，違反專利審查基準所規定者，即屬違法。」；本院92年度訴字第628號判決揭示：「『專利審查基準』之規定，如屬對規範之解釋性而具有對外效力者，一旦違背此類行政規則，即可能會影響其對外行為之效力，換言之，其據以作成之行政處分便有違法之原因。」。經查，被告所作原處分多處違反被告所公布之專利審查基準，顯然違法。
②原處分構成認作主張事實之違法：
⑴依據「專利審查基準」規定：「在處分權之架構下，
舉發之審查應先釐清爭點。...嗣後舉發程序中之處理及審查，應就所整理之爭點為之。……（1）依參加人所述之舉發理由，其主張之申請專利範圍請求項、專利要件、舉發證據，以決定爭點範圍。……（4）證據之不同組合，形成不同的待證事實，構成不同之爭點。例如以證據A與B之組合主張系爭案不具進步性；以及以證據A、B、C之組合主張系爭案不具進步性，此兩種主張為不同之爭點。」（5-1-18頁參照）。
⑵被告於訴願答辯理由四謂：「另段在證明系爭案申請
專利範圍第2至4和第8項不具進步性時所提及之習知技術，其本就指或涵蓋證據4。」，對參加人所主張之習知技術任意臆測，自行創造參加人所未主張的新爭點，業已構成認作主張事實之違法。
⑶訴願決定五（三）略謂：「本件原處分機關固有前述
（二）2、3、4未針對關係人主張系爭案申請範圍第2項及第8項附屬項為習知結構進行審查，及就關係人並未主張證據2、證據3分別足以證明第3項及第4項附屬項不具進步性；證據2、證據3及證據4分別足以證明第2項及第8項附屬項不具進步性；證據3、證據4、證據2組合證據3、證據2組合證據4分別足以證明第5項至第7項附屬項不具進步性部分進行審查等不妥適之處。」等語（第13頁參照），顯然訴願機關認原處分已構成認作主張事實之違法，無庸置疑；原處分瑕疵重大且外觀明顯，應依法撤銷。
⑷行政訴訟答辯書理由三謂：「故由舉發理由書第3頁
和第5、6頁兩段內容組合可知實質比對之技術內容，舉發人係於舉發理由書有主張：證據2和證據3、證據2和證據4組合使系爭專利申請專利範圍第5至
7項不具進步性，故舉發理由就證據組合之主張意思甚明」（訴願答辯書理由一亦同），可知原處分恣意組合分屬不同爭點之理由，自行創造舉發人所未主張的新爭點。另外，即使依前述原處分之理由（三）認定舉發理由之主張。原處分之審查結果認為單獨證據
4即可使系爭案申請專利範圍全部請求項不具進步性，並稱證據2和4組合亦可使系爭案申請專利範圍全部請求項不具進步性（原處分之理由（六）參照），同樣超出爭點範圍。由於原處分之舉發審查超出參加人主張之爭點範圍，將參加人所未主張事實認作已主張，構成「認作主張事實」之違法，亦剝奪原告的陳述意見機會，違反行政程序法第102條規定。原告並未被告知舉發理由書以外爭點已納入舉發審查，當然無從對舉發理由書以外爭點陳述意見。行政訴訟答辯書理由一謂：「查舉發階段被告曾函請原告對舉發理由表示意見，故非如原告所未給予意見陳述之機會」，僅以形式上曾發函通知原告答辯即主張合法，未實質保障原告之行政程序權，其答辯理由殊不足採。本院91年度訴字第1156號判決揭示：「該部分並非原告異議理由所主張之證據資料，則被告以其取代原告主張之證據資料而為審查，亦有認作主張事實之違法。」③原處分違反舉證責任之規定：
⑴依據「專利審查基準」規定：「證據謂於舉發案上，
為使專利專責機關於審查時認定舉發當事人主張事實之真偽，一切資料之總稱。而有關舉證責任之分配、證據方法、調查證據、證據力等事項，民事訴訟法、行政訴訟法、訴願法及行政程序法皆有相關規定，基本上，對於舉發案之審查，類推適用以上相關規定。」（5-1-31頁參照），「當事人對其主張固負有舉證之責，但並非對其主張之事實，全部皆須負舉證之責，此即為舉證責任之例外，包括：（1）顯著或已知之事實，即公知之事實，例如年代、季節、月、日、社會發生之重大事故等。」（5-1-32頁參照）⑵參加人既稱系爭案申請專利範圍第2項、第3項、第
4項、第8項為習知結構，卻對於其主張事實並未舉證，其主張事實並非公知之事實，豈可免負舉證之責，然原處分在參加人未舉證的情況下逕採其主張為真實，違反專利審查基準之規定。
⒋訴願決定違反專利審查基準之規定：
①依據「專利審查基準」規定：「經審查，僅部分請求項
違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式。」（第5-1-45頁參照）②訴願決定認原處分已構成認作主張事實之違法，系爭案
並不會構成全部請求項違反專利法之規定而致舉發成立，因此，被告應先依職權通知原告申復或更正說明書或圖式，然訴願決定卻認為原處分認作主張事實之違法對舉發成立之結果並無影響，關於前述專利審查基準之規定均付之闕如，顯屬率斷，瑕疵重大且外觀明顯，應依法撤銷。
⒌系爭案符合進步性規定：
①申請專利範圍第1項：
申請專利範圍第1項記載：「一種定扭力套筒，包括：
一襯套，其具有一內孔，該內孔端面設有一圈棘齒；一棘齒輪，其容置於該內孔內部，該棘齒輪內部形成有一可用以接合扭力工具之接孔，該棘齒輪一端設有另一圈棘齒，該棘齒輪之棘齒係與該襯套之棘齒嚙合；以及一彈性元件，其一端係頂抵該棘齒輪；以及一螺帽，其螺接於該襯套，該彈性元件另一端並頂抵該螺帽，可利用螺帽鎖入襯套之深淺，壓縮彈性元件使彈性元件變形而產生壓力，達到預設之扭力。」本項至少有3點與證據
4不同：⑴本項係有關於一種「定扭力套筒」，尤指一種作為扭
力工具（如扳手或氣動槍）與固定物體（如螺帽或螺絲）間之一種介面與橋樑，在使用上可以達到扭力控制及預知功效之定扭力套筒（專利說明書第5頁），因此在使用上並不受限是否需要搭配電子式扭力工具（如電子式扳手），就可以達到扭力控制及預知的功效（專利說明書第9頁）；而證據4係提供一種「可調扭力螺絲起子」，特別是指螺絲起子於上緊螺絲之施力動作中，其對於螺絲旋轉所施予之扭力，可由起子本身所設定之扭力值而正確獲得者（證據4專利說明書第2頁）；二者技術領域不同。
⑵本項之襯套具有一內孔，並於內孔「端面」設有一圈
棘齒；而證據4之握把為中空，底部具二螺孔，得以螺絲鎖固一固定塊作為開口之封閉，固定塊上緣面之緣邊形成環狀平齒面；二者技術手段不同。
⑶本項之襯套可固定於不同尺寸的螺絲（螺帽）上，棘
齒輪內部之接孔可接合扭力工具，達到扭力控制而避免施力過度；而證據4之扭桿頂端插孔內插置起子頭而對螺絲工作物施加扭力；二者技術效果不同。
⑷被告所公布之「專利審查基準」規定：「相關先前技
術與申請專利之發明通常必須屬於相同或相關的技術領域。」（第2-3-22頁第12行至第13行參照），然而，系爭案為一種起子本體外操作之「套筒單體」，而非證據4之一種「起子」，不僅技術領域不同，且二者所使用之技術手段不同，達成之技術效果亦不同，此技術領域、技術手段以及技術效果的差異，並非發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，因此本項具有進步性。
②申請專利範圍第2項：
⑴「專利審查基準」規定：「獨立項之發明具進步性時
，其附屬項當然具進步性。獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項審查。」（第2-3-29頁參照）⑵申請專利範圍第2項附屬於第1項，第1項具有進步
性，第2項當然具有進步性。申請專利範圍第2項所增加技術特徵為：「其中該襯套一端形成有一套孔。」。如說明書第8頁第11行至第13行所記載：「襯套10端之套孔11可固定在不同尺寸的螺絲（螺帽）上，棘齒輪20之接孔21亦製造出與扭力工具接合之尺寸與形狀。」，系爭案的「套孔（11）」係固定在不同尺寸的螺絲（螺帽）上。
⑶證據4並無相同或類似套孔的元件。原處分之理由（
六）以證據4的「插孔（33）」對應於系爭案的「接孔（21）」，又以「插孔（33）」對應於系爭案的「套孔（11）」，其說辭前後矛盾。
⑷況且證據4的說明書第5頁第9行至第11行記載：「
當扭桿（30）其頂端插孔（33）內插置起子頭（未繪）而對螺絲工作物（未繪）施加扭力時，...」，插孔（33）顯然用於插置起子頭，與固定在不同尺寸的螺絲（螺帽）上無關，原處分所謂「該襯套（10）一端形成有一套孔（11），其與證據4棘齒輪（31）一端延伸出襯管（10）有一接孔（33）意義相同」其認定事實有誤。
⑸證據4未揭露或教示用以固定在不同尺寸的螺絲（螺
帽）上的套孔，此差異並非發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，因此本項具有進步性。
③申請專利範圍第3至4項：
⑴申請專利範圍第3至4項附屬於第1項，第1項具有進步性，第3至4項當然具有進步性。
⑵申請專利範圍第3項所增加技術特徵為：「其中該襯
套及該棘齒輪之棘齒齒形係一邊為第一斜角邊，一邊為第二斜角邊，該二斜角邊具有不同的斜度。」⑶申請專利範圍第4項所增加技術特徵為：「其中該襯
套及該棘齒輪之棘齒齒形係一邊為斜角邊、一邊為直角邊。」證據4未揭露或教示襯套及棘齒輪之棘齒齒形具有不同的斜度之二斜角邊，此差異並非發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，因此本項具有進步性。
④申請專利範圍第5至8項：
⑴申請專利範圍第5至8項附屬於第1項，第1項具有進步性，第5至8項當然具有進步性。
⑵申請專利範圍第7項所增加技術特徵為：「其中該螺
帽鎖入襯套達到預設之扭力後仍可活動調整。」⑶申請專利範圍第8項所增加技術特徵為：「其中該螺
帽鎖入襯套達到預設之扭力後即予以固定。」⑷證據4未揭露或教示螺帽鎖入襯套達到預設之扭力後
可繼續活動調整或予以固定，此差異並非發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，因此本項具有進步性。
㈡被告主張之理由：
⒈起訴理由⒈之①訴稱：「原處分違反說明理由義務」等云
云，惟查被告舉發審定書理由部分共有4頁之多，其中第
2頁理由（四）至第5頁理由（六）將系爭專利與證據之間異同均依論理及經驗法則作詳細完整的比對，且原處分已合法送達兩造當事人，故無違反行政程序法第43條「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人」之規定；原告另稱：「舉發人既稱系爭專利申請專利範圍第2項、第3項、第4項、第8項為習知結構，應附具習知結構之證據以證明其主張」等云云；然查參加人所附習知之證據4中確實已揭示附屬項之技術內容，因此被告審酌參加人全部陳述，並依爭點事實審查後予以舉發成立，詳細成立之理由參見舉發審定書第4頁理由（六）。原告再稱：「原處分於『證據2和4組合』爭點直接援用『證據4』爭點之結論，並未說明理由，於『證據2和4組合』爭點即構成理由不備」等云云；惟查舉發審定書第5頁理由（六）倒數第2行已指出：「既單獨證據4即可證明系爭專利申請專利範圍不具進步性，當然證據2和4組合亦可證明系爭專利申請專利範圍不具進步性」，從邏輯即可知，無須另作說明之必要，並無理由不備之情事。起訴理由⒈之②訴稱：「未對當事人有利及不利之事項一律注意」等云云，查舉發理由書第2頁理由
（四）和第3頁理由（五）為對原告有利之結論，另第4頁理由（六）為對原告不利之結論，故原處分已踐行行政程序法第9條相關之規定，現原告僅以結果非如己所願，或答辯理由未為被告所採，逕自認原處分違反一律注意之原則，殊不足採。原告另再稱：「未經舉發人提起舉發之事項，尚不得依職權逕予審查，並作成舉發審定之餘地」等云云；如前所述，舉發人已具體指明系爭專利為習知結構，且檢附相關習知技藝之證據，被告據此爭點作證據內技術內容之審查，並無訴外裁判，故原告理由不可採。起訴理由⒈之③訴稱：「未給予原告陳述意見機會」等云云，查舉發階段被告曾函請原告對舉發理由表示意見（詳請參見訴願答辯理由二所述），故非如原告所稱未給予意見陳述之機會。
⒉起訴理由⒉訴稱：「訴願決定違反行政程序法規定」等云
云；惟查原告所指之漏繕部分，僅缺幾個字，其在邏輯上可直接無歧異推知，因舉發理由書第2頁理由（三）倒數第3行早已陳述該爭點，最終當然須踐行所有爭點之審查。再者，原告於訴願階段均未對此漏繕文字有否文義解釋不清之質疑，更顯示漏繕文字並不會造成整份舉發理由書解讀上的困難，況被告亦於訴願作成決定之前已主動發函補正。
⒊起訴理由⒊稱：「被告於訴願答辯理由四謂：『另段在證
明系爭專利申請專利範圍第2至4項和第8項不具進步性時所提及之習知技術，其本就指或涵蓋證據4』，對舉發人所主張之習知技術任意臆測，自行創造舉發人所未主張的新爭點，業已構成認作主張事實之違法」等云云；經查證據4其公告日為73年4月16日早於系爭案申請日92年10月16日，且證據4亦為參加人主動提出，另查舉發理由書第3頁理由四主張：依證據2、3或4可證明系爭案申請專利範圍第1項（獨立項）不具進步性，現系爭案申請專利範圍第5至7項均依附於第1項，另於舉發理由書第5頁倒數第6行至第6頁第7行係針對系爭案申請專利範圍第5至7項各項「進一步界定內容」的部分可見於證據2，故由舉發理由書第3頁和第5、6頁兩段理由組合可知實質比對之技術內容，參加人係於舉發理由書有主張：證據2和證據3、證據2和證據4組合使系爭案申請專利範圍第5至7項不具進步性，故舉發理由就證據組合之主張意思甚明。
⒋起訴理由⒋訴稱：「訴願決定違反專利審查基準之規定，
依據『專利審查基準』規定：『經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式』」等云云，惟查舉發審定書第4頁理由（六）係屬系爭案「全部」請求項違反專利法之規定而致舉發成立，自不能適用原告前揭之專利審查基準，無須職權通知專利權人申復或更正，故原告理由不可採。
⒌起訴理由⒌稱：「系爭專利符合進步性規定」等云云，在
被告舉發審定書第4頁理由（六）早已詳細審究，請參見該段理由茲不贅述。
理由
一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第21條暨第22條第1項之規定申請取得發明專利。惟如發明「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第22條第4項所明定。
二、本件系爭案，依其專利說明書之記載，其申請專利範圍其中第1項為獨立項，其餘第2項至第8項則為附屬項：
1.一種定扭力套筒，包括：一襯套，其具有一內孔，該內孔端面設有一圈棘齒；一棘齒輪，其容置於該內孔內部，該棘齒輪內部形成有一可用以接合扭力工具之接孔，該棘齒輪一端設有另一圈棘齒，該棘齒輪之棘齒係與該襯套之棘齒嚙合；以及一彈性元件，其一端係頂抵該棘齒輪；以及一螺帽，其螺接於該襯套，該彈性元件另一端並頂抵該螺帽，可利用螺帽鎖入襯套之深淺，壓縮彈性元件使彈性元件變形而產生壓力，達到預設之扭力。
2.如申請專利範圍第1項所述之定扭力套筒，其中該襯套一端形成有一套孔。
3.如申請專利範圍第1項所述之定扭力套筒，其中該襯套及該棘齒輪之棘齒齒形係一邊為第一斜角邊，一邊為第二斜角邊，該二斜角邊具有不同的斜度。
4.如申請專利範圍第1項所述之定扭力套筒，其中該襯套及該棘齒輪之棘齒齒形係一邊為斜角邊、一邊為直角邊。
5.如申請專利範圍第1項所述之定扭力套筒，其中該彈性元件係為彈簧。
6.如申請專利範圍第1項所述之定扭力套筒，其中該螺帽外壁設有外螺紋，該襯套之內孔內壁近外端處設有相對應的內螺紋，該螺帽係以外螺紋螺接於襯套之內螺紋。
7.如申請專利範圍第1項所述之定扭力套筒，其中該螺帽鎖入襯套達到預設之扭力後仍可活動調整。
8.如申請專利範圍第1項所述之定扭力套筒，其中該螺帽鎖入襯套達到預設之扭力後即予以固定。
三、引證案證據4為73年4月16日公告之本國第0000000號「可調扭力螺絲起子」，1、其係指包括：一握把，內部為中空，底部具二螺孔，得以螺絲鎖固一固定塊做為開口之封閉。上端具扭力值刻度，標示調壓桿旋動之扭桿扭力值；一固定塊，二側具螺孔，得鎖固並封閉於握把底部，其上緣面之緣邊，形成環狀平齒面；一扭桿，桿端形成起子頭插孔，底部形成一突出部，突出部底面之緣邊具與固定塊同型之環狀平齒；一調壓桿，底部亦具一突出部，突出部上方桿徑具螺紋，可與握把中空孔徑之頸部位置螺紋嚙合，而可在該頸部上旋動昇降；一彈簧，套於扭桿徑上，而抵於調壓桿與扭桿二突出部相對面間，形成對扭桿突出部之抵緊壓力；上述扭桿底面之環狀平齒面係與固定塊上緣面之環狀平齒面呈同形設計，而在裝置上係使二平齒面受彈簧壓力而相互抵緊嚙合為其特徵者。2、依據申請專利部分第1項所述之螺絲起子，其彈簧抵於調壓桿與扭桿相對之出部間，係可隨調壓桿之昇降旋動，產生對扭桿與固定塊相對平齒面之不同抵緊壓力，形成扭桿對工作物之可調整扭力為其特徵者。
四、依證據4所揭示之技術內容，系爭案申請專利範圍第1項與證據4均有相同之襯套、內孔、棘齒、棘齒輪、彈性元件、接孔和螺帽等構件，此由證據4之第2圖與系爭案第2圖中可比對出，亦即系爭案與證據4均分別標示為襯套（10、10）、棘齒（13、22，23、32）、棘齒輪（20、31）、彈性元件（30、40）、螺帽（40、51）；系爭案之內孔（12），證據
4雖未標示，惟其有一容置空間可相對應系爭案之內孔；系爭案之接孔（21），可對應出證據4延伸出來之接孔。由上開比較可知兩案所使用的構件相同，且在空間之連結關係類似，依序為可調整深度之螺帽、彈性元件、棘齒輪和棘齒等順序，又兩者目的和功用相同，均是可調扭力之手工具，皆靠螺帽鎖入襯套之深淺，以壓縮彈性元件使彈性元件變形而產生壓力，達到預設之扭力，其跳脫扭力係可依情況之需要隨時調整，故系爭案申請專利範圍第1項獨立項為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之證據4所能輕易完成，證據4可證明系爭案申請專利範圍第1項獨立項不具進步性。
五、原告雖主張系爭案係套筒，證據4則為可調扭力螺絲起子，兩者技術領域不同，且被告就證據4之接孔及棘齒輪等位置指述不明，所為之比對自屬有誤云云。惟查，系爭案之定扭力套筒係一手工具元件，並無法單獨使用，其需放在起子前面，作為中介鎖螺絲或解螺絲之用；而證據4本身即為起子，亦屬應用於手工具之定扭力工具，是以系爭案之定扭力套筒與證據4之可調扭力螺絲起子，兩者均屬定扭力裝置，其均為同一技術領域，至為明確，原告主張兩者非屬同一技術領域云云，非屬可採。又依證據4其專利說明書之圖示所載，其有部分元件並未標示出符號，以致在比對元件，會有些微差異，惟細繹系爭案之第2圖與證據4之第2圖，仍可清楚對應出接孔及棘齒輪等位置，並無不明確之情，原告此部分主張亦非可採。
六、系爭案申請專利範圍第2項至第8項附屬項均依附於第1項獨立項，其中第2項附屬項該襯套一端形成有一套孔，與證據4棘齒輪一端延伸出襯管有一接孔意義相同；第3項附屬項該襯套及該棘齒輪之棘齒齒形係一邊為第一斜角邊，一邊為第二斜角邊，該二斜角邊具有不同的斜度；第4項附屬項該襯套及該棘齒輪之棘齒齒形係一邊為斜角邊、一邊為直角邊，棘齒具有不同斜度而產生旋緊與鎖卸時之力道，皆為業界常見之一種設計手段，相同於證據4亦呈某種棘齒之相互組配；第5項附屬項該彈性元件係為彈簧，相同於證據4揭示之實施例螺旋彈簧；第6項附屬項該螺帽外壁設有外螺紋，該襯套之內孔內壁近外端處設有相對應的內螺紋，該螺帽係以外螺紋螺接於襯套之內螺紋，與證據4之螺栓外壁有外螺紋亦無不同，雖襯管未能直接見有內螺紋，惟此乃相互配合的必然結構，可直接推知；第7項附屬項該螺帽鎖入襯套達到預設之扭力後仍可活動調整，及第8項附屬項該螺帽鎖入襯套達到預設之扭力後即予以固定，兩項均與證據4相同；故證據4可證明系爭案申請專利範圍第2項至第8項附屬項運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該技術者所能輕易完成，皆不具進步性。
七、原告雖主張參加人並未主張證據4可證明系爭案第2項至第8項附屬項不具進步性，惟原處分將參加人所未主張事實認作已主張，構成「認作主張事實」之違法，違反處分權主義云云。經查，系爭案申請專利範圍之附屬項係依附於獨立項之形式而記載，各該附屬項因係依附在該獨立項下之附屬項，應包含其獨立項所界定之所有技術特徵，且係對於第1項獨立項之技術內容所為位置及技術特點之界定，是參加人既已主張證據4可證明系爭案第1項獨立項部分不具進步性，亦可知其亦同為主張就包含獨立項之附屬項部分亦不具進步性，且觀之參加人舉發理由狀亦確載明附屬項部分均係習知結構，不具進步性等語，亦可足見參加人確有主張附屬項部分不具進步性，從而原處分據以與證據4作比對審認，自不違反處分權主義，原告前開主張，自不足採。
八、原告又稱被告之審定違反專利審查基準之原則，恣意組合參加人之證據，原處分超出參加人主張之範疇，卻未給予陳述意見之機會，有違行政程序法第102條之規定云云。按被告進行專利舉發審查時仍應依職權予以調查，對於當事人有利及不利之事項應一律注意，觀之原處分及訴願決定已針對證據2及證據3如何無法證明系爭案不具新穎性、進步性等理由，敘述甚詳，足見被告對系爭案之有利事項，已注意及之，並無原告所述之情形。再被告已依專利法第69條規定函請原告答辯，即已給原告陳述意見機會，尚難逕指為違法。且審定理由中已指出系爭案各請求項所載之技術特徵，並詳細說明判定該等技術特徵不具進步性之理由，並無原告所稱之違反專利審查基準原則之情事，原告所訴即無可採。復按依據『專利審查基準』規定：『經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式』。惟查本案經被告審查，系爭案係屬「全部」請求項違反專利法之規定而致舉發成立，自不能適用前揭專利審查基準，被告未通知專利權人申復或更正，自無不合，原告所述，亦無可採。
九、原告固訴稱，參加人之舉發理由書係以證據2、證據3或證據4主張系爭案申請專利範圍第1項獨立項不具進步性，及以證據2主張系爭案申請專利範圍第5項至第7項附屬項不具進步性，並主張系爭案申請專利範圍第2項至第4項及第8項附屬項為習知結構，然被告卻認單獨證據4即可證明系爭案申請專利範圍全部請求項不具進步性，及證據2和證據4組合亦可證明系爭案申請專利範圍全部請求項不具進步性，已明顯超出舉發理由，構成訴外裁判，且原處分有漏繕情形，違反爭點主義云云。惟查：
①系爭案申請專利範圍第1項獨立項部分：
依參加人舉發理由書四、（第3頁至第5頁）略謂：「引證案與被舉發案專利範圍第1項之獨立請求項之分析比較...被舉發案係所屬技術領域中具有通常知識者，由證據2、證據3或證據4可輕易推知者，並不具有進步性，不符專利法第22條第4項之規定……」等語觀之，參加人於舉發階段係以證據2、證據3或證據4個別主張系爭案申請專利範圍第
1項獨立項不具進步性。而觀之原處分理由書（四）（五）
（六）之內容及被告96年8月30日（96）智專三（三）05056字第09620491780號函略謂：系爭專利舉發審定書理由
（六）倒數第3行「...當然證據2和4組合亦可證明……」應為「……當然證據2和4組合亦可證明系爭專利申請專利範圍第5至7項不具進步性……」之漏繕等語，可知被告係依參加人舉發理由，以證據2、證據3或證據4分別論究系爭案申請專利範圍第1項獨立項是否具進步性，至於證據
2和證據4組合，則係論究第5項至7項是否具進步性，而非論究第1項獨立項是否具進步性，經核並無違誤。
②系爭案申請專利範圍第2項至第8項附屬項部分：
本件依前述理由，既然證據4即可證明系爭專利不具進步性，且證據4確係系爭案申前之習知技術，系爭案申請專利範圍附屬項（即第2至第8項）又為獨立項（即第1項）條件之限制或附加，包含獨立項全部之技術特徵，是原處分同以證據4審查系爭案之附屬項不具進步性，自亦難指為訴外裁判。雖被告固有原告所指前述未就參加人主張審認及就原處分漏繕之情形，然本件依前述理由證據4即可證明系爭專利不具進步性，是前開疏漏對被告所為舉發成立之結果並無影響，是被告於異議審定書之理由說明，雖非妥適，但其論斷證據4足以證明系爭案不具進步性之結論則尚無不合。原告前開所述，亦非可採。
十、綜上所述，被告以系爭案違反專利法第22條第4項之規定，而為舉發成立，應撤銷專利權之審定，理由雖未盡妥適，但結論尚無不合，訴願決定予以駁回，結論亦無違誤，原告請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。又本件事證已明，原告復聲請將本件送請鑑定，核無必要，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國97年4月30日
臺北高等行政法院第四庭
審判長法官陳國成
法官陳秀媖法官陳忠行本件正本係照原本作成。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院提出上訴理由書（須依對造人數附具繕本）；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。未表明上訴理由者，逕以裁定駁回。
中華民國97年4月30日
書記官鄭聚恩