裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第641號判決
裁判日期：民國93年04月21日
裁判案由：商標異議
臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第六四一號
原告葳寧實業股份有限公司代表人甲○○董事長被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丁○○
參加人羅蜜歐開發有限公司設宜蘭縣宜蘭市○○路○○○○○號代表人乙○○訴訟代理人丙○○右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年十二月十二日經訴字第○九一○六一二九四二○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國（下同）八十九年七月十九日以「BACK」商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十九類之 矽酸鈣 纖維水泥板、間隔板、天花板、碳纖板、石膏板、水泥板商品，向被告申請註冊，經被告准列為審定第九七七○五一號商標（下稱系爭商標，圖樣如附圖一所示）。嗣參加人以系爭商標有違商標法第三十七條第七款及第十四款之規定，檢具貝可&BACK商標（下稱據以異議商標，圖樣如附圖二所示），對之提起異議，經被告審查，認系爭商標有違異議審定時商標法第三十七條第十四款規定，於九十一年八月三十日以中台異字第九○二一○九號商標異議審定書為異議成立之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明（原告經合法通知，未曾到場陳述，據其所提書狀內容而為記載）：
訴願決定及原處分均撤銷。添㈡被告聲明：
如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭商標是否有違異議審定時商標法第三十七條第十四款之規定？㈠原告主張（原告經合法通知，未曾到場陳述，據其所提書狀內容而為記載）：
⒈按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申
請人因與該他人間具有契約、地緣、業務或其他關係，知悉他人商標存在者添不得申請註冊，為系爭商標異議審定時商標法第三十七條第十四款所規定。
而「商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標貼、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有陳列或散佈」，復為同法第六條所明定。
⒉本件訴願決定以依參加人異議程序所提異議證據附件二型錄觀之，其上分別
載有「BACK貝可矽酸鈣纖維水板」、「貝可矽酸鈣纖維水板BACKBOARD」以及「BACK貝可板」等字樣；再對照異議證據附件二中經濟部商品檢驗局委託試驗報告所記載，物品名稱為「矽酸鈣纖維水泥板」、「SILICATECELLULOSECEMENTSHEET」，可見「BACK」「貝可」或「貝可板」並非直接、單純商品說明性文字。復參酌異議證據附件一內容，其中第二條明定：「甲方產品名稱為『羅密歐貝可纖維水泥板』，乙方不得變更或另創品牌」；此處之產品名稱，核其真意應係指品牌而言。職是之故，參加人於系爭商標申請註冊前；客觀上既已將「BACK」用於商品或其說明書上而持有、陳列或散佈，且具有表彰商品來源，得藉以與他人商品相區別之作用，揆諸首揭商標法第六條規定，參加人有以「BACK」作為商標使用之意思與事實，自堪認定。原告訴稱參加人僅將「BACK」作為產品名稱使用，而無商標使用之意思及事實云云乙節，核無足採為由，決定駁回訴願。
⒊惟查：
⑴依異議申請書證據附件一所示，全合約完全沒有「BACK」文字，可見「
BACK」在簽約時，根本不是以商品名稱使用，也非商標使用，事實上根本還未存在。
⑵依異議申請書證據附件二所示，「BACK」亦僅作為「產品名稱」使用，而
非以「商標」使用；視之附件二之型錄左上角有明顯之「ROMEO」商標，該商標係由參加人名稱「羅密歐」之英文原文，方係申請異議人之商標，而「BACK」僅是矽酸鈣纖維水泥板產品之名稱。從商品型錄整體觀之，參加人顯係以「ROMEO」為商標使用，而非以「BACK」為商標使用。
⑶「BACK」原是原告自創，而非抄襲他人，詳述如后：
①系爭「矽酸鈣纖維水泥板」原係中國大陸江蘇愛富西工廠所生產製造，
中國吳江外貿公司代理出口，八十六年間參加人誑稱對系爭產品有獨家代理權，原告因而與之簽立如異議證據附件一所示合約書。
②系爭產品乃用於室內輕隔間，乾式隔間牆，為建築營造用材料，參加人
與原告簽約之前即商討如何命名該產品，以取代「矽酸鈣纖維水泥板」，俾利於推廣行銷。原告以人類需要建物保護猶如貝類需有貝殼為創造意念而取名「貝殼」作為產品名稱，後因「貝殼」已有第三人命名，而改採同音之「貝可」為產品名稱，再將「貝可」音譯為「BACK」，故該名稱乃原告自創而非抄襲而來。③嗣原告發現參加人並非該產品之獨家代理人，爰自行進口。又「BACK
」之產品名稱，經原告以台灣區總代理經銷地位廣告行銷多年，為相關業者所知悉，故將「BACK」由原「商品名稱」，改為「商標」申請註冊。
④被告辯稱原告並未檢送系爭商標自創之相關證據以資佐證；惟查原告業
於起訴狀理由欄第三段第三項說明創作原由，況該創作乃基於商品功能之創意，加上音譯而生，無所謂「自創之相關證據」可供檢送，被告執此攻擊原告之自創，顯係強人所難。
⑤被告辯稱系爭商標「原告既稱於簽約前與參加人商討而得，如又何能謂
係其自創」。惟查原告從未自稱「系爭商標係於簽約前與參加人商討而得，原告自稱的是「參加人與原告簽約之前即商討如何命名該產品，以取代『矽酸鈣纖維水泥板』，俾利於推廣行銷。」，原告與參加人商討的內容是「應以新產品名稱以取代原產品名稱，以利行銷，而非與參加人商討而得「BACK」之名稱添因原告與參加人簽立台灣區總代理經銷合約，由原告取得台灣區總代理地位，全權負責該產品在台灣區之全部銷售事宜，而由參加人負責該產品進口事宜，故原告為利於行銷乃自創「貝可板」之產品名稱以代原「矽酸鈣纖維水泥板」產品名稱。況依異議申請書證據附件一所示，全合約完全沒有「BACK」文字，亦可見簽約時，「BACK」根本還未存在。被告以系爭商標乃原告與參加人「商討所得」，攻擊原告之自創，顯係斷章取義毫不足採。
⑥被告辯稱「再參酌雙方合約書第一條所載甲方產品『羅蜜歐貝可纖維水
泥板』‧‧‧則「BACK」顯非原告所自創」。惟查被告此處顯然違反自由心證主義中之論理法則，因為依被告所下之命題（即再參酌雙方合約書‧‧‧但原告自承貝可之音譯即為BACK），亦無法導出被告所下之結果（即則BACK顯非原告所自創），被告所為之論證既違反論理法則，顯不足採。
⒋有關參加人於原告申請註冊前僅以「產品名稱」使用，並無以商標使用之意思及事實部分：
⑴被告辯稱「惟原告既稱『BACK』係其所自創，復又謂係屬業者通用之產品
名稱，顯然自相矛盾。惟查原告的確自稱「BACK」為原告所自創，但從未自稱「BACK」為「業者通用之產品名稱」，況原告乃以自創之「BACK」作為利於行銷之產品名稱，嗣後再提出「BACK」作為「商標」申請。被告執此抗辯原告自相矛盾，顯係欠缺依據，且誤會原告所為。
⑵被告辯稱「其合約第二條甲方產品『羅蜜歐貝可纖維水泥板』，乙方不得
變更或另創品牌等語，合約書所指之產品名稱其意應為品牌之意」。惟查參加人公司名稱為「羅蜜歐開發有限公司」，其已申請之商標為「ROMEO」或「羅蜜歐」（是否已申請商標未明），若如被告所辯稱置合約文字不顧，參加人真如被告所辯稱之品牌也應是「羅蜜歐」，而非「貝可」；況本案系爭商標為「BACK」，而非「貝可」。被告執此抗辯顯係罔顧參加人已使用於系爭產品之「ROMEO」商標，並罔顧合約中亦無「BACK」字樣之事實。
⑶被告辯稱「參酌雙方簽訂之合約書及當時搭配使用，標示有『BACK』之型
錄，有作為商標使用之意思及事實。」惟查首先系爭合約書完全沒有「BACK」字樣，其次該型錄為原告以台灣區總代理身份，為利行銷所使用，而非被告所使用；再者依異議申請書證據附件二所示，「BACK」亦僅作為「產品名稱」使用，而非以「商標」；視之附件二之型錄左上角有明顯之「ROMEO」商標，該商標係由參加人名稱「羅蜜歐」之英文原文，方係參加人之商標，而「BACK」僅是矽酸鈣纖維水泥板產品之名稱。從商品型錄整體觀之，參加人顯係以「ROMEO」為商標使用，而非以「BACK」為商標使用。
⒌綜上所陳，參加人先是誑稱為系爭產品之獨家代理人，致原告陷於錯誤而與
之簽立總代理經銷合約，原告為經銷系爭產品，自創「貝可」及「BACK」產品名稱以代原「矽酸鈣纖維水泥板」產品名稱，並大量廣告推銷，嗣發現參加人根本無獨家代理權，爰將自創之「貝可」及「BACK」產品名稱，用作「商標」申請註冊，今被告依參加人之異議及評定，撤銷原告之商標登記，無異鼓勵參加人以詐欺之方法，坐享原告辛勤行銷之結果，豈是法所要實現之公平正義？為此狀請判決如起訴之聲明。
㈡被告主張：
⒈商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人
因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第十四款前段所明定。又申請人與該他人間有無契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉他人商標存在者，應就具體事實判斷之，合先敘明。
⒉經查本件原告對其有與參加人簽訂台灣區總代理經銷合約書，雙方有業務往
來關係一事並不否認，所爭執者乃「BACK」係其所自創，且參加人於其申請註冊前僅以「產品名稱」使用，並無以「商標」使用之意思及事實，惟查原告並未檢送系爭審定商標係其所自創之相關證據以資佐證，且該「BACK」原告既稱係於簽約前與參加人商討而得，又如何能謂係其所自創，再參酌雙方合約書第一條所載甲方產品「羅密歐貝可纖維水泥板」（以下簡稱貝可板）授權乙方為台灣區總代理等語，雖該合約並無「BACK」文字，但原告自承「貝可」之音譯即為「BACK」，則「BACK」顯非原告所自創。次查原告雖又稱「BACK」係矽酸鈣纖維水泥板產品之名稱，應屬商品說明文字之產品名稱，惟原告既稱「BACK」係其所自創，復又謂係屬業者通用之產品名稱，顯然自相矛盾，況是否係屬商品說明性文字，乃客觀之事實，應依證據認定之，而本件系爭審定商標之外文「BACK」，並無證據可資證明係屬不具識別性之商品說明文字，再參考其合約第二條甲方產品名稱「羅密歐貝可纖維水泥板」，乙方不得變更或另創品牌等語，合約書所指之產品名稱其真意應為品牌之意，此再參酌異議證據附件二商品檢驗局委託試驗報告所記載，物品名稱為「矽酸鈣纖維水泥板」、「SILCATECELLULOSECEMENTSHEET」，更足肯認。再者本件參酌雙方簽訂之合約書及當時搭配使用，標示有「BACK」之型錄，客觀上，參加人於系爭審定商標申請註冊前，既已有將「BACK」用於商品或其說明書上而持有、陳列、或散佈，並具有表彰商品來源，並得藉以與他人商品相區別之作用，其有作為商標使用之意思及事實，足堪認定。從而本件原告既因與參加人有業務往來關係而知悉參加人「BACK」商標之存在，其復以相同之外文「BACK」，作為本件系爭審定商標圖樣，且指定使用於同一或類似之商品申請註冊，自有首揭法條規定之適用。
⒊綜上論述，被告原處分，洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
㈢參加人主張：
引用被告之主張。
理由
甲、程序方面本件原告經受合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第二百十八條準用民事訴訟法第三百八十六條各款所列情形，爰依被告之聲請由其一造辯論而為判決。
乙、實體方面
一、按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得申請註冊，為系爭商標異議審定時商標法第三十七條第十四款所規定。而「商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標貼、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散佈」，復為同法第六條所明定。
二、本件原告於八十九年七月十九日以「BACK」商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十九類之矽酸鈣纖維水泥板、間隔板、天花板、碳纖板、石膏板、水泥板商品，向被告申請註冊，經被告准列為審定第九七七○五一號商標（圖樣如附圖一所示），嗣參加人以系爭商標有違商標法第三十七條第七款及第十四款之規定，檢具貝可&BACK商標（圖樣如附圖二所示），對之提起異議，案經被告審查，認依原告與參加人於八十六年六月五日所簽訂台灣區總代理經銷合約書（即異議證據附件一），以及參加人所提出當時搭配使用標示有「BACK」之型錄（即異議證據附件二）觀之，參加人於系爭商標申請註冊前，客觀上已有將「BACK」作為商標使用之意思與事實；原告既因與參加人有業務往來關係而知悉參加人「BACK」商標之存在，復以相同之外文「BACK」，作為系爭商標圖樣指定使用於同一或類似商品申請註冊，自有首揭商標法第三十七條第十四款之適用，乃為異議成立之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造之主張，各如事實欄所載，其爭點厥為系爭商標是否有違異議審定時商標法第三十七條第十四款之規定？
三、經查，本件原告對其有與參加人簽訂台灣區總代理經銷合約書，雙方有業務往來關係一事並不否認，並有該合約書（即異議證據附件一）附原處分卷可稽。雖原告訴稱「BACK」係其所自創，惟迄未提出任何證據以實其說；再參酌上開合約書第一條所載甲方產品「羅密歐貝可纖維水泥板」授權乙方為台灣區總代理等語，雖該合約並無「BACK」文字，但原告自承「貝可」之音譯即為「BACK」，則「BACK」顯非原告所自創。次查，依參加人異議程序所提異議證據附件二型錄觀之，其上分別載有「BACK貝可矽酸鈣纖維水泥板」、「貝可矽酸鈣纖維水泥板BACKBOARD」以及「BACK貝可板」等字樣；再對照異議證據附件二中經濟部商品檢驗局委託試驗報告所記載，物品名稱為「矽酸鈣纖維水泥板」、「SILICATECELLULOSECEMENTSHEET」，可見「BACK」、「貝可」或「貝可板」並非直接、單純商品說明性文字；復參酌異議證據附件一內容，其中第二條明定：「甲方產品名稱為『羅蜜歐貝可纖維水泥板』，乙方不得變更或另創品牌」；此處之產品名稱，核其真意應係指品牌而言；故參加人於系爭商標申請註冊前，客觀上既已將「BACK」用於商品或其說明書上而持有、陳列或散佈，且具有表彰商品來源，得藉以與他人商品相區別之作用，揆諸首揭商標法第六條規定，參加人有以「BACK」作為商標使用之意思與事實，自堪認定；原告訴稱參加人僅將「BACK」作為產品名稱使用，而無商標使用之意思及事實云云，並無足採。又本件原告既因與參加人有業務往來關係而知悉參加人「BACK」商標之存在，其復以相同之外文「BACK」，作為系爭商標圖樣，且指定使用於同一或類似之商品申請註冊，自有首揭商標法第三十七條第十四款規定之適用。從而，被告為本件異議成立，撤銷系爭商標之審定之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
丙、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段、第二百十八條、民事訴訟法第三百八十五條第一項前段，判決如主文。
中華民國九十三年四月二十一日
臺北高等行政法院第一庭
審判長法官徐瑞晃
法官蕭惠芳法官李得灶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年四月二十八日
書記官陳清容