裁判字號：最高行政法院88年判字第4236號判決
裁判日期：民國88年12月23日
裁判案由：商標異議
行政法院判決八十八年度判字第四二三六號
原告瑞士商．大衛朵夫公司代表人 恩斯特史區 列得訴訟代理人 陳文郎 律師
劉法正 律師被告經濟部智慧財產局（原經濟部中央標準局）右當事人間因商標異議事件，原告不服行政院中華民國八十七年十月二十八日台八七訴字第五三○四二號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主文原告之訴駁回。
事實原告於八十五年四月十二日以「BOXGSdevice（colour）」商標（如附圖），指定使用於商品及服務分類表第三十四類之菸草、菸葉、雪茄、小雪茄、菸絲、鼻菸、香菸商品申請註冊。被告以其商標圖樣之圖形，依所檢送之廣告使用資料顯示為香煙外包裝盒圖，以之作為商標指定使用於菸草、菸葉、雪茄等商品，難謂能使一般消費者認識其為表彰商品來源、品質或信譽之標識，並得藉以與他人之商品相區別，不具特別顯著之要件，乃依商標法第五條第一項之規定予以核駁，發給第二三五八九四號商標核駁審定書。原告不服，循序提起訴願、再訴願，遞遭駁回，遂提起本件行政訴訟。
茲分述兩造訴辯意旨如次：
原告起訴意旨略謂︰一、查中華民國八十六年五月七日經由總統命令公布之商標法修正條文，業經行政院於八十七年八月二十七日以台八十七經字第三九八七一號令公告，定於中華民國八十七年十一月一日實施。是參照鈞院五十七年判字第九十五號判例「商標在核准註冊以前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權，申請註冊之商標在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。」之判例要旨，當可確認，本案現應依民國八十七年十一月一日施行之商標法修正條文而為論斷。理合先予陳明。二、次查民國八十七年十一月一日施行之商標法第五條第一項之規定為：「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」按此一條文之起始雖係於民國八十二年修法時所增例，惟考其源起乃係賡續該次修正前商標法第四條有關商標應具備特別顯著性之規定，更明確其意而改訂者。但因該次修法時以逕行刪除原第四條之規定，而另定第五條，致使得自有商標制度以來即明列於各相關條文中之「顏色」二字，突然消失。因之引起日後糾紛不斷，故於八十六年修法時特別再將「顏色組合」等文字增列，以補闕漏，並符社會之實際需求。是往昔有關商標特別顯著性之各種解釋、判例及案例等在不違背本條文立法本意之原則下，自應續予援用，乃理之必然。而不論商標或服務標章，於核准註冊後，均應依其核准之圖樣整體使用，乃屬商標註冊制度之基本原則，是就審查該等標章是否具備足資識別之特別顯著性時，應以整體圖樣而為觀察判斷之基礎，亦早經鈞院以七十七年判字第一六四○及二一九二號判決一再闡明在案。三、再者，依前揭鈞院五十七年判字第九十五號判例所示，在相關之程序終結前，法律或事實有所變更時，應依變更後之法律或事實處理，則再訴願決定書中以原告所檢送之雜誌廣告之日期均在系爭商標申請註冊之後，而不予採認，顯已違背前揭判例，應依變更後事實而為認定之原則。此一違背判例之決定，顯屬違法自不待論。是依現行商標法第五條第二項：「不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，為已符合前項規定。」之明文，系爭商標在提出長期獨家大量使用之證據後，自亦應屬得准註冊者。四、如前所述本年十一月一日施行之商標法第五條第一項既以明文標示出「顏色組合」亦為識別基礎之特別顯著性，此點實與原告於再訴願時之主張完全契合。另參照系爭商標外觀特殊設計之八角形，參酌前揭鈞院七十七年判字第一六四○及二一九二號判決中有關商標之特別顯著性，應就整體而為觀察之基本原則，當可了解。不論該八角圖形是否係屬指定商品之外包裝，僅就此種色彩之特殊配置方式業已呈現出與眾不同之特殊覺效果，是其自應已具備作為識別標誌之特別顯著性，要屬無疑。五、另就整體之社會現象而論，規範經濟行為之經濟法規，在法律之適用上，雖同具有一般之法律所具有之基本原則－屬地性。但因經濟乃一無國界之社會制度，因之在心證之認知範圍內，自應適度採納為世界上多數國家所能認同之標準。就商品之外包裝而論，商標法中並無不得註冊之明文，而世界上之多數國家均同意凡具有識別功能者，即使是外包裝之圖樣，亦同樣可取得註冊專用，凡此參諸所檢呈在馬德里協定最近之公報中所核准之相關案例，每一公告後並附有實際之彩色圖形。就此中十餘件案例所示，此種態樣之識別標誌早為一般社會大眾所認同，亦為世界各主要國家所接納。他國之案例，雖無拘束我國之效力，但在心證及實務上應屬具備重要之參考價值，亦可因之而作為中華民國是否能與世界齊步之重要指標。准此以觀，系爭商標之應准予註冊，亦極明確。六、綜上所陳，本案被告及一再訴願決定機關迭次否准系爭商標註冊之申請，於法顯有未合，爰特依法提起本訴，請撤銷再訴願、訴願決定及原處分等語。
被告答辯意旨略以︰按「商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」，為核駁審定時商標法第五條第一項所明定。本件原告申請註冊之「BOXGSdevice（colour）」商標圖樣，依原告所檢送之使用資料觀之，係香煙之外包裝盒圖，以之作為商標圖樣，指定使用於菸草、菸葉、雪茄、香煙等商品，自不足以使一般商品購買人認識其為表彰商品來源、品質或信譽之標識，並得藉以與他人之商品相區別，自有違首揭法條之規定。至原告檢送之資料顯示其商標均為「DAVIDOFF」，且系爭商標圖樣之圖形均係作為產品之外包裝盒，並非商標之使用，尚難證明系爭商標業經其廣泛行銷使用，在交易上已成為原告營業上商品之識別標章。又原告稱顏色組合亦為識別基礎之特別顯著性乙節，姑不論本件核駁時商標法尚無該內容之規定，縱依新法之規定，本件就原告所檢送資料觀之，係作為產品之外包裝盒使用，亦難認已具商標之特別顯著性，併予陳明。是被告依法核駁其註冊之申請並無不合，敬請駁回原告之訴等語。
理由按商標所用之文字、圖形、記號顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，為八十七年五月七日修正之商標法第五條第一項所規定。本件原告以系爭商標圖樣係由一造形獨特之八角形圖，搭配特殊設計之雙色圖案所組成，屬具高創性之標章，參以其長期獨家使用及大量行銷之事實，系爭商標在交易上已成為其營業上商品之識別標章，況以類似之包裝盒圖申准註冊者比比皆是云云。請求申請註冊為商標。惟查系爭「BOXGSdevice（colour）」商標圖樣之圖形為香煙外包裝盒圖，以之作為商標，指定使用於菸草、菸葉等商品，難謂能使一般商品購買人認識其為表彰商品來源、品質或信譽之標識，並得藉以與他人之商品相區別，不具特別顯著性。原告訴稱系爭商標經其長期使用行銷，已成為其營業上商品之識別標章云云，惟依所檢送之證據資料觀之，該圖形僅係作為產品之外包裝，並非作為商標使用，所訴難認可採。至所舉案例，核與本件案情不同，且屬另案，不得執為系爭商標應准註冊之論據。是以原處分駁回原告之申請註冊，及一再訴願維持原處分，揆諸首開法律規定，自無不合。原告起訴主張商標法已於八十七年五月七日修正，並於同年十一月一日實施，參照本院五十七年判字第九十五號判例，本案應適用新法論斷。故原告提出之雜誌廣告縱在本件商標申請註冊後，仍應予採認，且新法第五條第一項既以明文規定「顏色組合」亦為識別基礎之特別顯著性，故系爭商標聲請，不論該八角形圖形是否屬於指定商品之外包裝，僅就系爭商標色彩之特殊配置，已具備作為識別標誌之特別顯著性云云。經查商標在核准註冊前，尚屬準備註冊之程序，在申請註冊之程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。本院著有五十七年判字第九十五號判例，故原告主張本件應依八十七年五月七日修正、同年十一月一日實施之商標法加以審核。固為可採，惟原告所提出之雜誌廣告，系爭商標申請案之圖形，僅係作為產品之外包裝，並非作為商標使用，而依其資料顯示其商標均為「DAVIDOFF」，尚難證明系爭圖形業經原告作為商標廣泛行銷使用。又原告所稱顏色組合亦為識別基礎之特別顯著性乙節，就原告所檢送之資料觀之，僅作為產品之外包裝盒使用，該顏色尚難認已具商標之特別顯著性，故綜合原告之聲請圖形及顏色，均與新修正之商標法第五條規定仍有未合。原處分縱未依新修正之商標法加以審核，惟其核駁處分之結果並無不同，及一再訴願駁回原告訴願，均應予維持。從而本件原告之訴難認有理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。中華民國八十八年十二月二十三日
行政法院第一庭
審判長評事 黃綠星
評事 藍獻林 評事 黃璽君 評事 廖宏明 評事 鄭忠仁 右正本證明與原本無異
法院書記官彭秀玲中華民國八十八年十二月二十四日附圖系爭商標~[g;h:\\scn\\88\\00000000.1;;]