臺北高等行政法院95年度訴字第4419號判決

裁判字號：臺北高等行政法院95年訴字第4419號判決

裁判日期：民國96年10月11日

裁判案由：新式樣專利舉發

臺北高等行政法院判決
95年度訴字第04419號原告甲○○訴訟代理人 吳明耀 被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○
參加人昱鋒數位股份有限公司代表人乙○○上列當事人間因新式樣專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國95年10月26日經訴字第09506181770號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人昱鋒數位股份有限公司參加訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：參加人昱鋒數位股份有限公司前於民國（下同）92年5月9日以「多合一雙槽讀卡機」向被告智慧財產局申請新式樣專利，經被告編為第00000000號審查、再審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新式樣第D102155號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以該專利有違專利法第12條第1項、第10
9條至第112條、第117條、第118條或第122條第3項之規定，對之提起舉發，案經被告審查，於95年5月30日以（95）智專三（一）03011字第09520414840號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部95年10月26日經訴字第09506181770號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應作成舉發成立之處分。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：專利法第111條所謂「申請在先而在其申請後始公告」之新式樣專利申請案，是否限於在我國「申請在先」，且嗣後在我國公告者？㈠原告主張：
⒈原處分及訴願決定理由中，提及專利法諸多法條，包含新
式樣專利「申請資格」、「申請權共有」、「不得申請規範」、「可實施性要件」、「相同內容2人以上同時申請准最早申請者」等等，如上諸多論述皆屬被告及訴願決定機關模糊焦點之作，實際上系爭專利真正之違誤爭議點在於：系爭專利違反專利法第111條規定：「申請專利之新式樣，與申請在先而在其申請後始公告之新式樣專利申請案所附圖說之內容相或近似者，不得取得新式樣專利。但其申請人與申請在先之新式樣專利申請案之申請人相同者，不在此限。」⒉依原告所提舉發證據1（即系爭專利之專利公報影本）所
示，系爭專利其填載資料之創作人為「乙○○」、申請人為「昱峰數位股份有限公司」，申請日期為92年5月9日，公告日期為94年1月1日；另原告所提舉發證據2（即大陸地區第0000000.3號「讀卡器（MC301）」專利案，下稱引證案），其係創作人及申請人 黃海波 於92（西元2003年）年2月27日申請，且於同年9月3日公告之新式樣創作申請案；兩者申請日如下：引證案申請日：92年2月27日。系爭專利申請日：92年5月9日。由上述資料顯示，引證案之申請日早於系爭專利，且依舉發證據3（系爭專利與引證案之比較分析圖）之比對圖示所示，證明系爭專利內容與引證案內容二者係屬同一創作無訛，其由舉發書主張兩者相同且由原處分對該主張並不否定足以佐證。⒊如上所述，顯然係參加人乘原創作者於（中國）提出外觀
設計專利申請後並對第三人公開銷售時，於該申請案公告前之空窗期期間，未經原創作者同意而自稱其為原創作人強先向被告提出新式樣專利申請，並於隱匿原創作者而欺瞞專利主管機關審查人員之情況下，俟不當取得專利後以不正手段發存證信函予先前與原創作者往來之相關廠商，意圖以不正當手段打擊競爭者，顯然其已違反公平正義原則。
⒋按專利法第111條規定：「申請專利之新式樣，與申請在
先而其在申請後始公告之新式樣專利申請案所附圖說之內容相同或近似者，不得取得新式樣專利。但…」，第128條規定：「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其新式樣專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：一、違反第12條第1項、第109條至11
2條、第117條、第118條或第122條第3項規定定者。…」；其所謂「申請在先」應不限於僅在我國申請之專利案，其應包含任何申請案，以符合「首先創作」及「同一創作相同創作人」之國際通用一致性慣例原理，其亦為公平正義原則之展現，其不限於僅在中華民國申請之專利案之原則，即如同任何創作已公告者不得申請專利一樣，其具有「對世效果」才真正符合專利法該條文之立法宗旨。⒌故原處分理由中第㈦項所述：「專利法第111條所規定之
『申請專利之新式樣，與申請在先而其在申請後始公告之新式樣專利申請案所附圖說之內容相同或近似者，不得取得新式樣專利。』，其中之『申請在先新式樣專利申請案』，係指依據我國專利法而向我國提出之新式樣專利申請案而言，由於引證案非為依前揭法條規定提出之「申請在先新式樣專利申請案」，自無專利法第111條所規定之適用。」之理由完全違背首先創作精神及先申請主義；其如同無論是誰或於何處申請案內容於申請前…已見於刊物或已公開使用者，不得申請取得新式樣專利同理，係我國專利法第110條第1項第1款規定，其中，其有關規定已見於刊物或已公開使用者，並無規定應在我國刊物或我國境內已公開使用，但其對阻卻他人申請專利時卻具有絕對約束性，足見其屬於為維持公平正義具對世效果之絕對新穎性表徵，而為何專利法第111條所規定之「申請在先」要求，被告竟要求僅限於向我國申請在先為前提？顯然其完全不符首先創作原則、比例原則、法理原則及公平正義原則。
⒍同理，本案之絕對首先創作要求，亦應符合對世效果，才
不致被有心投機者，據以竊取不當專利權並對同業施以不公平交易或不正競爭。
⒎系爭專利其名稱為「多合一雙槽讀卡機」，其與引證案內
容相吻合，且其舉發審定時被告對該部份並無意見，故系爭專利內容與引證案係為同一標的物內容無庸質疑。
⒏現行專利法第111條係92年修法時由原第107條之1變更
條次而來，實際上，係90年10月修法時由其再前身不合理法條第107條第1項第2款規定：「凡新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：…二、有相同或近似之新式樣，申請在先並經核准專利者。」單獨立出之法條，其目的系確立任何案件與「首先創作」呼應之「先申請」精神及地位。
⒐故如依被告之論點，同一創作可被競爭對手於其申請後公
告前強先申請，並將原創作者及所有經銷商或代理商全部列為被告，其公理何在？⒑原處分及訴願決定同時指出，系爭專利若非在我國而在國
外申請，其本國審查人員並無法得知，同理，國外核准公告之案件，該審查委員也可稱其不知，而拒以承認已公告之論，顯然其與事實相違背，就因審查委員可能不知已存在相同案件申請在先或已公告，在法律上才設計有異議或舉發之制度以彌補人力審查缺遺。
⒒原告重申，任何法律除了責任與義務之表徵外，其尚有最
重要的公平正義意涵存在，而本件原處分及訴願決定內容，即為最典型明顯違反專利法、違背公平正義並鼓勵公然違法之最不當審查處分。
⒓綜上，系爭專利已符合我國專利法第128條撤銷新式樣專
利權規定，及專利法第111條規定：「申請專利之新式樣，與申請在先而其在申請後始公告之新式樣專利申請案…內容相同或近似者，不得取得新式樣專利。但…」，依法理足應撤銷系爭專利之專利權並追繳證書，俾符專利法制。
㈡被告主張：
⒈原告略稱：「由系爭專利與引證案之資料內容可知，參加
人是趁著原創作者向大陸地區提出外觀設計專利申請而尚未公告前，並對第三人公開銷售時之空窗期間，未經原創作者同意而自稱其為原創作人搶先向被告提出新式樣專利申請。參加人係在隱匿原創作者而欺瞞我國專利主管機關審查人員之情況下，取得系爭專利之專利權，顯然已違反公平正義原則。又專利法第111條所謂『申請在先』應不限於僅在中華民國申請之專利案，其應包含任何申請案，以符『首先創作』及『同一創作相同創作人』之國際通用一致性慣例原理，其亦為公平正義原則之展現，應不限於僅在中華民國申請之專利案之原則。故原處分審定理由第㈦項所述理由完全違背首先創作精神。此可由專利法第11
0條第1項第1款之規定並無規定應在我國刊物或我國境內已公開使用為限即知，該條規定對阻卻他人申請專利是其有絕對約束性，也足見該條文屬於為維持公平正義而具對世效果之絕對新穎性表徵；同理，專利法第111條若加限『國內』適用之條件，顯然有違首先創作原則、比例原則、法理原則及公平正義原則。基於上述之說明，系爭專利既與引證案之內容為同一標的物，其申請專利自有專利法第111條規定之適用，依同法第128條規定應予撤銷專利」云云。
⒉惟查，原告對被告認系爭專利並無違反專利法第12條第1
項、第109條、第110條、第112條、第117條、第118條及第122條第3項之規定等部分，並無爭執，該等部分自無庸再予審論，合先敘明。次查，我國對於專利案件之申請採「絕對新穎性」之要件，係指發明或創作一經公開致他人知曉或可得而知之公開使用，則在世界上不論公開方式及公開地點，均視為不具新穎性。惟按先申請案之新式樣，於未經核准公告前，在後之新式樣申請案申請當時，一般人根本無從得知該先申請案之新式樣的存在，後申請案原則上應無不具新穎性之理，但對於專利審查機關而言，兩案均為其職務上所知悉者，且為顧及專利權之排他性及一新式樣一專利之原則，我國專利法遂為法律上之擬制，使後申請案之新式樣不具新穎性。惟此等新穎性之擬制僅限先後申請案皆係向「我國」專利專責機關提出之新式樣申請案。按援引外國或地區專利案以舉發本國專利案不符新穎性要件，須該外國或地區專利案在外國或地區之「公開日期」較本國專利案之申請日為早，倘僅外國或地區專利案在外國或地區之「申請日」較本國專利案之申請日為早，該申請案非我國專利審查機關所能知悉其內容，更非一般人所得知曉，尚不足作為本國專利案不具新穎性之依據。準此，專利法第111條所謂「申請在先而在其申請後始公告」之新式樣專利申請案，自應指在我國「申請在先」，且嗣後在我國公告者而言，倘為外國申請案，既非在我國提出申請，又未公諸於世，我國專利主管機關亦無從得知，即不得為此法律上之擬制，此亦即我國專利法所採之屬地主義者。查本件引證案係大陸地區專利案，非本國專利，揆諸前揭說明，尚難證明系爭專利違反專利法第111條之擬制喪失新穎性規定。
㈢參加人主張：未到庭陳述意見。
理由
一、按凡對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作而可供產業上利用者，得依法申請取得新式樣專利，為專利法第109條第1項暨第110條第1項前段所明定。又「專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。」、「申請專利之新式樣，與申請在先而在其申請後始公告之新式樣專利申請案所附圖說之內容相同或近似者，不得取得新式樣專利。」、「下列各款，不予新式樣專利：一、純功能性設計之物品造形。二、純藝術創作或美術工藝品。三、積體電路電路布局及電子電路布局。四、物品妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。五、物品相同或近似於黨旗、國旗、國父遺像、國徽、軍旗、印信、勳章者。」、「前條之圖說應載明新式樣物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面。圖說應明確且充分揭露，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。新式樣圖說之揭露方式，於本法施行細則定之。」「相同或近似之新式樣有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者，准予新式樣專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予新式樣專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予新式樣專利。各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果，屆期未申報者，視為協議不成。」、「依第1項第3款所為之補充、修正，不得超出申請時原圖說所揭露之範圍。」復為同法第12條第1項、第11
1條、第112條、第117條、第118條及第122條第3項所明定。而對於獲准專利權之新式樣，任何人認有違反前揭專利法第109條至第112條、第117條、第118條或第122條第3項規定，或利害關係人認有違反前揭專利法第12條第1項規定者，依同法第128條第1項第1款及第2項後段規定，得附具證據，向專利專責機關提出舉發。從而，系爭專利有無違反專利法之情事而應撤銷其新式樣專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
二、參加人昱鋒數位股份有限公司前於92年5月9日以「多合一雙槽讀卡機」向被告智慧財產局申請新式樣專利，經被告編為第00000000號審查、再審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新式樣第D102155號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以該專利有違專利法第12條第1項、第109條至第112條、第117條、第118條或第122條第3項之規定，對之提起舉發，案經被告審查，於95年5月30日以（95）智專三（一）03011字第09520414840號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張。原告對被告認系爭專利並無違反專利法第12條第1項、第109條、第110條、第112條、第117條、第118條及第122條第3項之規定等部分，並無爭執，該等部分自無庸再予審論。是本件應審酌者厥為：專利法第111條所謂「申請在先而在其申請後始公告」之新式樣專利申請案，是否限於在我國「申請在先」，且嗣後在我國公告者？
三、經查：㈠本件系爭第00000000號「多合一雙槽讀卡機」新式樣專利案
，其形狀特徵在於機身之一側設一長形插槽，該插槽兩側框緣設有一體之縱板框，並延緣向上下延伸連結頂面及底面，形成具層次感之視覺效果。原告所提舉發證據1為系爭專利之專利公報影本。證據2為西元2003年9月3日公開之大陸地區第0000000.3號「讀卡器」專利案（即引證案）；附件
1為系爭專利與引證案之比較分析圖（與引證案併審）。㈡按專利法第111條規定所稱「申請在先而在其申請後始公告
之新式樣專利申請案」，係指經我國專利專責機關審定公告之專利申請案而言，其立法意旨在於避免就同一新式樣授與前後二不同之申請人所作之規範，此即我國專利法所採之屬地主義者。故關於大陸地區所申請及核准公告之專利案，既非屬我國專利專責機關所管轄並審定公告者，即無上開法條之適用。
㈢查本件引證案之申請日（92年2月27日），固早於系爭案之
申請日（92年5月9日），惟其係大陸地區之專利案，並非我國專利專責機關審理之專利案件，且引證案之公告日期為同年9月3日，復晚於系爭案之申請日（參本院卷第54頁），依上開說明，自無前揭專利法第111條規定之適用。至於系爭案與引證案是否屬於同一新式樣，已無庸審究。
四、綜上，原告所述，殊無足採。從而，被告以系爭專利未違反專利法第12條第1項、第109條至第112條、第117條、第
118條或第122條第3項之規定，所為本件「舉發不成立」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，及請求被告應作成舉發成立之處分，為無理由，應予駁回。
五、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國96年10月11日
第二庭審判長法官徐瑞晃
法官畢乃俊法官陳金圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國96年10月11日
書記官陳可欣