裁判字號：臺灣士林地方法院102年智字第4號民事判決
裁判日期：民國102年11月29日
裁判案由：排除商標專用權侵害等
臺灣士林地方法院民事判決102年度智字第4號原告德發科技有限公司法定代理人 李其霖 訴訟代理人 李宗熹 被告 帥垚 生技有限公司兼上一人之法定代理人 尤佩甄 訴訟代理人 王磊 上列當事人間排除商標專用權侵害等事件，本院於民國102年11月15日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序部分
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但經被告同意者，不在此限；被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加。又不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加。民事訴訟法第255條第1項第1款、第2項、第256條分別定有明文。
二、查原告起訴主張以商標法第61條、第62條第2款、第66條第
3款為請求權基礎，並聲明：「（一）被告帥垚生技有限公司（下簡稱被告帥垚公司）應撤除所有侵權之廣告文宣，登報道歉，並賠償新台幣（下同）910萬元予原告。（二）願供擔保，請准宣告假執行。」（見本院卷第7頁）；嗣於10
2年9月23日以民事追加暨補充理由狀追加尤佩甄為本案被告，並追加請求權基礎為民法第184條第1、2項、第28條、公司法第23條第2項、商標法第68條第3款、第69條第1、3項、第71條第1項第3款等規定，另變更聲明為：「（一）被告應連帶給付原告910萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，以年息5％計算之利息。（二）前項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。（三）被告應撤除所有侵權之廣告文宣，包括但不限於目錄、型錄、傳單、被告專屬網站之網頁內容等。（四）被告應連帶負擔費用，將道歉啟事以「半十批」規格（內容、字體及大小詳如附件一）刊載於蘋果日報、自由時報之醫療版各一日；道歉啟事同時須在被告專屬網站的首頁登載30天。」（見本院卷第106至10
7頁、第114頁）；再於102年9月30日以民事補充理由狀以被告侵害其著作權為由，追加著作權法第84條、第88條為請求權基礎（見本院卷第131、212頁），經核原告前開聲明及訴訟標的之變更、追加及被告尤佩甄之追加，或經被告當庭同意（本院卷第178頁），或經被告於訴之變更、追加後無異議而為本案言詞辯論（本院卷第168、178、211頁），故依前開法條規定，應予准許。
貳、實體部分
一、原告起訴主張：
（一）原告為從事足部矯正醫療器材之銷售及足部健康檢測之服務，於92年間註冊中華民國第00000000號「 艾氏 freefoo
t及圖」商標（下簡稱系爭商標一），權利期間自92年12月1日起至102年11月30日止，指定使用於註冊時商標法施行細則第49條第10類商品；另於93年間註冊第00000000號「艾氏freefoot及圖」商標（下簡稱系爭商標二），權利期間自93年1月1日起至102年12月31日止，指定使用於註冊時商標法施行細則第49條第44類等服務；復於96年間註冊第00000000號「Alznner及圖」商標（下簡稱系爭商標三），權利期間自96年12月1日至106年11月30日止，指定使用於註冊時商標法施行細則第13條第10類等商品，是原告於上開權利期間內就系爭商標一至三均受商標法保護。
（二）原告與被告同為從事足部矯正醫療器材之銷售和足部健康檢測之服務，但原告所賣產品AlznnerRarchsupport為世界級矯正鞋墊，發明人為Dr.GeorgAlzner，生於羅馬尼亞，於西元1965年在美國申請專利，西元1970元核准專利號為0000000號，又原告為美商「BIOORTHOTICSINTERNATIONALINC.」在遠東地區之總代理，「艾氏」、「Alznner」均係原告註冊商標，已為業界及相關消費者普遍知悉，而被告帥垚公司、尤佩甄竟於102年4月30日於http：//www.great-arch.com.tw/ice.asp及http：//
www.great-arch.com.tw/company.asp網站上，刊登「艾氏」效應和「Alznner」effect，並在公司簡介內文刊登Alznner效應，而被告使用「艾氏效應」、「Alznnereffect」作為其足部矯正器（鞋墊）之識別標誌，構成商標使用，侵害原告商標權。
（三）被告為求銷售在網頁上故意捏造不實故事，例如：將人名GeorgAlzner故意寫成GeorgeAlznner，又將Alznner說成人名，不是品牌，又將GeorgAlzner在研究鞋與足部關係的背景下投入20多年觀察和努力，偽造成SOFTSTEP是GeorgAlzner觀察足部結構，投入20多年的努力研究所獲得成果，而SOFTSTEP乃被告產品的品牌，又捏造自1970年後Alznner發現舊模型角度及財料的缺點，針對缺點新的設計，正確足部矯正器產生，取名為稱為SOFTSTEP，意圖混淆消費者，使其誤認為被告產品SOFTSTEP矯正鞋墊即為Alznner矯正鞋墊而購買，違反商標法。依商標法規定第5條規定意旨，商標使用之意涵並非狹隘侷限於商品之標示，如將商品化係用在辨識商品之來源，並以之為行銷之目的者，亦屬商標之使用，是被告以斗大、醒目、獨立標示之方式使用「艾氏效應」、「Alznnereffect」使消費者對其所銷售之足部矯正器產生聯想，其指示性強烈的行銷手法亦屬商標之使用，侵權原告之系爭商標權。
（四）原告對原證17所示「北市衛器廣字第00000000號」廣告傳單上紅色箭頭所指之圖片即為原告「Alznner艾氏腳正器」鞋墊之發明人GeorgAlzner（下稱系爭照片）擁有著作權，該圖片係美國總公司BIOORTHOTICSINTERNATIONAL
INC.專屬授權原告使用，詎被告竟將系爭照片用在其所經營PChome商店街之線上店面，被告重製剽竊系爭照片，更於系爭照片下擅自翻譯改作原告之語文著作，侵害原告之著作權。
（五）被告尤佩甄為被告帥垚公司之法定代理人，應與被告帥垚公司負連帶責任，依商標法第71條第1項第3款規定，被告之足部矯正器每雙售價為1萬3000元，最低可降至7折即9100元出售，而被告自稱14家直營店規模，則原告以侵害商標權商品之零售單價1000倍即910萬元（計算式9100元×1000=910萬元）作為損害賠償金額，又被告迄今仍在其專屬網站、拍賣網站及其他宣傳文稿上，移花接木攀附系爭商標或發行人GeorgAlzner之名，持續侵害原告權利，應移除其廣告文宣，為此，爰依民法第184條第1、2項、第28條、公司法第23條第2項、商標法第61條及第63條第3款、第68條第3款、第69條第1、3項、第71條第
1項第3款、著作權法第84條、第88條等規定，提起本件訴訟等語。
（六）聲明：
1.被告應連帶給付原告910萬元，及自102年10月12日起至清償日止，以年息5％計算之利息。
2.前項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。
3.被告應撤除所有侵權之廣告文宣，包括但不限於目錄、型錄、傳單、被告專屬網站之網頁內容等。
4.被告應連帶負擔費用，將道歉啟事以「半十批」規格（內容、字體及大小詳如附件一）刊載於蘋果日報、自由時報之醫療版各一日；道歉啟事同時須在被告專屬網站的首頁登載30天。
二、被告則以下列情詞置辯：
（一）被告帥垚公司為美商「STEPFORWARD」公司之亞洲總代理商，該公司於西元1974年開始生產「SOFTSTEP」足部矯正器，並暢銷全球已有40年，而美商STEPFORWARD公司創始人RoxanneKimber是在GeorgeAlzner的同意下創辦的，製作的新模具在GeorgeAlzner之監督下做了重大的修正，自此第二代的Alzner誕生了SOFTSTEP，故SOFTSTEP是GeorgeAlzner觀察足部結構，投入20多年努力研究所獲成果，被告並無故意捏造不實故事。又「艾氏效應」是GeorgeAlzner根據自身研究所提出之理論，該理論主張「GeorgeAlzner研發的足弓支撐器是設計來使足部的骨骼、韌帶、肌肉和肌腱復位至正確的位置。他的理論在說明部分的足部異常是因為不良的足弓支撐，而這此異常的修復可以靠恢復足部的自然定位。」足以證明「艾氏效應」為足部理論非為系爭「Alznner」商標。
（二）被告帥垚公司註冊之商標即SOFTSTEP及GREATARCH及圖與原告註冊之系爭商標一至三並無構成「近似」及「混淆誤認」，且被告網站廣告文宣亦未使用原告系爭商標一至三之商標圖樣。原告所謂獨立標示「艾氏效應」、「Alznnereffect」之標題式方式使用，實為網站導引標籤，並非作為識別標誌之用，又被告使用「艾氏效應」並非作為商標使用，「艾氏」是屬外文人名之翻譯，「艾氏效應」是一理論基礎，「Alznnereffect」亦不宜將其割裂取得一二字詞對比。
（三）依臺灣士林地方法院檢察署（下稱士林地檢署）檢察官以97年度偵續字第16408號不起訴處分書所載，被告帥垚公司使用「Alznner」一詞乃早於原告註冊取得系爭商標三，被告係將「Alznner」字樣作為產品製作理論說明，足認被告帥垚公司主觀上並無將「Alznner」作為商標使用，符合所謂善意先使用之善意要件。
（四）原告稱系爭照片為美國總公司BIOORTHOTICSINTERNATIO
NALINC.專屬授權原告使用，然原告未能提出系爭照片著作權之授權證明，其稱被告侵害其著作權顯不可採，又系爭照片下之文章內容，係屬於已故IsabelM.M.Deziel所有，並非原告著作之文章，被告並未侵害原告著作權，是原告主張均無理由等語，以資抗辯。
（五）聲明：
1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。2如受不利判決，願供擔保免予假執行。
三、法官協同兩造整理本件不爭執、爭執之事項（本院第212頁面）
甲、兩造不爭執之事項：
（一）原告為系爭商標一至三（即原證3至5）之商標權人。原告取得「北市衛器廣字第00000000號」廣告許可字號即原證10及原證17。
（二）原證2為被告公司之公司網頁、原證11係104人力銀行招募人才之被告公司介紹。
（三）被告公司為被證4之商標權人，被告公司原名鴻集晟科技有限公司，後更名為帥垚生技有限公司。
乙、爭執事項：
（一）原告主張被告公司於原證2中使用「艾氏效應」、「Alzn
nereffect」之記載方式，是否該當商標法第68條第3款、第69條第1、3項的要件？
（二）原告依商標法第71條第1項第3款請求被告公司賠償910萬元、及第三項聲明撤除所有侵權廣告文宣、刊登道歉啟事（附件一），有無理由？原告主張被告 尤佩甄依 公司法第23條第2項、民法第28條，應與被告公司負連帶賠償責任，有無理由？
（三）原告就原證17紅箭頭所示之系爭照片，有無著作財產權？得否行使著作財產權人之損害賠償權利？
（四）被告於本院卷第136頁商品介紹上使用之照片，是否係以重製圖片侵害原告著作權？
（五）原告主張依著作權法第84條、第88條請求被告公司賠償91
0萬元、及第三項聲明撤除所有侵權廣告文宣、刊登道歉啟事（附件一），有無理由？原告主張被告尤佩甄依公司法第23條第2項、民法第28條，應與被告公司負連帶賠償責任，有無理由？
（六）原告主張依民法第184條規定請求被告公司賠償910萬元、及第三項聲明撤除所有侵權廣告文宣、刊登道歉啟事（附件一），有無理由？原告主張被告尤佩甄依公司法第23條第2項、民法第28條，應與被告公司負連帶賠償責任，有無理由？
四、本院之判斷
（一）原告主張被告侵害商標權部分
1.按未經商標權人同意，為行銷目的而有於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第1項第
3款定有明文，然前開條文所規範之侵害商標權行為，係指依同法第5條「為行銷目的」所稱在交易過程（inthecourseoftrade）使用商標之行為而言。商標法第5條所謂商標之使用，則指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。易言之，判斷是否該當於商標法第68條規定侵害商標行為之前提，必須商標侵權者有合乎同法第5條之商標使用行為，亦即需有基於行銷目的，將商標用於商品或服務，並足以使相關消費者認識其為商標之意。
2.原告主張被告帥垚公司於公司網站內文中使用「艾氏」效應和「Alznner」effect，係侵害原告商標權云云，則依前開說明，本院應審究原告主張被告帥垚公司於網站上使用「艾氏」、「Alznner」等字樣，是否該當於商標法第
5條之商標使用行為至明。觀諸原告所有之系爭商標一、二均係由「艾氏、freefoot及圖」構成（詳原證3、4），系爭商標三則係由「Alznner及圖」組成（詳原證5），換言之，將前開商標內「艾氏」或「Alznner」字樣單獨提取，即非原告商標甚明，亦與原告商標毫無近似。
3.被告帥垚公司網站上（本院卷第12至13頁）使用「Alznne
reffect」、「艾氏效應」、「Alznner效應」等字樣之標示方式，均僅作為產品製造理論之敘述及介紹之標題或內文，字樣大小、字體字形、網頁配置與表徵，均未特別標示及彰顯，更未使用與系爭商標一至三之「艾氏」、「Alznner」字樣相近之字體、樣式，與被告帥垚公司商品、服務亦無緊密結合關係，甚而，網站最上方「艾氏效應」結合被告帥垚公司設計之圖示部分，乃被告帥垚公司作為網站導引之標籤，而該圖示與原告系爭商標一至三之圖樣明顯不同，換言之，被告帥垚公司使用「艾氏」、「Alznner」等字樣顯非基於行銷目的，亦未將「艾氏」、「Alznner」用於任何商品、服務，足使相關消費者認識「艾氏」、「Alznner」乃被告帥垚公司商標之使用行為。
4.再按下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。二、為發揮商品或服務功能所必要者。三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。商標法第36條亦有明文。細譯被告帥垚公司於網站上提及「艾氏效應」、「Alznner效應」、「Alznnereffect」均係在說明被告帥垚公司商品製造之理論基礎及特性結構，縱然「艾氏」、「Alznner」合乎系爭商標一至三之部分字樣，但被告帥垚公司並未作為商標使用，依前開條文規定，亦不受原告系爭商標一至三之商標權效力拘束。
5.從而，原告主張被告帥垚公司於網站上使用「艾氏」、「Alznner」等字樣係侵害原告商標權，因而訴請被告帥垚公司、尤佩甄應連帶給付原告910萬元，及自102年10月12日起至清償日止，以年息5％計算之利息；被告應撤除所有侵權之廣告文宣，包括但不限於目錄、型錄、傳單、被告專屬網站之網頁內容等；被告應在報紙及網站刊登道歉啟事，於法無據，不應准許。
（二）原告主張被告侵害著作權部分
1.按著作權人或製版權人對於侵害其權利者，得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。著作權法第84條亦有明文。
2.原告主張被告帥垚公司在PCHOME刊登之廣告所使用之系爭照片侵害其著作財產權云云，固據其提出PCHOME網站廣告資料、原告美國總公司網頁資料（原證9）、台北市政府衛生局藥物、化妝品廣告申請核定表（原證10）、原告行銷手冊（原證1）、北市衛器廣字第00000000號廣告傳單（原證17）為憑（本院卷第136至137、23至25、26至27、84、133頁），為被告帥垚公司否認，故原告應就其取得系爭照片著作財產權一節負舉證責任。
3.參諸原告提出之原證10及17僅係原告依藥事法第66條第1項前段規定於刊播藥物廣告時，應於刊播前將所有文字、圖畫或言詞，向中央或直轄市衛生主管機關核准，而取得之藥物廣告刊播核准字號，依原證10申請資料，原告於申請核准前並未提出系爭照片及其著作權證書資料送審，無法證明原告就原證17紅色箭頭所指之系爭照片有著作財產權。又徵之原告提出之著作財產權專屬授權契約書（原證23，本院卷第195至208頁）係就「行銷手冊」之著作財產權專屬授權予訴外人 傅荔芬 ，而前開授權範圍是否有包含系爭照片，依前開授權契約書無從得知，對照原告提出之行銷手冊（本院卷第84頁），亦未使用系爭照片。再依原告提出之傅荔芬與原告公司間之授權書（本院卷第209頁），則係傅荔芬將BIOORTHOTICSINTERNATIONAL,INC.授權傅荔芬之「產品」即「1.Alznner矯正器。2.BAREFOOT足弓支撐器。3.Alznner軟型矯正器」授權轉讓予原告公司，並非傅荔芬將前揭行銷手冊之著作財產權再授權予原告公司，因此，無法證明原告就系爭照片有著作財產權。
4.衡之被告帥垚公司抗辯原證18後附之AlznerRDMTHomePage網頁介紹，該網站之照片及文字出處係來自PhysiatricTherapeuticAssociationofNorthAmericaIncorporated（即北美物理治療學會），但前開網頁介紹，系爭照片之著作權應係歸屬於Ms.IsabelM.M.Deziel（本院卷第140頁），可推論系爭照片之著作財產權並非歸屬原告，雖原告主張前開網站所載之兩間醫院即TheAlznerSchoolofReflexologyandDeepMuscleTherapy、TheAlznerTechniqueforReflexologyandDeepMuscle（本院卷第139頁背面，標示C部分）以及PhysiatricTherapeuticAssociation
ofNorthAmericaIncorporated（即北美物理治療學會），都是原告美國總公司BIOORTHOTICSINTERNATIONAL,
INC.開設的等語，但此部分，並未據原告提出任何證據以實其說，亦無法單憑前開醫院或學會係原告美國公司所設立，即推論原告就系爭照片有著作財產權。
5.從而，被告帥垚公司固於PCHOME刊登之廣告使用系爭照片，但原告對系爭照片是否有著作財產權一情，尚無法舉證證明，故原告主張被告帥垚公司侵害其著作權，並依著作權法第84條、第88條規定請求被告帥垚公司、尤佩甄應連帶給付原告910萬元，及自102年10月12日起至清償日止，以年息5％計算之利息；被告應撤除所有侵權之廣告文宣，包括但不限於目錄、型錄、傳單、被告專屬網站之網頁內容等；被告應在報紙及網站刊登道歉啟事，難謂有據，不應准許。
（三）原告主張被告侵權行為部分
1.依侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人「權利」，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（最高法院100年度台上字第328號判決要旨參照）。
2.原告主張依民法第184條規定主張被告帥垚公司侵害其權利云云（本院卷第113頁），然如前述，原告主張被告帥垚公司侵害其商標權、著作權部分，均無可採，已見前述，至於原告主張被告帥垚公司於網站上說明其產品係參考GeorgeAlzner理論，在GeorgeAlzner監督下製作修正完成一節，有何不實，侵害其何項權利，亦未提出證據以實其說，參照原告提出之專利公報（本院卷第85至88頁），僅可證明GeorgAlzner於西元1965年向加拿大政府申請專利，於西元1970年取得專利，對應原告提出之行銷手冊是有關「德國艾氏腳正器」（本院卷第84頁）以及代理契約（本院卷第196頁），均無法證明被告帥垚公司所述有何不實之處，原告亦未說明被告帥垚公司侵害其何項權利，故此部分主張，尚無可取。
五、綜上所述，原告主張被告帥垚公司侵害其商標權、著作財產權等，依商標法第68條第3款、第69條第1項、第3項、第71條第1項第3款、著作權法第84條、第88條、民法第184條等規定請求被告帥垚公司應負損害賠償責任，被告尤佩甄則應依民法第28條、公司法第23條規定與被告帥垚公司負連帶賠償責任為由，訴請被告帥垚公司、尤佩甄應連帶給付原告910萬元，及自102年10月12日起至清償日止，以年息5％計算之利息；被告應撤除所有侵權之廣告文宣，包括但不限於目錄、型錄、傳單、被告專屬網站之網頁內容等；被告應在報紙及網站刊登道歉啟事，為無理由，均不應准許。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
六、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決不生影響，無一一論述之必要，併予敘明。
七、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條判決如
主文。中華民國102年11月29日
民事第二庭法官黃欣怡以上正本係依原本作成。
如對本判決上訴須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國102年12月4日
書記官詹志鵬