智慧財產法院106年度民專上字第9號民事判決

裁判字號：智慧財產法院106年民專上字第9號民事判決

裁判日期：民國107年04月27日

裁判案由：確認專利權等

智慧財產法院民事判決
106年度民專上字第9號聲請人中國砂輪企業股份有限公司法定代理人 林陳滿麗 訴訟代理人 李彥群 律師
黃麗蓉 律師兼送達代收人 馮達發 律師相對人 宋健民 訴訟代理人 張澤平 律師
林曉晴 律師 許樹欣 律師上列聲請人與相對人間確認專利權等事件，聲請人對於中華民國
107年3月15日本院106年度民專上字第9號第二審判決聲請補充判決，本院判決如下：
主文追加之訴駁回。
追加之訴訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、聲請人於本院為合法訴之追加：按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但第255條第1項第2款至第6款情形，不在此限。請求之基礎事實同一者，原告得將原訴變更或追加他訴。民事訴訟法第446條第1項但書與第255條第1項第2款分別定有明文。所謂訴之追加，係指原告於起訴後提起新訴以合併於原訴而言，倘訴之追加合法，法院應依訴之合併之規定審判。因訴之追加係利用原有訴訟程序所為之起訴，故為追加時，雖須有原訴訟程序之存在，然經利用原有訴訟程序合法提起追加之訴後，即發生訴訟拘束之效力，而能獨立存在，不因嗣後原訴已經判決確定而受影響（參照最高法院91年台抗字第212號民事判例）。聲請人中國砂輪企業股份有限公司（下稱中砂公司）主張其就原判決第一審訴之聲明第3項之給付金錢請求向本院提起上訴，並追加營業秘密法第12條第1項前段之請求權基礎，因原判決未予審酌亦未加以裁判，爰聲請補充判決，以維權益等語。查聲請人前於原審105年12月12日上訴狀追加營業秘密法第12條第1項前段之請求權基礎，聲請人為第一審原告，其提起訴之追加，係利用本院第二審訴訟程序，所為之訴之追加，為訴之追加時，其與原訴之主要爭點之當事人間聘任合約有其共同性，其所主張之利益可認屬同一或關聯之紛爭，而就原請求之訴訟與證據資料，本院繼續審理時，在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得於同一程序一併解決，以達紛爭解決一回性之目的，符合請求權基礎事實同一要件，本院自應審理該合法追加起訴部分，判斷其訴之追加，是否有理由。
二、補充判決之要件：按訴訟標的之一部或訴訟費用，裁判有脫漏者，法院應依聲請或依職權以判決補充之，脫漏之部分已經辯論終結者，應即為判決；民事訴訟法第233條第1項、第3項前段定有明文。職是，判決須於訴訟標的之一部或訴訟費用有脫漏者，法院始應依聲請以判決補充之，不包括裁判所持之理由在內（參照最高法院100年度台抗字第858號民事裁定）。職是，聲請人主張本院106年度民專上字第9號第二審民事判決（下稱本案判決）就訴之追加有訴訟標的之一部脫落情形，本院首應判斷訴之追加部分是否經辯論終結；繼而認定該訴之追加，有無理由；最後審酌聲請人聲請補充判決，是否應准許。
三、本案訴訟就追加之訴未於主文表示裁判結果：按聲請補充判決以訴訟標的之一部或訴訟費用之裁判有脫漏者為限，不包括為裁判所持之理由在內。所謂裁判有脫漏，係指法院應於主文表示裁判結果之事項，實際上未為裁判之表示者而言。至於非應表示於裁判主文之事項，則不在得聲請補充裁判之列（參照最高法院64年台聲字第65號民事判例；最高法院92年度台聲字第143號民事裁定）。聲請人中砂公司雖主張原判決自第34頁起之判決理由，未提及中砂公司就營業秘密法第12條第1項前段之請求權基礎。本案判決理由第128頁略謂相對人宋健民於101年8月14日帶領美國應材公司人員進入中砂公司鑽石事業部之行為，是否違反JV合約之相關規定，因非本案審理範圍。再者，宋健民將中砂公司人員○○○所製作之專案週報中，有關BODD之設計圖說、測試數據及結果等秘密資訊，使用於宋健民對第三人之簡報，是否洩漏中砂公司之營業秘密而有違反JV合約之相關規定，因非本案審理範圍，本院不予審究，原判決顯然有漏未裁判之情形云云。職是，本院自應審究本案判決是否就營業秘密法第12條第1項前段之請求權基礎，未加以裁判？或僅未於本案訴訟主文表示裁判結果？聲請人上開主張為訴訟標的或攻擊防禦方法？
(一)本院就營業秘密法第12條第1項前段之請求權已有判決：參諸本院之本案原判決，經斟酌兩造全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證所為之判斷，且已於判決書之參之五至六段，詳述關於競業禁止與營業秘密之懲罰性違約金之理由及依據，並認定宋健民未違反兩造約定之競業禁止與保密約款，未致中砂公司受有損害（見本院卷三第155頁背面至第
159頁）。職是，本案判決認定中砂公司依營業秘密法第12條第1項前段之請求權基準，主張宋健民故意或過失不法侵害中砂公司之營業秘密者，負損害賠償責任云云為不可採。準此，本院就營業秘密法條第12條第1項前段之請求權基礎，經斟酌兩造全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證所為之判斷，認定中砂公司此追加起訴，為無理由，就該訴訟標的部分雖已經審理，然未於本案判決主文表示裁判結果。揆諸前揭說明，本院應駁回該追加之訴。
(二)攻擊防禦方法非訴訟標的：按營業秘密法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：1.非一般涉及該類資訊之人所知者。2.因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。3.所有人已採取合理之保密措施者。營業秘密法第2條定有明文。聲請人中砂公司雖主張相對人宋健民於101年8月14日帶領美國應材公司人員進入中砂公司鑽石事業部之行為，違反JV合約之相關規定，暨宋健民將員工○○○所製作之專案週報中，有關BODD之設計圖說、測試數據及結果等秘密資訊，使用於宋健民對第三人之簡報，洩漏中砂公司之營業秘密而有違反JV合約之相關規定云云。然核屬其主張，均屬為營業秘密法第12條第1項前段之請求權基礎之攻擊防禦方法，非屬本案判決就其主張之訴訟標的有裁判脫漏之情形。況相對人宋健民帶領美國應材公司人員進入中砂公司鑽石事業部之行為及宋健民之簡報使用員工○○○製作之專案週報，是否為聲請人之營業秘密？相對人是否侵害其營業秘密？聲請人受有若干損害？聲請人均未舉證，以實其說。職是，縱使本案判決就該等攻擊防禦方法未予審究，至多僅屬判決理由之範圍，非屬訴訟標的有裁判脫漏。
1.營業秘密之要件：營業秘密之保護要件有秘密性、經濟價值及保密措施。當營業秘密所有人主張其營業秘密遭第三人侵害時而請求損害賠償，通常應證明其已盡合理保護措施之事實。而營業秘密要件判斷次序，應先就營業秘密之客體或標的是否為秘密；繼而判斷是否具有經濟價值；最後以主觀上有管理秘密之意思與客觀上管理秘密之狀態為斷。聲請人主張相對人帶領美國應材公司人員進入聲請人之鑽石事業部，暨與宋健民使用○○○製作之專案週報內容均為營業秘密云云。準此，本院應就上揭聲請人之主張內容，分析是否為營業秘密，聲請人應舉證證明之。
2.聲請人未舉證證明秘密性：
(1)JV增補條款與備忘錄三之約定：所謂秘密性或新穎性，係指非一般涉及該類資訊之人士所知悉之資訊。屬於產業間可輕易取得之資訊，非營業秘密之標的。秘密性之判斷，係採業界標準，除一般公眾所不知者外，相關專業領域中之人亦不知悉。倘為普遍共知或可輕易得知者，則不具秘密性要件。查JV增補條款第5條第2項約定：聲請人中砂公司對相對人 宋建民 所開發之JV產品，得權衡效益後安排其他事業部或專案來生產製造，而相對人對該類產品之技術指導有完全管理權，並得監督其成本之發生。再者，備忘錄三第3條約定：相對人被聲請人聘任為顧問，月支領新台幣顧問費及年終獎金。是聲請人自2010年5月1日起委託相對人全權管理鑽石科技中心及所有JV之技術。相對人擁有管理DTC需要之所有職權，包括預算編列、人員之任用核薪及考核權DTC內部組織調整等，相對人執行對鑽石科技中心之管理應從中砂公司制度規定。相對人對於DTC應訂定有利於兩造之研發計劃，經聲請人同意後，配合該計劃之預算，聲請人應予充分支持。準此，勾稽前揭約定內容可知，相對人宋建民有完全之技術管理權，研發計劃均由其制定，是聲請人主張相對人宋健民帶領美國應材公司人員進入中砂公司鑽石事業部之行為及宋健民之簡報使用員工○○○製作之專案週報，是否為相關專業領域者，所不知悉者，聲請人未舉證以實其說。
(2)相對人無保密之義務：聲請人雖主張其擁有BODD營業秘密云云。然該等資料係在相對人擔任技術指導者指導合資事業人員所製作，該等資料是否屬營業秘密，是否應依營業秘密法第2條第3款採取保密措施，本應依技術指導者即相對人指示編列，始符合營業秘密法之營業秘密要件。查相對人未指定之，兩造亦未約定某特定資料應屬營業秘密，縱相對人於99年4月底前，因擔任鑽石科技中心總經理曾簽訂競業禁止及營業秘密條款，惟此等條款，嗣後業經雙方以99年4月30日離職申請單，合意刪除注意事項中關於保密義務及競業禁止之規定，並以文字書寫更正為「依JV規定辦理」（見原審卷一第21頁背面）。故當事人間未有任何競業禁止及保密條款之約定。相對人宋健民指導所作成之合資事業資料，包含鑽石事業部銷售鑽石碟之資料，鑽石科技中心之研究成果或專案報告，從未經相對人指定或雙方約定應以營業秘密處理，自不得僅以聲請人單方之主張，逕認該等資料成為聲請人單方擁有之營業秘密。相對人為技術資料之技術指導者，雙方本未曾約定此等資料應屬營業秘密。職是，當事人間無營業秘密或競業禁止條款之約定，聲請人主張其擁有營業秘密，容有誤會。
(3)產業間可取得之公開資訊：聲請人雖主張BODD技術文件為營業秘密，然於依據相對人所提出之公開文獻整理表（見本院卷一第263至269頁之被上證9），經與該公開文獻比對，可知該等公開文獻已公開聲請人所主張之BODD技術。況依據被上訴人提供之公開文獻附表A（見本院卷一第270至274頁被上證10），並比對該公開文獻，益徵聲請人所主張之技術資料屬於產業間可輕易取得之資訊，不具秘密性。
3.聲請人未舉證證明經濟價值：所謂經濟價值者，係指技術或資訊有秘密性，且具備實際或潛在之經濟價值者，始有保護之必要性。營業秘密之保護範圍，包括實際及潛在之經濟價值。故尚在研發而未能量產之技術或相關資訊，其具有潛在之經濟價值，亦受營業秘密法之保護，不論是否得以獲利。申言之，持有營業秘密之企業較未持有該營業秘密之競爭者，具有競爭優勢或利益者。就競爭者而言，取得其他競爭者之營業秘密，得節省學習時間或減少錯誤，提昇生產效率，即具有財產價值，縱使試驗失敗之資訊，仍具有潛在之經濟價值。然上述公開之資料，所公開之BODD之技術資料，是否具有客觀經濟價值，聲請人未舉證之，故有無經濟價值，容有疑義。
4.聲請人未舉證證明有盡合理保密措施：
(1)主觀保護意思與客觀保密積極作為：按所謂保密措施者，係指營業秘密所有人已採取合理之保密措施者。故所有人按其人力、財力，依社會通常所可能之方法或技術，將不被公眾知悉之情報資訊，依業務需要分類、分級而由不同之授權職務等級者知悉。就電腦資訊之保護，使用者設有授權帳號、密碼等管制措施（參照最高法院102年度台上字第235號民事判決）。合理保密措施，必須營業秘密之所有人主觀上有保護之意願，且客觀上有保密之積極作為，使人瞭解其有將該資訊當成秘密，加以保守之意思，並將該資訊以不易被任意接觸之方式，予以控管。因營業秘密涵蓋範圍甚廣，取得法律保護之方式，並非難事，倘營業秘密所有人不盡合理之保密措施，使第三人得輕易取得，法律自無保護其權利之必要性。倘事業資訊為該產業從業人員所普遍知悉之知識，縱使事業將其視為秘密，並採取相當措施加以保護，其不得因而取得營業秘密。至於資料蒐集是否困難或複雜與否，並非營業秘密之要件。
(2)○○○之BODD報告未盡合理有保密措施：證人○○○前於原審之104年7月9日言詞辯論期日結證稱：其報告未蓋有不准複印及轉發之印章，且該報告僅為聲請人公司內部流通，其他員工不太可能看到。該報告比較少有紙本，大多是電子檔，除非有長官要，不然紙本報告就直接自行保存，不會丟掉等語（見原審六卷第400頁）。參諸證人○○○證述可知，○○○製作之BODD報告，均未標示不准複印或轉發或為公司機密之字樣，倘印出紙本，亦未要求回收。而相對人於99年4月30日與聲請人簽訂離職申請單後，注意事項中關於保密義務之規定，亦經聲請人董事長及執行長核准刪除。再者，相對人於100年簽署備忘錄三後，聲請人即緊縮合資事業之資金投入，相對人於100年3月後，因前往錸鑽公司上班，故每週僅需至聲請人處1次，每次約2小時。相對人於99年4月30日後，顯然已非聲請人之內部員工。職是，聲請人由○○○提出予宋健民之報告，未蓋上不准複印及轉發或公司機密之印章，中砂公司亦未與宋健民簽定保密協議。聲請人客觀上未有任何行為，除使相對人瞭解聲請人有將該資訊作為營業秘密保護之意圖外，亦未將該資訊以不易被任意接觸之方式予以控管。職是，聲請人就系爭資料未採取合理之保密措施。
四、本判決結論：綜上所述，聲請人提起追加之訴之請求權基礎，前經兩造於本案訴訟進行辯論，當事人就相關爭點詳為論述，本院斟酌兩造全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證所為之判斷，認定中砂公司之追加起訴，為無理由，該訴訟標的部分經審理在案，僅未於本案判決主文表示裁判結果，是聲請人聲請判決補充，雖聲請為有理由，然本院認追加起訴為無理由，自應駁回該追加之訴，如主文所示。再者，聲請人雖有主張上開有關營業秘密法第12條第1項前段之相關攻擊防禦方法，然該等攻擊防禦方法，除非屬本案判決無就訴訟標的之一部有裁判脫落之情形外，亦無法證明具營業秘密要件，併此敘明。
據上論結，本件聲請人之聲請雖為有理由，然追加起訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第233條第1項、第78條，判決如主文。
中華民國107年4月27日
智慧財產法院第一庭
審判長法官陳忠行
法官曾啟謀法官林洲富以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國107年4月27日
書記官蔡文揚附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。