裁判字號：臺北高等行政法院93年訴字第364號判決
裁判日期：民國94年04月13日
裁判案由：新型專利異議
臺北高等行政法院判決
93年度訴字第00364號94原告彥豪金屬工業股份有限公司代表人甲○○（董事長）訴訟代理人己○○
丁○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○
參加人弘家金屬工業有限公司代表人乙○○訴訟代理人戊○○上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國92年12月3日經訴字第09206223410號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國（下同）89年10月5日以「自行車煞車把手之改良結構」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以系爭專利不符合核准審定時專利法第98條之1所定之新型專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於92年7月14日以（92）智專3（3）05051字第09220707670號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：
如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違核准審定時專利法第98條之1新穎性之規定？㈠原告主張：
原告不服被告以系爭案（即被異議案）有違專利法第98條之1規定而為「異議成立，應不予專利」之處分，茲提出起訴理由如下：
⒈按專利法第98條之1規定乃特指「內容相同之兩案」而
言，特先稟明。查原告為使系爭案與引證案有較明確之區隔，遂於91年8月9日向被告提請修正申請專利範圍，卻遭被告以修正本中「把手主體之拉柄側位形成扳拉區，該扳拉區設有包覆面」等字樣，同時記載於前言部分及特徵部分，為重複且混淆之不當記載為由，而不准修正。唯查，系爭案之申請專利範圍「一種自行車煞車把手之改良結構，主要係在把手主體之拉柄側位形成有扳拉區，該扳拉區設有包覆面；其特徵在於：把手主體，其成型後在拉柄側位形成有扳拉區，該扳拉區設有包覆面，且分設多個貫穿拉柄及包覆面之鎖合孔；按壓體，為硬質襯片表面披覆軟膠層所形成，其構狀設成可與包覆面套合，並在硬質襯片上形成對應鎖合孔之螺孔；俾由上述之元件組合，藉按壓體配合把手主體之包覆面套設，經螺栓由鎖合孔及螺孔而完成鎖固定位，進而組構成提供煞車控制之操作把手，其不但可強化按壓體之穩固定位，更因組合元件可分體更換，而增加結構使用之經濟效益。」實則，上揭申請專利範圍中的前言部分是指「把手主體之拉柄側位形成有扳拉區，該扳拉區設有包覆面」，而其特徵部分中「把手主體，其成型後在拉柄側位形成有扳拉區，該扳拉區設有包覆面，且分設多個貫穿拉柄及包覆面之鎖合孔；其中前言部分係指把手體分設有供手指扳拉之扳拉區，該扳拉區設有軟性的包覆面；而特徵部分，把手主體係指扳拉區除設有包覆面外，而且設有多個鎖合孔，該鎖合孔是貫穿拉柄及包覆面，二者實可明顯辨識前言部分係為把手主體功能性之表達，而特徵部分為把手主體之結構構設之表示，並無混淆、重複之虞。
⒉原告不服原審查於異議審定書理由一中不准予系爭案之
修正。查，依系爭案核准審定時所適用之90年10月24日修正之專利法第102條之1第3項規定，在不變更申請案之實質前提下，審定公告後若有申請專利範圍過廣之情事，係得准予修正；縱使原審查認為修正內容記載不當，仍得致函要求更正，惟卻逕予不准修正之處分，顯然有違專利法規定。
⒊系爭案係經原告繳付新台幣（下同）2千元之專利修正
規費而提請申請專利範圍修正，且該修正經被告審查並無變更專利實質內容，而認為係僅屬於文字敘述表達之不適當致恐有因重複而混淆之虞，故不准予變更。為此，原告認為在不變更專利實質內容之前提下，局部文字之誤植係應有機會更正，而不應即定案不准予修正。是故，原告願再重新提出申請專利範圍修正，祈請貴院准予發回原審查機關重為審視本案，以維原告之權益。
⒋系爭案與引證案並非屬「相同新型」。查，原審查主要
是以二案皆為具握持舒適、防滑、易換元件等之整體「功效相同」，而系爭案之螺固或插（嵌）固屬公知之結合構造、技術為常識性等效變更，故屬「相同新型」；惟查，原告所擁有更早於系爭案及引證案之另一專利前案第00000000號，所揭示者即為一同樣具有握持舒適、防滑功效之剎車把手止滑墊，而該止滑墊系直接一體成型於剎車把手上，所不同者僅在於其無「易換元件」之功效，是以系爭案乃以止滑墊底部凸設凸柱，俾與剎車把手之結合孔以插固式組合，即引證案是以止滑墊與剎車把手呈二元件式之凹凸配合；反觀，系爭案則是以螺栓由剎車把手底部向上螺合貫穿並結合鎖抵止滑墊，使止滑墊、剎車把手分別設對稱孔，再以第三元件螺栓予以呈三件式之組接。
⒌承前所述，系爭案更換止滑墊時僅需輕易旋鬆螺栓即可
，而引證案則必須以外力敲擊方式卸出止滑墊之凸柱，顯然對一般自行車騎士而言，顯然系爭案之螺栓鎖合更具有易於自行換裝（DIY）之便捷性，是以系爭案較之引證案具有結構不同，且功效增進之事實而應准予其專利。
⒍系爭案係合法提出專利修正，且修正後之專利構設與引
證案雖同為剎車把手之舒適扳拉功能，但其結構明顯界定為按壓體與拉柄之螺設組合，與引證案之差套卡固結構並不相同，故並不適用專利法第98條之1規定之「內容相同之兩案」。
⒎綜上所述，被告對系爭案之專利修正程序有明顯瑕疵，
而使原告之合法專利權益受損，蓋系爭案在專利申請時引證案乃亦尚在專利申請中而未公開，因此並無抄襲之疑義，系爭二案充其量僅同為解決相同之問題，而各自所實施之技術手段（即結構）並不相同，一為螺絲鎖合，一為卡栓插固，二者結構有明顯之差異性，並無專利法第98條之1規定「內容相同之兩案」之違法適用情事，請判決如訴之聲明。
㈡被告主張：
⒈原告訴稱：系爭案91年8月9日修正之申請專利範圍「一
種自行車煞車把手之改良結構，主要在把手主體之拉柄側位形成扳拉區，該扳位區設有包覆面；其特徵在於：把手主體，其成型後在拉柄側位形成扳拉區，該扳拉區設有包覆面，具分設多個貫穿拉柄及包覆之鎖合孔；按壓體，為硬複質襯片表面披覆軟膠層所形成，其構狀設成可與包覆面套合，並在硬質襯片上形成對應鎖合孔之螺孔；藉按壓體配合把手主體之包覆面套設，經螺栓由鎖合孔及螺孔完全鎖固定位，．．．」，可辨識特徵前之前言部分為主體功能性之表達，與特徵部分把手主體之結構表示，至無混淆、重複之虞；原告在不變更實質內容之前提下，局部文字之誤植，應有機會更正，而不應即定案不准予修正，原告願再重新提出申請專利範圍修正云云。按申請專利範圍之記載若以「其特徵在於：」方式時，其特徵前之前言部分，係指習知構造，創作特徵則記載於其特徵之後，此種記載方式，可明確的辨別專利之創作特徵，先予陳明。前揭申請專利範圍修正本，係將原申請專利範圍第2項併入第1項，惟該修正本中「把手主體之拉柄側位形成扳拉區，該扳拉區設有包覆面」（原申請專利範圍列為特徵前之前言部分，非創作特徵）同時記載於前言部份及特徵部分，為重複之記載，且使「把手主體之拉柄側位形成扳拉區，該扳拉區設有包覆面」究竟係前言部分之習知構造，抑或為創作特徵，造成混淆，為不當記載，故原處分不准予修正，本異議事件依原公告本審查。原處分未准予修正，對系爭案之專利權範圍及本異議事件之審查並無影響，因前揭申請專利範圍修正本第1項雖增列「且分設多個貫穿拉柄及包覆面及鎖合孔」，惟原申請專利範圍第2項「按壓體與拉柄之配合可為螺設、插套卡固方式完成兩者可拆卸、組合之定位」，必須配合鎖合孔，為公知知識、技術，故該申請專利範圍修正本第1項與原申請專利範圍第2實質相同，而被告原審定亦已對系爭案原申請專利範圍第1至3項作成處分。原申請專利範圍第1至3項已能界定、揭露系爭案之創作特徵，而局部文字誤植之修正，亦無法改變「系爭案與引證案（異議證據2之第00000000號）屬相同新型，引證案可證系爭案與申請在先而在其申請後始公告之引證案所附說明書、圖式載明之內容相同，不具新穎性，本件異議成立，應不予專利」之事實，故被告未再通知原告作局部文字誤植之修正，係行政經濟原則之考量。
⒉原告又訴稱：系爭案修正後之專利構設與引證案雖同為
剎車把手之舒適扳拉功能，但其結構明顯界定為按壓體與拉柄之螺固，與引證案之差套卡固結構不相同，並不適用專利法第98條之1「內容相同之兩案」。按相同之新型，並不以兩物品之形狀、構造或裝置完全同一為必要，苟兩物品之創作目的、構造、技術及功效之主要部分相同，而不同之部分，僅為習用技術之轉換，整體功效相同時，仍屬相同之新型。系爭案與引證案之創作目的及構造、技術特徵均「在把手主體之扳拉區，套設不易打滑及易於更換組裝之按壓體」，兩者之剎車把手「具有握持之舒適性、防滑及易換元件」之功效亦相同，兩者雖有固定方式（螺固、差套卡固）之差異，惟螺固或插（嵌）固，均屬公知之結合構造、技術，系爭案原申請專利範圍第2項「本案按壓體與拉柄之配合，可為螺設、插套卡固方式完成兩者可拆卸、組合．．．」，可見固定方式可為不同構造，並非兩者創作「剎車把手固設防滑墊」之主要構造、技術特徵，兩者固定方式之不同，僅係習用技術之轉換，對剎車把手「具有握持之舒適性、防滑及易換元件」之整體功效並無不同，兩者仍屬相同新型，引證案可證系爭案與申請在先而在其申請後始公告之引證案所附說明書、圖式載明之內容相同，不具新穎性，違反專利法第98條之1之規定，故所訴無理由。
⒊綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
㈢參加人主張：
引用被告之主張。
理由
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准審定時專利法第97條暨第98條第1項前段所明定。惟如申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利，復為同法第98條之1所明定。
二、本件系爭第00000000號「自行車煞車把手之改良結構」新型專利案，主要在把手主體之拉柄側位形成扳拉區，該扳拉區設有包覆面；其特徵在於：利用包覆面配設一按壓體套固，而該按壓體由複質襯片表面披覆軟膠層所構成。按壓體與拉柄之配合可為螺設、插套卡固方式完成兩者可拆卸、組合之定位，按壓體之軟膠層表面可設凹或凸之防滑紋。參加人於異議階段所提異議證據為89年5月29日申請，90年11月1日審定公告之第00000000號「剎車握把防滑墊改良」新型專利案（即引證案）。案經被告審查，認系爭案與引證案之創作目的均在於「設計一種具有多變化可更換防滑墊之剎車把手」。系爭案「把手主體之扳拉區包覆面設多個貫穿之鎖合孔；按壓體為硬質襯片表面披覆軟膠層所形成，可與包覆面套固」，與引證案「剎車握把之嵌合槽底面形成系列的結合孔，防滑墊係於一底座頂面固設軟質防滑層，且底座為較硬材質，底座的底面並形成系列對應結合孔的凸柱，凸柱可緊密插設於結合孔，藉以組構成具有變化性剎車握把防滑墊結構」，兩者之構造、技術特徵相同，兩者之剎車把手「具有握持之舒適性、防滑及易換元件」之功效亦相同；其差異在於系爭案「以螺栓螺固按壓體」，而引證案「以凸柱插（嵌）固防滑墊」，惟螺固或插（嵌）固，均屬公知之結合構造、技術，且非兩者創作「剎車把手固設防滑墊」之主要構造、技術特徵，故此不同僅係非主要創作特徵之常識性等效變更，對剎車把手「具有握持之舒適性、防滑及易換元件」之整體功效並無不同，兩者仍屬相同新型，引證案可證系爭案與申請在先而在其申請後始公告之引證案所附說明書、圖式載明之內容相同，不具新穎性；又系爭案申請專利範圍附屬項「按壓體之軟膠層表面可設凹或凸之防滑紋」，屬公知之技術、知識，涵蓋在其所依附之主項主要構造、技術中，亦不符專利要件，乃為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造及參加人之主張，各如事實欄所載，其爭點厥為系爭案是否有違核准審定時專利法第98條之1新穎性之規定？
三、經查，申請專利範圍之記載若以「其特徵在於：」方式時，其特徵前之前言部分，係指習知構造，創作特徵則記載於其特徵之後；本件原告於91年8月9日所提出之修正申請專利範圍，係將原申請專利範圍第2項併入第1項，惟該修正本中「把手主體之拉柄側位形成扳拉區，該扳拉區設有包覆面」（原申請專利範圍列為特徵前之前言部分，非創作特徵）同時記載於前言部分及特徵部分，為重複之記載，且使「把手主體之拉柄側位形成扳拉區，該扳拉區設有包覆面」究竟係前言部分之習知構造，抑或為創作特徵，造成混淆，為不當記載，故原處分不准予修正，並無違誤，本院自仍以系爭案之原申請專利範圍作為審查系爭案與引證案相較是明否具新穎性之判斷基礎，合先說明。次查，所謂相同之新型，並不以兩物品之形狀、構造或裝置完全同一為必要，苟兩物品之創作目的、構造、技術及功效之主要部分相同，而不同之部分，僅為習用技術之轉換，整體功效相同時，仍屬相同之新型；本件引證案主要在剎車握把之外側緣中段形成嵌合槽，嵌合槽底面形成系列的結合孔，防滑墊係於一底座頂面固設軟質防滑層，且底座為較硬材質，底座的底面並形成系列對應結合孔的凸柱，凸柱可緊密插設於結合孔，藉以組構成具有變化性剎車握把防滑墊結構；其中凸柱與結合孔可為不同結構，以提升防滑墊之結合性；系爭案與引證案之創作目的及構造、技術特徵均「在把手主體之扳拉區，套設不易打滑及易於更換組裝之按壓體」，兩者之剎車把手「具有握持之舒適性，防滑及易換元件」之功效亦相同，兩者雖有固定方式及細部結構上之差異，惟螺固或插（嵌）固，均屬公知之結合構造、技術，系爭案申請專利範圍第2項「本案按壓體與拉柄之配合，可為螺設，插套卡固方式完成兩者可拆卸、組合．．．」，可見固定方式可為不同構造，並非兩者創作「剎車把手固設防滑墊」之主要構造、技術特徵，故兩者細部之不同，僅係常識性等效變更，對剎車把手「具有握持之舒適性，防滑及易換元件」之整體功效並無不同，兩者仍屬相同新型，引證案已足證明系爭案違反前揭專利法第98條之1規定，不具新穎性。從而，被告為本件「異議成立，應不予專利」之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。
原告仍執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國94年4月13日
第四庭審判長法官徐瑞晃
法官蕭惠芳法官李得灶上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國94年4月21日
書記官陳清容