裁判字號：臺北高等行政法院97年訴字第1398號判決
裁判日期：民國97年10月08日
裁判案由：商標異議
臺北高等行政法院判決
97年度訴字第1398號原告美商．電子科學工業公司（ElectroScientificI
ndustries代表人甲○○○○○Pa訴訟代理人 陳長文 律師
蔡瑞森 律師被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）訴訟代理人丙○○
參加人韓商‧伊色爾半導體股份有限公司代表人乙○○上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國97年3月31日經訴字第09706104000號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人韓商‧伊色爾半導體股份有限公司參加訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：參加人韓商‧伊色爾半導體股份有限公司前於民國（下同）93年4月26日以「ESI」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9類之「快閃記憶體裝置、半導體晶片、半導體記憶裝置、積體電路、可程式邏輯控制器（如：電腦周邊）、微處理器（機）、矽晶圓（體）、電晶體、放大器」等商品，向被告智慧財產局申請註冊，經被告審查，准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標，詳見附圖㈠），嗣原告以系爭商標有違商標法第23條第1項第12款及第14款之規定，並檢具如附圖㈡所示商標（下稱據以異議商標），對之提起異議，案經被告審查，以96年7月26日中台異字第941394號商標異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部97年
3月31日經訴字第09706104000號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應作成異議成立之處分。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：⑴據以異議商標在系爭商標提出申請前是否已成為著名商標而
有商標法第23條第1項第12款之適用？⑵兩造商標之指定商品是否屬於類似商品或關係密切之商品而
有商標法第23條第1項第14款之適用？㈠原告主張：
⒈按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公
眾混淆誤認之虞者」及「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，為商標法第23條第1項第12款及第14款所明定。而商標近似與否，應隔離觀察以為判斷之標準，縱兩商標對照比較能見其差別，倘異時異地隔離觀察則不易見，而有引致他人發生混淆誤認之虞者，仍不得謂非近似之商標。凡商標在外觀、讀音或觀念上，有一足以產生混同誤認之虞者，即屬近似之商標；又凡商標圖樣之構圖、排列、字形、設色等，有產生混同誤認之虞者，即屬外觀近似；此迭經臺北高等行政法院著有判例，合先陳明。
⒉又按所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商
標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
⒊查本件系爭商標與據以異議商標構成近似，已為被告及訴
願決定機關所確認，則本案之主要爭點為⑴據以異議商標在系爭商標提出申請前是否已成為著名商標及⑵兩造商標之指定商品是否屬於類似商品或關係密切之商品；就第1個爭點，據以異議商標是否已成為著名商標，原告欲陳明者為原告自西元1954年創用「esi」以來，即在美國本土及工業先進國家德國、日本及歐盟取得註冊及使用。為利「esi」產品在中華民國臺灣地區行銷，自西元1984年起即向被告呈准註冊「esi」商標為第236488、236489、363170及363203號商標，茲檢附「esi」商標世界各國註冊一覽表及相關註冊證影本共34份（見本院卷㈠第34至111頁）。另為拓展「esi」商標在臺灣的市場，原告在臺灣竹北設立辦公室及技術中心，以促銷「esi」產品，由於品質精良，「esi」產品在西元2000年榮獲國際半導體雜誌的「編輯精選─最佳產品獎」，茲檢附相關使用證據，以為明證：
⑴原告西元2000年至2003年在中華民國臺灣地區所舉辦之促銷活動一覽表乙紙（見本院卷㈠第112頁）。
⑵西元2000年至2002年原告在台北世貿展覽館之參展照片及節目表共3份（見本院卷㈠第113至127頁）。
⑶原告竹北辦公室暨亞洲技術中心啟用慶祝典禮程序表、
典禮照片、簡介摺頁及網路介紹共乙份（見本院卷㈠第
128至145頁）。⑷原告於西元2003年為臺灣客戶分別在高雄及新竹所舉辦
的技術座談會報名表及會場照片、討論資料共乙份（見本院卷㈠第146至176頁）。
⑸原告西元2000年至2006年在台灣之收入統計表乙份（見本院卷㈠第177至181頁）。
⑹原告於西元2000年榮獲國際半導體雜誌的「編輯精選─
最佳產品獎」之宣傳單影本乙紙（見本院卷㈠第182頁）。
⑺另再提呈原告西元2003年、2004、2005年之年報影本共
3份（見本院卷㈠第183至305頁、卷㈡第1至157頁），從該等年報之財務報表（經會計師認證），可知原告自西元1999年至2005年之年淨銷售額如下：
西元1999年：US$197,118,000（約合新臺幣6.4億）；西元2000年：US$299,419,000（約合新臺幣97億）；西元2001年：US$471,833,000（約合新臺幣153億）；西元2002年：US$162,885,000（約合新臺幣53億）；西元2003年：US$136,885,000（約合新臺幣44億）；西元2004年：US$207,242,000（約合新臺幣67億）；西元2005年：US$233,371,000（約合新臺幣76億）。
由上述資料可知，據以異議商標已為臺灣半導體業界中之著名商標，絕無疑義。被告及訴願決定機關漠視原告之上述在臺行銷數據，率爾認定據以異議商標非為著名商標，其處分及決定之論斷，顯有未洽而不應予以維持。
⒋另再提呈原告西元1997年至西元2006年第3季之淨收益總
額統計表附節譯文影本共乙份（見本院卷㈡第158至163頁），由所附統計表可知，原告公司在亞洲、歐洲、美國自西元1997年以來之總淨收益為228,840萬美元（約合新臺幣745億元）。被告及訴願決定機關未考量如此龐大的行銷獲利數據，而逕予否定據以異議商標因廣於世界各地（包括臺灣）行銷而取得之著名地位，其處分及決定顯有違誤而不足採。
⒌再就第2個爭點，即兩造商標產品之性質觀之，系爭商標
之半導體產品與原告之雷射半導體測試產品有時係由同一家公司所製造，且通常係在同一銷售管道銷售及配送，因此兩造商標產品屬相同、類似的生產及銷售管道，而屬於類似商品。以據以異議商標在全球獲得之高知名度，難謂從事於相關產品製造之參加人不知悉「esi」係原告之著名商標，故系爭商標亦有違商標法第23條第1項第14款之規定，其理甚明。
⒍原告欲再陳明者，原告在韓國成功地撤銷系爭之相同商
標（見本院卷㈡第164至186頁），系爭之相同商標在美國及中國大陸之申請案，亦因與原告之著名商標「esi」構成近似而遭該二國之商標主管機關核駁。按依相同之事實及證據所作「著名商標」的判定應有其一致性，而不應因國家不同而否定原告著名商標的地位及其他國家商標主管機關之判斷。況且，「esi」商標係原告公司名稱的首字縮寫，係原告所首創的商標，使用了超過半世紀之久，若有他人使用相同之「ESI」，其顯有抄襲之嫌，縱該他人可抗辯其「E」、「S」、「I」可代表許多不同的英文字的字首。
㈡被告主張：
⒈按商標法第23條第1項第12款規定：商標「相同或近似於
他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限」。本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為商標法施行細則第16條所明定。又所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言，故本款前段之適用除須有以相同或近似於他人著名之商標或標章申請註冊外，尚須因而有致公眾發生混淆誤認之虞者，始足當之；至有無使公眾產生混淆誤認之虞，應就商標識別性之程度、著名性之高低、是否具有創意、所指定使用商品相關及類似程度及消費者之注意力等相關因素判斷之，當非單純同有相同之某文字即得斷定。而所謂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」者，係指商標以不公平方式或不正利用著名商標或標章之識別性，而有致減損著名商標或標章之價值，或因利用著名商標或標章之信譽而有搭便車不勞而獲之情形者而言。
⒉本件原告固主張「esi」係原告公司名稱特取部分起首字
母之組合，首創以之作為商標，使用於雷射產生器、測量各種電之特性之器具上，由於產品品質精良，深獲消費者之信賴及喜愛，並於73年起即在臺灣獲准註冊「esi」商標，亦在美國、歐體、日本、德國等多國取得商標註冊，且原告在亞洲、歐洲、美國自西元1997年至2006第3季之淨收益為228,840萬美元，是參加人以相同之外文「ESI」作為系爭商標圖樣，指定使用於同一或類似之商品申請註冊，有違前揭法條之規定。查本件系爭商標圖樣，與原告據以異議之註冊第236488、363170號「esi」、第2364
89、363203號「esianddevice」等商標圖樣相較，固屬構成近似之商標。惟查，本件據原告所檢送之「esi」商標於澳大利亞、巴西、歐盟等20餘國家或地區之註冊資料影本，屬靜態權利表徵，關於商標使用情形如何暨知名度是否已臻著名，仍須參酌實際使用證據資料綜合論斷。而依原告其他所檢送之證據資料，其中西元2000年至2003年在臺灣地區舉辦之促銷活動一覽表、西元2000年至2002年原告在台北世貿展覽照片及節目表、竹北辦公室暨亞州技術中心啟用慶祝典禮程序表、典禮照片、簡介摺頁及網路資料、座談會報名表及會場照片、討論資料、宣傳單影本等證據資料，核該等證據資料僅能說明原告於西元2000年至2003年之4年間參與或舉辦過6場商品促銷活動、3場展覽會、1場辦公室及技術中心啟用典禮及2場座談會，該等活動場次不多，國內多數相關業者或消費者能否因該等活動內容，知悉據以異議商標存在，尚屬有疑；又原告所提西元2000年至2006年在臺灣之收入統計表及西元1997年至2006年第3季之淨收益總額統計表資料，查該等收益金額統計表，核其形式乃電腦製作之表格，且因原告未提供其他如商品銷售發票、行銷單據、進（出）口單據等輔助資料佐證，自無從認定該等銷售金額即為據以異議諸商標指定使用商品之實際銷售金額，是原告所檢送之證據資料尚難證明在本件系爭商標申請註冊時，據以異議商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名。況外文「ES
I」非獨特之字詞，且國內外廠商亦有以外文「ESI」作為商標圖樣之一部分申准註冊，是其尚非原告獨創而具高度識別性。衡酌據以異議商標識別性之程度、著名性之高低及創意等情，從而參加人以系爭商標申請註冊，尚無相同或近似於他人著名商標或標章有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，揆諸上開說明，應無前揭條款規定之適用。
⒊商標法第23條第1項第14款規定：商標「相同或近似於他
人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。但得該他人同意申請註冊者，不在此限」。本款之適用應以二造商標指定使用於同一或類似商品或服務為前提要件。商品類似之意義係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源而言。
⒋查本件系爭商標所指定使用之快閃記憶體裝置、半導體晶
片、半導體記憶裝置、積體電路、可程式邏輯控制器（如：電腦周邊）、微處理器（機）、矽晶圓（體）、電晶體、放大器商品，與原告據以異議之註冊第236488、236489號商標所指定使用之「測量電特性－既電阻、電容、電感、電抗、消耗因數及其倒數、電壓、電流、相角、頻率、功率及功率因素之器具暨應屬本類之其他一切商品」；第363170、363203號商標所指定使用之「雷射產生器」商品及其實際使用之商品（詳如異議理由及檢送之證據資料）相較，前者係屬晶片、半導體、積體電路類之商品，而後者則屬檢測儀器商品或為發射雷射光之器具，二者無論商品用途、功能、材料、產製者等皆明顯有別，依一般社會通念及市場交易情形，尚無使消費者誤認其為來自相同或有關聯之來源而致混淆誤認之虞，應非屬同一或類似，從而本件參加人以系爭商標申請註冊，自無前揭條款規定之適用。
㈢參加人主張：參加人未到場陳述意見。
理由
一、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」及「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得註冊，為商標法第23條第1項第12款及第14款所明定。
二、參加人韓商‧伊色爾半導體股份有限公司前於93年4月26日以「ESI」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9類之「快閃記憶體裝置、半導體晶片、半導體記憶裝置、積體電路、可程式邏輯控制器（如：電腦周邊）、微處理器（機）、矽晶圓（體）、電晶體、放大器」等商品，向被告智慧財產局申請註冊，經被告審查，准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標，詳見附圖㈠），嗣原告以系爭商標有違商標法第23條第1項第12款及第14款之規定，並檢具如附圖㈡所示圖樣之商標（下稱據以異議商標），對之提起異議，案經被告審查，以96年7月26日中台異字第941394號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。
原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：
⑴據以異議商標在系爭商標提出申請前是否已成為著名商標而
有商標法第23條第1項第12款之適用？⑵兩造商標之指定商品是否屬於類似商品或關係密切之商品而
有商標法第23條第1項第14款之適用？
三、關於⑴據以異議商標在系爭商標提出申請前是否已成為著名商標而有商標法第23條第1項第12款之適用部分：
㈠系爭商標與據以異議「esi」（我國註冊第236488、363170
號）及「esianddevice」（我國註冊第236489、363203號）等商標圖樣相較，均有外文「ESI」，其間僅有字體大、小寫之些微差異，固屬構成近似之商標。
㈡惟按商標法第23條第1項第12款規定之適用，係以據以異議
商標已臻著名為其構成要件之一，是茍據以異議商標在系爭商標提出申請前非為著名商標，即無該款之適用。
㈢查，本件據原告所檢送之「esi」商標於澳大利亞、巴西、
歐盟等20餘國家或地區之註冊資料影本，屬靜態權利表徵，關於商標使用情形如何暨知名度是否已臻著名，仍須參酌實際使用證據資料綜合論斷。而依原告其他所檢送之證據資料，其中西元2000年至2003年在臺灣地區舉辦之促銷活動一覽表、西元2000年至2002年原告在台北世貿展覽照片及節目表、竹北辦公室暨亞州技術中心啟用慶祝典禮程序表、典禮照片、簡介摺頁及網路資料、座談會報名表及會場照片、討論資料、宣傳單影本等證據資料，核該等證據資料僅能說明原告於西元2000年至2003年之4年間參與或舉辦過6場商品促銷活動、3場展覽會、1場辦公室及技術中心啟用典禮及2場座談會，該等活動場次不多，國內多數相關業者或消費者能否因該等活動內容，知悉據以異議商標存在，尚屬有疑；又原告所提西元2000年至2006年在臺灣之收入統計表及西元1997年至2006年第3季之淨收益總額統計表資料，查該等收益金額統計表，核其形式乃電腦製作之表格，且因原告未提供其他如商品銷售發票、行銷單據、進（出）口單據等輔助資料佐證，自無從認定該等銷售金額即為據以異議諸商標指定使用商品之實際銷售金額，是原告所檢送之證據資料尚難證明在本件系爭商標申請註冊時，據以異議商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名。況外文「ESI」非獨特之字詞，且國內外廠商亦有以外文「ESI」作為商標圖樣之一部分申准註冊，是其尚非原告獨創而具高度識別性。衡酌據以異議商標識別性之程度、著名性之高低及創意等情，參加人以系爭商標申請註冊，尚無相同或近似於他人著名商標或標章有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，揆諸上開說明，應無前揭條款規定之適用。
四、關於⑵兩造商標之指定商品是否屬於類似商品或關係密切之商品而有商標法第23條第1項第14款之適用部分：
㈠按商標法第23條第1項第14款規定之適用，除兩造商標相同
或構成近似，復以使用於同一或類似商品或服務為要件之一。是茍兩造商標之指定商品非屬於同一或類似，即無該款之適用。
㈡又所謂商品類似，係指二個不同的商品，在功能、材料、產
製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及巿場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係（「混淆誤認之虞」審查基準5.3.
1參照）。㈢查本件系爭商標所指定使用之快閃記憶體裝置、半導體晶片
、半導體記憶裝置、積體電路、可程式邏輯控制器（如：電腦周邊）、微處理器（機）、矽晶圓（體）、電晶體、放大器商品，與原告據以異議之註冊第236488、236489號商標所指定使用之「測量電特性－既電阻、電容、電感、電抗、消耗因數及其倒數、電壓、電流、相角、頻率、功率及功率因素之器具暨應屬本類之其他一切商品」；第363170、363203號商標所指定使用之「雷射產生器」商品及其實際使用之商品（詳如異議理由及檢送之證據資料）相較，前者係屬晶片、半導體、積體電路類之商品，而後者則屬檢測儀器商品或為發射雷射光之器具，二者無論商品用途、功能、材料、產製者等皆明顯有別，依一般社會通念及市場交易情形，尚無使消費者誤認其為來自相同或有關聯之來源而致混淆誤認之虞，應非屬同一或類似，從而本件參加人以系爭商標申請註冊，自無前揭條款規定之適用。
五、綜上所述，被告以系爭商標無商標法第23條第1項第12款及第14款規定之適用，所為異議不成立之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，及請求被告應作成異議成立之處分，為無理由，應予駁回。至原告主張：美國專利商標局已認定參加人系爭商標與原告據以異議商標為使用於關係密切之商品，而駁回參加人之申請；另原告對參加人於韓國之相同商標提起評定案件，業經該國主管機關處分該商標註冊無效一節。經核，各國交易習慣、商標法制及審查基準互異，是尚難據此執為本件異議亦應成立之論據。
六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國97年10月8日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官徐瑞晃
法官畢乃俊法官陳金圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國97年10月8日
書記官陳可欣