臺灣臺南地方法院93年度智字第2號民事判決

裁判字號：臺灣臺南地方法院93年智字第2號民事判決

裁判日期：民國93年12月15日

裁判案由：侵權行為損害賠償

臺灣臺南地方法院民事判決九十三年度智字第二號
原告戊○○訴訟代理人 林弘明 律師被告兆虹玩具有限公司兼法定代理人甲○○
訴訟代理人己○○被告瑞柏玩具股份有限公司兼法定代理人丁○○
訴訟代理人庚○○被告大潤發流通事業股份有限公司兼法定代理人乙○○
訴訟代理人辛○○訴訟代理人 黃奉彬 律師複代理人 陳豐裕 律師被告家福股份有限公司兼法定代理人丙○○
訴訟代理人 陳蒨儀 律師右當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國九十三年十一月二十四日言詞辯論終結，判決如左：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟法第十五條定有明文。經查本件原告主張被告等人侵害原告之磁力畫板製造方法之發明專利，並於家福股份有限公司之台南分公司、大潤發流通事業股份有限公司之台南分公司購買有侵害原告發明專利之產品，有原告提出之畫板包裝及統一發票為證（卷第一九、二○頁），縱被告之主事務所、主營業所所在地係在台北縣、市，然依原告主張之事實與民事訴訟法第十五條規定，本院自有管轄權，核先敘明。
二、被告兆虹玩具有限公司受合法通知，未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第三百八十六條所列各款情形，爰依原告聲請，由其一造辯論而為判決。
貳、實體方面：
一、原告主張：㈠「磁力畫板之製造方法」（下稱系爭發明專利）係原告發明且經前經濟部中央標
準局審查核准取得發明第二八四九九號專利，專利期間自民國（下同）七十七年一月十六日至九十二一月十五日，嗣並延至九十四年十二月十七日，並已獲得英國、香港、新加坡等國之專利權。
㈡被告瑞柏玩具股份有限公司（下稱瑞柏公司）及其法定代理人丁○○、被告兆虹
玩具有限公司（下稱兆虹公司）及其法定代理人甲○○未經原告同意，自國外進口侵害原告系爭發明專利之畫板，自原告購買之產品外包之標籤明白註明其出口商同為HOPLEECHEONGIN-DUSTRIALCO;LTD（序號同為NO1979）MADEINCHINA。而被告家福股份有限公司（下稱家福公司）、大潤發流通事業股份有限公司（下稱大潤發公司）分別向被告瑞柏公司、被告兆虹公司進貨後，再販賣給消費者，經原告發覺後，分別以存證信函通知被告停止侵害，但被告均置之不理，繼續販賣，嚴重侵害原告之權益。而本件原告曾委請「台大嚴慶鈴工業研究中心」就被告等販賣之畫板與原告系爭專利製造之畫板進行鑑定，結果證明其已侵害到原告之專利權，因此提出本件訴訟。
㈢按「發明專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有
侵之虞者，得請求防止之」專利法第八十八條第一項（九十二年二月六日修正之新法條號調整為第八十四條第一項）定有明文，「方法專利權人專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權」專利法第五十六條第二項定有明文。被告等進口或販賣之行為，均共同違反保護他人之法律，侵害原告之專利權，致生損害於原告，且其等販賣供需之間亦具行為關連共同，依民法第一百八十五條規定，應負連帶賠償責任，爰依專利法第八十八條、民法第一百八十四條第一項、第二項、第一百八十五條第一項及公司法第二十三條之規定，請求被告連帶損害賠償，並停止侵害之販賣行為。又請求損害賠償金額之計算，應以被告等進口之數量為計算基礎，原告先估算請求金額為一千萬元，是請求被告連帶賠償上開金額。
㈣對被告抗辯之 陳述 ：
⑴被告主張，原告未證明其在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，無權請求損害賠償云云，惟：
①原告一直都有販賣系爭發明專利之產品，但市○○○○路比較小，都是直接賣給幼稚園及小學。
②原告雖未自行生產專利產品而僅擁有該專利權之成分和配方，但原告於九十
二年初得知被告等進口、販賣侵害原告專利權之物品，乃委託「台一國際專利法律事務所」 蔣文正 律師，於九十二年一月十七日及二月四日發函告知被告等，請其停止進口及販賣侵害原告專利權之物品，然被告等均置之不理，繼續進口、販賣，並大肆印製海報四處散發，嚴重損害原告之權益，原告忍無可忍，於九十二年九月二十二日再次發函敬告，被告仍置之不理，繼續進口及販賣，因此被告等係明知而故犯，依專利法第八二條但書規定及最高法院六十五年台上字第一○三四號判例：「專利法第七十三條後段所定：『未付加標記致他人不知為專利品而侵害其專利者，不得請求損害賠償』，係以未加標記致他人不知為專利品而侵害其權利為要件，故他人知為專利品而侵害專利權，縱專利權人未加標記，仍得請求加害人賠償。」故原告仍得向被告請求損害賠償。
⑵系爭發明專利為原告發明，並經取得發明專利，專用期間自民國七十七年一月
十六日至九十四年十二月十七日止，有專利證書可證。原告分別取得被告進口目錄及販賣之發票，另被告所販賣「神奇畫板」經原告送請台大慶齡工業研究中心鑑定結果認其製造方法與原告所有之系爭發明第二八四九九號「磁力畫板之製造方法」申請之專利範圍相同，此有該中心九十二年十二月十二日之卷存專利鑑定服務報告可按，是被告所進口、販售之神奇畫板，侵害原告專利實屬明確。
⑶有關原告訴訟代理人庭呈之包裝盒及畫板等證物、經與當事人查詢後，方知該
產品及包裝盒係台灣聰得有限公司於民國九十二年四月以後經原告同意向第三人購買產品而販賣，非原告自己生產之產品，在此說明更正。至於「磁力畫板說明書」係原告為招商合作而印製成冊，後因招商不成，原告至今未生產任何產品，僅擁有該發明專利權利及成分和配方。但原告於民國九十二年初得知被告等有進口及販賣侵害原告專利權之物品，乃委託「台一國際專利法律事務所」蔣文正律師，於民國九十二年一月十七日及二月四日發函告知被告等，請其停止進口及販賣侵害原告專利權之物品，然被告等均置之不理，繼續進口及販賣，並大肆印製海報到處散發，嚴重損害到原告之權益，原告忍無可忍，於九十二年九月二十二日再次發函警告，被告仍置之不理，繼續進口及販賣，因此被告等之行為係明無而故犯，依專利法第八二條但書規定及最高法院六十五年台上字第一０三四號判例，原告仍得向被告等請求損害賠償。販賣的產品面都有放說明書，標明發明專利。
㈤聲明：
⑴被告等應連帶給付原告一千萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按
週年利率百分之五釐計算之利息，被告等不得繼續販賣以「磁力畫板製造方法」所製成之一切產品或意圖販賣而陳列、加工製造或其他一切處分行為。
⑵願供擔保請准予假執行。
二、被告抗辯部分：被告家福公司：
㈠原告並未證明系爭產品侵害其專利權：
⑴原告既提起本件訴訟，即應先舉證證明系爭產品確有侵害其發明專利。惟查，
原告迄今所提出為證者，僅有乙份其片面委託鑑定單位製作之鑑定報告（且原告並未將該等鑑定報告提供予被告以供審核，其內容是否可採，已非無疑），實不足以作為系爭產品侵害原告專利權之證明。
⑵原告提出乙份其片面委託鑑定單位製作之鑑定報告為證，惟該鑑定報告所鑑定
者為「兆虹玩具有限公司進口之『大潤發流通事業股份有限公司』出售之編號1979畫板」，顯與被告家福公司無涉，不足以作為系爭產品侵害原告專利權之證明。原告雖主張前開送交鑑定之產品與被告家福公司販售之產品相同，惟未舉證以實其說，並無足採。
㈡系爭產品業經供應商保證並未侵害他人之專利權，被告並無故意或過失可言：
⑴最高法院八十五年台上字第二九二三號判決明揭：「民法第一百八十四條第一
項所指之過失，以加害人對於侵權行為結果之發生應注意並能注意而不注意為成立要件。」原告既提起本件訴訟，請求被告等負侵權行為損害賠償責任，即應就侵權行為之成立要件，亦即被告有何故意或過失之不法行為負舉證責任。⑵系爭產品係由被告家福公司之商品部向供應商採購，商品採購前，家福公司商
品部為確保所販售之商品未有侵害第三人智慧財產權之情事，均於與供應商簽訂之全國性合約中，特別加註第十六條第二項規定：「供應商聲明其交付予家福公司之商品並未侵害他人之商標、著作權、專利權或其他權利，並且未違反消費者保護法、商品標示法、食品衛生法或其他與商品相關之法令。如供應商提供之商品違反上述聲明者，供應商應支付家福公司新台幣一百萬元整作為懲罰性違約金，並應賠償家福公司所受之一切損失及損害，家福公司並得立即終止本合約。如家福公司於收到第三人警告函或通知時，得先就涉嫌商品予以下架，俟確定無侵害且無違法之情事時，再將該特定商品上架，供應商不得對家福公司請求任何賠償或請求退還或減少服務費。」易言之，系爭商品業經供應商保證並未侵害他人之專利權，被告家福公司已盡可能之注意義務，並無故意或過失可言，不應負侵權行為損害賠償責任。
⑶雖原告稱其曾於九十二年二月間寄發存證信函予瑞柏公司，主張瑞柏公司所進
口之磁性畫板產品涉及侵權云云，惟瑞柏公司從未通知被告家福公司有該等情事存在。系爭商品業經供應商瑞柏公司保證並未侵害他人之專利權，被告家福公司係善意信賴供應商之保證，始加以販售，已盡可能之注意義務，而無故意或過失可言。
⑷實則，被告家福公司商品部係在接獲原告九十二年十月間寄發之通知後，始知
原告主張其享有磁性畫板相關專利權，被告家福公司商品部之承辦人員旋即於九十二年十月二十二日回函表示：被告家福公司一向遵守中華民國法律並尊重智慧財產權，為善意且不知情之販賣者，並請原告提供專利鑑定報告書，以茲參考佐證，否則被告家福公司無法證實，原告所稱之專利與家福公司販售之產品有任何關連。惟原告並無任何回應，亦未提供專利鑑定報告予家福公司，即率爾於九十三年元月間提起本件訴訟，足徵被告不知系爭產品涉有專利權之爭議，而無故意或過失可言。
⑸原告稱其曾於九十二年十月間通知被告家福公司，請求停止販售系爭商品，但
仍於九十二年十二月九日間在被告家福公司之賣場購得系爭產品，被告家福公司係故意侵害原告專利權云云，並非事實。蓋：
①按系爭「磁性畫板」產品，係由共同被告瑞柏公司供應予被告家福公司，此有瑞柏公司與家福公司簽訂之全國性合約足稽。
②原告自起訴迄今均未提出其所稱寄發予被告之前開九十二年十月間存證信函
。經被告家福公司查對後，發現原告雖曾於九十二年十月十五日寄發乙份台南郵局二十支局第三四二號存證信函予被告，惟該存證信函之內容係指稱另一供應商創馨有限公司之產品涉嫌侵害原告之專利權，與本件系爭商品全然無涉。
③被告家福公司於收受前開存證信函後，除立即將前開信函轉知創馨有限公司
，請其釐清事實外，並回函向原告表明：被告家福公司一為善意且不知情之販賣者，請原告提供專利鑑定報告書，以茲參考佐證，否則被告家福公司實無法證實原告所稱之專利權與家福公司販售之產品有任何關連。
④其後，創馨有限公司亦以九十二年十月十七日基隆中正郵局第三九號存證信函要求原告提供佐證資料以釐清事實，惟原告均無任何回應。
⑤綜上所陳：就系爭商品，原告從未寄發任何通知予被告家福公司，即率爾於
九十三年元月間提起本件訴訟；被告家福公司係於九十三年元月間收受本件訴訟庭訊通知及原告起訴狀後，始知原告主張本件系爭商品侵害其專利權。
被告家福公司並已立即將本件系爭商品下架，未再販售。原告主張其曾於九十二年十月間通知被告家福公司請求停止販售系爭商品，但仍於九十二年十二月間在家福公司之賣場購得系爭產品云云，顯係刻意故為混淆，其主張實無足採。
⑥原告訴訟代理人復於九十三年九月十五日庭訊中提出乙項「音樂神奇畫板」
產品，指稱於九十三年八月間仍在被告家福公司之賣場購得侵權產品云云，更屬無稽。蓋原告庭呈之前開產品上所載產品標示內容可知：該產品係由大新塑膠玩具有公司製造，與本件系爭產品截然不同。原告竟執與本件系爭商品全然不同之產品，指稱被告繼續侵害其專利權云云，實無理由。如依原告之主張，豈非市面上販售之所有畫板產品，均侵害原告之專利權？任何人在未取得原告同意前，均不得製造或販售任何畫板產品？原告之主張，實係過度擴張其權利範圍，除無理由外，亦屬權利濫用，洵無足取。
⑹另被告丙○○雖為被告家福公司登記之負責人，惟係法商家樂福公司派駐於被
告家福公司之法人代表，其本身常駐香港，並未參與家福公司之日常營運，亦不負責商品之採購、販售事宜，實無可能知悉系爭產品涉有專利侵害爭議。而家福公司所營之家樂福大賣場，於全省各地有逾三十家之門市，公司相關事務繁多，為利於管理，向採分層負責之機制。是被告丙○○縱為家福公司之負責人，亦無可能事必躬親，原告起訴請求被告丙○○負專利侵害之賠償責任，亦有誤解。
㈢原告未證明其在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，無權請求損害賠償：
⑴按專利法第七十九條前段規定：「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示
專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。」另參照台灣高等法院八十七年訴更（一）字第十四號判決意旨：「按立法要求『專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之』，無非為使第三人得知該專利權之存在，避免有因不知該專利權存在而發生侵害專利權行為之情形．．」。
⑵原告並未運用其專利生產或授權他人生產任何磁力畫板產品，故無可能於產品
或其包裝上標示專利證書號數，已為原告所自承。原告雖援引最高法院六十五年台上字第一０三四號判例，主張被告係明知而故犯，原告仍得請求損害賠償云云。惟查，本件系爭商品，原告在提起本件訴訟前，從未通知被告家福公司其可能涉有侵害專利之爭議，被告家福公司並無「明知」可言，已如前述。易言之，本件案例事實與原告所引判例內容並不相同，自不得比附援引。故原告應先證明其已在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，否則即無權請求損害賠償。
㈣原告請求被告等連帶給付高達一千萬元之賠償金，亦屬無據：
⑴原告主張請求賠償金額一千萬元之計算，係以被告等進口之數量為計算基礎云
云。惟被告家福公司並非系爭產品之進口商，原告亦未提出任何「進口數量」相關資料為證，原告起訴請求被告與其他共同被告連帶賠償一千萬元整，並無任何依據。
⑵另參照民法第二百七十二條之規定，連帶債務之成立，以債務人明示或法律有
規定者為限。原告於起訴狀事實及理由第三點所列之各項請求權依據，包括專利法第八十八條第一項、第五十六條第二項，以及民法第一百八十四條第二項，均無連帶賠償責任之規定，原告之主張實有誤解。
被告瑞柏公司部分：
㈠被告瑞柏公司所販售之磁性畫板，係向被告兆虹公司所購入，購入後再出售予大
潤發公司；至於被告兆虹公司所購入之磁性畫板，據悉係向香港廠商購入，與另案千歲公司所購入之神奇畫板來源相同。
㈡原告並無系爭產品技術專利權：
⑴早在約西元一九七四年日本PilotMan-NenHitsuKabushikiKaisha（日本百
樂万筆公司）的三位工程師就已發明了本案爭產品技術「磁力畫板」，並於一九七七年於日本取得專利JAPAN第0000000號，西元一九七九年並分別在美國（USA第0000000號）及中華民國（證書號第一一四三一號）取得專利並且行銷全世界，而該專利產品在台灣之專利期限約於西元一九九四年即已屆滿，故原告根本非本案系爭產品技術之發明人，其主張於七十七年間就本件系爭產品技術申請取得之專利權，顯然不合法。
⑵本案另一被告兆虹公司業已於九十二年十一月二十日以前揭專利權有違當時專
利法第二條第一款「申請前已見於刊物或已公開使用，他人可能仿效者」向經濟部申請撤銷該專利權在案（申請案號00000000N02），現該案仍在審理中。
⑶原告並曾以相同事實理由另案向本院起訴，請求訴外人千歲企業股份有限公司
損害賠償（本院九十一年度重訴字第五七七號），該案業將「原告取得之前揭發明專利與日商百樂万年筆股份有限公司所取得之發明專利【磁性板】（證書號一一四三一）及美商TYCO公司所生產之畫板三者間之差異送「台大嚴慶齡工業研究中心」作鑑定，鑑定結果如下：
①原告所取得之發明專利「磁力畫板之製造方法」與日商百樂万年筆股份有限
公司所取得之發明專利「磁性板」係採用相同圖案顯示及圖案消除之原理，前者提出之塑膠磁板組成使用之材料亦都涵蓋在後者專利範圍內。
②被告所販售之畫板與美商TYCO公司所生產之畫板功能及設計相近，均採用相
同之圖案顯示及消除原理前揭鑑定結果。足證原告申請專利之「磁力畫板之製造方法」技術並非原告之發明，原告並無系爭產品技術專利權。
㈢原告並未證明受有損害：
退一步，即便被告確有侵害原告所屬專利權之事實，按侵權行為之損害賠償請求權以請求人有受損害為前提，原告自始自終從未生產行銷或授權他人生產行銷該專利技術產品，原告之損害為何？自應提出損害證明。
㈣九十二年二月收到存證信函後，就沒有再出售給大潤發公司，也配合下架處理。
被告兆虹公司：
㈠被告從事玩具業十幾年，所進口的玩具是由香港公司出口，該公司成立時間也很
久，長期行銷畫板，知道該畫板有美國及日本專利，原告是在聲請延長專利之後，才開始向全國的各家玩具廠發存證信函，本件原告的專利應該不能成立。
㈡另案有請原告提出依其專利生產之產品，原告都沒有辦法提出，且販售通路不可
能只針對學校。本件原告提出之產品，可能是臨訟找協力廠商來生產，畫板很容易就能買到。
被告大潤發公司部分：
㈠被告無故意或過失責任：
⑴依民法第一百八十四條之規定，因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損
害賠償責任，被告大潤發公司與供應商在洽談採購條件時，均會嚴格要求所有供應商承諾並保證不得提供任何仿冒品予被告，且在接獲原告台南成功路郵局九０一支局第０二五五一號存證信函後隨即下架，足證被告並無任何故意或過失之行為。
⑵被告乃一大型量販店，年銷售額近新台幣三百億元，產品達成千上萬種；除了
在合約中要求供應商不得提供任何違反智慧財產權之產品，根本沒辦法去一一核對所有產品之相關資料，且原告之系爭產品又有鑑定上之爭議，遭受另一被告兆虹公司舉發，且被告大潤發公司一切依法行事，實無故意或過失可言。
⑶再依原告之０二五五一號存證信函，原告之目的乃要求被告與其做生意，而與
另一被告供應商斷絕往來；故被告大潤發公司隨時歡迎原告報價，只要價格合理產品無爭議，隨時可向原告採購產品。
均聲明：原告之訴駁回，如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執之事項：㈠原告於七十八年六月十日取得經濟部中央標準局（即智慧財產局之前身）發明第
二八四九九號「磁力畫板之製造方法」專利，專利期間自七十八年一月十六日起至九十二年一月十五日止，嗣並延至九十四年十二月十七日止（見卷一第八頁原告專利證書）。
㈡原告於九十二年二月二十四日發存證信函予被告瑞柏公司，告知其有系爭製造方法專利（卷一第九至一二頁存證信函六六○號）。
㈢原告於九十二年九月二十二日發函予被告大潤發公司、兆虹公司，告知其有系爭
製造方法專利，並通知如有侵害其專利，應負損害賠償責任（卷一第一三至一六頁存證信函第二五五一號）。
㈣原告於九十二年九月十二日在被告家福公司台南中華分公司購買彩色磁力畫板一個，價格四七九元（卷一第一九頁產品外包及發票）。
㈤原告於九十一年二月一日、九十二年九月二十四日在被告大潤發公司台南分公司
購買磁力畫板各一個，價格分別為三九九元、二八八元（卷一第二○、二一頁外包及發票）。
㈥被告大潤發公司於九十二年九月二十四日以內部電子郵件通知各店百貨經理將學習磁性大畫板產品先行下架（卷一第一三○頁）。
㈦原告九十二年十月六日發函被告大潤發公司，表示被告大潤發公司已於同年九月
二十四日將產品下架，但仍有其他產品侵害原告專利（卷一第六五、六六頁存證信函二六五○號）。
㈧原告於九十二年十月十五日發函予被告家福公司、第三人創馨有限公司（下稱創
馨公司），告知其有系爭製造方法專利，並通知被告家福公司停止販售並回收產品（卷一第三○七頁至三一○頁存證信函第三四二號）。
㈨被告家福公司於九十二年十月二十二日發函原告，表示其為不知之販售者，並要求原告提出專利鑑定報告（卷一第一七至一八頁存證信函第一○八○號）。
㈩原告於九十三年八月二十日於被告家福公司台南中華分公司購買音樂神奇畫板三個，每個價格三五五元（卷一第二七九頁產品外包及發票）。
原告之製造方法專利，並無自行生產產品，於九十二年四月以後始由台灣聰得有
限公司經原告同意向第三人購買產品而販賣，磁力畫板說明書係原告為招商而印製，後因招商不成，原告至今未生產任何產品（卷一第二四三頁原告準備書狀）。
被告瑞柏公司出售之磁性畫板，係向被告兆虹公司所購入，再行出售被告大潤發
公司、家福公司，被告兆虹公司購入之磁性畫板，均向香港廠商購得，並與另案之千歲公司購入之畫板來源相同（卷一第二六三頁被告瑞柏公司、大潤發公司呈報狀、二七○頁被告兆虹公司訴訟代理人陳述、九○頁原告提出之產品銷售流程圖）。
四、得心證之理由：㈠按製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製
造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障，專利法第八十七條定有明文（九十三年六月八日行政院院臺經字第0930026128號令發布九十二年二月六日修正公布之「專利法」，除第十一條已自公布日施行、刪除條文自九十二年三月三十一日施行外，其餘條文定自九十三年七月一日施行，以下均適用新法）。本件原告取得之專利係「磁性畫板之製造方法」，然被告兆虹公司、瑞柏公司抗辯系爭專利之製造方法核准前，於美國、日本早有磁性畫板之專利，且美國、日本之相關專利期限均已屆滿，被告兆虹公司、瑞柏公司所進口之畫板，係香港公司在美國、日本專利期滿後才製造、進口，被告兆虹公司進口之產品並無侵害原告專利，經查：
⑴原告系爭「磁力畫板之製造方法」係七十四年十二月十八日提出申請，經濟部
中央標準局於七十七年六月十日核發發明第二八四九九號專利證書，其特徵為：「一、一種磁力畫板之製造方法，係由底座、塑膠磁板、蓋體及除磁搖桿配合磁筆、磁印組合而成；其中塑膠磁板係置於底坐之框體內，而蓋體則蓋於除磁搖桿間，其上並設有磁鐵，而磁筆、磁印則分別置於底座一端之凹槽內；其特徵係在於：塑膠磁板係為上、下層塑膠皮中間包覆一層槽器，該槽器可充填具有磁性之液體，該液體係以特定植物油與白色顏料以５００；１之比例溶合，使液體表層產生磁場；再將顆粒微之鐵粉與該液體以１：５０之比例配合溶解使鐵粉沉於液體下層，並經過室溫下風乾約三－四小時後於液體表面結成一層膜，以使該塑膠磁板表層磁化，以便磁筆或磁印於塑膠磁板上作畫者。二、如請求專利部分第一項所述之磁力畫板之製造方法，其中該槽器係為中空吸管切割黏著似蜂巢狀之結構，以便充填液體者。」⑵本件原告於被告大潤發、家福公司所購得之畫板，來源均係兆虹公司自香港公
司進口，與原告以千歲公司為被告提起之另案訴訟（本院九十一年度重訴字第五七七號），由千歲公司進口之畫板，其進口來源均相同，為兩造所不爭執，而本件原告起訴前，分別自行將其所購得由千歲公司進口、兆虹公司進口之畫板送台大慶齡工業研究中心鑑定，其鑑定之結論為千歲公司進口之畫板、兆虹公司進口之畫板，與原告之發明第二八四九九號專利「磁力畫板之製造方法」專利範圍相同，有原告提出之二份鑑定報告可參。惟被告瑞柏公司另提出日商百樂萬年筆股份有限公司（下稱日商萬年筆公司）於六十七年一月十一日申請，申請案號數0000000號「磁性板」專利，其請求專利部分依六十八年十一月一日專利公報所載：「一、一種磁性板，係由（Ａ）選自黑色磁鐵礦、r-赤鐵礦、二氧化鉻、鐵酸鹽、鐵、鈷、鎳或此等粒子的粗粒化者中之一種或兩種以上之磁性粒子。（Ｂ）選自水、己二醇等極性分散媒，或有機溶劑、油類等非極性分散媒之一種或二種以上之分散媒。（Ｃ）選自微粒矽酸、微粉矽酸鹽、微粉氧化劑、微粉碳酸鹽、微粉碳酸鐵、中之一種或二種以上之微粒增稠劑。（Ｄ）依需要選自白色顏料，其他染料或顏料中一種或二種以上之著色劑製成而降伏值5dyne/cm以上的塑性分散液體封入於兩片基板間者。二、請求專利部分第一項之磁性板，兩片基板之間隙為０，５mm－２．０mm。」（卷一第二八三頁專利公報影本）。
⑶被告瑞柏公司並抗辯其進口之產品係基於日商之前開專利，且該專利期間已屆
滿，而原告之發明專利，與日商萬年筆公司所有之發明專利「磁性板」間，有共通處等語。另案經將①美商ＴＹＣＯ公司所生產之畫板、②被告千歲公司進口之神奇畫板與③原告所有之發明第二八四九九號專利「磁力畫板之製造方法」、④日商萬年筆公司所有之「磁性板」發明專利等四項，送請台大慶齡工業研究中心再次鑑定，依該中心九十三年三月十日所出具之專利鑑定服務報告所載結論為：「①原告所取得之發明專利證書號第二八四九九號「磁力畫板之製造方法」（即甲案）與日商百樂萬年筆股份有限公司所取得之發明專利（證書號一一四三一號磁性板）（即乙案）採用相同圖案顯示及圖案消除之原理，前者（甲案）提出之塑膠磁板組成使用之材料亦都含蓋在後者（乙案）專利範圍之內。②被告（千歲）所販售之畫板其中之塑膠磁板設計應與日商百樂万年公司提出之磁性板專利相雷同，塑膠上、下蓋體及外部結構與原告所取得之發明專利（證書號第二八四九九號磁力畫板）相似。③被告所販售之畫板與美商ＴＹＣＯ所生產之畫板功能及設計相近，均採用相同之圖案顯示及消除原理。」，而有關千歲公司進口之畫板（即丙案）與兩項專利（甲案及乙案）之差異有：「⒈丙案係採用日商百樂万年公司之專利磁性板之原理，利用黑色磁性粉體被磁性吸引，在塑膠板上、下兩面間移動，做為構成圖案之原理。⒉三案使用之塑膠磁板均是由兩層透明塑膠皮中間包覆一蜂巢狀格板及油狀液體所構成，丙案之蜂巢狀格板與甲案說明書內之圖形雷同。⒊三案均在格板內部充填具有磁性顆粒物之白色顏料液體，該液體係以油類、白色顏料及黑色磁性顆粒混合形成。⒋丙案塑膠上下蓋體及外部構造之設計與甲案之型式及顯示之功能非常相近。」（參鑑定報告第十三頁３．３），是據上開鑑定報告，足認原告所有之系爭製造方法專利，與日商萬年筆公司所有之發明專利「磁性板」間，除底座、蓋體、除磁搖桿、磁筆、磁印等項係日商萬年筆公司專利所未記載外，關於最重要之塑膠磁板部分，二者係採用相同圖案顯示及圖案消除之原理，前者（甲案）提出之塑膠磁板組成使用之材料亦都含蓋在後者（乙案）專利範圍之內。
⑷至於原告專利有關之底座、蓋體、除磁搖桿、磁筆、磁印等項之製造方法，雖
非日商萬年筆公司「磁性板」專利範圍，惟依被告兆虹公司對原告之前揭專利提出舉發事件相關事證中，有關磁性畫板（ＭａｇｎａＤｏｏｄｉｅ）係於一九七四年發明，畫板中間係一個蜂巢狀或六角形的塑膠格子狀物，另有磁性筆、消磁器、框架（含前蓋－具有可放磁性筆的支撐處，有些產品的框架具有可放置各種形狀磁鐵的放置處；背面）；依其所述後組成之實體物（本院卷一第二三一頁）則與被告進口之神奇畫板相同，堪認被告兆虹公司所進口之神奇畫板，與美商一九七四年所發明之磁性畫板（ＭａｇｎａＤｏｏｄｉｅ）相同。至於原告所有之「磁力畫板之製造方法」專利，雖有製造方法之說明，然並未有生產實物以供比對，且依專利法第八十七條規定之反面解釋，因以原告方法製成之物品，在原告申請專利前，已分別有日商、美商製造原理、功能相同之物品，而原告享有之專利權期間自七十七年一月十六日起延至九十四年十月十七日止，然於該期間內原告均未以其方法專利自行製造、販賣產品，經原告訴訟代理人 陳明 在卷（卷一第二四○頁筆錄），而原告當庭提出之產品，係九十二年四月以後始同意第三人販賣，經原告訴訟代理人陳明在卷，且其產品外包裝僅有以英文標示製造商及出口商，並無標示專利證書號數，經本院勘驗明確，並有勘驗筆錄及原告提出之產品外包裝盒附卷可佐（卷一第一四一頁）；被告兆虹公司進口之磁性畫板又與製造在前、專利期限已屆滿之日商專利、美商專利之磁性板功能、設計原理相同，是縱原告於起訴前曾以存證信函通知被告等人，然綜合上述情事，因被告所進口、販賣產品與日商萬年筆公司之專利、美商ＴＹＣＯ公司之專利產品相同，且原告未曾授權生產、製造產品，事實上被告無從得知原告有該製造方法專利，是難僅因原告以存證信函通知其有專利一事，而認被告兆虹公司所為之進口、販售行為有侵害原告專利之故意或過失，是認本件被告兆虹公司之進口、販賣行為，並無侵害原告專利之主觀上故意或過失；而被告瑞柏公司係向被告兆虹公司購買畫板，再出售被告大潤發公司，自當更無侵害原告專利之故意或過失情形。
㈡原告固主張被告其起訴前曾以存證信函通知被告，被告大潤發、家福公司仍繼續販賣侵害原告專利之產品，是被告已明知其所販賣之畫板為專利物品。然查：
⑴原告取得系爭製造方法專利前，國外已有第三人製造相同之物品，且國外之專
利期間已屆滿，被告兆虹公司進口該物品，主觀上已無侵害原告專利之故意或過失；而被告大潤發公司、家福公司均係大賣場之經營廠商，所售商品多達萬餘種，均無涉產品之設計與製造過程，而專利公報之公告項目數以萬件，被告大潤發公司之營業項目包含食品加工、經營批發商場、一般進出口、家具加工、製造修理、中藥、西藥批發零售、文具批發、運動器材批發、玩具娛樂用品批發零售等多達一二四項；被告家福公司之營業項目包含經營及管理連鎖超級百貨商店、飲料銷售、水果、農產品等銷售、中藥西藥及醫療器材之輸入輸出、批發及零售、家用器具百貨之銷售及廣告代理、圖書、體育用品、唱片、育樂器具與其他文教用品及照相器材、鐘錶、眼鏡之銷售及修理等多達四八項（見附卷被告大潤發公司、家福公司變更登記表所營事業項目），是被告無從亦不可能每天就其所售商品逐一檢驗其是否侵害每一期專利公報上公告之申請專利物品，況且公開專利案之內容有強烈之技術性，一般公眾均難以理解其權利內容，被告僅係一通路商而非製造商，並無從亦無能力就其所售千百種產品細探其技術內容並進而判斷是否侵害他人專利，則應自原告通知時起，被告大潤發公司、家福公司始有知悉其販售產品侵害他人專利之可能。
⑵原告於九十二年九月二十二日發函予被告大潤發公司，告知其所銷售之兆虹公
司產品有侵害專利情形，而被告大潤發公司已於同月二十四日以內部電子郵件通知各銷售點將產品下架，並發函回覆原告，經原告同年十月六日之存證信函確認無誤（前述不爭執事項之㈢、㈥、㈦），則原告固於九月二十四日於大潤發公司賣場買得磁力畫板一個，或係因大潤發公司之販賣部門不及處理售貨物品下架，尚難僅以原告於九月二十四日在賣場買得此畫板，即足認被告大潤發公司有明知或可得而知該畫板有侵權情事仍販賣。又原告另提出大潤發公司之九十二年九月二十四日至十月七日之購物促銷廣告，內容列有學習磁性畫板特價（卷一第二五三頁反面），且原告九十二年二月二十四日已發函予被告，可證被告大潤發公司已明知等情。然經提示原告提出之書狀與存證信函（卷一第二四三頁書狀、九至一二頁存證信函），原告訴訟代理人表示只有發函一次，日期是二月二十四日，且除原告起訴狀所附之存證信函外，沒有其他存證信函（本院卷一第二六九頁言詞辯論筆錄參照），而原告提出之上開存證信函六六○號收件人為被告瑞柏公司，非被告大潤發公司，原告僅於九十二年九月二十二日始發函予被告大潤發公司告知侵害專利情事；而廣告宣傳單之印製，依常情須於促銷日期前數日即已印製完成，以便發送客戶，是原告據九十二年二月份之存證信函及九十二年九月二十四起之促銷廣告傳單，主張被告大潤發公司已明知有侵權情形，顯不可採。
⑶原告係於九十二年九月十二日在被告家福公司購買被告瑞柏公司進口之畫板，
其後才於同年十月十五日發函予被告家福公司，告知其販售之創馨公司產品有侵害系爭專利情形，是原告九月十二日購得之畫板，尚難足認被告家福公司販售明知侵害原告專利之產品。原告復主張其於九十三年八月又於家樂福購買磁性畫板一個，並提出發票為據（卷一第二七九頁），然磁性畫板之產品多樣，且原告發明系爭製造方法前，國內外已有他人製造相同物品流通市面，則依專利法第八十七條第一項反面解釋，原告所購得之畫板，是否依原告專利之製造方法所製造一事，原告仍須舉證加以證明，是難僅以原告於家福公司購得其他非被告兆虹公司進口之磁性畫板一事，即足認家福公司有侵害原告專利情形。⑷況本件被告兆虹公司進口之行為，無侵害原告專利之故意或過失，已如前述，
被告瑞柏公司、家福公司、大潤發公司為轉手之買受人，當更無侵害原告專利之可能，是原告請求被告等賠償，自無所據。
五、綜上所述，原告固有發明專利第二八四九九號「磁力畫板之製造方法」專利，然原告均未自行製造、販賣利用其發明專利所製造出來之物品，其所同意第三人使用專利所販售之產品，亦無標示原告之專利證書號數，原告雖曾以存證信函通知被告等人其所有之發明專利情事，然其通知並非完整，或於未通知前已向被告購買產品；又原告購得由被告兆虹公司進口之磁性畫板，在塑膠磁板部分之設計與日商萬年筆公司提出之磁性板專利相雷同，有台大慶齡工業研究中心之鑑定報告可稽，而塑膠上、下蓋體及外部結構等，亦與美商一九七四年所發明之磁性畫板（ＭａｇｎａＤｏｏｄｉｅ）所製造之實物相同，且該二項專利之發明時間均早於原告所有之第二八四九九號專利「磁力畫板之製造方法」，則被告公司抗辯稱並未侵害原告之系爭方法專利等情，應足採信。從而，原告本於專利法第八十四條第一項（即修正前之八十八條第一項）、民法第一百八十四條第一項、第二項、第一百八十五條第一項及公司法第二十三條之規定，請求被告等四公司及其法定代理人連帶負賠償責任一千萬元，並請求被告等不得繼續販賣以「磁力畫板製造方法」所製成一切產品或意圖販賣而陳列、加工製造或其他一切處分行為云云，尚屬無據，應予駁回，其假執行之聲請亦失所依據，併駁回之。
六、因本案事證已臻明確，則兩造其餘有關被告家福公司、大潤發公司法定代理人之連帶賠償責任是否成立、原告請求調閱被告瑞柏公司、兆虹公司之進口玩具商品數量等主張陳述及請求調查證據之聲請，均毋庸再予審酌；另被告兆虹公司對原告系爭專利所提之舉發案是否成立，屬行政爭訟部分，亦與本件無涉，自無庸在該舉發案確定前停止審理，附此敘明。
七、結論：本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。中華民國九十三年十二月十五日
臺灣臺南地方法院民事第三庭~B法官蔡孟珊右為正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀中華民國九十三年十二月十七日~B法院書記官謝育錚