裁判字號：智慧財產法院99年行專訴字第71號判決
裁判日期：民國100年01月06日
裁判案由：發明專利舉發
智慧財產法院行政判決
99年度行專訴字第71號民國99年12月9日辯論終結原告日商格美特信息股份有限公司代表人椚孝信（取締役，訴訟代理人 宿希成 （專利師）
王建智 律師被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）訴訟代理人 郭偉齡
參加人 張惶奇
賴美絨 共同訴訟代理人 羅凱正 律師
張志朋 律師上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國99年3月23日經訴字第09906053470號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告前於民國91年11月26日以「預付卡資訊發行系統，通話費結算系統，通訊費結算系統，及費用結算系統」向被告申請發明專利，並以西元2001年11月27日在日本申請之第0000-000000號專利案主張優先權，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第201822號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利有違核准時專利法第20條第1項第1款、第2項、第22條第4項及第31條等規定，對之提起舉發，原告於民國95年3月31日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經被告審查，以上開更正申請不符現行專利法第64條第2項規定，應不准更正，本件舉發案仍以原公告本審查，而認系爭專利有違同法第20條第1項第
1款及第2項規定，以98年7月17日(98)智專三(二)04119字第09820437230號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部99年3月23日經訴字第09906053470號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告聲明求為判決：原處分及訴願決定均撤銷。並主張：㈠系爭專利申請專利範圍之更正申請符合專利法第64條第1項第1款規定：
⒈系爭專利申請專利範圍第1項更正前後，均未變更原有元
件之結合關係及原核准公告之發明性質及功能，非屬引進附加之技術特徵情事，符合專利法及專利審查基準之規定。又本件更正屬詳述式之更正，參照本院98年度行專訴字第45號判決意旨，更正前、後未變更原有技術手段之結合關係及原核准公告創作之發明及功能，即屬未變更原申請專利範圍而應准更正。
⒉自原告於95年3月31日提出更正申請至被告於98月7月17
日不准更正止，僅於97年12月8日安排1次面詢，但從未以任何形式給予原告有陳述意見之機會，顯然已違反行政程序法第102條規定。又被告已於99年9月6日公布「有關專利舉發案件中專利權人所提之更正事項，有不符更正規定者，自即日起調整實務作業」，並自即日起對於被告機關認為有不符更正規定者，給予專利權人申復之機會。
⒊原處分所審查之系爭專利申請專利範圍第5及6項標的與
系爭專利申請專利範圍第5及6項並不一致，有違明確性原則與行政程序法第96條規定。被告於99年3月9日、12日對於原處分之更正有違行政程序法第101條與第114條規定。
㈡系爭專利確具新穎性：
證據2並未揭露系爭專利申請專利範圍第1、2項「條碼選擇單」及「條碼讀取器」技術特徵，被告將此2技術特徵視為「已見於一般之便利商點」，再將之與證據2結合作為新穎性核駁證據，違反新穎性審查原則。
㈢系爭專利確具進步性：
⒈原處分及訴願決定對於本件更正前各申請專利範圍之進步
性判斷，僅指出：「再查，證據2足資證明系爭專利各項均不具新穎性已如前述，當然證據2組合證據4亦可證明系爭專利均不具進步性。」然證據2無法證明系爭專利各申請專利範圍，不具新穎性，已如前述。且原處分暨訴願決定中完全未指出舉發證據5至8所揭露之技術內容為何；對於證據4所揭露之技術內容亦僅在㈤含糊指出「證據
4係揭露可用於支付網路連線費用之費用決算系統」，完全未指出舉發證據4至8所揭露之內容與系爭專利任一技術特徵之任何關係，對於系爭專利申請案所屬技術領域中具有通常知識者依舉發證據4至8之先前技術如何即可輕易完成者，更未見論究。
⒉系爭專利更正後申請專利範圍相對於各舉發證據之進步性
，證據2、4、5均未揭示系爭專利更正後申請專利範圍之「選擇單」技術特徵。又證據4揭示出一種在使用者完成付款後使媒體中所記錄之ID號碼有效化以提供服務的系統，對於系爭專利各申請專利範圍中透過印刷有複數商品之影像圖像和文字、條形碼的「選擇單」來選擇任意商品，未有任何揭露。而證據5記載有透過條形碼讀取器來讀取目錄表之條形碼，該目錄表僅止於記載出本店便當之目錄及單價，並未揭露出系爭專利各申請專利範圍中「印刷有複數業者所發行之複數種類預付卡之影像圖像，同時每個預付卡上印刷有表示複數面額之文字，進一步每個預付卡上印刷複數條形碼，用來識別預付卡之種類和面額」之選擇單。
⒊系爭專利更正前申請專利範圍相對於各舉發證據之進步性
，證據2、證據4及證據5對於用來識別「預付卡之種類及面額」的顯示有條形碼之選擇單亦未有任何揭露。又證據2與證據4結合、證據2與證據5結合，均未能揭露系爭專利。
三、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：㈠原告更正後之申請專利範圍第1和2項，與原審定公告之申
請專利範圍內容比較，業已實質變更原審定公告之申請專利範圍內容，形式上雖然是對原申請專利範圍增加條件以進一步限定，但會改變原預付卡資訊發行系統之元件構造之結合關係，難謂符合專利法第64條第2項規定。
㈡原處分書僅係單純描述系爭專利申請專利範圍第5項及第6
項之技術內容，並非就該技術內容是否具新穎性或進步性所為實質之判斷，故純屬申請專利範圍內容之誤繕，自得依行政程序法第101條規定，於99年3月9日、12日予以更正。
㈢舉發證據5至8係參加人於98年1月6日專利舉發補充理由
書中針對系爭專利申請專利範圍更正本所提出之舉發補充證據，原處分既係依系爭專利原公告內容審查，則被告自無庸再針對舉發證據5至8進行審認，惟不影響證據2組合證據
4足以證明系爭專利不具進步性之認定，故原處分並無違誤。
㈣「條碼選擇單」及「條形碼讀取器」之技術特徵，為系爭專
利申請時早已見於一般之便利商店中使用之技術元件及手段，係在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵，故不具新穎性。另原告申請專利範圍更正本，刪除系爭專利申請專利範圍第5、6項，由此觀之，原處分關於第5、6項不具新穎性及進步性之審定亦無違誤。
四、參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：㈠原告申請更正系爭專利之申請專利範圍，第1項除變更多項
文字敘述外，主要新增「中央伺服器、個別配置於複數店內之選擇單、POS記錄終端機及預付卡產生裝置」，第2項除變更多項文字敘述外，主要新增加「中央伺服器、個別配置於複數店內之選擇單、POS記錄終端機及預付卡資訊發行裝置」等技術內容，已實質變更系爭專利內容而不應准許，故被告駁回原告更正之申請，並無違誤。
㈡證據2已揭露系爭專利之全部技術特徵，系爭專利並無新穎
性。又系爭專利之申請專利範圍第3、4、7項，大部分技術特徵均已為證據2所揭露，未完整揭露部分僅有申請專利範圍所載編號B「如申請專利範圍第1或2項之預付卡資訊發行系統」，然因系爭專利申請專利範圍第1、2項已為證據2所全部揭露，是申請專利範圍第3、4、7項亦不具有新穎性。
㈢證據2所示專利之技術特徵，係使用類似觸碰螢幕之方式直
接點選預付卡之種類、面額等資訊，並以此製作預付卡，與系爭專利之申請專利範圍第1、2項所採用之「顯示有形條碼之選擇單」及「條形碼讀取器」之技術特徵相比較，顯然較為「進步」，亦即系爭專利為「退步之發明」，顯然欠缺進步性。且「顯示有形條碼之選擇單」及「條形碼讀取器」等技術，由證據4至8均可個別得知早已為「習知之技術」，故系爭專利不具進步性。另證據2及證據4之結合、證據
2及證據5之結合可證明系爭專利並無進步性。
五、本件應適用之法律規範及審理範圍：㈠查系爭專利係於93年4月21日審定准予專利，是系爭專利有
無撤銷之原因，應以核准審定時有效之90年10月24日修正公布之專利法為斷。嗣原告於95年3月31日提出系爭專利申請專利範圍更正本，則本件更正申請應否准許，應以92年2月
6日之修正公布專利法為斷。㈡參加人所主張系爭專利不具新穎性之應撤銷理由，僅略稱：
「專利法第20條第1項第1款」、「不具新穎性」等語（見舉發卷第1冊第131至149頁），原處分亦記載：「為申請前已見於刊物或已公開使用者」（見本院卷第14至16頁之原處分書第9頁第㈥項倒數第2行至第1行、第10頁第㈦項最後1行、第11頁第㈧項倒數第2行至第1行、第12頁第㈨項最後1行）。經被告及參加人於本院審理時確認係指「申請前已見於刊物」（見本院卷第225頁）。
㈢系爭專利為發明專利，原處分書第3頁第6至7行第㈠項所
載：「......故難謂符合專利法『第108條準用』第64條第
2項之規定，應不允許更正，......」（見本院卷第11頁），經被告及參加人於本院審理時確認「第108條準用」之文字係屬贅載（見本院卷第225頁）。
㈣參加人原以證據2主張系爭專利（公告本）不具新穎性，以
證據2、4之組合主張系爭專利（公告本）不具進步性（見舉發卷第1冊第131至149頁）。 嗣因 原告於95年3月31日申請更正系爭專利申請專利範圍，參加人即以證據2、證據
4至證據8主張系爭專利（更正本）不具進步性（見舉發卷第2冊第123至127頁，證據5至8（見舉發卷第2冊第48至89頁）。其後參加人於本院審理時，就系爭專利不具進步性之同一撤銷理由，於99年9月30日具狀提出新證據即證據
2、5之組合（見本院卷第97頁反面之行政訴訟參加陳述意見㈠狀），並於準備程序時予以確認（見本院卷第226頁之準備程序筆錄），依智慧財產案件審理法第33條第1項規定，本院就此新證據應予審酌。
㈤因此，本件爭點如下（見本院卷第226至227頁）：
⒈原告於95年3月31日所提系爭專利申請專利範圍之更正申
請有無實質變更申請專利範圍，而違反92年2月6日修正公布專利法第64條第2項規定（如附表一爭點第1項）？⒉系爭專利有無違反90年10月24日修正公布專利法第20條第
1項「申請前已見於刊物」規定（引證資料如附表一爭點第2至8項所示）？⒊系爭專利有無違反90年10月24日修正公布專利法第20條第
4項進步性規定（引證資料如附表一爭點第9至22項所示）？㈥就參加人於99年9月30日所提之新證據即證據2、5之組合
（見本院卷第95頁反面），兩造業已收受參加人行政訴訟參加陳述意見㈠狀繕本（見本院卷第224頁）。另本件技術上爭點，即⒈系爭專利申請專利範圍第1至7項《公告本》與證據2之技術內容中要件編號及對應關係如附表二至八所示。⒉證據2說明書第7頁【0028】段第1至7行所揭露之「受理票」及「掃描器」等內容。⒊證據4說明書第8頁【0041】段第1至20行、圖2、第7頁【0030】段第10至13行、【0033】段第7至8行之技術內容。⒋系爭專利申請專利範圍第4項（公告本）與證據2之異同（如附表五編號3、5所示）。⒌系爭專利申請專利範圍第5項（公告本）與證據
2之異同（如附表六編號7、9所示）。⒍系爭專利申請專利範圍第6項（公告本）與證據2之異同（如附表七編號8、10所示）。本院已於99年10月11日第1次準備程序整理爭點後，經徵詢兩造及參加人所需準備期間之意見後，訂於同年11月8日行第2次準備程序（見本院卷第227至229頁），再於同年12月9日言詞辯論，兩造及參加人就上開新證據及技術爭點，應有相當之準備期間，本院即得就兩造及參加人之陳述予以審究。
㈦按（第1項）發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅
得就下列事項為之：申請專利範圍之減縮，誤記事項之訂正，不明瞭記載之釋明，（第2項）前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍，92年2月6日修正公布之專利法第64條第1項、第2項定有明文。
㈧次按發明，謂利用自然法則之技術思想之高度創作，90年10
月24日修正公布之專利法第19條定有明文。又凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：申請前已見於刊物或已公開使用者，但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起6個月內申請專利者，不在此限，同法第20條第1項第1款定有明文。又發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，不得依專利法申請取得發明專利，同法第20條第2項亦有明文。而發明有違反第20條第1項第1款、第2項規定之情事者，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之（同法第71條第1項第1款、第72條第1項規定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第20條第1項第1款、第2項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人（即參加人）附具證據證明之。
六、原告於95年3月31日所提系爭專利申請專利範圍之更正申請不應准許【附表一之爭點1】：
㈠系爭專利之申請專利範圍（公告本）共7項，均為獨立項（見舉發卷第1冊第44至48頁之發明專利說明書）。
⒈申請專利範圍第1項：「一種預付卡資訊發行系統，其特
徵是具備有：字元串記憶裝置，用來儲存多個指定位數之字元串；顯示有條形碼之選擇單，用來識別預付卡之種類和面額；條形碼讀取器，用來讀取上述之條形碼藉以輸入預付卡之種類和面額；支付金額輸入裝置，用來輸入支付之現金之金額；產生裝置，當被選擇之預付卡之面額和支付金額一致之情況時，用來產生預付卡資訊使上述字元串記憶裝置內之任何字元串與上述之面額具有相關性；預付卡資訊記憶裝置，用來收納該預付卡資訊；和輸出裝置，用來輸出上述之預付卡資訊。」⒉申請專利範圍第2項：「一種預付卡資訊發行系統，其特
徵是具備有：字元串記憶裝置，用來儲存多個指定位數之字元串；顯示有條形碼之選擇單，用來識別預付卡之種類和面額；條形碼讀取器，用來讀取上述之條形碼藉以輸入預付卡之種類和面額；信用卡資訊輸入裝置，用來輸入與信用卡有關之資訊；確認裝置，將該信用卡資訊和上述之預付卡之面額發訊到外部之電腦系統，要求以信用卡結算，和確認利用信用卡之結算是否完成；產生裝置，當利用信用卡之結算已完成時，用來產生預付卡資訊使上述字元串記憶裝置內之任何字元串與上述之面額具有相關性；預付卡資訊記憶裝置，用來收納該預付卡資訊；和輸出裝置，用來輸出上述之預付卡資訊。」（相關圖式見附圖1）㈡系爭專利95年3月31日之申請專利範圍更正本，係更正原申
請專利範圍第1、2項，並刪除原申請專利範圍第5、6項（見舉發卷第1冊第163至167頁）。
⒈申請專利範圍（更正本）第1項：「一種預付卡資訊發行
系統，係為有具備中央伺服器和，個別配置於複數店內之選擇單、POS記錄終端機、預付卡資訊發行裝置者，其特徵是：上述中央伺服器和各POS記錄終端機係連接於網路上；上述各選擇單上印刷有複數業者所發行之複數種類預付卡之影像圖像，同時每個預付卡上印刷有表示複數面額之文字，進一步每個預付卡上印刷複數條形碼，用來識別預付卡之種類和面額；上述POS記錄終端機具備有：條形碼讀取器，係讀取上述選擇單之條形碼，藉以輸入使用者所選的預付卡之種類和面額；支付金額輸入裝置，用來輸入使用者所支付之現金金額；發送裝置，發送使用者所選的特定預付卡種類及面額之資訊，及使用者所支付之支付金額資訊至上述中央伺服器；而上述中央伺服器係具備有：字元串記憶裝置，用來儲存關於複數業者之指定位數之複數字元串；預付卡資訊產生裝置，將上述POS記錄終端機所發送之當使用者所選擇之預付卡面額和支付金額一致時，將上述字元串記憶裝置中，使用者所選的預付卡之發行業者相關之字元串抽取出來，產生與上述面額相關之預付卡資訊；預付卡資訊記憶裝置，用來收納該預付卡資訊；發送裝置，將上述預付卡資訊發送至POS記錄終端機；其中，上述預付卡資訊發行裝置係將該中央伺服器所發送之預付卡資訊印字於用紙上。」⒉申請專利範圍（更正本）第2項：「一種預付卡資訊發行
系統，係為有具備中央伺服器、個別配置於複數店內之選擇單、POS記錄終端機、預付卡資訊發行裝置者，其特徵是：上述中央伺服器和各POS記錄終端機係連接於網路上；上述各選擇單上印刷有複數業者所發行之複數種類預付卡之影像圖像，同時每個預付卡上印刷有表示複數面額之文字，進一步每個預付卡上印刷複數條形碼，用來識別預付卡之種類和面額；上述POS記錄終端機具備有：條形碼讀取器，係讀取上述選擇單之條形碼，藉以輸入使用者所選的預付卡之種類和面額；發送裝置，發送使用者所選的預付卡特定種類及面額之資訊，及以上述信用卡資訊輸入裝置讀取之使用者之信用卡資訊至上述中央伺服器；而上述中央伺服器係具備有：字元串記憶裝置，用來儲存關於複數業者之指定位數之複數字元串；確認裝置，將上述PO
S記錄終端機所發送之上述信用卡資訊及使用者所選之預付卡面額，發送至外部信用卡公司之電腦系統，要求以信用卡結算，同時確認以信用卡之結算是否完了；預付卡資訊產生裝置，以信用卡之結算完了時，將上述字元串記憶裝置中，使用者所選的預付卡之發行業者相關之字元串抽取出來，產生與上述面額相關之預付卡資訊；預付卡資訊記憶裝置，用來收納該預付卡資訊；發送裝置，將上述預付卡資訊發送至POS記錄終端機；其中，上述預付卡資訊發行裝置係將該中央伺服器所發送之預付卡資訊印刷於用紙上。」㈢申請專利範圍第1項之更正部分：
⒈原申請專利範圍第1項與更正後申請專利範圍第1項相較
，更正後申請專利範圍第1項增加「中央伺服器」、「PO
S記錄終端機」等技術特徵，並界定「POS記錄終端機」具有「條形碼讀取器」、「支付金額輸入裝置」及「發送裝置」等要件，「中央伺服器」具有「字元串記憶裝置」、「預付卡資訊產生裝置」、「預付卡資訊記憶裝置」及「發送裝置」等要件。是以原告之更正固然形式上係對原申請專利範圍第1項增加條件，以進一步限定，而未超出原說明書或圖式所揭露之範圍，惟實際上因更正而增加原申請專利範圍第1項所未包含、但發明說明已揭露之「中央伺服器」、「POS記錄終端機」等技術特徵及結合關係，因而使更正後申請專利範圍第1項之預付卡資訊發行系統增加原來申請專利範圍第1項所未具有之「POS記錄終端機」具有「條形碼讀取器」、「支付金額輸入裝置」及「發送裝置」等要件，以及「中央伺服器」具有「字元串記憶裝置」、「預付卡資訊產生裝置」、「預付卡資訊記憶裝置」及「發送裝置」等要件之結合關係。因此，相較於原申請專利範圍第1項，更正後申請專利範圍第1項業已附加新的外部連結關係，而實質變更申請專利範圍。
⒉更正後申請專利範圍第1項之「選擇單」，相較於原申請
專利範圍第1項之「選擇單」，增加「複數業者所發行之複數種類預付卡之影像圖像」及「表示複數面額之文字」等元件，因而使更正後申請專利範圍第1項之「選擇單」，增加原申請專利範圍第1項之「選擇單」所未具有之顯示影像圖像與文字的功能。因此，相較於原申請專利範圍第1項之「選擇單」，更正後申請專利範圍第1項之「選擇單」已附加新功能，而實質變更申請專利範圍。故原告主張更正後申請專利範圍第1項進一步將選擇單明確地限定在「印刷有複數業者所發行之複數種類預付卡之影像圖像，同時每個預付卡上印刷有表示複數面額之文字，進一步每個預付卡上印刷複數條形碼，用來識別預付卡之種類和面額」云云，委無可採。
⒊原告主張更正係將原申請專利範圍第1項中較抽象之上位
概念技術用語，置換為發明說明中所對應記載之下位概念技術特徵，或發明說明中就該技術特徵本身所記載之整體描述，使該等技術特徵明確化而限縮云云。惟查原申請專利範圍第1項之「字元串記憶裝置」、「選擇單」、「條形碼讀取器」、「支付金額輸入裝置」、「預付卡資訊產生裝置」、「預付卡資訊記憶裝置」及「預付卡資訊輸出裝置」等要件，與更正後申請專利範圍第1項所增加之「中央伺服器」、「POS記錄終端機」等要件，並非上下位概念。是原告此部分主張，要無足取。
⒋綜上，更正後申請專利範圍第1項相較於原申請專利範圍
第1項，增加「中央伺服器」、「POS記錄終端機」等技術特徵，且「選擇單」增加「影像圖像」、「文字」等元件。是以本件更正業已導致實質變更原申請專利範圍第1項，而不符專利法第64條第2項規定。
㈣申請專利範圍第2項之更正部分：
更正後申請專利範圍第2項相較於原申請專利範圍第2項，增加「中央伺服器」、「POS記錄終端機」等技術特徵及結合關係，而附加新的外部連結關係，且「選擇單」增加「影像圖像」、「文字」等元件，而具有顯示影像圖像與文字的功能，已附加新功能。是以本件更正業已導致實質變更原申請專利範圍第2項，而不符專利法第64條第2項規定。
㈤原告主張本件更正屬詳述式之更正，參照本院98年度行專訴
字第45號判決意旨，更正前、後未變更原有技術手段之結合關係及原核准公告創作之發明及功能，即屬未變更原申請專利範圍而應准更正云云。
⒈觀諸原告所稱「詳述式之更正」一詞，應係指「請求項之
技術特徵置換為發明說明中所對應記載之下位概念技術特徵」、及「請求項之技術特徵置換為發明說明中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述」等申請專利範圍減縮之事項，合先敘明。
⒉惟原申請專利範圍第1、2項並未界定「中央伺服器」、
「POS記錄終端機」等元件之技術特徵，而更正後申請專利範圍第1、2項，增加「中央伺服器」、「POS記錄終端機」等元件，即無「將原申請專利範圍第1、2項之技術特徵置換為發明說明中所記載之下位概念技術特徵」，或「將原申請專利範圍第1、2項之技術特徵置換為置換為發明說明中就該技術特徵本身所記載之整體描述」等申請專利範圍減縮之情事。
⒊另更正後申請專利範圍第1、2項，係較原申請專利範圍
第1、2項，已新增元件，並非就原申請專利範圍第1、
2項所界定之元件增加技術特徵，且更正後申請專利範圍第1、2項所增加之「中央伺服器」及「POS記錄終端機」等元件，相較於原申請專利範圍第1、2項，已屬不同之實施方式或實施例，而使申請專利範圍更正前、後已變更原有元件間之結合關係。因此，本件更正已實質變更原申請專利範圍第1、2項之系統的功能，難謂本件更正係屬原告所謂之「詳述式更正」，而未實質擴大或變更申請專利範圍。
⒋至本院98年度行專訴字第45號行政判決係認該案原告所為
之更正，係就原申請專利範圍之技術特徵，置換創作說明中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述，而屬申請專利範圍之減縮；又該更正僅就原申請專利範圍第1項、第
4項之實施方式予以限定、窄化，將請求項之技術特徵置換為發明說明中所對應記載之下位概念技術特徵，亦屬申請專利範圍之減縮，應予准許。與原告所為之本件更正申請的內容並不相同，自不得遽為比附援引。
㈥綜上所述，原告於95年3月31日所提系爭專利申請專利範圍
第1、2項之更正申請已實質變更申請專利範圍，而違反92年2月6日修正公布專利法第64條第2項規定，不應准許；而刪除第5、6項部分，係屬申請專利範圍縮減之事項，應可准許。惟依93年12月14日修正施行之2004年版專利審查基準第2-6-72頁第(5)點規定：「專利權人所提出之更正內容，部分可接受，部分不可接受時，例如：未完全依照專利專責機關之通知內容更正，仍保留了超出原說明書、圖式記載的事項，或更正後之內容又引進了新事項時，應不允許更正，專利專責機關應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者，依該現有資料逕行審查。」經查原告於95年3月31日所提之申請專利更正本，就其中第1、
2項更正部分不可准許，就第5、6項刪除部分可准許，被告本應依前開規定，於作成本件舉發成立之處分前，通知原告重新提出更正本。況行政程序法第102條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第
39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。」被告就原告於本件舉發案中所提之更正事項，經審認有不符92年2月6日修正公布之專利法第64條第
1項各款或第2項規定者，被告應敘明不符更正規定之理由，函知原告限期申復。惟被告並未依前揭規定踐行此通知程序，逕依系爭專利原申請專利範圍之公告本予以審查，影響原告之程序上利益。故原處分此部分認定（見本院卷第10頁反面至11頁之原處分書第2至3頁第十㈠項），程序上即有瑕疵。
七、系爭專利之技術內容：㈠關於系爭專利之創作目的：
系爭專利係以習用之國際電話用預付卡為改良對象，由於習用國際電話用之預付卡具有作為金卡之價值之卡片之輸送和保管具有大危險性和需要高成本之問題，是以系爭專利之創作目的在提供預付卡資訊之發行系統，在流通過程完全不會有被盜之危險，可以使發行成本降低，且經由應用此種預付卡資訊發行系統，可以確立各種費用之結算系統，完全不會有發生呆帳之危險性（見舉發卷第1冊第74至76頁之系爭專利說明書中【先前技術】、【發明內容（發明所欲解決之間題）】）。
㈡原告雖於95年3月31日更正申請專利範圍，惟因違反92年2
月6日修正公布專利法第64條第2項規定而不應准許，故本件應依原申請專利範圍為審查。又系爭專利之申請專利範圍（公告本）共7項，均為獨立項（見舉發卷第1冊第44至48頁之發明專利說明書），相關圖式見附圖1。
㈢參加人所提之引證案：
⒈參加人提出之引證案共3項：
⑴證據2為西元2001年3月23日公開之日本特開0000-000
00號專利案（見舉發卷第1冊第107至124頁，本院卷第123至131頁。中譯文見舉發卷第1冊第82至106頁，本院卷第132至144頁）。
⑵證據4為2001年6月22日公開之日本特開0000-000000
號專利案（見舉發卷第1冊第1至26頁。中譯文見本院卷第239至251頁）。
⑶證據5為1994年4月22日公開之日本特開平0-000000號
專利案（見舉發卷第2冊第85至89頁，本院卷第145至
149頁。中譯文見本院卷第258至261頁）。⑷證據2、4、5之公開日均早於系爭專利之優先權日（
2001年11月27日），且均為有關於遠端使者藉由計算機裝置經網路（證據2與4為網際網路，證據5為電話網路）至業者伺服器電腦端進行購物消費之系統與方法；系爭專利亦是關於遠端使者藉由計算機裝置經網際網路或電話網路至業者伺服器電腦端進行購物消費之系統與方法。故證據2、4、5以及系爭專利同屬相同的技術領域，而得為判斷系爭專利是否符合專利要件之先前技術。
⒉就系爭專利各申請專利範圍（公告本）是否具備專利要件之引證資料如附表一之爭點編號2至22所示。
⒊證據2之技術內容：
證據2係一種有價密碼資訊發行系統及方法，包含用以儲存由設定位數之文字序列所成密碼資訊的密碼資訊記憶機構12，用以選擇輸入所希望金額的要求額輸入機構14，用以輸入實際支付金額的收入額輸入機構16，該要求額與收入額符合時，用以將該密碼資訊與該要求額互相連繫，而產生有價密碼資訊的有價密碼資訊產生機構22，用以儲存該有價密碼資訊的有價密碼資訊記憶機構24，及用以輸出該有價密碼資訊的有價密碼資訊輸出機構26；以及該有價密碼資訊發行方法的步驟：儲存由設定位數之文字序列所成密碼資訊於密碼資訊記憶機構12、輸入要求額、輸入實際支付的進帳金額、該要求額與收入額符合時，將該密碼資訊與該要求額相連繫以產生有價密碼資訊、儲存該有價密碼資訊於有價密碼資訊記憶機構24、及輸出該有價密碼資訊。」（相關圖式見附圖2）⒋證據4之技術內容：
證據4係一種費用結帳系統，可在使用者完成付款後使媒體10中所記錄之ID號碼有效化以提供網際網路連線服務（相關圖式見附圖3）。
⒌證據5之技術內容：
證據5係一種遙控外帶便當的店舖系統，在便當販賣站11端設置主站13，其構成為使用者端藉由一般公共線路設置遙控站17，於主站13備有接收從遙控站17傳來的訂購訊號，訊號處理方法25，對遙控站17傳達預定做好便當的時間之傳達訊號方法，製作出便當的輸入方法20，顯示便當種類等的顯示部18，於遙控站17備有便當菜單和單價的顯示部29，便當菜單的輸入方法31，訂購者的輸入方法40，對主站13輸出訂購訊號的輸出方法，顯示從主站13傳來的預訂做好便當的時間的顯示部39（相關圖式見附圖4）。
八、系爭專利申請專利範圍第1至3、7項不具新穎性，第4至
6項具新穎性：㈠系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性【附表一之爭點2】：
⒈證據2圖1及申請專利範圍第1項揭露一種有價密碼資訊
發行系統10，包含：用以儲存由設定位數之文字序列所成密碼資訊的密碼資訊記憶機構12；用以選擇輸入所希望金額的要求額輸入機構14；用以輸入實際支付金額的收入額機構16；該要求額與讓收入額符合時，用以將該密碼資訊與該要求額互相連繫，而產生有價密碼資訊的有價密碼資訊產生機構22；用以儲存該有價密碼資訊的有價密碼資訊記憶機構24；及用以輸出該有價密碼資訊的有價密碼資訊輸出機構26（見舉發卷第1冊第86頁）。
⒉系爭專利申請專利範圍第1項之各構成要件與證據2比對
如附表二所示（有關系爭專利申請專利範圍第1項與證據
2之技術內容中要件編號及對應關係，業經本院命兩造及參加人陳述意見，見本院卷第227頁）。系爭專利申請專利範圍第1項與證據2相較，系爭專利申請專利範圍第1項之字元串記憶裝置25等同於證據2之密碼資訊記憶機構12，選擇單32等同於證據2之受理票61，條形碼讀取器15
a等同於證據2之掃描器48a，支付金額輸入裝置29等同於證據2之收入額輸入機構16，產生裝置22等同於證據2之有價密碼資訊產生機構22，預付卡資訊記憶裝置26等同於證據2之有價密碼資訊記憶機構24，輸出裝置31等同於證據2之有價密碼資訊輸出機構26。
⒊系爭專利申請專利範圍第1項與證據2之技術特徵比對：
⑴證據2為一種有價密碼資訊發行系統，而系爭專利申請
專利範圍第1項之預付卡資訊係為具有金錢價值之字元串資訊，故系爭專利申請專利範圍第1項之標的「一種預付卡資訊發行系統」為證據2所揭露。
⑵證據2揭露之密碼資訊記憶機構12係用以儲存由設定位
數之文字序列所成的密碼資訊，故系爭專利申請專利範圍第1項之「字元串記憶裝置，用來儲存多個指定位數之字元串」技術特徵為證據2所揭露。
⑶證據2說明書中譯本第10頁第20至21行記載「該受理票
61上有受理號碼及申請日時，申請內容等記載以外，尚有對應該申請內容之條碼印字」（見舉發卷第1冊第97頁）。另由證據2圖10可知，受理票61上的申請內容包含國際電話業者名稱與金額等資訊，故系爭專利申請專利範圍第1項之「顯示有條形碼之選擇單，用來識別預付卡之種類和面額」技術特徵為證據2所揭露。（此部分業經本院命兩造及參加人陳述意見，見本院卷第227頁）⑷證據2說明書中譯本第10頁第22至23行記載「便商31的
店員經確認金額無誤後輸入受理票61的條碼於POS末端的掃描器48a」（見舉發卷第1冊第97頁）。而受理票61上的條碼係對應包含國際電話業者名稱與金額等資訊的申請內容，故系爭專利申請專利範圍第1項之「條形碼讀取器，用來讀取上述之條形碼藉以輸入預付卡之種類和面額」技術特徵為證據2所揭露。（此部分業經本院命兩造及參加人陳述意見，見本院卷第227頁），【附表一之爭點16、18、20】⑸證據2之收入額輸入機構16係用以輸入實際支付金額，
故系爭專利申請專利範圍第1項之「支付金額輸入裝置，用來輸入支付之現金之金額」技術特徵為證據2所揭露。
⑹證據2之有價密碼資訊產生機構22係當該要求額與收入
額符合時，用以將該密碼資訊與該要求額互相連繫，而產生有價密碼資訊，故系爭專利申請專利範圍第1項之「產生裝置，當被選擇之預付卡之面額和支付金額一致之情況時，用來產生預付卡資訊使上述字元串記憶裝置內之任何字元串與上述之面額具有相關性」技術特徵為證據2所揭露。
⑺證據2之有價密碼資訊記憶機構24係用以儲存該有價密
碼資訊，故系爭專利申請專利範圍第1項之「預付卡資訊記憶裝置，用來收納該預付卡資訊」技術特徵為證據
2所揭露。⑻證據2之有價密碼資訊輸出機構26係用以輸出該有價密
碼資訊，故系爭專利申請專利範圍第1項之「輸出裝置，用來輸出上述之預付卡資訊」技術特徵為證據2所揭露。
⑼綜上，系爭專利申請專利範圍第1項各構成要件之技術
特徵皆為證據2所揭露，為申請前已見於刊物者，故證據2可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。
⒋原處分書第8頁第㈥項第6至8行所載：「....此外，系
爭專利之條碼選擇單及條形碼讀取器早已見於一般之便利商店，並不具新穎之發明；......」（見本院卷第13頁反面），經本院命被告陳述意見，被告陳稱：如答辯狀第3頁第㈣項所示等語（見本院卷第225頁）。亦即被告認為「條碼選擇單」及「條形碼讀取器」之技術特徵，係為系爭專利申請時早已見於一般之便利商店中使用之技術元件及手段，其為在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵，故不具新穎性云云（本院卷第63頁）。
⑴按發明專利新穎性之審查，係採「單獨對比」原則，即
將發明專利申請案之申請專利範圍與每一份引證資料中所公開與該申請案相關的技術內容單獨地進行比較。而發明專利進步性之審查，則應就申請案之發明或創作為整體判斷，並得以一份或多份引證文件組合以為判斷，惟其組合，以熟悉該項技術者於申請時或有效優先權日，所能輕易完成者為限（最高行政法院99年度判字第63
6號判決參照）。⑵83年11月25日公告之專利審查基準「第一篇發明專利
審查基準」「第二章專利要件」「第三節新穎性」「二、新穎性判斷之概念及基本原則」規定：「......⒉新穎性判斷之基本原則......⑷比對方式，應採單獨比對方式，以個別獨立的引證資料與『請求項所載發明』進行比對，不得將二個以上獨立的引證資料予以組合，以與『請求項所載發明』比對。」⑶系爭專利係於93年4月21日核准審定，有關判斷系爭專
利之專利要件，應以核准審定時之專利法（90年10月24日修正公布）及專利審查基準為依據，且該專利審查基準應自對應之90年專利法施行之日起有其適用（最高行政法院99年度判字第1335號判決參照）。惟觀諸被告答辯狀第3頁第㈣項所載之專利審查基準「第2-3-7頁」（本院卷第63頁），係指2004年版之專利審查基準之內容，此係於93年12月14日修正施行，被告據以辯稱原處分原處分書第8頁第㈥項第6至8行所載「為在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵」云云，尚有違誤。⑷原處分以證據2組合一般之便利商店之條碼選擇單及條
形碼讀取器，而認定系爭專利申請專利範圍第1項為申請前已見於刊物或已公開使用者，被告顯以證據2與習知技術予以組合，而與系爭專利申請專利範圍第1項比對，有違前揭新穎性判斷原則，其理由自有違誤。
㈡系爭專利申請專利範圍第2項不具新穎性【附表一之爭點3】：
⒈證據2圖1及申請專利範圍第2項揭露一種有價密碼資訊
發行系統10，包含：用以儲存由設定位數之文字序列所成密碼資訊的密碼資訊記憶機構12；用以選擇輸入所希望金額的要求額輸入機構14；用以輸入與信用卡有關資訊的卡片資訊輸入機構18；用以傳輸該信用卡資訊及該要求額於外部電腦系統而要求以信用卡決算，同時確認信用卡決算是否已完成的卡片決算處理機構20；於信用卡決算完成時，用以將該密碼資訊予該要求額相連繫以產生有價密碼資訊的有價密碼資訊產生機構22；用以儲存該有價密碼資訊的有價密碼資訊記憶機構24；及輸出該有價密碼資訊的有價密碼資訊輸出機構26（見舉發卷第1冊第86頁）。⒉系爭專利申請專利範圍第2項之各構成要件與證據2比對
如附表三所示（有關系爭專利申請專利範圍第2項與證據
2之技術內容中要件編號及對應關係，業經本院命兩造及參加人陳述意見，見本院卷第227頁）。系爭專利申請專利範圍第2項與證據2相較，系爭專利申請專利範圍第2項之字元串記憶裝置25等同於證據2之密碼資訊記憶機構12，選擇單32等同於證據2之受理票61，條形碼讀取器15
a等同於證據2之掃描器48a，信用卡資訊輸入裝置30等同於證據2之卡片資訊輸入機構18，確認裝置24等同於證據2之卡片決算處理機構20，產生裝置22等同於證據2之有價密碼資訊產生機構22，預付卡資訊記憶裝置26等同於證據2之有價密碼資訊記憶機構24，輸出裝置31等同於證據2之有價密碼資訊輸出機構26。
⒊系爭專利申請專利範圍第2項與證據2之技術特徵比對：
⑴證據2為一種有價密碼資訊發行系統，而系爭專利申請
專利範圍第2項之預付卡資訊係為具有金錢價值之字元串資訊，故系爭專利申請專利範圍第2項之標的「一種預付卡資訊發行系統」為證據2所揭露。
⑵證據2之密碼資訊記憶機構12係用以儲存由設定位數之
文字序列所成的密碼資訊，故系爭專利申請專利範圍第
2項之「字元串記憶裝置，用來儲存多個指定位數之字元串」技術特徵為證據2所揭露。
⑶證據2說明書中譯本第10頁第20至21行記載「該受理票
61上有受理號碼及申請日時，申請內容等記載以外，尚有對應該申請內容之條碼印字」（見舉發卷第1冊第97頁）。另由證據2圖10可知，受理票61上的申請內容包含國際電話業者名稱與金額等資訊，故系爭專利申請專利範圍第2項之「顯示有條形碼之選擇單，用來識別預付卡之種類和面額」技術特徵為證據2所揭露。（此部分業經本院命兩造及參加人陳述意見，見本院卷第227頁）⑷證據2說明書中譯本第10頁第22至23行記載「便商31的
店員經確認金額無誤後輸入受理票61的條碼於POS末端的掃描器48a」（見舉發卷第1冊第97頁）。而受理票61上的條碼係對應包含國際電話業者名稱與金額等資訊的申請內容，故系爭專利申請專利範圍第2項之「條形碼讀取器，用來讀取上述之條形碼藉以輸入預付卡之種類和面額」技術特徵為證據2所揭露。（此部分業經本院命兩造及參加人陳述意見，見本院卷第227頁）⑸證據2之卡片資訊輸入機構18係用以輸入與信用卡有關
的資訊，故系爭專利申請專利範圍第2項之「信用卡資訊輸入裝置，用來輸入與信用卡有關之資訊」技術特徵為證據2所揭露。
⑹證據2之卡片決算處理機構20係用以傳輸該信用卡資訊
及該要求額於外部電腦系統而要求以信用卡決算，同時確認信用卡決算是否已完成，故系爭專利申請專利範圍第2項之「確認裝置，將該信用卡資訊和上述之預付卡之面額發訊到外部之電腦系統，要求以信用卡結算，和確認利用信用卡之結算是否完成」技術特徵為證據2所揭露。
⑺證據2之有價密碼資訊產生機構22係於信用卡決算完成
時，用以將該密碼資訊與該要求額相連繫以產生有價密碼資訊，故系爭專利申請專利範圍第2項之「產生裝置，當利用信用卡之結算已完成時，用來產生預付卡資訊使上述字元串記憶裝置內之任何字元串與上述之面額具有相關性」技術特徵為證據2所揭露。
⑻證據2之有價密碼資訊記憶機構24係用以儲存該有價密
碼資訊，故系爭專利申請專利範圍第2項之「預付卡資訊記憶裝置，用來收納該預付卡資訊」技術特徵為證據
2所揭露。⑼證據2揭露之有價密碼資訊輸出機構26係用以輸出該有
價密碼資訊，故系爭專利申請專利範圍第2項之「輸出裝置，用來輸出上述之預付卡資訊」技術特徵為證據2所揭露。
⑽綜上，系爭專利申請專利範圍第2項各構成要件之技術
特徵皆為證據2所揭露，為申請前已見於刊物者，故證據2可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具新穎性。
⒋原處分書第9頁第㈥項倒數第5至4行所載：「......而
被舉發案所述之條碼選擇單及條形碼讀取器早已見於一般之便利商店，不具新穎之發明......」（見本院卷第14頁）經本院命被告陳述意見，被告陳稱：如答辯狀第3頁第㈣項所示等語（見本院卷第225至226頁）。亦即被告認為「條碼選擇單」及「條形碼讀取器」之技術特徵，係為系爭專利申請時早已見於一般之便利商店中使用之技術元件及手段，其為在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵，故不具新穎性云云（本院卷第63頁）。惟如前所述，被告答辯狀第3頁第㈣項所載之專利審查基準「第2-3-7頁」，係指2004年版之專利審查基準之內容，此係於93年12月14日修正施行，被告據以辯稱原處分原處分書第9頁第㈥項倒數第5至4行「為在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵」云云，尚有違誤。是以原處分以證據2組合一般之便利商店之條碼選擇單及條形碼讀取器，而認定系爭專利申請專利範圍第2項為申請前已見於刊物或已公開使用者，被告顯以證據2與習知技術予以組合，而與系爭專利申請專利範圍第2項比對，有違前揭新穎性判斷原則，其理由自有違誤。
㈢系爭專利申請專利範圍第3項不具新穎性【附表一之爭點4】：
⒈證據2圖12及申請專利範圍第3項揭露一種通話費決算系
統70，包含：儲存至少含有為了連接於特定通信業者交換機進入號碼的文字序列所成密碼資訊用之密碼資訊記憶機構12的申請專利範圍第1項或第2項所述有價密碼資訊發行系統10；用以儲存該通信業者費用體系的費用記憶機構73；從發信側86末端輸入有價密碼資訊及受信者80電話號碼時，以該有價密碼資訊為鎖匙來檢索有價密碼資訊記憶機構72，以確認該有價密碼資訊餘值的餘值確認機構76；如該餘值在一定值以上時，用以連接該發信側86末端與受信側80末端的回線連接機構71；將該受信側80電話號碼及該餘值加入於該費用體系中以算出可通話時間的可通話時間算出機構78；用以計測該發信側86末端與受信側80末端間之通話時間的通話時間計測機構81；於經過該可通話時間之終點，用以切斷該發信側86末端與受信側80末端間通話路的回線切斷機構75；加入該通話時間於該費用體系中以算出通話費的通話費算出機構82；及用以從餘值減去該通話費的餘值減額機構83（見舉發卷第1冊第86至87頁）。
⒉系爭專利申請專利範圍第3項之各構成要件與證據2比對
如附表四所示（有關系爭專利申請專利範圍第3項與證據
2之技術內容中要件編號及對應關係，業經本院命兩造及參加人陳述意見，見本院卷第227頁）。系爭專利申請專利範圍第3項與證據2相較，系爭專利申請專利範圍第3項之預付卡資訊發行系統10等同於證據2之有價密碼資訊發行系統10，費用體系記憶裝置48等同於證據2之費用記憶機構73，線路連接裝置45等同於證據2之回線連接機構71，確認裝置等同於證據2之餘值確認機構76，減算裝置等同於證據2之餘值減額機構83。
⒊系爭專利申請專利範圍第3項與證據2之技術特徵比對：
⑴證據2為一種通話費決算系統，故系爭專利申請專利範
圍第3項之標的「一種通話費結算系統」為證據2所揭露。
⑵系爭專利申請專利範圍第1項或第2項之預付卡資訊發行系統10的各構成要件皆為證據2所揭露，已於前述。
而證據2之密碼資訊記憶機構12，其儲存有為了連接於特定通信業者交換機進入號碼的文字序列所成的密碼資訊。又系爭專利申請專利範圍第3項之字元串記憶裝置25等同於證據2之密碼資訊記憶機構12，故系爭專利第
3項之「如申請專利範圍第1或2項之預付卡資訊發行系統，具備有字元串記憶裝置用來儲存字元串其中至少包含有存取號碼用來連接到指定之通訊事業者之交換機」技術特徵為證據2所揭露。
⑶證據2之費用記憶機構73係用以儲存通信業者費用體系
，故系爭專利申請專利範圍第3項之「費用體系記憶裝置，用來儲存上述之通訊事業者之費用體系」技術特徵為證據2所揭露。
⑷證據2之回線連接機構71係當該餘額在一定值以上時，
用以連接發信側86末端與受信側80末端，故系爭專利申請專利範圍第3項之「線路連接裝置，用來連接發訊側之電話終端機和來訊側之電話終端機」技術特徵為證據
2所揭露。⑸證據2之餘值確認機構76係當發信側86末端輸入有價密
碼資訊及受信側80電話號碼時，以該有價密碼資訊為鎖匙（key）來檢索有價密碼資訊記憶機構72，以確認該有價密碼資訊的餘值。而系爭專利申請專利範圍第3項之預付卡資訊記憶裝置26等同於證據2之有價密碼資訊記憶機構72，故系爭專利申請專利範圍第3項之「確認裝置，當輸入有來自發訊側之電話終端機之上述字元串和來信側之電話號碼之情況時，以該字元串作為檢索鍵，檢索上述之預付卡資訊記憶裝置，確認與該字元串具有相關性之餘額」技術特徵為證據2所揭露。
⑹證據2之回線連接機構71係當該餘額在一定值以上時，
用以連接發信側86末端與受信側80末端，可通話時間算出機構78係用以將該受信側80電話號碼及該餘值加入於該費用體系中已算出可通話時間，通話時間計測機構81係用以計測該發信側86末端與受信側80末端間之通話時間，通話費算出機構82係加入該通話時間於該費用體系中以算出通話費，回線切斷機構75係於經過該可通話時間之終點，用以切斷該發信側86末端與受信側80末端間通話回路。而系爭專利申請專利範圍第3項之「切斷裝置」技術特徵僅為組合證據2之「回線連接機構71」、「可通話時間算出機構78」、「通話時間計測機構81」、「通話費算出機構82」及「回線切斷機構75」等技術特徵。故系爭專利申請專利範圍第3項之「切斷裝置，當餘額為一定程度以上之情況時，連接上述之發訊側之電話終端機和來訊側之電話終端機，和依照上述費用體系算出發訊側之電話終端機和來訊側之電話終端機間之通話時間之通話費，在通話費超過上述餘額之時刻，切斷上述之發訊側終端機和來訊側終端機間之通話路徑」技術特徵為證據2所揭露。
⑺證據2之餘值減額機構83係用以從餘值減去該通話費，
故系爭專利申請專利範圍第3項之「減算裝置，用來從上述之餘額中減去上述之通話費」技術特徵為證據2所揭露。
⑻綜上，系爭專利申請專利範圍第3項各構成要件之技術
特徵皆為證據2所揭露，為申請前已見於刊物者，故證據2可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具新穎性。
㈣系爭專利申請專利範圍第4項具新穎性【附表一之爭點5】：
⒈證據2圖16及申請專利範圍第4項揭露一種通話費決算系
統93，包含：儲存至少含有為了連接於特定通信業者交換機進入號碼的文字序列所成密碼資訊用之密碼資訊記憶機構12的申請專利範圍第1項或第2項所述有價密碼資訊發行系統10；用以儲存該通信業者費用體系的費用記憶機構73；從發信側86末端輸入有價密碼資訊及受信者80電話號碼時，以該有價密碼資訊為鎖匙來檢索有價密碼資訊記憶機構72，以確認該有價密碼資訊餘值的餘值確認機構76；如該餘值在一定值以上時，用以連接該發信側86末端與受信側80末端的回線連接機構71；用以計測該發信側86末端與受信側80末端間通話時間的通話時間計測機構81；以每一設定單位時間算出通話費來逐次減算該餘值的餘值減額機構83；及於該餘值成為一定值以下時點，用以切斷該發信側86末端與受信側末端間通話路的回線切斷機構75（見舉發卷第1冊第84至85頁）。
⒉系爭專利申請專利範圍第4項之各構成要件與證據2比對
如附表五所示（有關系爭專利申請專利範圍第4項與證據
2之技術內容中要件編號及對應關係，業經本院命兩造及參加人陳述意見，見本院卷第227頁）。系爭專利申請專利範圍第4項與證據2相較，系爭專利申請專利範圍第4項之預付卡資訊發行系統10等同於證據2之有價密碼資訊發行系統10，費用體系記憶裝置57等同於證據2之費用記憶機構73，確認裝置等同於證據2之餘值確認機構76，減算裝置等同於證據2之餘值減額機構83。
⒊系爭專利申請專利範圍第4項與證據2之技術特徵比對：
⑴證據2為一種通話費決算系統，故系爭專利申請專利範
圍第4項之標的「一種通話費結算系統」為證據2所揭露。
⑵系爭專利申請專利範圍第1項或第2項之預付卡資訊發
行系統10的各構成要件，皆為證據2所揭露，已於前述。故系爭專利申請專利範圍第4項之「如申請專利範圍第1或2項之預付卡資訊發行系統」技術特徵為證據2所揭露。
⑶證據2之費用記憶機構73係用以儲存通信業者費用體系
，故系爭專利申請專利範圍第4項之「費用體系記憶裝置，用來儲存網際網路連接業者之費用體系」技術特徵為證據2所揭露。
⑷證據2之回線連接機構71係當該餘額在一定值以上時，
用以連接發信側86末端與受信側80末端，證據2之回線連接機構71並非用以將使用者端的通訊設備連接到網際網路。故系爭專利申請專利範圍第4項之「通訊連接裝置，用來使使用者之通訊終端機連接到網際網路」技術特徵非為證據2所揭露。（此部分業經本院命兩造及參加人陳述意見，見本院卷第228頁）⑸證據2之餘值確認機構76係當發信側86末端輸入有價密
碼資訊及受信側80電話號碼時，以該有價密碼資訊為鎖匙（key）來檢索有價密碼資訊記憶機構72，以確認該有價密碼資訊的餘值。而系爭專利申請專利範圍第4項之預付卡資訊記憶裝置56等同於證據2之有價密碼資訊記憶機構72。故系爭專利申請專利範圍第4項之「確認裝置，當從使用者之通訊終端機經由通訊線路輸入有上述字元串之情況時，以該字元串作為檢索鍵，檢索上述預付卡資訊記憶裝置，確認與該字元串具有相關性之餘額」技術特徵為證據2所揭露。
⑹證據2之回線連接機構71係當該餘值在一定值以上時，
用以連接發信側86末端與受信側80末端，通話時間計測機構81係用以計測該發信側86末端與受信側80末端間之通話時間，回線切斷機構75於該餘值成為一定值以下時點，用以切斷該發信側86末端與受信側末端間通話路，證據2之回線連接機構71非用以將使用者端的通訊設備連接到網際網路，回線切斷機構75非用以切斷通訊設備與網際網路的連接。故系爭專利申請專利範圍第4項之「切斷裝置，當上述之餘額為一定程度以上之情況時，將上述之使用者33之通訊終端機連接到網際網路，和依照上述之費用體系算出上述通訊終端機之通訊時間之通訊費，在通訊費超過上述餘額之時刻，將上述之通訊終端機切斷使其與網際網路分離」技術特徵非為證據2所揭露。（此部分業經本院命兩造及參加人陳述意見，見本院卷第228頁）⑺證據2之餘值減額機構83係以每一設定單位時間算出通
話費來逐次減算該餘值，故系爭專利第4項之「減算裝置，用來從上述之餘額中減去上述之通話費」技術特徵為證據2所揭露。
⑻綜上，證據2並未揭露系爭專利申請專利範圍第4項之
「通訊連接裝置」及「切斷裝置」構成要件之技術特徵，故證據2無法證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性。
⒋原處分書第10頁第㈧項第1至12行認定系爭專利申請專利
範圍第4項之組成裝置、動作原理及達成效果、目的與證據2完全相同，為申請前已見於刊物或已公開使用者云云（見本院卷第14頁反面）。惟證據2之回線連接機構與回線切斷機構係分別用以連接及切斷發信側與受信側兩端，而系爭專利申請專利範圍第4項之通訊連接裝置係用以將使用者端之通訊終端機連接到網際網路，以及切斷裝置係用以切斷通訊終端機與網際網路之連接，是以兩者為不同的功能，故系爭專利申請專利範圍第4項之技術特徵與證據2並非完全相同。因此，被告此部分認定即屬未洽。
㈤系爭專利申請專利範圍第5項具新穎性【附表一之爭點6】：
⒈系爭專利申請專利範圍第5項之各構成要件與證據2比對
如附表六所示（有關系爭專利申請專利範圍第5項與證據
2之技術內容中要件編號及對應關係，業經本院命兩造及參加人陳述意見，見本院卷第227頁）。系爭專利申請專利範圍第5項與證據2相較，系爭專利申請專利範圍第5項之字元串記憶裝置25等同於證據2之密碼資訊記憶機構12，輸入裝置16等同於證據2之終端裝置32，產生裝置22等同於證據2之有價密碼資訊產生機構22，預付卡資訊記憶裝置26等同於證據2之有價密碼資訊記憶機構24，輸出裝置31等同於證據2之有價密碼資訊輸出機構26，費用體系記憶裝置57等同於證據2之費用記憶機構73，確認裝置等同於證據2之餘值確認機構76，減算裝置等同於證據2之餘值減額機構83。
⒉系爭專利申請專利範圍第5項與證據2之技術特徵比對：
⑴證據2為一種通話費決算系統，故系爭專利申請專利範
圍第5項之標的「一種通訊費結算系統」為證據2所揭露。
⑵證據2之密碼資訊記憶機構12係用以儲存由設定位數之
文字序列所成的密碼資訊，故系爭專利申請專利範圍第
5項之「字元串記憶裝置，用來儲存多個指定位數之字元串」技術特徵為證據2所揭露。
⑶證據2說明書中譯本第10頁第3至15行揭露終端裝置32
可供使用者選擇國際通信業者名者及金額等技術特徵（見舉發卷第1冊第97頁）。故系爭專利申請專利範圍第
5項之「輸入裝置，用來選擇輸入預付卡之種類和面額」技術特徵為證據2所揭露。
⑷證據2之有價密碼資訊產生機構22係當該要求額與收入
額符合時，用以將該密碼資訊與該要求額互相連繫，而產生有價密碼資訊。故系爭專利申請專利範圍第5項之「產生裝置，當被選擇之預付卡之面額與支付金額一致之情況時，用來產生預付卡資訊使上述之字元串記憶裝置內之任何一個字元串與上述之面額具有相關性」技術特徵為證據2所揭露。
⑸證據2之有價密碼資訊記憶機構24係用以儲存該有價密
碼資訊，故系爭專利申請專利範圍第5項之「預付卡資訊記憶裝置，用來收納該預付卡資訊」技術特徵為證據
2所揭露。⑹證據2之有價密碼資訊輸出機構26係用以輸出該有價密
碼資訊，故系爭專利申請專利範圍第5項之「輸出裝置，用來輸出上述之預付卡資訊」技術特徵為證據2所揭露。
⑺證據2之費用記憶機構73係用以儲存通信業者費用體系
，故系爭專利申請專利範圍第5項之「費用體系記憶裝置，用來儲存網際網路連接業者之費用體系」技術特徵為證據2所揭露。
⑻證據2之回線連接機構71係當該餘額在一定值以上時，
用以連接發信側86末端與受信側80末端，證據2之回線連接機構71並非用以將使用者端的通訊設備連接到網際網路。故系爭專利申請專利範圍第5項之「通訊連接裝置，用來使使用者之通訊終端機連接到網際網路」技術特徵非為證據2所揭露（此部分業經本院命兩造及參加人陳述意見，見本院卷第228頁）。
⑼證據2之餘值確認機構76係當發信側86末端輸入有價密
碼資訊及受信側80電話號碼時，以該有價密碼資訊為鎖匙（key）來檢索有價密碼資訊記憶機構72，以確認該有價密碼資訊的餘值。故系爭專利申請專利範圍第5項之「確認裝置，當從使用者之通訊終端機經由通訊線路輸入有上述字元串之情況時，以該字元串作為檢索鍵，檢索上述預付卡資訊記憶裝置，確認與該字元串具有相關性之餘額」技術特徵為證據2所揭露。
⑽證據2之回線連接機構71係當該餘額在一定值以上時，
用以連接發信側86末端與受信側80末端，可通話時間算出機構78係用以將該受信側80電話號碼及該餘值加入於該費用體系中已算出可通話時間，通話時間計測機構81係用以計測該發信側86末端與受信側80末端間之通話時間，通話費算出機構82係加入該通話時間於該費用體系中以算出通話費，回線切斷機構75係於經過該可通話時間之終點，用以切斷該發信側86末端與受信側80末端間通話回路，證據2之回線連接機構71非用以將使用者端的通訊設備連接到網際網路，回線切斷機構75非用以切斷通訊設備與網際網路的連接。故系爭專利申請專利範圍第5項之「切斷裝置，當上述之餘額為一定程度以上之情況時，將上述之使用者之通訊終端機連接到網際網路，和依照上述之費用體系算出上述通訊終端機之通訊時間之通訊費，在通訊費超過上述餘額之時刻，將上述之通訊終端機切斷使其網際網路分離」技術特徵非為證據2所揭露（此部分業經本院命兩造及參加人陳述意見，見本院卷第228頁）。
⑾證據2之餘值減額機構83係用以從餘值減去該通話費，
故系爭專利申請專利範圍第5項之「減算裝置，用來從上述之餘額中減去上述之通訊費」技術特徵為證據2所揭露。
⑿綜上，證據2並未揭露系爭專利申請專利範圍第5項之
「通訊連接裝置」及「切斷裝置」構成要件之技術特徵，故證據2無法證明系爭專利申請專利範圍第5項不具新穎性。
⒋被告於99年3月9日（訴願階段）發函更正原處分書第5
頁第4至24行關於系爭專利申請專利範圍第5項之內容記載（見訴願卷第7頁。至原處分書該部分內容見本院卷第12頁），原告雖爭執被告審理時錯誤認定審查標的，決非行政程序法第101條所稱之「誤寫、誤算，或是其他類此之顯然錯誤者」。惟經原處分書第10頁倒數第4行至第12頁第1行記載：「系爭專利申請專利範圍第5項之『一種通訊費結算系統』中所載之『字元串記憶裝置、輸入裝置、產生裝置、預付卡資訊記憶裝置、輸出裝置、費用體系記憶裝置、通訊連接裝置、確認裝置、切斷裝置、和減算裝置』，已見於證據2......」（見本院卷第14頁反面至15頁），應認被告當時審查標的為系爭專利申請專利範圍第5項之公告本，至原處分書第5頁第4至24行之記載，應屬「誤寫之顯然錯誤」，被告得依行政程序法第101條規定更正之。
⒌然原處分書第10頁第㈧項倒數第4行至第12頁第9行認定
系爭專利申請專利範圍第5項之組成裝置、動作原理及達成效果、目的與證據2完全相同，為申請前已見於刊物或已公開使用者云云（見本院卷第14頁反面）。惟證據2之回線連接機構與回線切斷機構係分別用以連接及切斷發信側與受信側兩端，而系爭專利申請專利範圍第5項之通訊連接裝置係用以將使用者端之通訊終端機連接到網際網路，以及切斷裝置係用以切斷通訊終端機與網際網路之連接，是以兩者為不同的功能，故系爭專利申請專利範圍第5項之技術特徵與證據2並非完全相同。因此，被告此部分認定即屬未洽。
㈥系爭專利申請專利範圍第6項具新穎性【附表一之爭點7】：
⒈系爭專利申請專利範圍第6項之各構成要件與證據2比對
如附表七所示（有關系爭專利申請專利範圍第6項與證據
2之技術內容中要件編號及對應關係，業經本院命兩造及參加人陳述意見，見本院卷第227頁）。系爭專利申請專利範圍第6項與證據2相較，系爭專利申請專利範圍第6項之字元串記憶裝置25等同於證據2之密碼資訊記憶機構12，輸入裝置16等同於證據2之終端裝置32，信用卡資訊輸入裝置30等同於證據2之卡片資訊輸入機構18，確認裝置24等同於證據2之卡片決算處理機構20，產生裝置22等同於證據2之有價密碼資訊產生機構22，預付卡資訊記憶裝置26等同於證據2之有價密碼資訊記憶機構24，費用體系記憶裝置57等同於證據2之費用記憶機構73，確認裝置等同於證據2之餘值確認機構76，減算裝置等同於證據2之餘值減額機構83。
⒉系爭專利申請專利範圍第6項與證據2之技術特徵比對：
⑴證據2為一種通話費決算系統，故系爭專利申請專利範
圍第6項之標的「一種通訊費結算系統」為證據2所揭露。
⑵證據2之密碼資訊記憶機構12係用以儲存由設定位數之
文字序列所成的密碼資訊，故系爭專利申請專利範圍第
6項之「字元串記憶裝置，用來儲存多個指定位數之字元串」技術特徵為證據2所揭露。
⑶證據2說明書中譯本第10頁第3至15行揭露終端裝置32
可供使用者選擇國際通信業者名者及金額等技術特徵（見舉發卷第1冊第97頁）。故系爭專利申請專利範圍第
6項之「輸入裝置，用來選擇輸入預付卡之種類和面額」技術特徵為證據2所揭露。
⑷證據2之卡片資訊輸入機構係用以輸入與信用卡有關的
資訊，故系爭專利申請專利範圍第6項之「信用卡資訊輸入裝置，用來輸入與信用卡有關之資訊」技術特徵為證據2所揭露。
⑸證據2之卡片決算處理機構20係用以傳輸該信用卡資訊
及該要求額於外部電腦系統而要求以信用卡決算，同時確認信用卡決算是否已完成。故系爭專利申請專利範圍第6項之「確認裝置，將該信用卡資訊和上述之預付卡之面額發訊到外部之電腦系統，要求以信用卡結算，和確認是否完成利用信用卡之結算」技術特徵為證據2所揭露。
⑹證據2之有價密碼資訊產生機構22係於信用卡決算完成
時，用以將該密碼資訊與該要求額相連繫以產生有價密碼資訊。故系爭專利申請專利範圍第6項之「產生裝置，當利用信用卡之結算已完成之情況時，產生預付卡資訊使上述字元串記憶裝置內之任何一個字元串與上述之面額具有相關性」技術特徵為證據2所揭露。
⑺證據2之有價密碼資訊記憶機構24係用以儲存該有價密
碼資訊，故系爭專利申請專利範圍第6項之「預付卡資訊記憶裝置，用來收納該預付卡資訊」技術特徵為證據
2所揭露。⑻證據2之費用記憶機構73係用以儲存通信業者費用體系
，故系爭專利申請專利範圍第6項之「費用體系記憶裝置，用來儲存網際網路連接業者之費用體系」技術特徵為證據2所揭露。
⑼證據2之回線連接機構71係當該餘額在一定值以上時，
用以連接發信側86末端與受信側80末端，證據2之回線連接機構71並非用以將使用者端的通訊設備連接到網際網路。故系爭專利申請專利範圍第6項之「通訊連接裝置，用來使使用者之通訊終端機連接到網際網路」技術特徵非為證據2所揭露（此部分業經本院命兩造及參加人陳述意見，見本院卷第228頁）。
⑽證據2之餘值確認機構76係當發信側86末端輸入有價密
碼資訊及受信側80電話號碼時，以該有價密碼資訊為鎖匙（key）來檢索有價密碼資訊記憶機構72，以確認該有價密碼資訊的餘值。故系爭專利申請專利範圍第6項之「確認裝置，當從使用者之通訊終端機經由通訊線路輸入有上述字元串之情況時，以該字元串作為檢索鍵，檢索上述預付卡資訊記憶裝置，確認與該字元串具有相關性之餘額」技術特徵為證據2所揭露。
⑾證據2之回線連接機構71係當該餘額在一定值以上時，
用以連接發信側86末端與受信側80末端，可通話時間算出機構78係用以將該受信側80電話號碼及該餘值加入於該費用體系中已算出可通話時間，通話時間計測機構81係用以計測該發信側86末端與受信側80末端間之通話時間，通話費算出機構82係加入該通話時間於該費用體系中以算出通話費，回線切斷機構75係於經過該可通話時間之終點，用以切斷該發信側86末端與受信側80末端間通話回路，證據2之回線連接機構71非用以將使用者端的通訊設備連接到網際網路，回線切斷機構75非用以切斷通訊設備與網際網路的連接。故系爭專利申請專利範圍第6項之「切斷裝置，當上述之餘額為一定程度以上之情況時，將上述之使用者之通訊終端機連接到網際網路，和依照上述之費用體系算出上述通訊終端機之通訊時間之通訊費，在通訊費超過上述餘額之時刻，將上述之通訊終端機切斷使其網際網路分離」技術特徵非為證據2所揭露（此部分業經本院命兩造及參加人陳述意見，見本院卷第228頁）。
⑿證據2之餘值減額機構83係用以從餘值減去該通話費，
故系爭專利申請專利範圍第6項之「減算裝置，用來從上述之餘額中減去上述之通訊費」技術特徵為證據2所揭露。
⒀證據2之有價密碼資訊輸出機構26係用以輸出該有價密
碼資訊，故系爭專利申請專利範圍第6項之「輸出裝置，用來輸出上述之預付卡資訊」技術特徵為證據2所揭露。
⒁綜上，證據2並未揭露系爭專利申請專利範圍第6項之
「通訊連接裝置」及「切斷裝置」構成要件之技術特徵，故證據2無法證明系爭專利申請專利範圍第6項不具新穎性。
⒋被告於99年3月12日（訴願階段）發函更正原處分書第5
頁第24行至第6頁第18行關於系爭專利申請專利範圍第6項之內容記載（見訴願卷第8頁。至原處分書該部分內容見本院卷第12頁），原告雖爭執被告審理時錯誤認定審查標的，決非行政程序法第101條所稱之「誤寫、誤算，或是其他類此之顯然錯誤者」。惟經原處分書第11頁第3至
7行記載：「......系爭專利申請專利範圍第6項中所載之『字元串記憶裝置、輸入裝置、信用卡資訊輸入裝置、確認裝置、產生裝置、預付卡資訊記憶裝置、輸出裝置、費用體系記憶裝置、確認裝置、切斷裝置、減算裝置』，已見於證據2......」（見本院卷第15頁），應認被告當時審查標的為系爭專利申請專利範圍第6項之公告本，至原處分書第5頁第24行至第6頁第18行之記載，應屬「誤寫之顯然錯誤」，被告得依行政程序法第101條規定更正之。
⒌然原處分書第11頁第㈨項第1至15行認定系爭專利申請專
利範圍第6項之組成裝置、動作原理及達成效果、目的與證據2完全相同，為申請前已見於刊物或已公開使用者云云（見本院卷第15頁）。惟證據2之回線連接機構與回線切斷機構係分別用以連接及切斷發信側與受信側兩端，而系爭專利申請專利範圍第6項之之通訊連接裝置係用以將使用者端之通訊終端機連接到網際網路，以及切斷裝置係用以切斷通訊終端機與網際網路之連接，是以兩者為不同的功能，故系爭專利申請專利範圍第6項之技術特徵與證據2並非完全相同。因此，被告此部分認定即屬未洽。
㈦系爭專利申請專利範圍第7項不具新穎性【附表一之爭點8】：
⒈證據2申請專利範圍第5項記載一種費用決算系統包含：
申請專利範圍第1項或第2項所述之有價密碼資訊發行系統；於有伴隨有價密碼資訊輸入之費用決算要求時，使用該有價密碼資訊為鎖匙，來檢索有價密碼資訊記憶機構，以確認該有價密碼資訊之餘值的餘值確認機構；用以比較該餘值與該費用來決定可否決算的可否決算決定機構；及於可決算的場合，用以讓餘值減去相當於該費用之金額以充當決算的決算處理機構（見舉發卷第1冊第84頁）。⒉系爭專利申請專利範圍第7項之各構成要件與證據2比對
如附表八所示（有關系爭專利申請專利範圍第7項與證據
2之技術內容中要件編號及對應關係，業經本院命兩造及參加人陳述意見，見本院卷第227頁）。系爭專利申請專利範圍第7項與證據2相較，系爭專利申請專利範圍第7項之預付卡資訊發行系統等同於證據2之有價密碼資訊發行系統，確認裝置等同於證據2之餘值確認機構，決定裝置等同於證據2之可否決算決定機構，減算裝置等同於證據2之決算處理機構。
⒊系爭專利申請專利範圍第7項與證據2之技術特徵比對：
⑴證據2為一種費用決算系統，故系爭專利申請專利範圍第7項之標的「一種費用結算系統」為證據2所揭露。
⑵系爭專利申請專利範圍第1項或第2項之預付卡資訊發
行系統的各構成要件皆為證據2所揭露，已於前述，故系爭專利申請專利範圍第7項之「如申請專利範圍第1或2項之預付卡資訊發行系統」技術特徵為證據2所揭露。
⑶證據2之餘值確認機構係於有伴隨有價密碼資訊輸入之
費用決算要求時，使用該有價密碼資訊為鎖匙，來檢索有價密碼資訊記憶機構，以確認該有價密碼資訊之餘值。而系爭專利申請專利範圍第7項之預付卡資訊記憶裝置等同於證據2之有價密碼資訊記憶機構。故系爭專利申請專利範圍第7項之「確認裝置，在從連線服務事業者之通訊終端機，與上述之字元串一起的發送費用結算要求之情況時，以該字元串作為檢索鍵，檢索上述之預付卡資訊記憶裝置，用來確認與該字元串具有相關性之餘額」技術特徵為證據2所揭露。
⑷證據2之可否決算決定機構係用以比較該餘值與該費用
來決定可否決算，故系爭專利申請專利範圍第7項之「決定裝置，使該餘額和上述之費用進行比較，用來決定可否結算」技術特徵為證據2所揭露。
⑸證據2之決算處理機構係於可決算的場合，用以讓餘值
減去相當於該費用之金額以充當決算，故系爭專利申請專利範圍第7項之「決定裝置，使該餘額和上述之費用進行比較，用來決定可否結算」技術特徵為證據2所揭露。
⑹綜上，系爭專利申請專利範圍第7項各構成要件之技術
特徵皆為證據2所揭露，為申請前已見於刊物者，故證據2可證明系爭專利申請專利範圍第7項不具新穎性。
㈧綜上所述，系爭專利申請專利範圍第1至3、7項不具新穎性，第4至6項具新穎性。
九、原處分及訴願決定應予撤銷：㈠按就行政法學理言，行政機關之裁量僅單純不合目的，或未
作成其他更有意義甚至更理想之決定，其行為僅為「不當」，並不涉及合法性之問題，依據訴願法第1條第1項規定，人民得對之向上級機關提起訴願，而受理訴願之機關為上級行政機關，依據行政機關上下隸屬指導關係，自得審查行政處分之「合法性」及「合目的性」。至於行政法院基於權力分立之原則，僅能審查行政機關之決定是否合法，而不能審查行政機關如何決定始更符合行政目的，否則無異於以行政法院取代行政機關行使裁量權。此參行政訴訟法第4條第1項之規定，人民僅得對於違法行政處分提起行政訴訟，即臻顯灼（最高行政法院92年度判字第1426號判決參照）。基於憲法上權力分立原則，司法權之本質在於人民權利之救濟，以獨立、客觀、中立為其核心；而行政權在於執行立法者之意志，重其專業性及靈活運作。行政訴訟係對行政行為之監督機制，固應充分發揮司法權之功能，以保障人民之權利，惟司法審查非可無限上綱，仍應遵循一定之界限，本於司法權與行政權之分立，就行政權行使與否，為行政機關之第一次判斷權，司法機關應予尊重，凡未經行政機關處分者，除有法律明文規定外，不得於行政訴訟上由司法機關逕行第一次判斷權之行使。
㈡被告於審定時，因認系爭專利申請專利範圍第1至7項不具
新穎性，而就進步性部分，僅概括敘明「此外，於舉發證據
5至8所揭露之技術內容，可以得知於一印有複數條碼資料的選擇單，以一條碼讀取器來讀取資料，已經為廣泛被應用在便利商店之『銷售業務』上，為既有之習知技術，且係為顯而易見，為所屬領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者。再查，證據2足資證明系爭專利各項均不具新穎性已如前述，當然證據2組合證據4亦可證明系爭專利各項均不具進步性。」等語（見本院卷第15頁反面之原處分書第12頁第㈩項），總括就系爭專利不具進步性說明審查理由。
㈢惟參加人原以證據2主張系爭專利（公告本）不具新穎性，
以證據2、4之組合主張系爭專利（公告本）不具進步性；嗣因原告申請更正系爭專利申請專利範圍，參加人即以證據
2、證據4至證據8主張系爭專利（更正本）不具進步性；其後參加人於本院審理時，就系爭專利不具進步性之同一撤銷理由，提出新證據（即證據2、5之組合），已於前第五㈣項所述。被告既不許原告更正，而依原公告本審查本件舉發案（見本院卷第11頁之原處分書第2至3頁第㈠項），則於舉發階段，有關系爭專利（公告本）不具進步性之引證即證據2、4之組合，被告竟一併審認舉發證據5至8，顯有違誤。又本件應適用90年10月24日修正公布之專利法，被告卻使用92年2月6日修正公布之專利法第22條第4項「為所屬領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者」用語，亦有不當。
㈣如前所述，關於原告所提之更正申請，被告並未踐行相關通
知程序而有瑕疵。又證據2足以證明系爭專利申請專利範圍第1至3、7項具新穎性，即無審查此部分進步性之必要，惟證據2無法證明系爭專利申請專利範圍第4至6項不具新穎性，原處分就此部分之認定有誤，而參加人原舉發理由已包含以證據2、4之組合證明系爭專利申請專利範圍第4至
6項不具進步性之主張，本件理應續為進步性之專利要件的判斷，即應逐項審查系爭專利申請專利範圍第4至6項是否具有進步性。然被告僅總括就系爭專利不具進步性說明審查理由，並未於審定書記載其實質理由，難認業已審查系爭專利申請專利範圍第4至6項是否具有進步性之爭點。此部分雖經本院當庭整理爭點，並命兩造及參加人陳述意見（見本院卷第226至228、230至231頁），惟倘本院就此部分進步性爭點予以審酌，不僅逾越原處分內容，更為司法機關行使原處分機關（被告）之第一次判斷權，有悖於行政爭訟救濟制度旨在糾正違法行政處分之目的。且參加人於本院審理時就有關系爭專利不具進步性之爭點，另提出新證據（即證據2、5之組合）。因此，證據2、4之組合、及證據2、
5之組合能否證明系爭專利申請專利範圍第4至6項有參加人所指不具進步性之情形【附表一之爭點15至20】，仍應由被告行使第一次判斷權，且原告亦得依92年2月6日修正公布之專利法第71條第1項第3款規定，更正說明書或圖式（最高行政法院99年度判字第1233號判決參照）。從而，為兼顧行政機關之第一次判斷權，以及原告對系爭專利申請專利範圍仍有更正之利益，被告所為系爭專利全部申請專利範圍為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定，即有未洽，訴願決定未及糾正，亦非妥適。故上開部分尚待審查，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量，另為適法之處分。故原告據此請求撤銷訴願決定及原處分為有理由，應予准許。
十、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國100年1月6日
智慧財產法院第二庭
審判長法官陳忠行
法官曾啟謀法官蔡惠如以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國100年1月6日
書記官林佳蘋