裁判字號：智慧財產法院103年民著上易字第8號民事判決
裁判日期：民國104年03月12日
裁判案由：侵害著作權有關 財產權 爭議
智慧財產法院民事判決
103年度民著上易字第8號上訴人即附帶被上訴人王淑莉訴訟代理人 呂勝賢 律師被上訴人即附帶上訴人 吳林璧芬 即合記圖書出版社訴訟代理人 常照倫 律師複代理人 陳彥价 律師上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國103年5月5日本院102年度民著訴字第37號第一審判決提起上訴，被上訴人並為附帶上訴，本院於民國104年2月26日言詞辯論終結，判決如下：
主文上訴及附帶上訴均駁回。
第二審訴訟費用關於上訴部分，由上訴人負擔；附帶上訴部分，由附帶上訴人負擔。
事實及理由
一、本件原被上訴人 吳貴宗 於民國（下同）103年5月26日死亡，其所擔任負責人之合記圖書出版社亦於103年12月5日經臺北市商業處准予繼承及負責人變更登記為吳林璧芬，此有吳貴宗之死亡證明書、除戶戶籍謄本正本、臺北市商業處
103年12月5日北市商二字第1030018996號函影本及合記圖書出版社之商業登記抄本在卷可憑（見本院卷第42、43、
123、124頁)，其繼承人即被上訴人吳林璧芬於103年9月9日提出民事答辯暨附帶上訴狀，並聲明承受訴訟（見本院卷第36頁），依民事訴訟法第170條、第175條規定，應予准許。
二、被上訴人主張：
(一)上訴人侵害被上訴人之著作財產權：被上訴人專營醫學及生命科學圖書之出版暨代理進口，類別涵蓋醫學、牙科、藥理、護理、復健、食品營養、生物科技等，享有多項書籍之著作權。上訴人明知「牙科陶瓷技術學」、「兒童牙科技術學」、「牙科材料學」、「口顎功能學」、「活動義齒技術學」、「牙齒解剖型態學」、「牙齒矯正技術學」（下稱系爭7本著作）之著作權為被上訴人所有，竟未得被上訴人之同意或授權，於100年5、6月間，陸續將其所有之系爭7本著作書籍，持往中臺科技大學（下稱中臺科大）附近之影印店，委由該影印店，以影印方式重製數量不詳之書籍，並於收取費用後交付學生使用。上訴人之行為已侵害被上訴人就系爭7本著作所享有之著作財產權。
又參照另案刑事判決犯罪事實欄所記載之內容可知，被上訴人係於100年7月中旬始發覺上訴人侵害系爭7本著作之著作財產權，則被上訴人於102年7月11日就本件所為之起訴，自未因罹於時效而消滅。
(二)上訴人侵害被上訴人之商標權：被上訴人係註冊第960780號「HO-CHI及圖」商標（下稱系爭商標）之商標權人，權利期間至110年9月15日止，上訴人明知系爭商標為被上訴人所有，未得被上訴人之同意或授權，不得使用，竟基於侵害商標權之犯意，於前述重製之書籍上使用系爭商標，而侵害被上訴人之商標權。而上訴人於影印系爭7本著作之內容時，就系爭商標所存在之封面或內頁，未先以他物或相類似方式將系爭商標遮蓋或遮掩後，再為影印，足證上訴人主觀上係基於行銷產品之目的，且客觀上又有將系爭商標用於所重製之書籍上，自屬侵害被上訴人商標權之行為。另分別參照商標法及著作權法第1條之規定可知，商標權與著作權為兩種不同之權利，所保護之利益、目的亦不相同，若侵害權利之人同時侵害兩種權利，因商標權與著作權所保護範圍之不同，其補償之範圍亦屬相異，實無所謂雙重獲償之問題。
(三)損害賠償之計算：上訴人未得被上訴人之同意或授權，以影印之方式重製，再出售予其所任教大學之學生，且該重製書籍印刷精美，係將全書拆開再加以影印重製，並製作成冊，係有計畫且為獲利而為，足見上訴人行為顯屬故意，且情節重大，被上訴人自得基於著作權法第88條、商標法第68條規定請求上訴人負損害賠償之責，然因上訴人重製之數量不詳，故被上訴人實不易證明實際損害額，故依著作權法第88條第2項之規定，請法院審酌上訴人係故意侵害被上訴人之著作權，判命上訴人賠償新臺幣（下同）70萬元。又上訴人侵害系爭7本著作各書籍單價分別為「牙科陶瓷技術學」940元、「兒童牙科技術學」400元、「牙科材料學」800元、「口顎功能學」400元、「活動義齒技術學」900元、「牙齒解剖型態學」
800元、「牙齒矯正技術學」400元，總計為4,640元，以零售單價之100倍計算，金額計464,000元。總計上訴人不法侵害被上訴人所享有之著作權及商標權，應賠償被上訴人1,164,000元（計算方式：700,000+464,000=1,164,000）。爰起訴請求：1.上訴人應給付被上訴人1,164,000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息。2.願供擔保請准宣告假執行。
三、上訴人則以：
(一)上訴人僅向學生收取代為影印費用，未因販賣而獲利：系爭7本著作中之「牙科陶瓷技術學」共240頁、「兒童牙技術學」共128頁、「牙科材料學」共224頁、「口顎功能學」共104頁、「活動義齒技術學」共304頁、「牙齒解剖型態學」共256頁、「牙齒矯正技術學」共136頁，合計總頁數1392頁。每頁影印費用約為0.5元，影印系爭7本著作之費用約為696元，加計每本書之加裝封面費用約20元，7本之加裝封面費約為140元，總計系爭7本著作之影印與加裝封面費用約為836元左右。另證人 江長偉 於另案刑事案件中具結證稱系爭7本著作向上訴人購買約為8、9千元，而證人 林柏豪 亦稱7本影印書價約600至800多元等，足證上訴人實際上僅向學生收取代為影印上開書籍之影印費用，並未因販賣系爭7本著作之影印本而獲利。
(二)關於系爭7本著作之損害賠償計算：
1.證人林柏豪已於101年5月14日另案刑事偵查程序中證述不記得數量，而以其於100年7月20日會議紀錄時所記載之數量為準，而人之記憶乃隨時間之經過長久而愈加模糊不清，自無可能再於時隔1年餘後，反而對數量能記憶並為計算，足見證人林柏豪於原審證述不僅前後不一，亦與其於另案刑事偵查中之證述矛盾，顯不可採。則上訴人代學生影印系爭7本著作之數量，應以證人林柏豪於101年5月14日另案刑事偵查中所證述，以其於100年7月20日會議紀錄時所述為該會議紀錄所記載之數量，即實際上最多僅為10幾套。
2.系爭7本著作之合理損害金額，以系爭7本著作之最高市價即未予折扣之定價總計應為4,640元，再以20套做計算基準，共計92,800元（4,640×20=92,800），此為尚未扣除成本之20套市價總額。再以系爭7本著作之成本即定價之一半計算，上訴人之獲利應為46,400元，則被上訴人所得請求之損害賠償應以此為準。縱完全不扣除各該著作之成本，則被上訴人最大損害金額亦不可能超過尚未扣除成本之20套書籍總市價92,800元。縱分別以證人林柏豪於102年6月6日中臺科大調查時及其於原審所證述之數量各為48套或90套計算，其總市價亦分別為222,720元（計算方式：4,640×48=222,720）及417,600元（計算方式：4,640×90=417,600）。
(三)參照中臺科大100年7月20日會議紀錄之記載內容、證人 江永言 及 薛順勝 於原審所證述之內容足證，被上訴人至遲於100年6月間即已知悉系爭7本著作之著作財產權為上訴人所侵害，然被上訴人遲至102年7月12日始提起本件訴訟，顯已逾著作權法第89條之1所規定損害賠償請求權之2年時效，其請求權自因2年間不行使而消滅。
(四)系爭7本著作係以整本影印方式重製，則存在於系爭7本著作封面左下角及內頁之系爭商標自會連同系爭7本著作之內容一併影印於其影印本上，上訴人並非影印後再另行使用系爭商標於系爭7本著作之影印本上，上訴人代學生影印之目的實為取得系爭7本著作之內容，系爭商標是否存於其影印本之封面或內頁，實不影響學生付影印費取得系爭7本著作影印本之意願，亦即取得影印本之學生均知悉所購買者為影印之重製物，並未因上訴人同時影印系爭商標而使購買之學生混淆誤認，則上訴人自非以行銷為目的使用系爭商標，則是否該當商標法第68條所規定之構成要件，已屬有疑。且取得影印本之學生既未因此發生混淆誤認，足認被上訴人就系爭商標所享有之商標權，未因上訴人之影印重製行為而發生損害，況被上訴人既已自其著作財產權受侵害部分獲得填補，已包括性評價被上訴人所受之損害，自不得再就系爭商標商標權受侵害之部分主張損害賠償。為此答辯聲明：被上訴人之訴駁回；如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、原審為上訴人應給付被上訴人600,000元，及自102年7月25日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息之一部勝訴判決，上訴人不服，就其敗訴部分，提起上訴，上訴聲明：原判決不利上訴人部分廢棄。2.上開廢棄部分，被上訴人第一審之訴駁回。被上訴人則答辯以上訴駁回，且就其敗訴部分提起附帶上訴，附帶上訴聲明：1.原判決不利於被上訴人之部分廢棄。2.上廢棄部分上訴人應再給付被上訴人464,000元及自102年7月11日起至清償日止按年息百分之
5計算之利息，上訴人則請求駁回被上訴人之附帶上訴。
五、本院之判斷：
(一)被上訴人為系爭7本著作之專屬被授權人，得行使著作權法上專有之權利。上訴人未經被上訴人同意及授權，影印重製系爭7本著作，犯著作權法第91條之1第2項之明知侵害著作財產權之重製物而散布罪，經臺灣臺中地方法院101年度智易字第99號刑事判決判處有期徒刑4月、緩刑2年確定。
而系爭商標為被上訴人所有，權利期間自90年9月16日至
110年9月15日止之事實，為兩造所不爭執，並有系爭7本著作書籍之封面及內頁影印資料、被上訴人於另案刑事案件中提出之翻譯契約書、臺灣臺中地方法院101年度智易字第99號刑事判決之判決書影本及系爭商標之商標資料檢索服務查詢結果附卷可稽（見原審卷第16至22頁、臺中地院101年度智易字第99號警詢卷第31至86頁），應信為真實。惟被上訴人主張應依著作權法第88條第3項酌定其著作財產權受侵害部分之損害賠償以及上訴人亦侵害其就系爭商標所享有之商標權，則為被上訴人所否認，並以前揭情詞置辯，本院並於103年12月8日行準備程序時，經兩造合意整理爭點為：
1.本件被上訴人之請求，是否已罹於2年之消滅時效？是否逾時提出而不得主張？2.被上訴人可否依著作權法第88條第
1項、第3項規定，請求上訴人賠償？損害賠償金額應如何計算？3.被上訴人可否依商標法第68條、第71條第3款規定，請求上訴人賠償？損害賠償金額應如何計算？
(二)按著作權法第89條之1規定：「第85條及第88條之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅」，及民法第197條第1項規定：「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅」。所謂知有「損害」及「賠償義務人」之知，係指明知而言。如當事人間就知之時間有所爭執，應由賠償義務人就請求權人知悉在前之事實，負舉證責任（最高法院72年台上字第1428號判例意旨參照）。上訴人雖抗辯依中臺科大100年7月20日會議紀錄之記載內容、證人江永言及薛順勝於原審所證述之內容，足證被上訴人至遲於100年6月間即已知悉系爭7本著作之著作財產權為上訴人所侵害，則被上訴人於102年7月12日提起本件訴訟，其損害賠償請求權自因二年間不行使而消滅云云，惟查，參照中臺科大100年7月20日會議紀錄之記載內容、證人江永言及薛順勝於原審所證述之內容，僅能證明中臺科大校方於
100年6月間，即已著手調查上訴人是否有以影印重製之方式，侵害被上訴人著作財產權之情事，惟對於被上訴人是否於當時即已確知上訴人有以影印重製之方式侵害系爭著作財產權，仍屬無法證明，則被上訴人知悉上訴人有以影印重製之方式侵害系爭著作財產權之時間點，仍應以其會同警方查獲之時間即100年7月中旬之後為準，況參照另案刑事判決犯罪事實欄之記載可知，被上訴人公司係於100年7月中旬某日自中臺科大牙技系學生處，取得盜版中文書籍即系爭7本著作之影印本，方知悉本件上訴人侵害其著作財產權之相關事實，則被上訴人於102年7月12日提起本件訴訟，尚難謂被上訴人之起訴業已時效消滅而不得再為請求，故上訴人抗辯被上訴人之損害賠償請求權已時效消滅等語，並不可採。
(三)又按因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任。前項損害賠償，被害人得依下列規定擇一請求：一、依民法第216條之規定請求。但被害人不能證明其損害時，得以其行使權利依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額，為其所受損害。
二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益。依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣1萬元以上100萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣500萬元。著作權法第88條定有明文。經查，被上訴人主張上訴人重製之數量不詳，被上訴人難以證明其實際受損害之金額，故請求本院依著作權法第88條第3項之規定，酌定上訴人所應負損害賠償之數額。觀諸證人林柏豪於原審言詞辯論時證稱：因需參加國家考試，主動向上訴人詢問有無二手書籍，上訴人即以此影印書籍出售，一套約600元至800元，有兩個班級人數7成學生購買，一個班級約有50多人，另外有二技的班級，人數大約10幾人；當時買了之後才發現上訴人有對其他班級學弟妹兜售過等語（見原審卷第
126頁）；而林柏豪於102年6月6日中臺科大調查被告續聘案時表示：100年3月我問甲○○老師是否有二手書可買？王老師當下拿出影印的書給我看，我就訂了，王老師說如果有同學要買，希望透過我仲介，陸陸續續由我經手約有48套書，購買的班級有FD4A、FD4B、DD4A等語（見原審卷第95頁）。另證人 薛勝順 及江永言即中臺科大老師於原審言詞辯論程序之證述，均僅能證明其等知悉上訴人有以影印重製之方式侵害被上訴人之著作財產權，惟對於侵害數量之證述明顯與實際侵害之數量不符，難以作為上訴人確切之影印書籍數量之證明。雖證人林柏豪於原審所述計算人數約80至90人，而其於中臺科大之校內會議時稱其經手有48套書，但亦稱仍有3個班級人員向上訴人購買，故其前後陳述之數據雖不一致，惟林柏豪非全部經手，亦難要求其證述具體數據，則被上訴人主張其無法知悉上訴人影印重製書籍數量，故不易證明實際損害數額等情，即屬有據，自應由本院依著作權法第88條第3項之規定，酌定上訴人所應負損害賠償之數額。
爰審酌系爭7本著作定價總計為4,640元、被上訴人出版系爭7本著作所應負擔之銷售成本、上訴人之授課班級、規模、期間以及另案刑事判決上訴人有期徒刑4月，並得易科罰金，且緩刑2年等一切情狀，依著作權法第88條第3項規定，認原審命上訴人賠償被上訴人60萬元，應屬適當，被上訴人之主張於此範圍內，即應予以准許。
(四)再按所謂商標，係指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。商標法第18條第2項定有明文。又所謂商標之使用，依同法第5條規定，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。……前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。故商標之使用，係謂基於行銷之目的而於交易流通過程中，標示藉使相關消費大眾足以認識其為表彰商品之來源或出處俾得與他人商品相區隔之識別標幟之意。經查，證人林柏豪於原審言詞辯論程序中證稱：「我是問了很多老師有沒有二手書籍可以購買，當問到被告之後，被告就主動提起有這些影印的書可以購買，拿出影印的書給我們看，問我們要不要使用。」、「7本書不到1,000元，約600至800多元。」（見原審卷第125頁），參照被上訴人於原審起訴狀之陳述可知，證人林柏豪及其他學生於購買系爭7本著作影印本時，皆能明確知悉其所購買者並非被上訴人所出版之系爭7本著作之正版書籍，乃系爭
7本著作之影印本，則此時存在於影印書籍上之系爭商標，應僅為影印書籍內容之一部分單純圖樣，並無前述足使相關消費大眾足以認識其為表彰商品之來源或出處俾得與他人商品相區隔之識別標幟之意，且系爭商標出現於系爭7本著作之影印本上，乃上訴人將系爭7本著作交付影印業者整本複印時，所必然產生之結果，實難以上訴人於複印系爭7本著作之內容時，連同系爭商標一併複印，即可逕認上訴人侵害被上訴人就系爭商標所享有之商標權，被上訴人就系爭商標所享有之商標權既未受侵害，則二造爭執本件是否該當商標法第71條第3款所規定之「查獲」，即無庸予以審究，故被上訴人主張其就系爭商標所享有之商標權亦受上訴人之侵害，而依商標法第68、71條之規定，請求上訴人負損害賠償之部分，於法無據，應予駁回。
六、綜上所述，上訴人侵害被上訴人就系爭7本著作所享有之著作財產權，被上訴人依著作權法第88條第1、3項之規定，訴請上訴人給付60萬元，並自起訴狀繕本送達翌日即102年
7月25日起至清償日止按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。至逾越上開准許範圍以外之請求部分，即屬無據，應予駁回。是原審所為被上訴人一部勝訴之判決，及假執行之准駁均無違誤，上訴意旨及附帶上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，均應駁回其上訴。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴及附帶上訴均無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中華民國104年3月12日
智慧財產法院第二庭
審判長法官曾啟謀
法官蔡如琪法官熊誦梅以上正本係照原本作成。
本件不得上訴。
中華民國104年3月12日
書記官謝金宏