裁判字號：最高行政法院98年判字第1411號判決
裁判日期：民國98年11月19日
裁判案由：商標評定
最高行政法院判決
98年度判字第1411號上訴人大道國際股份有限公司兼代表人甲○○被上訴人經濟部智慧財產局代表人乙○○
參加人美商．美國聯合蒸餾酒製造公司代表人丙000000000000訴訟代理人 桂齊恆 律師上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國97年4月10日臺北高等行政法院96年度訴字第726號判決，提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、參加人於民國（以下同）89年3月14日以「美國聯合蒸餾酒製造公司標章」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第33類之「酒（啤酒除外）」商品，向被上訴人申請註冊，經被上訴人審查，於90年8月1日准列為註冊第949009號商標。嗣上訴人2人於93年11月3日以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第7、14款及現行商標法第23條第1項第12、14款之規定，對之申請評定。案經被上訴人審查，以95年7月6日中台評字第930361號商標評定書為「申請不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，經訴願決定駁回，上訴人猶未甘服，遂提起行政訴訟。
二、上訴人起訴主張：參加人非合法登記之外國法人，且早已不存在，除本件系爭商標之註冊顯不合法，其註冊自屬無效外，其所為之行為應不發生法律上之效力，即無證據力可言，則原處分及訴願決定據以認定，均顯為違法。查參加人在美國註冊之證明資料影本為美國專利商標局之商標註冊公告資料，由其公告內容所揭示其「FIRSTUSE（首次使用）」及「INCOMMERCE（在商業上）」所載之日期均為西元1996年10月，惟原處分竟稱「參加人檢附St.Louis印刷公司所出具經公證及認證之證明書，主張該印刷公司第1次印刷特級玫瑰標籤係在西元1993年10月，...並在該標籤印刷完成後，立即將之使用於酒瓶上」，顯與上述事證不符，足證該證明書所證明之內容顯然不實，原處分予以採認即顯有違誤。又依參加人檢附之St.Louis印刷公司所出具之證明書，其所附之2張特級玫瑰紅酒標籤，該標籤上載有總代理為上訴人大道國際股份有限公司（以下簡稱大道公司），但該標籤與上訴人自81年11月間即開發進口，於82年間開始行銷於各大超級市場之特級玫瑰紅酒之標籤並不相同，有上訴人於原評定申請書附件二至十二引據之「JOKER」酒客雜誌可證，尤其由其中封面及廣告頁之彩色圖片，即足證參加人檢附之St.Louis印刷公司所出具之證明書，其所附之2張特級玫瑰紅酒標籤並非上訴人大道公司所使用於「特級玫瑰紅酒SUPERI
ORROSE」之標籤，該證明書顯不具證明力。又參加人於94年2月24日商標評定答辯書已自承與上訴人大道公司間其實早有商業上之往來，且依參加人公司代表人DouglasMangini傳真上訴人甲○○之股東持分比率名錄已足證上訴人甲○○為參加人公司之大股東；大道公司自81年間即開發系爭商標標籤、葡萄圖案之特級玫瑰紅酒，委託國外製造廠加工、製造進口，大量行銷於國內市場，於82年間在各大超級市場具有相當之佔有率，而具相當知名度。則參加人與上訴人間具有特殊之關係，知悉上訴人使用之產品包裝圖樣存在甚詳，竟竊襲申請註冊，自有違其註冊時商標法第37條第7、14款及現行商標法第23條第1項第12、14款之規定，系爭商標依法應評定其註冊為無效等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，並由被上訴人另為第949009號『美國聯合蒸餾酒製造公司標章』商標之註冊應予撤銷之處分。
三、被上訴人則以：依上訴人檢送之證據資料固均顯示上訴人大道公司，為據以評定商標「特級玫瑰紅酒」商品之進口商，惟據以評定商標是否為其所有尚屬有疑。再者，上訴人雖以美國皇家酒業公司行銷副總裁傑‧布科斯鮑慕西元2005年10月10日簽署之證明函，主張據以評定商標係由上訴人 林恆山 與美國皇家酒業公司行銷副總裁傑‧布科斯鮑慕所共同完成，惟該證明函僅能說明據以評定商標係由該二人共同規劃完成，然據以評定商標完成設計之日期為何並無資料可稽。且參加人對上訴人主張有關據以評定商標由其首先創用，並為其所有一節既有爭執，上訴人復無其他進一步有利證據足以證明據以評定商標確係由其首先創用，或其本身使用據以評定商標已為相關事業或消費者所普遍認知，有致公眾對其所表彰之商品來源產生混淆誤認之虞。參加人提供由美國財政部-菸酒武器管理局所出具許可號碼證明參加人公司名稱為AMERICANUNITEDDISTILLINGCOMPANYLLC（AUDC），亦以AMERICANUNITEDDISTILLEDPRODUCTSLLC（AUDP）之名營業，自西元1997年4月24日即取得在美國進出口酒品及銷售酒品之許可，除在西元2003年12月11日曾變更所在址外，迄今有效存在，上訴人並未提供進一步有利證據，足以證明參加人非合法登記之外國法人。又上訴人雖亦提出美國明尼蘇達州州政府之證明書，稱參加人自西元2005年2月2日起即已不再合法存在，然此屬系爭商標註冊後得否因參加人未使用而依法申請廢止其註冊之問題，尚非屬得申請評定撤銷其註冊之事由等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：參加人於聲請評定階段所提出經公證認證之美國St.Louis印刷公司所出具之證明書、UNITEDSTATESDISTILLEDPRODUCTSCO.（美國聯邦酒廠，簡稱USDP公司）與上訴人之一大道公司簽訂之經銷合約、大道公司股東簽立之保證書等相關證據資料內容，可知美國St.Louis印刷公司於西元1993年10月即已接受USDP公司之委託印製前揭據以評定之商標圖樣（「SuperiorRoselabels」），並於印製完成後即使用於USDP公司之產品上；再者，參加人所提出之美國聯邦酒廠與ADM公司簽訂之經銷契約及ADM公司ARCHERDANIELSMIDLANDCO（簡稱ADM）與參加人簽訂之授權契約等相關證據資料，亦可知美國聯邦酒廠為擴展亞太地區之生意，於西元1996年09月與ADM公司簽訂契約，授予ADM公司亞太地區獨家經銷其「SuperiorRoseWine」等產品之權利，且約定ADM公司除可使用並註冊相關之智慧財產權外，並可將其權利再授權予ADM公司或Mr.Mangine所有或控管之公司。其後，ADM公司將前揭權利再授權予參加人，參加人乃於國內申請系爭商標之註冊，嗣ADM公司於西元2001年7月31日與參加人正式簽署授權契約；堪認參加人於89年7月向被上訴人申請系爭商標之註冊，係基於經據以評定商標權利人美國聯邦酒廠授權之ADM公司合法之再授權，確具有其合法之權源。另USDP公司曾於西元1995年1月出具函文確認大道公司為該公司「SuperiorRoseWine」商品在國內之代理經銷商，大道公司股東（包括上訴人甲○○）並簽署保證函就大道公司所負貨款債務等對USDP公司負連帶保證責任，且於保證函中表示了解並同意USDP公司就其產品仍保有所有的商標、商譽及相關之權利；且雙方在同月正式簽訂之代理銷售合約中亦申明大道公司為行銷、廣告或促銷其代理經銷之商品，固可使用與其經銷之USDP公司商品有關之商標，惟USDP公司仍保有其完全且專屬商標權，亦足認上訴人大道公司應為USDP公司SUPERIORROSEWINE商品之代理經銷商，其係因代理進口USDP公司之商品，而經USDP公司授權得於行銷廣告時，使用該等商品上之商標等，惟據以評定商標仍歸屬於USDP公司所有，是上訴人等並非商標權利人。再者，參以上訴人所提供者僅為報導資料及雜誌封面等，其數量尚不足以證明商標已達著名之程度，而由報導內容及商品標籤，亦可知上訴人甲○○僅為商品進口商之經理人，不可能使用商標，相關消費者對之若有認知，僅限於其職務而已；而大道公司則從事酒類商品之進口及銷售，相關消費者對該公司所銷售之商品若有所認識，亦僅知悉其為「特級玫瑰紅酒」之進口商，是上訴人二人並未從事商品之製造及商標之使用，其充其量僅為商品之經銷商或代理商，並不得以商標使用人自居，就其所銷售商品上之商標排除他人之使用。上訴人固提出美國皇家酒業公司副總裁傑‧布科斯鮑慕於西元2005年10月10日簽署之證明函，主張據以評定商標為上訴人甲○○與傑‧布科斯鮑慕所共同完成乙節；惟揆諸信函中並未提及該二人「設計…共同規劃…完成」之日期為何，亦即針對創用商標最重要之認定事項「時間」，完全未置一辭，則無論所謂「共同規劃」乙事是否屬實，該發信人既未提出任何有關日期之說明，即無以憑以認定據以評定商標圖樣係何時所創作。由該信函末段所述「Also,pleasebeawarethatcommissionspromisedby
Mr.DougMangini,whoproducethewine,wereneverpaid」，亦可知該圖樣係由Mr.DougMangini所委託設計者，難謂上訴人等即為據以評定商標之先使用人或權利人。再者，依參加人檢附St.Louis印刷公司所出具經公證及認證之證明書，可知該印刷公司第一次印刷特級玫瑰標籤係在西元1993年10月，由USDP公司所訂購並付款。該證明書並附有兩張特級玫瑰紅標籤版本乃由USDP公司及ADM公司所指示而印製，故USDP公司早在西元1993年10月即負擔所有印刷費用，委託該印刷公司印製據爭標籤，並在據爭標籤印刷完成後，立即將之使用於酒瓶上。又依參加人檢附OPPENHEIMER律師事務所JeffreyJ.Bouslog先生所出具之證明書，亦可知系爭商標不同時期之使用人及權利人，亦即USDP公司於西元1993年即委由印刷廠印製據爭SUPERIORROSEGRAPEWINE特級玫瑰紅酒商品圖案之標籤，是為系爭商標最早之使用人；西元1996年9月，ADM公司與USDP公司簽訂合約，USDP公司將其包含系爭商標在內之商標、企業名稱及商品標識等，授予ADM公司專屬權，且ADM公司可再轉讓該等權利予參加人之代表人MANGINE所擁有之相關企業；西元1996年參加人之代表人MANGINE與ADM公司設立AUDC（亦以AUDP之名營業，即參加人），爾後，ADM公司再將商標、營業標識等授權予AUDC（亦以AUDP之名營業），而AUDP（即參加人）即在臺申請系爭商標之註冊；是參加人為系爭商標之先使用人，其經合法授權及受讓，而取得系爭商標申請註冊之權利，洵堪認定。至上訴人主張參加人所檢附OPPENHEIMER律師事務所Jeffrey
J.Bouslog先生所出具之證明書並無證據力云云；查上開證明書雖為私文書，惟業經美國明尼蘇達州聖保羅市之公證人公證，且揆諸該證明書內容載以「本信函所附之所有附件均為合約及授權書真實及正確之副本。」等語，並非如上訴人所謂未證明該說明文件之內容為真實，況上訴人並未能舉證證明該證明書如何未具證據力，是上訴人上開主張，自難可採。綜上，本件依上訴人所提證據，尚無法證明據以評定商標確係由其首先創用，或其本身使用據以評定商標已為相關事業或消費者所普遍認知，自難謂參加人有以相同或近似於他人著名商標申請註冊，有致相關公眾混淆誤認之虞，或以不公平競爭之目的，抄襲他人先使用之商標搶先註冊之違法情事。從而，被上訴人以系爭商標之註冊並無違反修正前商標法第37條第7款、第14款及現行商標法第23條第1項第12款、第14款之規定所為本件申請不成立之處分，並無不法。綜上所述，原處分依法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
五、本院按：㈠「對本法中華民國92年4月29日（現行條文之92年4月29日係
立法院三讀通過日期，5月28日總統令修正公布，自公布日起6個月後之11月28日施行）修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」現行商標法第91條第2項定有明文。經查，系爭商標於89年6月16日註冊，於90年8月1日准予註冊。嗣上訴人2人於93年11月3日以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第7、14款及現行商標法第23條第1項第12、14款之規定，對之申請評定。
是本件係現行商標法修正施行前註冊之商標，於現行商標法修正施行後申請或提請評定者，自應以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。原判決雖未論及，爰予補充，先此敘明。再按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第37條第7、14款之規定。又商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為現行商標法第23條第1項第12、14款所明定。
㈡本件兩造對系爭商標及據以評定商標為相同或近似商標並不
爭執，是本件應審酌者厥為：⑴在系爭商標註冊時商標法第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12款部分，據以評定商標是否為著名商標？⑵在系爭商標註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款部分，上訴人是否先使用於與系爭商標相同或近似之商標？經查：
⑴、原判決參酌上訴人所提供者僅為報導資料及雜誌封面等，以
其數量尚不足以證明據以評定商標已達著名之程度之事實，及上訴人所主張據以評定商標圖案為其首先創用云云為不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨以：系爭商標於89年申請註冊前早已具有相當知名度，已達著名商標程度，商品之酒瓶及標籤係上訴人與酒廠於1991年11月所共同設計開發，上訴人自1992年即進口之特級玫瑰紅酒之該系爭商標標籤確為上訴人所首先創用，參加人於2000年3月14日以系爭商標提出申請註冊，自有致相關公眾發生混淆誤認之虞，顯有違反系爭商標註冊時商標法第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12款規定云云，並非可採。再者，原判決已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依參加人檢附OPPENHEIMER律師事務所JeffreyJ.Bouslog先生所出具之證明書，認定系爭商標不同時期之使用人及權利人均為合法，並詳述參加人為系爭商標之先使用人，其經合法授權及受讓，而取得系爭商標申請註冊權利之經過，將判斷而得心證之理由記明於判決，業如上述，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴人上訴意旨略謂：本件參加人於申請註冊時不具外國適格法人人格，則其所申請註冊之系爭商標即屬自始不存在，被上訴人應就程序上依職權為本件系爭商標註冊無效並撤銷該商標註冊之處分。參加人其申請系爭商標時（89年3月14日）所提出之西元2000年2月15日簽署之宣誓書，90年4月1日商標公報之審定公告及經濟部智慧財產局商標註冊簿所記載之申請人均為美商‧美國聯合蒸餾酒製造公司（AMERICANUNITEDDISTILLEDPRODUCTSCOMPANYLLC），然參加人於97年1月16日向原審所提出之行政訴訟陳報狀之證物二法人地位證明，其法人名稱為美國聯合蒸餾公司（AMERICANUNITEDDISTILLINGCOMPANYLLC）二者顯然不同，顯非同一法人。且該法人地位證明亦證明該公司係於西元2001年2月12日始在美國得拉瓦州登記設立，然系爭商標之申請日為89年3月14日，係於參加人設立登記前，則參加人以尚未具備外國法人人格為申請人在我國申請註冊之系爭商標應自始不發生法律上效力，原判決顯有認定事實錯誤之違法云云，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。
⑵、復查，本件原判決已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依
據上訴人所提報導內容及商品標籤，上訴人甲○○僅為系爭商標指定商品進口商之經理人，大道公司則從事系爭商標所指定之酒類商品之進口及銷售，相關消費者對該公司所銷售之商品若有所認識，亦僅知悉其為系爭商標指定商品之進口商，上訴人二人僅為系爭商標指定商品之經銷商或代理商，並不得以與系爭商標相同或近似之據以評定商標圖案使用人自居，而就其所銷售商品上之商標排除他人之使用等情，詳予論斷，將判斷而得心證之理由記明於判決，業如上述，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴人主張：參加人於提出之文件自承與上訴人大道公司間有契約及業務往來關係均於1991年創設特級玫瑰紅酒標籤，並於1992年進口大量銷售於國內各大超商或大賣廠之後，則參加人提出申請時，已知悉上訴人使用之產品包裝圖樣存在甚詳，竟竊襲申請註冊云云，並非可採。再者，原判決依據參加人檢附St.Louis印刷公司所出具經公證及認證之證明書，認定該印刷公司第1次印刷特級玫瑰標籤係在西元1993年10月，由美國聯邦酒廠（UnitedStatesDistilledProducts；即USDP公司）所訂購並付款，故美國聯邦酒廠早在西元1993年10月，即負擔所有印刷費用，委託該印刷公司印製據以評定商標標籤，並在該標籤印刷完成後，立即將之使用於酒瓶上，為系爭商標最早使用人等之事實，以及上述系爭商標之授權使用經過等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨以：惟依美國專利商標局之商標註冊公告資料，由其公告內容所揭示其「FIRSTUSE（首次使用）」及「INCOMMERCE（在商業上）」所載之日期均為「00-0-0000」即西元1996年10月，顯有前後矛盾不實，而不具證據力，原審認定據以評定商標歸屬於USDP公司所有，顯有認定事實錯誤之違法云云，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。
㈢從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國98年11月19日
最高行政法院第四庭
審判長法官劉鑫楨
法官楊惠欽法官劉介中法官曹瑞卿法官陳鴻斌以上正本證明與原本無異中華民國98年11月20日
書記官張雅琴