智慧財產法院108年度民專訴字第76號民事判決

裁判字號：智慧財產法院108年民專訴字第76號民事判決

裁判日期：民國109年07月31日

裁判案由：確認專利權等

智慧財產法院民事判決
108年度民專訴字第76號原告漳州坤咸日用品有限公司法定代理人 顧麗珍 訴訟代理人 蕭智元 律師被告 曾乾昌 訴訟代理人 林軍 男律師上列當事人間確認專利權等事件，本院於民國109年7月15日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：按「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但有下列各款情形之一者，不再此限：...三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。」民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。查原告公司起訴時訴之聲明第1項原為「請求確認附表所示專利之專利申請權與專利權均為原告所有」（本院卷第11頁）。嗣於民國108年7月15日具狀變更該項聲明為「請求確認中華民國證書號M512426『兼具拉力訓練功能之腳踏健身車』專利之專利申請權與專利權均為原告所有」（本院卷第85頁），核屬減縮應受判決事項之聲明，於法並無不符，應予准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：㈠事實背景：
原告公司係我國人民在中國大陸福建省漳浦縣市場監督管理局註冊成立之大陸公司，主要營業項目為各類日常用品生產製造、塑膠成品射出、運動器材設計開發製造等，登記董事長為顧麗珍（原證1）。被告於103年3月間起至107年3月31日止擔任原告公司總經理，被告任職期間，原告公司之受僱研發人員，陸續依客戶需求，研發創作拉力及踩踏訓練健身器材，依專利法第7條規定，受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人亦即原告所有，但被告竟以其個人名義在我國申請取得中華民國證書號M512426「兼具拉力訓練功能之腳踏健身車」專利（下稱系爭專利），亦在中國、歐盟、美國、韓國、日本申請取得專利權（原證2至7）。被告離職後，原告多次要求被告將系爭專利變更登記為原告所有，被告均置之不理，原告因此提起本件訴訟。
㈡原告有確認利益：
系爭專利係原告公司之受僱研發人員，依客戶需求研發創作，其申請時間為104年至105年間，並係以原告公司費用申請專利，屬原告受雇人職務上完成之發明，專利申請權人及專利權人均應屬原告所有，業如前述，惟被告竟以其名義申請系爭專利並經核准，嗣更授權予第三人璽督國際有限公司（下稱璽督公司）實施，致璽督公司已發存證信函向原告主張原告所販售之健身車產品侵害其就系爭專利之權利，是兩造就系爭專利之申請權及專利權究歸屬何人有所爭執，而該等不明確之情形，攸關原告得否享有系爭專利之權利義務，致原告在法律上之地位有不安的狀態存在，且這種不安的狀態得以確認判決加以除去，原告因此依專利法第5條第2項、第7條第1項規定請求確認系爭專利申請權與專利權為原告所有。
㈢對被告抗辯之回應：
被告抗辯系爭專利係屬被告所有，並請求調閱台灣南投地方檢察署（下稱南投地檢）108年度偵字第237號偵查卷宗云云（本院卷第99至100頁）。經查：
⒈依南投地檢108年度偵字第237號不起訴處分書（下稱系爭
不起訴處分書），可證系爭專利申請時，被告確實任職於原告公司擔任總經理，被告係原告之受雇人，相關專利費用均係由原告公司支付等情甚明。則系爭專利不論係原告公司之其他研發人員所創作或被告所創作，均屬原告之受僱人職務上所完成之發明、新型或設計，依專利法第7條第1項前段規定，其專利申請權及專利權均屬於雇用人即原告。
⒉原告否認有與被告間約定受僱人職務上完成之發明、新型或
設計之專利申請權及專利權歸被告所有，此部分有利於被告之事實，應由被告負舉證責任。另刑法背信罪之要件與被告是否有本案侵權行為之要件不同，且刑事及民事舉證責任分配亦有不同，系爭不起訴處分書及相關卷證資料，並不足以證明原告與被告間有特別約定受僱人職務上完成之發明、新型或設計之專利申請權及專利權歸被告所有。
㈣並聲明：⒈請求確認系爭專利之專利申請權與專利權均為原
告所有。⒉被告應將前項專利變更登記為原告所有。⒊訴訟費用由被告負擔。
二、被告抗辯：原告就與本件同一基礎事實對被告向南投地檢提起侵占等告訴，業經系爭不起訴處分認定系爭專利係屬被告個人所有，而詳細說明採證與認定事實之理由，洵屬適法允當，被告謹援用為本件之答辯理由。準此，本件原告起訴主張與請求，並無理由。並聲明：⒈原告之訴駁回。⒉訴訟費用由原告負擔。
三、法官整理兩造爭執事項（本院卷第229頁）：㈠原告有無確認利益？㈡系爭專利屬何人所有？㈢兩造間是否有約定受僱人職務上完成之發明、新型或設計，
其專利申請權及專利權歸屬於何人？㈣原告請求確認系爭專利之專利申請權與專利權均為原告所有
，有無理由？
四、本院得心證之理由：㈠按民事訴訟法第247條第1項前段規定：確認法律關係之訴
，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益。而確認判決之效力，僅及於受判決之當事人，如不以法律關係主體為原告或被告，原告無從受確認判決之法律上利益（最高法院96年度台上字第455號判決參照）。
㈡查本件原告主張其為系爭專利之申請權人及專利權人，兩造
就系爭專利申請權及專利權之歸屬有所爭執，且因被告將系爭專利授權予璽督公司，原告已受璽督公司主張系爭專利之權利，法律上之地位有不安之狀態存在等語（本院卷第13、
179、228頁），參以被告確已將系爭專利專屬授權予璽督公司於我國全境實施，授權期間至109年10月30日止，有被告所提經濟部智慧財產局109年5月1日109智專一（一）15207字第10920411880號函文可佐（本院卷第207頁），及璽督公司於109年3月9日以存證信函向原告主張原告販售之健身車恐已侵害其就系爭專利之權利（本院卷第201、
203頁）等情，可知原告主觀上認其現在有不安狀態存在之法律上地位，乃系爭專利之權利究係歸屬原告、被告或璽督公司，然本件原告係就被告提起確認判決，判決效力僅及於原告與被告，不及於璽督公司，縱經本院判決確認，原告與璽督公司間就系爭專利權利之歸屬，仍非不得互為爭執，則原告就系爭專利權利在法律上不安之狀態，即非能以其逕對於被告之確認判決將之除去。準此，參照前揭判決意旨，原告提起本件確認之訴，自難認有即受確認判決之法律上利益，不應准許。是本件原告之訴為無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點、攻擊防禦方法及其他未經審酌之證據，均與本判決所為前揭判斷，不生影響，無庸逐一述論，併予敘明。
六、據上論結，原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國109年7月31日
智慧財產法院第三庭
法官黃珮茹以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國109年8月6日
書記官鄭楚君