智慧財產法院103年度行商訴字第151號判決

裁判字號：智慧財產法院103年行商訴字第151號判決

裁判日期：民國104年05月13日

裁判案由：商標註冊

智慧財產法院行政判決
103年度行商訴字第151號民國104年4月22日辯論終結原告 梁宇佑 訴訟代理人 楊祺雄 律師
余惠如 律師被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）訴訟代理人 鄭淑芬 上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國103年10月7日經訴字第10306109680號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於申請第000000000號「黑殿飯店DARKPALACETAIWANESEGOURMET及圖」商標註冊申請案，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告前於民國100年3月2日以「黑殿飯店DARKPALACETAIWANESEGOURMET及圖」商標（下稱系爭商標，如附圖1所示），指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第43類之「飯店、餐廳、小吃店、旅館」服務，向被告申請註冊，並聲明商標圖樣中「飯店」及「TAIWANESEGOURMET」不在專用之列。經被告審查，認系爭商標圖樣中「飯店」、「TAIWANESEGOURMET」為習見商品／服務名稱或自我標榜之說明性文字，無致商標權範圍產生疑義之虞，無須聲明不專用；又系爭商標與據以核駁之註冊第00000000號「黑店」商標（下稱據以核駁商標，如附圖2所示）構成近似，復指定使用於餐飲等類似服務，據以核駁商標具識別性，系爭商標之註冊申請有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，以103年5月29日商標核駁第355389號審定書為應予核駁之處分。原告提起訴願，經濟部以103年10月7日經訴字第10306109680號訴願決定駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，暨被告就系爭商標應為准予註冊之處分。並主張略以：
㈠兩造商標併存市場，系爭商標並無致公眾或消費者混淆誤認之虞，理由如下：
⒈系爭商標較據以核駁商標更具識別性：
系爭商標卡通豬圖形由原告所獨創，相較於被告核准之其他以卡通造型之豬圖形有其獨特之意匠，並非習見之設計圖案，僅單獨觀察該卡通豬造型圖已具有識別性，再結合非業界於同類商品或服務會使用之中文「黑殿飯店」及英文「DARKPALACETAIWANESEGOURMET」，整體觀之更展現中西合璧之高度識別性。反觀據以核駁商標僅有毫無設計之「黑店」二字，兩者相較，系爭商標之識別性更高於據以核駁商標。
⒉系爭商標係由中文毛筆字型之「黑殿飯店」四字、英文細明
體「DARKPALACETAIWANESEGOURMET」，結合卡通豬圖形所構成（此一構圖靈感源自於原告小吃店最知名之「排骨飯」餐點），整體構圖以中、英雙語及卡通化之圖樣呈現，展現傳統小吃店朝向中西合璧及飯店格局經營之潮流趣味與現代感態樣，具有高度識別性，對於一般消費者而言，已留下深刻之寓目印象。據以核駁商標僅由橫書中文「黑店」二字構成，且該商標字體為常見之電腦標楷體文字。就兩造商標圖樣相較，外觀、文字之字數及字體、整體圖案及讀音、英文部分均不相同，系爭商標具有高度識別性，無論外觀構圖意匠及文字圖形組合之設計態樣均與據以核駁商標顯然有別，予消費者寓目印象分別顯然，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，當可辨識而不會有所混淆而誤認二者來自同一來源或不同來源之間有所關聯，故二者並非近似商標。系爭商標整體觀之，其主要識別部分既在於中央較大之「卡通豬」圖形，從外觀觀之，與據以核駁商標僅以文字標示明顯有別，被告逕行認定兩造商標近似，顯有悖於商標整體觀察原則。
⒊服務類似之程度，僅係判斷有無混淆誤認之虞參考因素之一
，縱服務為同一或類似，然消費者對兩商標可資辨別之程度愈高，則其誤認兩商標為同一來源或存在授權或加盟關係之可能性即愈低。本件系爭商標與據以核駁商標之整體既不近似，系爭商標復經設計有其高度識別性，以具有普通知識經驗之消費者，施以普通之注意，即可明顯區辨兩者之差異，自難僅因服務同一或類似，即認有混淆誤認之虞。
⒋相較於據以核駁商標，原告才是「善意先使用」「黑店排骨
飯」標示之先權利人，且亦開始多角化經營，相關消費者不僅較熟悉原告經營之商號，從未聞消費者有將原告經營之排骨店等小吃服務誤認為係據以核駁商標權人所經營之情形：⑴原告經營之「黑店排骨飯」商號早於60年即設立，為新北市
淡水經營40餘年傳承三代的知名老店，原告經營之商號被列入代表淡水當地特色的網路「淡水維基館」，經常受報章媒體報導，亦曾榮獲臚列消費者金字招牌獎，原告經營之「黑店排骨飯」等餐飲服務不僅早於據以核駁之「黑店」商標申請註冊日前已善意先使用「黑店排骨飯」標示，且原告經營「黑店排骨飯」商號之知名度及消費者熟悉度遠高於據以核駁商標。惟早期不諳法律，未將「黑店排骨飯」之特取部分申請註冊商標，以致陸續有據以核駁商標註冊及其他同業使用「黑店排骨」作為商號名稱。
⑵據以核駁商標事實上少見有實際使用之佐證，反而是原告經
營之「黑店排骨飯」具有較高之消費者辨識度及熟悉度，且經原告之努力，相關消費者已將「黑店排骨飯」與系爭商標相連結，以「黑店排骨飯」為關鍵字透過Google搜尋引擎取得之資料大多數均指向原告經營之排骨飯飲食店，網路上不特定第三人有諸多表達或敘述對於原告經營之「黑店排骨飯」傳承味道之懷念與喜好。況原告使用系爭商標迄今並未聞消費者上門誤以為原告提供之「排骨飯」等餐飲服務為據以核駁商標權人所提供之服務，原告不僅係基於善意申請註冊系爭商標，且基於原告經營餐飲店既有之知名度及品牌區隔化之理念亦毫無抄襲據以核駁商標之意圖及必要。
㈡原告為延續並保護多年經營之品牌形象，以及進行開設分店
、多角化經營等計畫，業已連同系爭商標進行整體設計規劃，並另以與系爭商標相同或類似之圖樣分別指定使用於第35類之服務取得註冊第00000000號及註冊第00000000號商標權在案，益證原告已逐步落實多角化經營之計畫，為老店更新及永續經營持續投注諸多心血及努力。又以「黑店」單獨或結合其他文字指定使用於第35類服務之商標獲准註冊者在所多有，包括註冊第0000000號及第0000000號、註冊第0000
000號商標，前揭商標併存註冊，足證「黑殿飯店」、「黑店」商標因各自結合其他文字、記號或圖形設計之後，呈現不同之識別力，足資消費者區辨，本件案情並無不同，應無混淆誤認之虞。且原告另以系爭商標近似之「黑殿飯店源眷村DARKPALACETAIWANESEGOURMET及圖」商標指定使用於第29類取得註冊第00000000號商標權在案。原處分及訴願決定對於相同案情有前後矛盾及處理不一致之情事，有違行政自我拘束原則與平等原則。
三、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：㈠系爭商標圖樣上之「飯店」、「TAIWANESEGOURMET」為習
見商品／服務名稱或自我標榜之說明性文字，無致商標權範圍產生疑義之虞，無須聲明不專用，合先敘明。
㈡本件存在商標法第30條第1項第10款規定有致消費者混淆誤認之虞相關因素如下：
⒈商標是否近似暨其近似之程度：系爭商標圖樣上之「黑殿飯
店」，其中「飯店」為不具識別性之文字，是其起首中文「黑殿」應為商標之主要識別部分，與據以核駁商標圖樣相較，二者讀音相同，系爭商標文字縱有搭配小豬之圖形而與據以核駁商標有些微差異，惟其主要識別部分仍可輕易辨識為「黑殿飯店」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，交易唱呼之際，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且其近似程度不低。
⒉服務是否類似暨其類似之程度：系爭商標指定使用之「飯店
、餐廳、小吃店、旅館」等服務與據以核駁商標所指定之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、自助餐店」服務相較，二者均係提供餐飲或用餐相關服務，服務性質相同或相近，消費族群亦常有重疊之處，且常來自相同之服務提供者，如果標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬同一或類似之服務，且類似程度高。
⒊商標識別性之強弱：本件據以核駁商標獨創性雖不高，然與
指定使用之餐飲相關服務尚無直接關連性，應具有相當之識別性，系爭商標以「黑殿飯店」申請註冊，易對其表彰來源或產製主體產生混淆誤認。
⒋綜合判斷前揭因素，系爭商標與據以核駁商標近似程度不低
，指定服務類似程度高，且據以核駁商標具相當識別性，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應有致相關消費者混淆誤認之虞。
㈢原告稱其以近似系爭商標之「黑殿飯店源眷村DARKPALACE
TAIWANESEGOURMET及圖」等圖樣，業已取得註冊第000000
00、0000000、0000000號商標權在案，查該等註冊商標所指定使用之肉類、肉類製品等商品或服務，與本件據以核駁商標所指定使用之飲食店等服務，非屬構成同一或類似，尚無法據此執為系爭商標應予以核准之論據。又經核原告所檢送之相關資料，不論是網路搜尋資料，抑或部落客之文章，都顯示「黑店」與「黑殿飯店」其實已為消費者交互使用，而實有致相關消費者混淆誤認之虞，無法從上述資料逕認系爭商標已為相關消費者所知悉而得與據以核駁商標區辨。
四、本院得心證之理由：㈠按商標法並未對商標註冊申請案之法規基準時明文規定，實
務一般認應以行政爭訟程序終結前為法規基準時，惟不能一概而論，應分別究係對申請人有利或不利以決定法規基準時。蓋商標申請案係向行政法院（以下稱行政法院包括智慧財產法院行政訴訟庭）提起課予義務訴訟，行政法院基於行政訴訟法所規定之權限，自有就商標申請案適用是否應准否註冊之構成要件法律的權能。若行政法院事實審言詞辯論終結前之法規（如92年商標法第23條第1項第13款新增但書規定「商標權人同意者不在此限」，即應適用新法），得以滿足申請人申請事由之構成要件，自應依該有利申請人之法規。但若係對申請人不利之法規（如現行法第30條第1項第10款但書就先註冊商標之保護增訂「且非顯屬不當者」），則基於申請人所信賴處分時既有權利狀態不得剝奪之理由，應依審定時法律（最高行政法院103年度判字第688號判決參照）。本件原告於100年3月2日以系爭商標向被告申請註冊，其間現行商標法於100年6月29日修正公布，101年7月
1日施行，被告於103年3月17日適用現行商標法第30條第
1項第10款本文及同法第31條第1項規定，作成系爭商標「應予核駁」之審定，本院於104年4月22日辯論終結，而系爭商標是否違反言詞辯論終結時之現行商標法第30條第1項第10款本文規定，依同法第31條第1項規定應予核駁審定，其內容大致與修正前商標法第23第1項第13款本文及同法第24條第1項之規範相同，並無對原告有利或不利之情事，故系爭商標之申請應否准許註冊，應以現行商標法為斷。因此，本件爭點即為系爭商標是否有違反現行商標法第30條第1項第10款規定情事？（本院卷第79頁之準備程序筆錄）㈡按相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申
請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊，商標法第30條第1項第10款本文定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指二商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。又判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌：⒈商標識別性之強弱；⒉商標是否近似暨其近似之程度；⒊商品／服務是否類似暨其類似之程度；⒋先權利人多角化經營之情形；⒌實際混淆誤認之情事；⒍相關消費者對各商標熟悉之程度；⒎系爭商標之申請人是否善意；⒏其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
㈢系爭商標與據以核駁商標之近似程度低：
⒈商標給予商品或服務之消費者的印象，可以就商標整體的外
觀、觀念或讀音等來觀察，外觀、觀念或讀音其中之一的相近，雖可能導致商標整體印象的近似，但並非即可推論商標之整體印象即當然近似，仍應以其是否達到可能引起商品或服務之消費者誤認的程度為判斷近似之依歸。系爭商標係由一豬頭圖形及橫書中文「黑殿飯店」與字體極小之外文「DA
RKPALACETAIWANESEGOURMET」由上而下排列組成，其中置於商標圖樣中央約占整體圖樣三分之二比例之豬頭圖形明顯突出，下方「黑殿飯店」字形經過設計，與單純標楷體「黑店」二字組成之據以核駁商標顯有不同，外觀上予消費者寓目印象有別，視覺感受不同。而「黑殿」有黑色高大的廳堂之意，與「黑店」在觀念上亦不相同，雖然「黑殿」與「黑店」之讀音相同，但就二商標之整體印象而言，引起相關消費者誤認的可能性低，是系爭商標與據以核駁商標之整體觀察，應屬構成近似程度低之商標。
⒉被告雖以系爭商標主要識別部分為「黑殿」，與據以核駁商
標之「黑店」讀音相同，認二者近似，然系爭商標與據以核駁商標在外觀及觀念上顯有不同，已如上述，被告將系爭商標與據以核駁商標顯有差異之豬頭圖形予以割裂，僅以系爭商標中之「黑殿」中文部分與據以核駁商標單獨進行比對，有違商標整體觀察原則，要非可採。
㈣系爭商標與據以核駁商標指定使用之服務同一或類似：
服務類似係指服務在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處。系爭商標指定使用之「飯店、餐廳、小吃店」服務，與據以核駁商標指定使用之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、自助餐店」服務，均係提供食物或飲料供消費者飲食，系爭商標指定使用之「旅館」服務，亦有提供消費者飲食，二商標指定使用服務間在消費對象、滿足消費者需求及服務提供者等因素上，具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似之服務。
㈤商標識別性之強弱：
據以核駁商標圖樣為橫書之「黑店」二字，與指定使用之服務尚無直接關聯性，具有識別性。而系爭商標由一豬頭圖形及橫書中文與字體極小之外文由上而下排列組成，指定使用於餐飲相關服務，亦有識別性。
㈥系爭商標之申請人為善意：
系爭商標與據以核駁商標指定使用之服務雖為同一或類似，然二商標之整體外觀及觀念的近似程度低，難認系爭商標有仿襲據以核駁商標或從事搭便車之不正競爭意圖，原告申請系爭商標應係出於善意。
㈦被告雖以原告檢送之網路搜尋資料及部落客文章，認「黑店
」與「黑殿飯店」已為消費者交互使用，有致相關消費者混淆誤認之虞云云，惟觀之原告提出網路「淡水維基館」有關「黑殿排骨飯」簡介、92年及97年間蘋果日報、聯合報報導、中華民國第二屆消費者金字招牌獎紀念專輯節錄等資料（本院卷第35至48頁），原告早於據以核駁商標註冊申請日（
89年2月29日）前之60年間即已經營黑店排骨飯商號，而原告提出以「黑店排骨飯」為關鍵字透過Google搜尋引擎取得之資料及部落客文章，內容係標示「黑殿飯店（原黑店排骨飯）」、「黑店排骨飯（黑殿飯店）」、「淡水黑店排骨飯（黑殿飯店）」等連結之網頁資料，大多數均指向原告經營之飲食店，原告提出部落客「〔淡水美食〕黑店排骨飯〕～懷舊好味道」之照片貼文（本院卷第49至58頁），亦係關於原告經營之飲食店介紹，上揭資料均與據以核駁商標無關，尚難將前揭資料顯示系爭商標與原告經營多年之飲食店有交互使用情形，逕予推及據以核駁商標，斷定二商標有致相關消費者混淆誤認之虞，而為不利原告之認定。
㈧衡酌系爭商標與據以核駁商標雖指定使用之服務同一、類似
，然二商標近似程度低，均有識別性，原告申請系爭商標係屬善意，此外復無相關消費者有混淆誤認之虞情事之證據，綜合前開商標圖樣近似程度、指定使用服務類似程度、商標識別強弱、商標申請人是否善意等相關因素特別符合，而降低對其他因素之要求，可認系爭商標具有相當識別性，與據以核駁商標整體構圖意匠有顯著不同，相關消費者施以普通注意，異時異地隔離觀察，應可區辨二商標為不同來源，不致誤認二商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，自無商標法第30條第1項第10款本文規定之適用。
五、綜上所述，被告以系爭商標申請註冊違反商標法第30條第1項第10款本文規定，作成「不得註冊，應予核駁」之行政處分，於法尚有未合，訴願決定予以維持，亦非妥適。是以，原告據此請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由。又系爭商標是否應准註冊，是否另有核駁事由，先前未經被告審查（本院卷第101頁），尚有待被告查明後，併依本院上開法律見解，另為適法之處分。故原告請求命被告應作成核准系爭商標註冊之處分，並未達全部有理由之程度，此部分之請求，不應准許，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第200條第4款、第104條，民事訴訟法第79條，判決如主文。
中華民國104年5月13日
智慧財產法院第三庭
審判長法官蔡惠如
法官林靜雯法官陳端宜上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│所需要件││代理人之情形││├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││者，得不委任律師│格或為教育部審定合格之大學或獨││為訴訟代理人│立學院公法學教授、副教授者。│││2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備會計師資格者。│││3.專利行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備專利師資格或依法得為專│││利代理人者。│├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││形之一，經最高行│二親等內之姻親具備律師資格者。││政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││，亦得為上訴審訴│。││訟代理人│3.專利行政事件，具備專利師資格或│││依法得為專利代理人者。│││4.上訴人為公法人、中央或地方機關│││、公法上之非法人團體時，其所屬│││專任人員辦理法制、法務、訴願業│││務或與訴訟事件相關業務者。│├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。│└──────────────────────────┘中華民國104年5月13日
書記官吳祉瑩