裁判字號：最高行政法院98年判字第1503號判決
裁判日期：民國98年12月17日
裁判案由：發明專利異議
最高行政法院判決
98年度判字第1503號上訴人甲○○訴訟代理人乙○○被上訴人經濟部智慧財產局代表人丙○○
參加人日月光半導體製造股份有限公司代表人丁○○上列當事人間發明專利異議事件，上訴人對於中華民國97年3月20日臺北高等行政法院96年度訴字第3260號判決，提起上訴，本院判決如下：
主文原判決廢棄，發交智慧財產法院。
理由
一、緣參加人前於民國（下同）89年9月13日以「半導體晶片封裝基板」向被上訴人申請發明專利，經被上訴人編為第00000000號審查，於91年6月11日准予專利。公告期間，上訴人於91年9月9日以證據1（下稱引證案一）為89年5月21日公告之第00000000號「一種電源接腳排列結構」新型專利案；證據2（下稱引證案二）為西元2000年3月31日公開之日本特開0000-00000號專利案，認其有違核准審定時專利法第20條第1項第1款及第2項之規定，不符發明專利要件，對之提起異議。嗣參加人於91年12月9日於異議答辯期內為系爭案之修正，申請專利範圍修正本為審查依據。其修正後申請專利範圍共18項，第1、5、7、11、13、16項為獨立項，其餘為附屬項（申請專利範圍各請求項詳如附表）。案經被上訴人准予修正並依修正本審查，以93年11月29日以（93）智專三（二）04099字第09321055380號專利異議審定書為異議不成立之處分。上訴人不服，訴經經濟部以94年11月2日經訴字第9406138480號訴願決定書撤銷原處分，責由被上訴人另為適法之處分。參加人不服，訴經臺北高等行政法院95年度訴字第66號判決駁回參加人之訴，並於95年11月28日確定。被上訴人乃重為審查，於96年3月9日以（96）智專三（二）04099字第09620139400號專利異議審定書為異議不成立之處分。
上訴人不服，提起訴願遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
二、上訴人起訴主張：修正後申請專利範圍第13項之內容已將原申請專利範圍第19項中用以限定該第三接墊之內容『並且在該複數個第三接墊與晶片覆蓋區邊界之間至少一留有一定之距離』刪除，明顯實質擴大及變更系爭案之申請專利範圍。同樣地，比對系爭案修正後之申請專利範圍第16項以及原申請專利範圍第21項所述之「球格陣列(BGA)封裝構造」之內容，亦可發現：修正後之內容同樣已將原有用以限定該第三接墊之內容『並且在該複數個第三接墊與晶片覆蓋區邊界之間至少一留有一定之距離』刪除。系爭案確實實質擴大及變更其申請專利範圍第13及16項，是以系爭案之修正明顯違反專利法相關之規定。修正後之申請專利範圍第1,7項之封裝基板及封裝構造之技術特徵主要係在於「第一接墊係位於該接地環以及電源環週邊的正下方，該第一接墊係分為兩組，第一組係電性連接至接地環，而第二組係電性連接至電源環，且該第一接墊之第一組以及第二組大致上係彼此交錯排列」。引證案一之第4圖、第5圖及說明書第6頁第2段「基板55之另一面上設置接地球51及電源球52…將接地球51直接設置在接地環41正下方，且電源環52直接設置在電源環42正下方」，以及於引證案一之第3圖揭示，該接地球及電源球係可相互混合設置一起，因此對於任一熟悉該項技術者而言，即可在參閱引證案一之「將接地球51直接設置在接地環41正下方，且電源環52直接設置在電源環42正下方」之技術內容，以及引證案一第3圖之「接地球及電源球係可相互混合設置」之技術內容，而輕易推及系爭案於申請專利範圍第1項之技術特徵。系爭案修正後之申請專利範圍第5,11項之封裝基板及封裝構造之技術特徵而言，引證案一之第4圖、第5圖及說明書中已明確揭示系爭案之「複數個接墊係位於該接地環以及電源環週邊的正下方」技術內容，同時於引證案二之第
1、6圖亦已揭示「複數個接墊設於該基板下表面對應於該晶片覆蓋區邊界正下方之位置」，且關於是否該接墊為虛墊而言，由於在該基板下表面對應於該晶片覆蓋區邊界正下方之位置設置接墊，其主要係在提供強化及穩定封裝構造與底座基板間的結合，而增進其銲料連接可靠性，因此不論是在該基板下表面對應於該晶片覆蓋區邊界正下方之位置設置接墊是否為虛墊，其係可達到前述功效，而為熟悉該項技術所可輕易思及。況且，前述部分亦為系爭案所自承之形態，如系爭案第9圖及其專利說明書第10頁第1~3及16~17所示：「該BGA封裝構造300之特徵在於其基板320下表面包含複數個接墊322設於該晶片覆蓋區221邊界正下方之位置，並且所有的接墊322都電性連接至接地環222…因此，設在接墊322上之鍚球係有助於吸收封裝構造與基板間熱膨脹係數不一致所引起的熱應力」，亦即不論該晶片邊緣下方之接墊是否係為虛墊均可達到相同之功效，而為熟悉該項技術者所可輕易思及。因此，系爭案申請專利範圍第5,11項之技術特徵係早為引證案一、二等習知技術所明確揭示，其不具進步性之事實至為明確等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人作成異議成立之處分。
三、被上訴人則以：96年3月9日重為之原處分理由(三)有「又於訴願理由主張…」，重為之原處分顯然有考量上訴人歷次訴願理由書之內容，按90年10月24日修正公布之專利法第41條第1項，顯然由上訴人於96年4月19日訴願理由書中，仍再次主張系爭案違反專利法第44條之1第4項之規定，前述主張並非得提起異議之事由，應不予受理，起訴理由不足採。又引證1、2均不足以證明系爭案第1、5、7、11、13、16項不具新穎性，附屬項為獨立項條件之限制或附加，其特徵應包括獨立項所述之全部特徵，在系爭案獨立項特徵並未為前開引證所揭示，以及獨立項具有新穎性者情況下，其附屬項亦具有新穎性。又系爭案申請專利範圍第1、7項能達成系爭案說明書可以獲得較佳頻率響應之功效、系爭案申請專利範圍第
5、11、13項能達成系爭案說明書所述晶片覆蓋區邊界221的『邊界』是應力最大的地方。因此，設在虛墊228上之錫球有助於加強並且穩定封裝、系爭案申請專利範圍第16項所載技術特徵能達成「由於所有的接墊322係設計接地…設於其上的錫球失效不要緊。因此在接墊322上錫球有助於吸收封裝構造與基板間熱膨脹系數不一致所引起熱應力，」之功效均並非可由引證1、2所能輕易完成，引證1、2均不足以證明系爭案第1、5、7、11、13、16項不具進步性；以及引證1、2組合亦不足以證明系爭案第1、5、7、11、13、16項不具進步性業已載述甚詳，不再贅述，起訴理由不足採等語，資為抗辯，求為駁回上訴人之起訴。
四、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：參加人91年12月9日所提系爭案申請專利範圍修正本，與系爭案91年6月11日公告本相較，係將原申請專利範圍第2項所述「該複數個第一接墊之第一組以及第二組大致上係彼此交錯排列」併入申請專利範圍第1項，其專利範圍並未變更實質內容，且為申請專利範圍過廣之修正，被上訴人依當時專利法第44條之1第4項之規定，准予修正，於法尚核無不合。上訴人所提引證1、2並未揭露：系爭案申請專利範圍第1項「複數個第一接墊之第一組係電性連接至接地環222，而第二組係電性連接至電源環223，以及該複數個第一接墊226之第一組226a以及第二組226b大致上係『彼此交錯排列』」、系爭案申請專利範圍第5項「該複數個虛墊228設於該基板下表面對應於該晶片覆蓋區221邊界『正下方』之位置」、系爭案申請專利範圍第7項「該複數個第一接墊之第一組以及第二組大致上係彼此『交錯排列』」、系爭案申請專利範圍第11項「該複數個虛墊322設於該基板下表面對應於該晶片覆蓋區221邊界『正下方』之位置」、系爭案申請專利範圍第13項「複數個第一接墊228係位於該晶片覆蓋區邊界221『正下方』之位置」、系爭案申請專利範圍第16項「該複數個第一接墊322係位於該晶片覆蓋區221邊界『正下方』之位置…其中該複數個第一接墊322係全部『電性連接至接地環222』」等技術特徵，顯見系爭案與據以異議案兩者結構不相同，引證1、2均不足以證明系爭案第1、5、7、11、13、16項不具新穎性，而附屬項為獨立項條件之限制或附加，其特徵應包括獨立項所述之全部特徵，在系爭案獨立項特徵並未為前開引證所揭示，以及獨立項具有新穎性者情況下，其附屬項亦具有新穎性，應堪認定。又查，系爭案申請專利範圍第1項所載技術特徵能達成系爭案說明書第9頁第16行至第18行「可以獲得較佳頻率響應」。系爭案申請專利範圍第5項所載技術特徵能達成系爭案說明書第8頁倒數第4行至倒數第2行「晶片覆蓋區邊界221的『邊界』是應力最大的地方。因此，設在虛墊228上之錫球有助於加強並且穩定封裝」。系爭案申請專利範圍第7項所載技術特徵能達成系爭案說明書第9頁第16行至第18行「可以獲得較佳頻率響應」。系爭案申請專利範圍第11項所載技術特徵能達成系爭案說明書第8頁倒數第4行至倒數第2行「晶片覆蓋區邊界221的『邊界』是應力最大的地方。因此，設在虛墊228上之錫球有助於加強並且穩定封裝」。系爭案申請專利範圍第13項所載技術特徵能達成系爭案說明書第8頁倒數第4行至倒數第2行「晶片覆蓋區邊界221的『邊界』是應力最大的地方。因此，設在虛墊228上之錫球有助於加強並且穩定封裝」。系爭案申請專利範圍第16項所載技術特徵能達成系爭案說明書第10頁第14行至倒數第18行「由於所有的接墊322係設計接地…設於其上的錫球失效不要緊。
因此在接墊322上錫球有助於吸收封裝構造與基板間熱膨脹系數不一致所引起熱應力，」等之功效均非可由引證1、2之既有技術所能輕易完成，職是，引證1、2均不足以證明系爭案第1、5、7、11、13、16項不具進步性；以及引證1、2組合亦不足以證明系爭案第1、5、7、11、13、16項不具進步性，亦堪認定。被上訴人認上訴人所提異議證據難以證明系爭專利修正後申請專利範圍之獨立項及附屬項不具新穎性及進步性，系爭專利未違反首揭專利法第20條第1項第1款及第2項之規定，而為異議不成立之處分，經核並無違誤，訴願決定予以維持，亦無違誤，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴等詞，為其判斷之基礎。
五、本院按：㈠現行專利法第136條第1項規定：「本法中華民國92年1月3日（
該日期係立法院三讀通過日期並非施行日期，因現行專利法第138條規定：本法除第11條自公布日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之。玆行政院以93年6月8日院臺經字第0930026128號令核定自93年7月1日施行）修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定。」系爭案係於89年9月13日申請，經被上訴人於91年6月11日准予專利，上訴人於91年9月9日提出異議，被上訴人於修正施行後之93年11月29日為異議審定異議不成立，經經濟部撤銷原處分及臺北高等行政法院95年度訴字第66號判決確定，被上訴人於96年3月9日另為異議不成立之處分。是本件係於現行專利法修正施行前，已提出之異議案，應適用修正施行前之規定。另按修正前專利法第44條之1關於發明專利在異議期間得為補充修正之規定，亦隨同現行專利法異議制度廢止而刪除，本案參加人於91年12月9日異議答辯期間修正本件申請專利範圍，應適用修正施行前之規定，即修正施行前之90年10月24日修正公布之專利法規定。
㈡另按修正施行前專利法第44條之1第3項第5款、第4項有關專利
補充、修正之規定為：「（第3項第5款）申請人於發明專利申請之次日起15個月後，僅得於下列各款之期日或期間內補充、修正說明書或圖式：5、異議答辯期間內。」「（第4項）依前3項所為之補充、修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一始得為之：1、申請專利範圍過廣。2、誤記之事項。3、不明瞭之記載」。另上開專利法第41條關於異議事由，雖未列入不符合修正補充規定者（現行專利法第67條第1項第1款已將之列入撤銷事由之一），惟因上開專利補充、修正係在異議答辯期間內，而申請專利範圍之補充、修正關涉系爭案專利技術內容之解釋，是以是否合於上開專利法所規定之補充、修正，被上訴人應併同異議事由而為審定，且均為訴願及行政法院審查異議審定之對象，若行政法院疏未審理系爭專利案之補充、修正違法與否，其審查異議事由之基礎即有疏漏，且將影響判決之結果，自屬判決理由不備，而無從予以維持。
㈢經查，本件異議審定就系爭專利補充、修正僅略述「將原申請
專利範圍第2項所述『該複數個第一接墊之第一組以及第二組大致上係彼此交錯排列』併入申請專利範圍第1項，其專利範圍並未變更實質內容」等語，就其他項次之專利補充、修正並未論及，已有疏漏，訴願決定亦同，此觀之原審定書及訴願決定書可知，而原判決之所以准參加人之專利補充、修正而為上訴人不利之判決，其理由無非延襲原審定書及訴願決定書記載為(參見原審判決第15頁第7至13行)：「參加人91年12月9日所提系爭案申請專利範圍修正本，與系爭案91年6月1日公告本相較，係將原申請專利範圍第2項所述『該複數個第一接墊之第一組以及第二組大致上係彼此交錯排列』併入申請專利範圍第1項，其專利範圍並未變更實質內容，且為申請專利範圍過廣之修正，被告依當時專利法第44條之l第4項之規定，准予修正，於法尚核無不合。」等字句。惟查，上訴人於原審起訴狀中，並未提及原申請專利範圍第2項「併入」申請專利範圍第1項之相關修正等情節。上訴人不服原處分及訴願決定所主張者，係修正後申請專利範圍第13項與所相對應之原申請專利範圍第19項，以及修正後申請專利範圍第16項與所相對應之原申請專利範圍第21項，於修正後之申請專利範圍係將原申請專利範圍中用以「限定」該第三接墊之內容予以「刪除」等事項，此觀之上訴人之起訴狀可知。原審法院未審及上訴人所主張被異議人違反專利法第44條之1第4項有關修正變更實質之相關事實，逕以上訴人所未主張申請專利範圍第2項併入第1項之事實為據，為上訴人敗訴之判決，依行政訴訟法第243條第1項及同條第2項第6款之規定，自有判決不備理由之違法。
㈣再查，經比對系爭案修正後申請專利範圍第13項(獨立項)之內
容與原申請專利範圍第19項(獨立項)之內容可知：修正後申請專利範圍第13項之內容已將原申請專利範圍第19項中用以限定該第三接墊之內容『並且在該複數個第三接墊與晶片覆蓋區邊界之間至少一留有一定之距離』刪除，並將之移列新增第15項附屬項；再比對系爭案修正後之申請專利範圍第16項(獨立項)以及原申請專利範圍第21項(獨立項)所述之「球格陣列(BGA)封裝構造」之內容，亦可得：修正後之內容同樣已將原有用以限定該第三接墊之內容『並且在該複數個第三接墊與晶片覆蓋區邊界之間至少一留有一定之距離』刪除，並移列新增第18項附屬項；以上對於前述修正前、後之申請專利範圍之比較，均可參照附表所示申請專利範圍修正前後記載即可明暸，亦為兩造所不爭。則原申請專利範圍第19項及第21項補充、修正為修正後之第13及16項獨立項，顯已刪除獨立項申請專利範圍請求項之部分技術特徵，且新增第15項及第18項之附屬項，是否違反上開專利法第44條之1第3項第5款、第4項異議答辯期間補充修正之規定？亦即是否致系爭案實質擴大及變更？或是否不符合申請專利範圍過廣之限制？容有研求之餘地。
㈤從而，原判決有上開法令適用之重要事項未予詳究，即遽爾駁
回上訴人在原審之訴，其法令之適用，容有未洽，上訴意旨指摘原判決違背法令，為有理由。原判決既有上揭可議之處，為明真相，自應由本院將原判決廢棄發交智慧財產法院，另為適法之裁判。
六、據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，智慧財產案件審理法施行細則第5條第1項，判決如主文。
中華民國98年12月17日
最高行政法院第四庭
審判長法官劉鑫楨
法官黃淑玲法官鄭小康法官劉介中法官曹瑞卿以上正本證明與原本無異中華民國98年12月18日
書記官張雅琴