裁判字號：臺北高等行政法院94年訴字第3549號判決
裁判日期：民國95年10月31日
裁判案由：商標異議
臺北高等行政法院判決
94年度訴字第03549號原告日商‧ 寺岡 製作所股份有限公司代表人甲○○○○訴訟代理人 林志剛 律師
楊憲祖 律師黃闡億律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人 李澤豔
丙○○
參加人寺岡科技股份有限公司代表人乙○○（董事長）上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國94年9月14日經訴字第09406135460號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國（下同）92年4月29日以「TERAOKA及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第16類之事務用及文具用膠帶、膠帶、紙箱、紙袋、紙製垃圾袋、紙製窗簾等商品，向被告申請註冊，經被告審查核准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標，圖樣如附圖1所示）。嗣參加人於93年5月25日以系爭商標有違商標法第23條第1項第13款之規定，檢具註冊第974157號商標（下稱據以異議商標，圖樣如附圖2所示），對之提起異議，經被告審查，以94年5月5日中台異字第930582號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭商標是否有違商標法第23條第1項第13款之規定，不得註冊？㈠原告主張：
⒈原處分認為系爭商標與據以異議之註冊第974157號「
TERAOKA及圖」商標均有相同之外文「TERAOKA」，應屬構成近似之商標，且系爭商標指定使用之紙箱、紙袋、紙製垃圾袋等商品，與據以異議商標指定使用之紙袋、紙箱、紙筒、紙盒、紙製垃圾袋等商品之用途、功能相近，二者應屬同一或類似之商品，一般消費者極可能對二商標產生混淆誤認，應有商標法第23條第1項第13款「商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊」規定之適用，訴願決定亦採相同見解。惟查：
按「雖然本法修正後之諸多條文將混淆誤認之虞與商標近似及商品／服務類似併列，然而真正形成商標衝突的最主要原因，也是最終的衡量標準乃在於相關消費者是否會混淆誤認。至於商標的近似及商品／服務的類似，應該是在判斷有無『混淆誤認之虞』時，其中的二個參酌因素，而條文中之所以特別提列出這二個參酌因素作為構成要件，是因為『混淆誤認之虞』的成立，這二個因素是一定要具備的。不過在反面推論時，則要注意，在商標近似及商品／服務類似要件具備的情形下，雖然導致有混淆誤認之虞的機率極大，但並非絕對必然的，有可能因為其他重要因素的存在，例如二商標在巿場已併存相當時間，均為商品／服務相關消費者所熟悉，多能加以區辨，而無混淆誤認之虞。因此，在商標近似及商品類似之因素外，若存在其他相關因素，應儘可能予以參酌考量，才能較為準確掌握有無混淆誤認之虞之認定。」「若相關因素已然呈現於審查資料中，則應儘可能予以綜合斟酌，俾所為有無混淆誤認之虞之判斷，得更與巿場交易之實際情形相契合」此有「『混淆誤認之虞』審查基準」第2點及第4點第2段可供參照。又，該審查基準第5.2.13點表示：「由於混淆誤認各相關因素的強弱都可能影響對其他因素的要求程度，因此對商標近似之判斷，除了判斷是否近似外，若能進一步論述其近似的程度，在判斷混淆誤認上更為有用且有其必要性。按雖同為構成近似，然二商標僅讀音近似，與二商標讀音、外觀及觀念均近似，其近似之程度即有不同。此一近似程度之探討及論述，一方面有助於衡量對於其他混淆誤認因素的要求程度，再者，也可以在個案的爭議處理上，讓當事人更清楚瞭解個別案件的審酌理由，使商標主管機關的處分，除了符合一致性的原則外，也能兼及個案的妥當性。」據此，審酌商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、實際混淆誤認之情事、系爭商標之申請人是否善意等判斷有無混淆誤認之虞的參考因素（「混淆誤認之虞」審查基準）第4點參照），足以認定系爭商標與據以異議商標間並無混淆誤認之虞：
⑴「TERAOKA」之識別力較弱：
按「商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，對於商品／服務之相關消費者所呈現識別商品／服務來源之功能，因其商標特徵的不同而有強弱之別。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品／服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱。」（「混淆誤認之虞」審查基準第5.1點參照），經查，系爭商標與據以異議商標雖有相同之「TERAOKA」字樣，惟該文字乃日本人普遍的姓氏「寺岡」的羅馬拼音（其平假名為てらおか，其發音即為TERAOKA），並非異議人獨創之文字，且「TERAOKA」字樣使用於商標就猶如我國使用「趙」、「陳」、「張」等姓氏於商標上時，無法確實區辨其商品或服務之確切來源，雖然日語並非我國語言，惟依吾人一般生活經驗，坊間有相當多日語教學機構，學習日語的人數僅次於英語，在「TERAOKA」為日本人姓氏「寺岡」的羅馬拼音的情形下，其識別商品來源的功能即相對較弱。
⑵二造商標並不近似，縱使達到近似商標門檻，其近似程度亦較低：
①就二造商標圖樣整體為觀察，據以異議商標另含有
倒三角形漸層設計之「」圖形；系爭商標於「TERAOKA」字樣上方另有佔據整體商標比例極大之「」圖形，二造商標雖有相同之「TERAOKA」字樣，惟該文字為日本人普遍的姓氏「寺岡」的羅馬拼音，其識別力較弱，二造商標既另有上開可資區辨的顯著圖形，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，對二造商標應無產生混同誤認之虞，二造商標應非屬構成近似之商標。
②退步言之，縱使認為二造商標因同樣含有「
TERAOKA」字樣，而已達近似商標門檻，惟二造商標間仍有上開引人注意的圖形可資區辨，足認其近似程度較低。
⑶審酌實際有無混淆誤認情事：
①原告長久使用「TERAOKA」字樣於商品上：
原告公司早於西元1943年即成立，原使用「」商標，該商標即含有原告公司名稱特取部分「寺岡」之發音「TERAOKA」，原告公司至遲於西元1979年起即銷售該商標產品至台灣原告公司並自西元2004年1月起開始使用系爭商標圖樣。
②與據以異議商標圖樣相同之商標早經日本寺岡精工株式會社註冊在案：
參加人公司為日本寺岡精工株式會社在台灣的業務發展及技術支援中心，應屬日本寺岡精工株式會社在台代理商性質，而日本寺岡精工株式會社除於日本以據以異議商標圖樣作為商標申請註冊外，亦早於79年以相同圖樣作為商標，指定使用於各種標籤印刷機、包裝機、台秤等商品，在台灣申請註冊多件商標，上開商標與原告含有「TERAOKA」字樣之商標及系爭商標已併存消費巿場上相當長久時間。
③參加人公司並未實際生產、銷售據以異議商標所指定使用之商品：
經檢索參加人公司相關資料，發現參加人公司銷售之商品為資料收集器、電子分析天平、電子天平、標籤秤、電子台秤、電腦值付機、自動包裝機等商品，並未實際生產、銷售據以異議商標所指定使用之事務用及文具用膠帶、膠帶、雙面膠帶、事務用及家庭用膠水、漿糊、封蠟等商品，因而在實際交易巿場上並無使消費者對二造商標產生混淆誤認之可能。
⑷原告善意使用「TERAOKA」字樣於系爭商標上：
「TERAOKA」為原告公司代表人姓氏及原告公司名稱特取部分「寺岡」日文的羅馬拼音，且原告至遲於昭和44年（即西元1969年）即使用「TERAOKA」字樣於商標上，系爭商標圖樣上之圖形則為原告所獨創，系爭商標並非抄襲據以異議商標而來，原告並無引起相關消費者混淆誤認之意圖，足堪認定。
⒉綜上所述，二造商標非屬近似之商標，退步言之，二造
商標圖樣之近似程度縱已達近似商標門檻，惟審酌「TERAOKA」字樣之識別力相對較弱、二造商標間另有引人注意的圖形可資區辨、原告長久使用「TERAOKA」字樣於商品上、參加人公司並未實際生產、銷售據以異議商標所指定使用之商品及原告善意使用「TERAOKA」字樣於系爭商標上等情形，相關消費者對於二造商標所表彰之產製主體或銷售來源應無產生混淆誤認之虞，系爭商標應無商標法第23條第1項第13款所規定之不得註冊事由，原處分及訴願決定實有違誤，為此敬請判決如訴之聲明，以保原告權益，並藉維法制。
㈡被告主張：
⒈商標法第23條第1項第13款明定，商標「相同或近似於
他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊。所謂有致消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者的印象，可能致使消費者混淆而誤認商品／服務之來源，包括誤認來自不同來源的商品／服務以為來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。而判斷是否有混淆誤認之虞，被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準，列有各項相關參考因素。其中商標近似及商品類似二項要素，依前揭法條規定為必須具備之要件。其他參酌要素則視個案中是否存在而為斟酌。
⒉本案應審酌之相關因素如下：
⑴商標是否近似暨其近似之程度
商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品／服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品／服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（審查基準5.2.1參照）。
商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。查本件系爭註冊第0000000號「TERAOKA及圖」商標圖樣，與據以之註冊第974157號「TERAOKA及圖」商標圖樣相較，二者主要部份均有相同之外文「TERAOKA」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品／服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。
⑵商品／服務是否類似暨其類似之程度
商品類似係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係（審查基準5.3.1參照）。查系爭註冊第0000000號商標指定使用之紙箱；紙袋；紙製垃圾袋等商品，與據以註冊第974157號商標指定使用之紙袋、紙箱、紙筒、紙盒、紙製垃圾袋等商品，二者用途、功能相近，復常來自相同之產製業者，或透過相同之行銷管道及販賣場所進行銷售，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬同一或類似之商品。
⒊本案綜合兩造商標構成近似、商品類似之程度等因素加
以判斷，一般消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之情事，應有商標法第23條第1項第13款規定之適用。
⒋至原告指稱外文「TERAOKA」係日本普通常見之姓氏「
寺岡」之羅馬拼音，並非關係人獨創之文字，其識別性較弱，況二造商標分別搭配有差異顯著之圖形，又含有「TERAOKA」文字之商標早於10年前即開始在台灣使用，亦持續進口至台灣銷售，且委託台灣公司以OEM方式生產該公司商品，另系爭商標與據爭商標在日本於同一或類似商品已有並存註冊之事實，應不致使消費者產生混淆誤認之虞等語，惟據原告檢送之證據資料觀之，附件6中文型錄上所標示之商標圖樣為錨圖形及「ANCHORBRAND」，並無「TERAOKA」字樣，附件7日文型錄雖以外文「TERAOKA」與錨圖形及「ANCHORBRAND」並列使用，然該型錄是否於國內市場流通並無資料可稽，另附件8原告商標商品輸入台灣之銷售實績資料，徵諸其發票或裝運單上所列載品名為"Anchor"Brand或"TeraokaAnchor"Brand，與系爭商標圖樣仍屬有別，尚難逕認系爭商標業經原告使用已為國內相關業者或消費者所知悉而無致消費者產生混淆誤認之虞，況查我國並非日文語系之國家，以外文「TERAOKA」在我國獲准註冊者亦非多見，難謂其識別性較為微弱，另按各國法制有別，國情各異，審查基準並不一致，則系爭商標與據爭商標在日本並存註冊之情形，尚難執為其有利之論據。
⒌綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
㈢參加人主張：
⒈國內超級市場及所有包裝業無人不知據以異議商標，其
著名已經一、二十年。至原告主張在日本類似據以異議商標與系爭商標併存使用乙節，是在不同種類之商品上。
⒉參加人公司確有銷售據以異議商標指定使用之事務用及
文具用膠帶、膠帶、雙面膠帶、事務用及家庭用膠水、漿糊、封蠟等商品，此有參加人公司之產品目錄、銷售上開商品之統一發票及參加人之網站資料等，可資證明；是原告主張參加人公司並未實際生產、銷售據以異議商標所指定使用之商品云云，顯非實情。
理由
一、按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1項第13款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
二、本件原告於92年4月29日以「TERAOKA及圖」商標（圖樣如附圖1所示），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第16類之事務用及文具用膠帶、膠帶、紙箱、紙袋、紙製垃圾袋、紙製窗簾等商品，向被告申請註冊，經被告審查核准列為註冊第0000000號商標；嗣參加人於93年5月25日以系爭商標有違商標法第23條第1項第13款之規定，檢具註冊第974157號商標（圖樣如附圖2所示），對之提起異議；案經被告審查，認系爭商標與據以異議商標圖樣相較，二者主要部分均為相同之外文「TERAOKA」，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標；又二者復均指定使用於紙箱、紙袋、紙製垃圾袋、紙筒、紙盒等同一或類似商品，有致相關消費者產生混淆誤認之虞，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造及參加人之主張各如事實欄所載，其爭點厥為系爭商標是否有違商標法第23條第1項第13款之規定，不得註冊？
三、經查，系爭商標與據以異議商標圖樣相較，二商標圖樣上均有相同之外文「TERAOKA」，雖二者圖樣上尚有不同之圖形，然外文「TERAOKA」仍為二者之主要部分，予人寓目印象深刻，異時異地隔離觀察，二商標應屬構成近似之商標。復查，系爭商標指定使用商品中之紙箱、紙袋、紙製垃圾袋等商品，與據以異議商標指定使用商品中之紙袋、紙箱、紙筒、紙盒、紙製垃圾袋等商品，二者之用途及功能相近，復常來自相同之產製主體、行銷管道與場所，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似之商品。綜合兩造商標構成近似、商品類似之程度等因素加以判斷，一般消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之情事，應有商標法第23條第1項第13款規定之適用。原告起訴意旨雖稱外文「TERAOKA」係日本普通常見之姓氏「寺岡」之羅馬拼音，並非參加人獨創之文字，其識別性較弱，況二造商標分別搭配有差異顯著之圖形，又含有「TERAOKA」文字之商標早於10年前即開始在台灣使用，亦持續進口至台灣銷售，且委託台灣公司以OEM方式生產該公司商品，另系爭商標與據以異議商標在日本於同一或類似商品已有並存註冊之事實，應不致使消費者產生混淆誤認之虞等語。惟查據原告檢送之證據資料觀之，其中之日文型錄雖以外文「TERAOKA」與錨圖形及「ANCHORBRAND」並列使用，然該型錄是否於國內市場流通並無資料可稽，另原告商標商品輸入台灣之銷售實績資料，徵諸其發票或裝運單上所列載品名為"Anchor"Brand或"TeraokaAnchor"Brand，與系爭商標圖樣仍屬有別，尚難逕認系爭商標業經原告使用已為國內相關業者或消費者所知悉而無致消費者產生混淆誤認之虞；況查我國並非日文語系之國家，一般消費者尚無法從外文「TERAOKA」之外觀即知悉其意涵為何，更遑論有能力判斷其為日本姓氏，自難謂其識別性較為微弱；另按各國法制有別，國情各異，審查基準並不一致，則系爭商標與據爭商標在日本並存註冊之情形，尚難執為其有利之論據。是原告所訴，核非可採。
四、綜上所述，系爭商標有違商標法第23條第1項第13款之規定，應不得註冊。從而，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國95年10月31日
第七庭審判長法官李得灶
法官黃秋鴻法官李玉卿上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國95年10月31日
書記官蔡逸萱