最高法院101年度台上字第1673號民事判決

裁判字號：最高法院101年台上字第1673號民事判決

裁判日期：民國101年10月18日

裁判案由：侵害專利權有關財產權爭議等

最高法院民事判決一○一年度台上字第一六七三號上訴人捷合數位策略國際有限公司（原名宇潤數位行銷有
限公司）法定代理人 許文江 原名 許仁宸 .訴訟代理人 林靜文 律師
黃宜婷 律師被上訴人波仕特科技行銷股份有限公司法定代理人 林秀子 上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國一○○年十月二十七日智慧財產法院第二審更審判決（一○○年度民專上更㈠字第五號）不服，提起上訴，本院判決如下：
主文原判決廢棄，發回智慧財產法院。
理由本件上訴人主張：被上訴人架設於網址http://www.pollster.co
m.tw（下稱系爭網站）之網頁（下稱系爭網頁）內設定有娛樂、生活等電子報之廣告類別，並聲稱其會員透過收取電子報之電子郵件可賺取點數，並獨享現金回饋或贈品兌換之回饋手段，使系爭網頁內載入「個別人資」加入為會員，並勾選想收取之電子報類型紀錄於系爭網站伺服器而產生媒合資訊，該伺服器復將系爭網頁資訊傳送至被上訴人所招攬之客戶端，並可將訊息傳達到客戶端產生媒合資訊以及知會媒合系統之功能手段或裝置，得與廣告媒合系統進行雙向耦合之功能。被上訴人利用系爭網頁暨伺服器所進行之上開商業性媒合功能行為，應屬伊於民國九十一年七月所取得專利證書號碼一五二五四七號「自動媒合廣告與廣告對象之系統以及植基於系統之媒合方法」之發明專利（下稱系爭專利）申請專利範圍第六項：「一種利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式以及廣告類別之儲存媒體，包含：設定廣告模式之功能手段或裝置，以利於該訂閱者得到回饋之方式；設定廣告類別之功能手段或裝置，以利於該訂閱者設定所要接收之廣告類別；產生媒合資訊之功能手段或裝置以及產生媒合資訊之功能手段或裝置，以利於與一廣告媒合系統進行雙向耦合」（下稱系爭專利第六項技術特徵）、第十項：「提供一廣告對象資料其中包含廣告主提供之廣告對象條件，以及訂閱者提供之所欲之廣告類別；以媒合系統利用該廣告對象條件以及該所欲之廣告類別媒合兩者，及當媒合條件符合時，通知該廣告主」（下稱系爭專利第十項技術特徵）之文義讀取範圍，已侵害及伊系爭專利權等情，爰依專利法第八十四條第一項規定，求為㈠禁止被上訴人建置、使用具系爭專利內容所載儲存媒體之網路伺服器、網站，及利用網路散布、傳輸、實施、刊登如第一審判決附件四所示之網頁內容；㈡命被上訴人給付新台幣（下同）三百六十萬元並自起訴狀繕本送達翌日起加計法定遲延利息之判決。
被上訴人則以：系爭專利第六項技術特徵之構成要件固皆以「功能手段用語」表示，但說明書及圖式並未對其技術特徵相關非通用之技術用語作定義，致具有通常技術水準之人無法據以實施請求項中所載之發明；第十項係純粹之商業方法，落在審查基準不准專利之態樣內，且其技術特徵之專利說明書僅就技術性程序或功能予以抽象化記述，致具有通常技術水準之人無法明白其程序或功能係如何藉硬體或軟體予以執行或達成，無法實施該申請專利範圍中之發明，均屬無效，且系爭專利內容早已見於美國第0000000號專利（下稱專利一）之專利說明書及我國八十八年六月「以兩願行銷為基礎的網際網路廣告模式之探討」碩士論文（下稱系爭論文），顯不具新穎性。又系爭專利係依專利一與我國第三四○二八三號專利（下稱專利二）之組合或系爭論文之先前技術，再參酌申請時通常知識，予以轉用、置換、改變或組合等方式而輕易完成，亦不具進步性。再系爭網頁資料所處之系爭網站雖可想像具有儲存媒體，惟該儲存媒體並不具有利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式，所設定讓瀏覽者想選取電子報之類型完全不同於「設定具有回饋獎金之廣告或設定具有折價券之廣告」，系爭網頁內容所載「填寫問卷、下載賺錢、推薦好友」等賺取點數之功能非設定廣告模式，與設定「您想收取電子報的類型」無因果關係，系爭網站並不具有雙向媒合功能，與系爭專利第六項技術特徵之文義不符，系爭網站並未提供「廣告對象資料」，伊非廣告主或訂閱者，無實施「廣告對象條件」、「廣告類別」步驟之可能，不符合「廣告對象資料包含廣告主提供之廣告對象條件，以及訂閱者提供之所欲之廣告類別」之構成要件，並不具有「當媒合條件符合時，通知該廣告主」之功能，與系爭專利第十項技術特徵之文義更屬不符等語，資為抗辯。
原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：上訴人雖主張被上訴人架設http://www.pollster.com.tw網站侵害系爭專利第六、十項，惟查系爭專利第六項係以手段功能用語撰寫之事實，已為兩造所不爭，至於系爭專利第六項之功能究對應於發明說明中所揭露之何種結構與材料，據上訴人所提出爭點整理暨準備狀附表一之記載，並未列出究對應於發明說明所揭之何種結構與材料，而僅更出動作。而第六項係一種儲存媒體之發明，核屬物之發明，既未於發明說明中揭露物之結構與材料，自難認符合核准時專利法第二十二條第三項規定：「第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」，而有核准時專利法第七十一條第三款所規定「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難」應撤銷專利權之事由。其次，按現行專利審查基準第九章第二-九-三頁記載：「商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義，例如商業競爭策略、商業經營方法（單純之商業經營方法）、金融保險商品交易方法（單純之金融保險商品交易方法）。商業方法涉及之領域相當廣泛，包括行政、財務、教學、醫療、服務等，並非僅止於單純之商業模式。」、「商業方法係利用電腦技術予以實現者，其技術手段之本質並非商業方法本身，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，得認定其屬技術領域的技術手段而符合發明之定義。」可知商業方法本身之發明，非利用自然法則，因此非屬發明之類型，但若利用電腦技術予以實現者，得認定符合發明之定義。查系爭專利第十項之申請專利範圍記載：「一種廣告主及廣告對象自動媒合方法」，其技術特徵為「提供一廣告對象資料其中包含廣告主提供之廣告對象條件，以及訂閱者提供之所欲之廣告類別；以媒合系統利用該廣告對象條件以及該所欲之廣告類別媒合兩者；及當媒合條件符合時，通知該廣告主。」未提及利用電腦技術予以實現，則系爭專利第十項為單純之商業方法，非屬利用自然法則之發明，顯非發明之類型。按現行專利審查基準第二-九-五頁所記載不符發明定義之單純商業方法之例示如下：「一種進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：決定待研究的商品；選定該商品設定之消費族群；根據消費族群的種類來確定問卷之問題；送出問卷後再回收問卷；彙總問卷資料；及呈現彙總後之結果。」第二-九-五至六頁所記載將人類所進行的作業方法僅部分藉助電腦處理，不具技術思想，故不符合發明定義之例示如下：「一種進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：決定待研究的商品；選定該商品設定之消費族群；根據消費族群的種類來確定問卷之問題；使用電腦網路送出問卷及回收問卷；彙總問卷資料；及呈現彙總後之結果。」而系爭專利第十項除未提及利用電腦技術予以實現外，縱令其係以電腦達成自動媒合之功能，亦僅係將進類所進行之作業方法部分藉助電腦處理，不具技術思想，亦非屬發明之類型。按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」核准時專利法第十九條定有明文；違反第十九條之規定者專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，核准時專利法第七十一條第一款亦定有明文。經查系爭專利第十項既非屬發明，自屬有應撤銷專利權之發由。查系爭專利第六項係採手段功能用語撰寫，為物之發明，然無法於發明說明中找到該等手段功能用語對應之結構與材料，則系爭專利第六項所界定物品之結構或材料並未經具體特定，除無法據以實施外，因其所界定之物品不明確，自無從進行新穎性與進步性之比對。次查系爭專利第十項並非屬發明，斷無因與其他先前技術比對即反而可取得新穎性與進步性之理，自無與先前技術比對之必要。又系爭專利第六項是否已充分揭露，以及第十項是否係屬發明類型，均屬申請專利之形式要件，並未涉及申請專利是否具有新穎性與進步性之實質要件，查系爭專利第六項之申請專利範圍並不明確，無法進行侵權之比對；至於系爭專利第十項非屬發明，無進行侵權比對之必要。上訴人雖申請更正專利範圍，然尚未經主管機關核准，自應以已申請更正前已公告生效之專利範圍為本院之判斷基礎。綜上所述，系爭專利第六項、第十項分別有核准時專利法第七十一條第三款、第一款所規定應撤銷專利權之事由，上訴人自不能主張被上訴人侵害其專利權，則上訴人請求㈠禁止被上訴人建置、使用具系爭專利內容所載儲存媒體之網路伺服器、網站，及利用網路散布、傳輸、實施、刊登如第一審判決附件四所示之網頁內容；㈡命被上訴人給付三百六十萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息，為無理由，應予駁回等詞，為其判斷基礎。
惟按發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，經專利專責機關核准更正公告者，溯自申請日生效。專利法第六十四條第四項定有明文。又按智慧財產案件審理細則第三十二條規定：「關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。」查上訴人於原審一○○年九月二十七日已具狀主張：系爭專利另有舉發案於經濟部智慧財產局繫屬中，伊已於一○○年六月三十日申請更正系爭專利第六項、第十項之範圍，因此之後提及系爭專利申請專利範圍第六或第十項時，皆以更正後為準，乃就系爭專利符合專利法專利要件部分表示意見等語，並提出系爭專利更正書影本，及更正後申請專利範圍第六項與發明說明中揭露之結構、材料或動作及其均等範圍表為證（見原審更一卷第二一一頁、二二七至二六七頁）。原判決理由未說明上訴人申請更正專利範圍是否顯然不應准許，亦未說明依准許更正後之請求範圍為何？是否不構成權利之侵害？又未斟酌更正程序之進行程度，即遽以申請更正前系爭專利範圍第六項及第十項，有核准時專利法第七十一條第三款、第一款應撤銷專利權之事由，而為不利於上訴人之認定，自有可議。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。
據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。
中華民國一○一年十月十八日
最高法院民事第五庭
審判長法官許澍林
法官吳麗女法官魏大喨法官林金吾法官鄭雅萍本件正本證明與原本無異
書記官中華民國一○一年十月三十日
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